Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. N С01-356/2018 по делу N СИП-313/2017 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента, которым отказано в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, на новое рассмотрение в суд первой инстанции для установления совокупности всех обстоятельств, подтверждающих или опровергающих доводы заявителя о наличии в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака злоупотребления правом при подаче заявки на его регистрацию

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. N С01-356/2018 по делу N СИП-313/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 9 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 июля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Васильевой Т.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Энергоэффективные покрытия" (ул. Ялтинская, д. 4, корп. 3, Москва, 117452, ОГРН 1157746306464) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2018 по делу N СИП-313/2017 (судьи Лапшина И.В., Булгаков Д.А., Рассомагина Н.Л.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Ореховой Екатерины Владимировны (Московская обл., ОГРНИП 304502231700030) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 25.04.2017 об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 581435.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Энергоэффективные покрытия", общество с ограниченной ответственностью "Коломенские Краски" (ул. Леваневского, д. 36, г. Коломна, Московская обл., 140411, ОГРН 1105022001171), Пыртиков Юрий Сергеевич (г. Рязань).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Энергоэффективные покрытия" - Чиженок В.П. (по доверенности от 31.01.2017);

от индивидуального предпринимателя Ореховой Екатерины Владимировны - Бычкова Е.С. (по доверенности от 03.07.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковылин М.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-398/41),

от общества с ограниченной ответственностью "Коломенские Краски" - Бураков В.В. (генеральный директор, решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью "Коломенские Краски" от 16.03.2017 N 05).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Орехова Екатерина Владимировна (далее - предприниматель Орехова Е.В., предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительным решения Роспатента от 25.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 581435, об обязании Роспатента аннулировать регистрацию данного товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Энергоэффективные покрытия" (далее - общество "Энергоэффективные покрытия"), общество с ограниченной ответственностью "Коломенские Краски" (далее - общество "Коломенские Краски"), Пыртиков Юрий Сергеевич.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2018 требования предпринимателя удовлетворены: решение Роспатента от 25.04.2017 признано недействительным; суд обязал Роспатент аннулировать правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435; с общества "Энергоэффективные покрытия" в пользу предпринимателя взыскано 300 (триста) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Энергоэффективные покрытия", не согласившись с решением суда от 22.02.2018 в части выводов о наличии в его действиях признаков недобросовестного поведения при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435, ссылаясь на несоответствие этих выводов материалам дела, а также на нарушение норм материального и процессуального права, просит решение суда в указанной части отменить и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на следующее:

сам по себе факт регистрации обозначения в качестве товарного знака свидетельствует о том, что никаких нарушений не имеется;

судом первой инстанции не была дана оценка тому факту, что в 2005 году был создан логотип "Краски Премьер" в качестве средства индивидуализации продукции. В 2014 году общество с ограниченной ответственностью "Гранд групп" приобрело право на результат интеллектуальной деятельности - графическое изображение продукции "Жидкая теплоизоляция Тепло-эффект" (teploeffect) и представило согласие "на использование логотипа "teplo-effect", включая словесное и графическое его выполнение, при государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015720603 на имя ООО "Энергоэффективные покрытия". Из чего, по мнению заявителя кассационной жалобы, следует, что даже с учетом доводов предпринимателя о создании вышеуказанного изображения в 2006 году обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, было создано на год раньше - в 2005 году;

в самом обжалуемом решении суда имеются ссылки на то, что спорное обозначение использовалось обществом "Коломенские Краски", а не предпринимателем Ореховой Е.В.; отсутствуют какие-либо доказательства того факта, что общество "Коломенские Краски" обращалось Роспатент с заявкой на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака; лакокрасочная продукция со спорным обозначением не ассоциируется у широкого круга потребителей с заявителем по делу - предпринимателем Ореховой Е.В.;

судом неверно применены нормы материального права - Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) и статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ);

в материалах дела отсутствуют доказательства того, что на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака - 06.07.2015 - между обществом "Энергоэффективные покрытия" и предпринимателем имелись конкурентные отношения, в то время как факт отсутствия таковых является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований о признании регистрации обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции (см. решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-131/2017);

решение суда от 22.02.2018 по настоящему делу содержит противоречивые выводы: так, на стр. 16 суд указывает, что отсутствует ассоциативная связь между продукцией, маркируемой спорным обозначением, с продукцией предпринимателя Ореховой Е.В. у широкого круга потребителей, в то время как на стр. 23 суд указывает, что в действиях общества "Энергоэффективные покрытия" имело место злоупотребление правом в целях извлечения необоснованных экономических преимуществ, не объясняя, какие именно необоснованные экономические преимущества возникли у общества "Энергоэффективные покрытия", перед кем и имеется ли какая-либо связь между продукцией, маркированной подобным изображением, и предпринимателем;

на стр. 25 обжалуемого решения указывается, что общество "Энергоэффективные покрытия" зарегистрировало спорное обозначение в качестве товарного знака с целью "паразитирования на чужой репутации", однако не указано, на чьей именно репутации "паразитирует" данное общество, если предприниматель не ассоциируется с вышеназванной продукцией;

фактом, доказывающим наличие признаков злоупотребления правом со стороны предпринимателя Ореховой Е.В., является то, что она до 2016 года не обращалась с заявкой на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака;

судом первой инстанции в нарушение статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не были приняты во внимание обстоятельства, установленные постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2017 по делу N А41-82210/2016, сторонами которого были общество "Энергоэффективные покрытия" и предприниматель;

действия общества "Энергоэффективные покрытия" по регистрации товарного знака по свидетельству N 581435 не являются актом недобросовестной конкуренции, а произведены в рамках обычной хозяйственной деятельности и сами по себе в отсутствие соответствующих доказательств не могут расцениваться как недобросовестные.

Также общество "Энергоэффективные покрытия" полагает необоснованным взыскание с него в пользу предпринимателя судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель Орехова Е.В. просила оставить решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебном заседании представитель общества "Энергоэффективные покрытия" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель предпринимателя возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

Представитель Роспатента заявил о том, что, поскольку вопросы добросовестности поведения правообладателя при подаче заявки на регистрацию товарного знака находятся за пределами компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, у него не имеется самостоятельной правовой позиции по данной кассационной жалобе, разрешение которой он оставляет на усмотрение президиума Суда по интеллектуальным правам.

Представитель общества "Коломенские Краски" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Пыртиков Ю.С., извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явился, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам 02.07.2018 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 09.07.2018.

В продолженном после перерыва судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали ранее изложенные доводы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 581435 с приоритетом от 06.07.2015 зарегистрирован Роспатентом 20.07.2016 в отношении товаров 17-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков на имя общества "Энергоэффективные покрытия" в цветовом сочетании "белый, черный, красный".

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения льющейся струи краски и словесного элемента "teplo-effect": .

Предприниматель Орехова Е.В. и общество "Коломенские Краски" 07.12.2016 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным тем, что его регистрация противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, так как вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

При этом предприниматель Орехова Е.В. указывала, что изобразительный элемент спорного товарного знака был разработан дизайнерским бюро по заказу общества с ограниченной ответственностью "Аргус-Лакокраска" (далее - общество "Аргус-Лакокраска"), генеральный директор и один из соучредителей указанного общества - Бураков В.В., который, в свою очередь, являлся правообладателем словесных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 366204 ("effectplast"), N 369276 ("mettplast"). Кроме того, общество "Коломенские Краски" (генеральный директор Бураков В.В.) являлось правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 475632 "teplomett".

На момент рассмотрения дела в суде первой инстанции правообладателем указанных товарных знаков являлась предприниматель Орехова Е.В.

Предприниматель также является правообладателем исключительного права на дизайнерское решение, представляющее собой стилизованное изображение фонтана брызг краски, на основании договоров об отчуждении исключительного права на названный объект.

Кроме того, предприниматель Орехова Е.В. указала, что выпуск лакокрасочной продукции, на упаковке которой использовалось изображение, входящее в состав оспариваемого товарного знака, был налажен обществом "Аргус-Лакокраска" с 2006 года. Общество "Аргус-Лакокраска" возглавлял ее отец - Бураков В.В. В дальнейшем технология и средства производства, оборудования, дизайн упаковки и средства индивидуализации были переданы обществом "Аргус-Лакокраска" обществу "Коломенские Краски" (генеральный директор Бураков В.В.), а затем - предпринимателю Ореховой Е.В.

Одним из крупных покупателей и основным дистрибьютером лакокрасочной продукции предпринимателя является общество с ограниченной ответственностью "Центр Современных Строительных Решений" (далее - общество "Центр Современных Строительных Решений"), которое, в свою очередь, реализует его продукцию другим потребителям.

Таким образом, по мнению предпринимателя, стилизованное изображение в виде фонтана брызг краски в результате длительного и интенсивного использования обществами "Аргус-Лакокраска", "Коломенские Краски", а затем предпринимателем Ореховой Е.В. стало узнаваемым среди потребителей.

По мнению предпринимателя, после регистрации спорного товарного знака обществом "Энергоэффективные покрытия" активно предпринимаются действия, направленные на введение потребителей в заблуждение и дезориентацию покупателей относительно оригинальной продукции, производимой предпринимателем.

Решением Роспатента от 25.04.2017 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

При исследовании доводов возражения Роспатент пришел к выводу о том, что способность спорного товарного знака вызывать у потребителя ассоциации с предпринимателем и тем самым вводить потребителя в заблуждение не доказана.

Также Роспатент указал, что доказательств изготовления и реализации предпринимателем Ореховой Е.В. широкому кругу потребителей лакокрасочной продукции, маркированной спорным изобразительным элементом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака не представлено.

Кроме того, Роспатент обратил внимание на то, что изобразительный элемент в оспариваемом товарном знаке не является доминирующим, так как элементом, на котором акцентируется внимание потребителя, является словесный элемент "teplo-effect".

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента от 25.04.2017 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратился в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанным заявлением.

Кроме того, оспаривая решение Роспатента от 25.04.2017, предприниматель Орехова Е.В. в заявлении ссылалась на то, что действия общества "Энергоэффективные покрытия" по регистрации спорного товарного знака, являются недобросовестными, не соответствуют требованиям статьи 10 ГК РФ.

Спор рассмотрен судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При проверке соответствия оспариваемого решения Роспатента закону и иным нормативным правовым актам суд первой инстанции с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.07.2015) руководствовался положениями части четвертой ГК РФ и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32. При этом суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента о том, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку не противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ. В данной части решение суда первой инстанции не оспаривается.

Вместе с тем, удовлетворяя требования предпринимателя, суд первой инстанции, руководствуясь положениями пунктом 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и нормами статьи 10 ГК РФ, исходил из того, что в действиях общества "Энергоэффективные покрытия" содержатся признаки злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) и "паразитирования на чужой репутации".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, считает необходимым отметить следующее.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом.

В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Вместе с тем в случае, если Роспатентом вынесено решение о прекращении правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1483 ГК РФ, а суд, исходя из имеющихся по делу доказательств, усматривает, что действия лица по регистрации товарного знака являлись злоупотреблением правом, решение Роспатента может быть оставлено без изменения даже в случае, если суд не соглашается с примененными Роспатентом основаниями аннулирования правовой охраны товарного знака.

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе не является достаточным для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Товарный знак является средством индивидуализации и охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован.

Как следует из материалов дела, предметом спора является предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку, в который входит изобразительный элемент , в отношении прав на использование которого и возникли спорные правоотношения между предпринимателем и обществом "Энергоэффективные покрытия".

В обоснование заявления в порядке статьи 10 ГК РФ предприниматель Орехова Е.В. указывала, что правообладатель спорного товарного знака (общество "Энергоэффективные покрытия") "до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака имел информацию о том, что на рынке лакокрасочных товаров, в том числе жидких теплоизоляционных покрытий, широко известная продукция, выпускаемая ООО "Коломенские Краски" и ООО НПК "Коломенские Краски", являющихся взаимосвязанными с заявителем фирмами. Руководитель и единственный учредитель ООО "Энергоэффективные покрытия" Пыртиков Ю.С. согласно отзывам, представленным в Роспатент, являлся также руководителем ООО "Новые энергоэффективные покрытия", ООО "Ветер перемен", ООО "Нота Бене", которые в период с 2009 г осуществляли закупку товаров, маркируемых изобразительным элементом в виде стилизованного фонтана и брызг краски, производимых заявителем".

Также предприниматель Орехова Е.В. указывала, что при подаче возражения в Роспатент ею были приложены "претензионные письма, рассылаемые правообладателем спорного товарного знака, лицам, осуществляющим реализацию товаров предпринимателя, с требованиями прекратить нарушения его прав на товарный знак "teplo-effect". При этом с учетом того факта, что продукция со спорным товарным знаком имеет ограниченную территорию реализации и ее продажа осуществляется только через интернет-сайт, адресаты этих писем не имели информации о товаре с таким товарным знаком и не осуществляли действий, в которых их обвиняет правообладатель этого товарного знака. Однако все они осуществляли реализацию товаров с товарными знаками "effectplast" (N 366204), "mettplast" (N 369276), "teplomett" (N 475632), принадлежащих предпринимателю, на этикетках которых имеется стилизованное изображение фонтана и брызг краски.

Из вышеизложенного согласно позиции предпринимателя следует, что общество "Энергоэффективные покрытия" при регистрации спорного товарного знака действовало недобросовестно, с целью использования чужой деловой репутации для продвижения собственного товара и последующего вытеснения конкурента с рынка однородных товаров.

При рассмотрении спора по существу суд первой инстанции установил, что лакокрасочная продукция, маркируемая с использованием стилизованного изображения фонтана брызг краски (в разном цвете), присутствовала на рынке, в том числе до даты приоритета (06.07.2015) оспариваемого товарного знака, а именно с момента разработки оригинальной концепции дизайна упаковки нового продукта (краски), что подтверждается договором от 06.09.2006 N СКД 19/06, заключенным между обществом с ограниченной ответственностью "Студия корпоративного дизайна Евгении Толкачевой" и обществом "Аргус-Лакокраска". При этом в материалах дела имеются сведения о нескольких производителях лакокрасочной продукции до даты приоритета спорного товарного знака.

В то же время при рассмотрении доводов заявления о несоответствии оспариваемого решения Роспатента требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Из представленных в материалы дела выписок из Единого государственного реестра юридических лиц на общества "Коломенские Краски", "Аргус-Лакокраска", "Центр Современных Строительных Решений" (ОГРН 1145011011430) не усматривается, что данные общества являются аффилированными с предпринимателем Ореховой Е.В. Таким образом, из представленных документов не представляется возможным сделать вывод о том, что именно предприниматель Орехова Е.В. до даты приоритета оспариваемого товарного знака изготавливала и реализовывала широкому кругу потребителей лакокрасочную продукцию, маркированную спорным изобразительным элементом, в результате чего потребители стали ассоциировать данное изображение исключительно с предпринимателем.

Отсутствие возникновения у потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака ассоциативной связи именно с предпринимателем Ореховой Е.В. также подтверждается тем, что письма от потребителей с вопросом о том, кем выпускается продукция со спорным товарным знаком, были адресованы генеральному директору общества "Коломенские Краски", а не предпринимателю Ореховой Е.В.

Также судом первой инстанции установлено, что единственным учредителем и генеральным директором общества "Коломенские Краски" является Бураков В.В. (дата государственной регистрации - 12.04.2010), а единственным учредителем общества "Энергоэффективные покрытия" и его директором является Пыртиков Ю.С. (дата государственной регистрации - 05.03.2015).

Кроме того, суд первой инстанции обратил внимание на то, что в материалы дела представлены документы, которые свидетельствуют о том, что общество "Коломенские Краски" с августа 2011 года в печатных изданиях давало рекламу своей продукции с использованием изображения в виде фонтана брызг краски.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что Пыртиков Ю.С., являющийся генеральным директором и единственным учредителем общества "Энергоэффективные покрытия", не мог не знать о производстве другими производителями лакокрасочной продукции с использованием изображения в виде фонтана брызг краски на упаковках выпускаемого лакокрасочного товара.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным довод, содержащийся в кассационной жалобе, о неправильном применении судом первой инстанции норм о злоупотреблении правом при регистрации оспариваемого товарного знака.

В пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно пункту 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг.

При рассмотрении настоящего спора судом не устанавливалось, использовалось ли обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435, на дату приоритета этого товарного знака обществом "Энергоэффективные покрытия" и иными производителями лакокрасочной продукции в том виде, как оно зарегистрировано - .

Суд первой инстанции признал обстоятельством, подтверждающим недобросовестность общества "Энергоэффективные покрытия" при регистрации спорного товарного знака, поведение Пыртикова Ю.С., являющегося генеральным директором и единственным учредителем этого общества, который не мог не знать о производстве другими производителями лакокрасочной продукции с использованием изображения в виде фонтана брызг краски на упаковках выпускаемого лакокрасочного товара.

Вместе с тем при рассмотрении дела суд первой инстанции не учел, что правообладателем спорного товарного знака является не Пыртиков Ю.С., а общество "Энергоэффективные покрытия", и не дал оценки доводам правообладателя этого товарного знака относительно отсутствия конкурентных отношений между ним и предпринимателем по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также не исследовал вопрос о законности правопритязания на использование соответствующего обозначения самой Ореховой Е.В. в своей предпринимательской деятельности и иными продавцами лакокрасочной продукции спорного обозначения как объекта исключительных прав до даты приоритета спорного товарного знака.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам полагает обоснованным довод, содержащийся в кассационной жалобе, о наличии противоречий в оспариваемом решении суда.

Судом на стр. 16 решения сделан вывод о том, что "из представленных документов не представляется возможным сделать вывод о том, что именно предприниматель Орехова Е.В. до даты приоритета оспариваемого товарного знака изготавливала и реализовывала широкому кругу потребителей лакокрасочную продукцию, маркированную спорным изобразительным элементом, в результате чего потребители стали ассоциировать данное изображение исключительно с заявителем. Отсутствие возникновения у потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака ассоциативной связи именно с предпринимателем Ореховой Е.В. также подтверждается тем, что письма от потребителей с вопросом о том, кем выпускается продукция со спорным товарным знаком, были адресованы генеральному директору общества "Коломенские Краски", а не предпринимателю Ореховой Е.В.".

Таким образом, на стр. 16 при оценке законности решения Роспатента суд первой инстанции делает вывод, что отсутствует ассоциативная связь между продукцией, маркируемой спорным обозначением, и продукцией предпринимателя Ореховой Е.В. у широкого круга потребителей. В то же время на стр. 23 решения суда при оценке добросовестности действий правообладателя суд отмечает, что в действиях третьего лица - общества "Энергоэффективные покрытия" - имело место злоупотребление правом в отношении предпринимателя Ореховой Е.В. в целях извлечения необоснованных экономических преимуществ, не указывая, какие экономические преимущества возникли конкретно у этого общества именно перед Ореховой Е.В., учитывая, что установлено отсутствие ассоциативной связи между продукцией, маркированной подобным изображением, и предпринимателем.

На стр. 25 обжалуемого решения указывается, что общество "Энергоэффективные покрытия" зарегистрировало спорное обозначение в качестве товарного знака с целью "паразитирования на чужой репутации", однако не указано, на чьей именно репутации "паразитирует" правообладатель оспариваемого товарного знака, если вышеназванная продукция не ассоциируется с предпринимателем, и в таком случае, какие права и законные интересы этого предпринимателя нарушаются правообладателем спорного товарного знака. Предприниматель Орехова Е.В. не указала, каким образом при предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку на имя общества "Энергоэффективные покрытия" были нарушены ее права или законные интересы.

Между тем согласно статье 11 ГК РФ и статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов может обратиться только заинтересованное лицо. Недоказанность факта нарушения прав и законных интересов лица, обратившегося в суд, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Ссылка суда на пункт 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 не может быть признана обоснованной при отсутствии исследования вопроса о законности действий третьих лиц по использованию соответствующего обозначения для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака на момент подачи обществом "Энергоэффективные покрытия" заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Кроме того, исследованию подлежал факт использования этими лицами обозначения именно в том виде, в котором ему была предоставлена правовая охрана, либо сходном с ним до степени смешения, и в отношении всех товаров и услуг, входящих в объем этой охраны.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает, что судом первой инстанции не исследовались обстоятельства наличия у общества "Энергоэффективные покрытия" намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на оспариваемый товарный знак причинить вред предпринимателю или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления незаконных требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения и причинения либо вероятности причинения предпринимателю вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе довода о том, что судом первой инстанции в нарушение статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не принят во внимание факт отсутствия признаков недобросовестности в действиях общества "Энергоэффективные покрытия" при регистрации спорного товарного знака, установленный в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2017 по делу N А41-82210/2016, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По смыслу приведенной процессуальной нормы, преюдициальное значение могут иметь только юридические факты материально-правового содержания, но не те факты, установление которых имеет процессуальное значение. При этом преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном законом.

Преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы. По общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Среди этих фактов могут быть те, которые оказались бесспорными, и те, которые суд ошибочно включил в предмет доказывания по делу. В любом случае все факты, которые суд счел установленными во вступившем в законную силу судебном акте, обладают преюдициальностью. Субъективные пределы - это наличие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем процессах.

Преюдициальным является обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотрения дела, установленное судом и изложенное во вступившем в законную силу судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами, а не обстоятельство, которое должно быть установлено. При этом следует иметь в виду, что обстоятельства, хотя и отраженные в судебном акте, могут не иметь преюдициального значения, если они не исследовались, не оценивались, не входили в предмет доказывания.

В рамках дела N А41-82210/2016 рассматривались исковые требования общества "Энергоэффективные покрытия" к предпринимателю Ореховой Е.В. о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435 на сайте "http://teplo-mett.ru" в сети Интернет, а также о взыскании компенсации.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2017 по делу N А41-82210/2016 отмечено, что "судебная коллегия также не может согласиться с заявителем кассационной жалобы о злоупотреблении истцом своим правом, поскольку правовых оснований для квалификации действий общества "Энергоэффективные покрытия" как правообладателя спорного товарного знака, связанных с подачей настоящего иска с намерением причинить вред предпринимателю, у суда не имеется, ввиду того, что действия по защите исключительных прав соответствуют действующему законодательству, и сами по себе не свидетельствуют о злоупотреблении правом, тогда как доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства, материалы дела не содержат. При этом следует учитывать то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 581435 была предоставлена с 06.07.2015, тогда как данных о том, что регистрация была осуществлена истцом недобросовестно по отношению к ответчику [предпринимателю], например, с целью воспользоваться его репутацией, или причинить вред его деятельности, в материалах дела не имеется".

Таким образом, вывод суда кассационной инстанции, изложенный в постановлении от 16.11.2017 по делу N А41-82210/2016, об отсутствии признаков недобросовестности общества "Энергоэффективные покрытия" относился к обстоятельствам подачи иска и процессуальному поведению сторон, связанному с представлением доказательств по делу, т.е. к фактам, имеющим процессуальное значение, в то время как преюдициальное значение могут иметь только юридические факты материально-правового содержания. При этом в указанном постановлении от 16.11.2017 суд кассационной инстанции обратил внимание, что данных о том, что регистрация была осуществлена истцом [обществом "Энергоэффективные покрытия"] недобросовестно по отношению к ответчику [предпринимателю], например, с целью воспользоваться его репутацией или причинить вред его деятельности, в материалах дела не имеется.

Кроме того, состав лиц, участвующих в настоящем деле, не совпадает с составом лиц, участвующих в деле N А41-82210/2016.

Равным образом нужно учитывать и то, что в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Суд по интеллектуальным правам рассматривал дело N А41-82210/2016 как суд кассационной инстанции, а следовательно, в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации никакие фактические обстоятельства не устанавливал, а лишь давал правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, с учетом обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций.

Таким образом, довод заявителя настоящей кассационной жалобы об ошибочном неприменении судом первой инстанции норм статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отклонению.

Не может быть принят во внимание и являться основанием для отмены решения суда первой инстанции и довод заявителя кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции не дана оценка следующим обстоятельствам: в 2005 году был создан логотип "Краски Премьер" в качестве средства индивидуализации продукции; в 2014 году общество с ограниченной ответственностью "Гранд групп" приобрело право на результат интеллектуальной деятельности - графическое изображение продукции "Жидкая теплоизоляция Тепло-эффект" (teploeffect) и представило согласие "на использование логотипа "teplo-effect", включая словесное и графическое его выполнение, при государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015720603 на имя ООО ''Энергоэффективные покрытия".

Вышеуказанные обстоятельства не были предметом рассмотрения в судебном процессе. Общество "Энергоэффективные покрытия" не представляло в материалы дела соответствующие доказательства.

Также основан на неверном толковании закона и довод заявителя кассационной жалобы о том, что если обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака в результате положительного решения экспертизы, то оснований для сомнений в законности такой регистрации не имеется.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 указанного Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В свою очередь, в силу пункта 4 статьи 1513 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании могут быть оспорены в суде.

Вместе с тем с учетом вышеизложенного президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции при рассмотрении дела установил не все обстоятельства, подлежащие установлению для применения статьи 10 ГК РФ, что повлекло неправильное применение указанной нормы.

Поскольку применение судом первой инстанции статьи 10 ГК РФ явилось самостоятельным основанием для удовлетворения требования предпринимателя, президиум Суда по интеллектуальным правам, руководствуясь нормами пункта 3 части 1 статьи 287, части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции от 22.02.2018 подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение для установления совокупности всех обстоятельств, подтверждающих или опровергающих доводы предпринимателя о наличии в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака злоупотребления правом при подаче заявки на его регистрацию.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей за подачу кассационной жалобы подлежит возврату ее плательщику из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2018 по делу N СИП-313/2017 отменить.

Дело N СИП-313/2017 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Энергоэффективные покрытия" из федерального бюджета 1 500 (Одну тысячу пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне оплаченной по платежному поручению от 22.02.2018 N 1603 за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Т.В. Васильева