Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2018 г. по делу N СИП-678/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, в части отказа в удовлетворении в полном объеме возражения, поскольку административный орган не доказал соответствие закону оспариваемого решения в данной части

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2018 г. по делу N СИП-678/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 23 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Макаренко М.В., рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3, корп. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450003, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 605572 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 605572,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - иностранной компании "FONTEGRA ENTERPRISES LIMITED" (Arch. Makariou III & Agapinoros, 2, IRIS TOWER, Floor 4, Flat 401, 1076, Lefkosia, Cyprus).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Роспатента - Ковылин М.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-398/41) и Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-402/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 605572 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 605572.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен правообладатель спорного товарного знака - иностранная компания "FONTEGRA ENTERPRISES LIMITED" (далее - иностранная компания).

В отзыве на заявление административным органом указано, что его доводы являются необоснованными, а оспариваемый ненормативный правовой акт соответствует требованиям законодательства.

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал позицию, изложенную в ранее представленном отзыве и письменных пояснениях, просил в удовлетворении требований общества отказать, указав на необоснованность заявления, оспариваемый ненормативный правовой акт считает соответствующим требованиям законодательства.

Общество и иностранная компания, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в судебное заседание не направили. Вместе с тем до судебного заседания от общества поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается судом в отсутствии общества и иностранной компании.

Изучив материалы дела, выслушав мнение присутствующего в судебном заседании представителя Роспатента, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявления общества ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ" по свидетельству Российской Федерации N 605572 с датой приоритета от 21.05.2015 зарегистрирован 14.02.2017 по заявке N 2015714976 на имя иностранной компании в отношении товаров 29-го: "айвар [консервированный перец]; арахис обработанный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; водоросли морские обжаренные; горох консервированный; грибы консервированные; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированых овощей]; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; крокеты; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; миндаль толченый; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; супы овощные; тахини [паста из семян кунжута]; трюфели консервированные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые" и товаров 30-го: "батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вещества подслащивающие натуральные; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заправки для салатов; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; корица [пряность]; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума; кускус [крупа]; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; маринады; мороженое; мука бобовая; мука картофельная; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; мюсли; мята для кондитерских изделий; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; паста соевая [приправа]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; подливки мясные; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряности; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; сорбет [мороженое]; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; специи; суши; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; ячмень очищенный" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество, полагая, что регистрация указанного товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилось 20.06.2017 в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Доводы общества, изложенные в возражении, сводятся к тому, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 290973, имеющим более ранний приоритет (24.06.2003), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29-го: "крем сливочный; молоко; продукты молочные; сливки взбитые; сыры; творог соевый", товаров 30-го: "ароматизаторы; бисквиты; блины; булки; вафли; вермишель; глюкоза пищевая; заменители кофе; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; изделия пирожковые; какао; карамели; каши молочные; конфеты; кофе; крахмал пищевой; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; лапша; леденцы; лепешки рисовые; мармелад; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; настои нелекарственные; пельмени; печенье; пироги; пицца; продукты мучные; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пудинги; равиоли; сладости; солод; спагетти; сухари; сэндвичи; торты; халва; хлеб; чай; шоколад" и товаров 32-го: "напитки безалкогольные; пиво; соки овощные; соки фруктовые" классов МКТУ.

Правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 290973 является общество.

При рассмотрении возражения в Роспатенте иностранная компания указывала на то, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 290973 доминирующим элементом является не словесный элемент "ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ", а изобразительный элемент.

Роспатент, рассмотрев доводы, изложенные в возражении общества и отзыве иностранной компании на возражение, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.05.2015), руководствуясь положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 N 4322) (далее - Правила), главы 76 ГК РФ, пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 290973 в силу фонетического и семантического сходства доминирующего словесного элемента ("ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ" - "ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ"), ассоциируются друг с другом в целом несмотря на их отдельные отличия.

Удовлетворяя возражение общества о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 605572 недействительным в отношении части товаров 29-го: "мармелад, за исключением кондитерских изделий; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи" и всех товаров 30-го классов МКТУ, Роспатент исходил из того, что:

- товар 29-го класса МКТУ "мармелад, за исключением кондитерских изделий", приведенный в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товар 30-го класса МКТУ "мармелад", в отношении которого охраняется противопоставленный товарный знак, могут быть признаны однородными, так как они представляют собой один и тот же вид товара и изготовлены из одного и того же сырья (фруктов или ягод), отличаясь некоторыми потребительскими свойствами и технологией производства, но могут быть признаны взаимозаменяемыми;

- товары 29-го класса МКТУ "сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи", приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товары 32-го класса МКТУ "соки овощные", в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, могут быть также признаны однородными, так как они представляют собой один и тот же вид товара (овощные соки) и изготовлены из одного и того же сырья (овощей), отличаясь только своим назначением, причем для приготовления пищи могут использоваться и овощные соки, относящиеся к 32-му классу МКТУ;

- другие товары 29-го класса МКТУ, приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, представляют собой подвергнутые тем или иным образом обработке различные овощи, фрукты, ягоды, грибы, водоросли и орехи, а также приготовленные из них салаты и иные готовые закуски, супы, бульоны и составы для их приготовления, различные растительные пищевые масла. По мнению, Роспатента, данные товары относятся к совершенно иным отраслям производства продуктов питания, чем приведенные в противопоставленной регистрации товарного знака товары 29-го класса МКТУ (отрасль молочного производства), товары 30-го класса МКТУ (отрасль производства вспомогательных веществ для приготовления продуктов питания, отрасли мучного, хлебобулочного и кондитерского производства и производства готовых блюд и кушаний на их основе, отрасль макаронного производства, отрасль чайно-кофейного производства) и товары 32-го класса МКТУ (отрасли производства пива и безалкогольных напитков). Так, они относятся к совершенно разным родовым группам товаров, отличаются составом сырья, условиями производства и сбыта, в частности, реализуются в абсолютно разных отделах магазинов. Данные обстоятельства, по мнению Роспатента, обусловливают вывод о неоднородности этих сопоставляемых товаров;

- в отношении товара - соевого творога, для которого охраняется противопоставленный товарный знак, Роспатентом указано на то, что этот товар, как правило, реализуется в одном и том же отделе магазина, что и молочные продукты, поскольку является взаимозаменяемым с творогом на основе молока, но он никак не может быть признан взаимозаменяемым и, соответственно, однородным с приведенными в оспариваемой регистрации товарного знака консервированными соевыми бобами, которые представляют собой абсолютно другой вид товара, относятся к совершенно иной родовой группе и отличаются условиями производства и сбыта, в частности, реализуются в совершенно ином отделе магазина (овощные консервы);

- все товары 30-го класса МКТУ, приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, представляющие собой различные вспомогательные вещества (подслащивающие, размягчающие вещества, сода, загустители, закваски, дрожжи, уксус, экстракты) и иные специальные продукты (приправы, пряности, специи, соусы, пищевые порошки, маринады, заправки, пищевой лед), предназначенные для использования в приготовлении продуктов питания, различные мучные, злаковые и крупяные продукты, готовые блюда и кушания на основе хлебобулочных и злаковых продуктов, жевательные резинки, замороженный йогурт и мороженое, признаются в качестве однородных товарам 29-го и 30-го классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к одним и тем же либо близким отраслям производства продуктов питания, которые соотносятся друг с другом как вид-род или относятся одним и тем же родовым группам товаров, либо являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми и реализуемые в одних и тех же или смежных отделах магазинов.

На основании вышеизложенного Роспатент признал оспариваемый товарный знак не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ только в отношении товаров 29-го: "мармелад, за исключением кондитерских изделий; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи" и всех товаров 30-го классов МКТУ.

Полагая, что оспариваемым ненормативным правовым актом нарушены его права и законные интересы, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании оспариваемого ненормативного акта недействительным в полном объеме.

В заявлении, поданном в Суд по интеллектуальным правам, общество указывает, что правовая охрана оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 29-го: "айвар [консервированный перец]; арахис обработанный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; водоросли морские обжаренные; горох консервированный; грибы консервированные; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированых овощей]; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; крокеты; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; миндаль толченый; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; супы овощные; тахини [паста из семян кунжута]; трюфели консервированные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые" класса МКТУ оставлена в силе неправомерно, поскольку Роспатент неправильно определил степень однородности товаров, приведенных в перечне товаров оспариваемого товарного знака, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 290973.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьей 1248 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 названной статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Как разъяснено в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своих полномочий, что не оспаривается обществом в заявлении, поданном в суд.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В пункте 2.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (21.05.2015) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 N 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В силу подпункта 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; а также с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506 ГК РФ), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 указанного Кодекса (подпункт 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил, а также в соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Роспатентом установлено, что противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 290973 с приоритетом от 24.06.2003 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент "ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ", так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы, которые играют второстепенную роль, служа лишь графическим оформлением и фоном для доминирующего словесного элемента.

Проведя сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака, Роспатент пришел к выводу о том, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического сходства оспариваемого словесного товарного знака с доминирующим в составе противопоставленного комбинированного товарного знака словесным элементом ("ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ" - "ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ").

Роспатент установил, что сравниваемые обозначения имеют одинаковую фонетическую длину (идентичное количество слов, слогов и звуков) и весьма близкий состав звуков, поскольку совпадает абсолютное большинство звуков (основы составляющих их слов), а отличия в окончаниях составляющих их слов существенно не влияют на фонетическое восприятие этих знаков в целом, что обусловливает вывод об их фонетическом сходстве. При этом в данные словосочетания заложены одни и те же понятия и идеи (например, хорошие, несущие благополучие, передаваемые из поколения в поколение знания, опыт, установления, обычаи, ценности и т.п.), а отличаются они всего лишь числом (множественное - единственное), в то время как одна добрая традиция, очевидно, относится к числу других добрых традиций, что обусловливает вывод также и о семантическом сходстве сравниваемых знаков.

Сходство сравниваемых товарных знаков, как полагает Роспатент, усиливается еще и за счет того, что данные словосочетания выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита, имеют одинаковую визуальную длину (идентичное количество слов и букв) и весьма близкий состав букв, а отличия в окончаниях составляющих их слов существенно не влияют на визуальное восприятие этих знаков в целом.

При этом, как указал Роспатент, некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (в шрифтовом исполнении слов и в наличии в составе противопоставленного товарного знака изобразительных элементов) играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака Роспатент исходил из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Роспатент пришел также к выводу о том, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

При этом установленное Роспатентом сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 290973 обществом и иностранной компанией не оспаривается, в связи с чем Суд по интеллектуальным правам не усматривает правовых оснований для переоценки выводов Роспатента, изложенных в решении в этой части.

Вместе с тем Роспатентом при принятии оспариваемого решения в части непризнания части товаров 29-го класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана оспариваемого товарного знака сохранена, однородными товарам 29-го, 30-го и 32-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак общества, не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Так согласно разъяснениям, данным в приказе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания" (далее - Методологические рекомендации по однородности), в имеющихся толковых словарях русского языка даются следующие определения термина "однородный": относящийся к тому же (к одному и тому же) разряду, роду; одинаковый во всех своих частях, состоящий из одинаковых частей; одинаковый, похожий на другого, на другое.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;

- назначение товаров;

- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Однородными могут быть признаны товары, хотя и относящиеся к разному роду (виду), но изготовленные из одного и того же вида материала.

Одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их реализации.

В рамках рассматриваемого признака целесообразно также учитывать каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

В отношении товаров широкого потребления, в том числе продуктов питания, при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно - технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

При экспертизе обозначений, заявленных для товаров 29-го, 30-го, 32-го классов МКТУ, в случае выявления тождественных или сходных до степени смешения обозначений, целесообразно учитывать возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Мотивом для отказа в удовлетворении возражения общества, Роспатентом приведено не однородность всех товаров 29-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 29-го, 30-го и 32-го классов МТКУ противопоставленного товарного знака имеющего более ранний приоритет.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из их допустимости, относимости и их взаимосвязи, суд пришел к выводу о том, что Роспатентом не установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для вывода об однородности сопоставляемых товаров либо отсутствия такой однородности.

Признавая однородными товар 29-го класса МКТУ "мармелад, за исключением кондитерских изделий", приведенный в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товар 30-го класса МКТУ "мармелад", в отношении которого охраняется противопоставленный товарный знак, Роспатент указал на то, что эти товары представляют собой, по своему существу, один и тот же вид товара (мармелад) и изготовлены в своей основе из одного и того же сырья (фруктов или ягод), отличаясь только некоторыми потребительскими свойствами и технологией своего производства.

Между тем Роспатентом не проведен сравнительный анализ на предмет однородности таких товаров 29-го класса МКТУ "варенье имбирное, желе фруктовое, закуски легкие на основе фруктов, компоты (десерт из вареных фруктов, консервы фруктовые, мякоть фруктовая, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, пюре клюквенное, пюре яблочное, фрукты глазированные, фрукты консервированные, фрукты консервированные в спирте, фрукты, подвергнутые тепловой обработке, чипсы фруктовые и т.д., то есть определенным образом переработанные фрукты, тоже сырье (фрукты или ягоды), что и товар 30-го класса МКТУ "мармелад".

Мотивы по которым указанные товары признаны неоднородными в решении Роспатента не приведены, а лишь содержится общее указание о том, что товары класса МКТУ оспариваемого товарного знака, за исключением товара "мармелад, за исключением кондитерских изделий", неоднородны, поскольку отличаются условиями производства, не относятся к близким отраслям производства продуктов питания.

По указанным обстоятельствам Роспатентом не признаны однородными иные товары 29-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 29-го, 30-го и 32-го классов МКТУ для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Кроме того, Роспатент указал на то, что товары, приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, представляют собой подвергнутые тем или иным образом обработке различные овощи, фрукты, ягоды, грибы, водоросли и орехи, а также приготовленные из них салаты и иные готовые закуски, супы, бульоны и составы для их приготовления, различные растительные пищевые масла, и эти товары относятся к совершенно иным отраслям производства продуктов питания, чем приведенные в противопоставленной регистрации товарного знака товары 29 класса МКТУ (отрасль молочного производства).

Но вместе с тем Роспатент признал однородными товары 29-го класса МКТУ "сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи", приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товары 32-го класса МКТУ "соки овощные".

Причины, по которым Роспатентом не признаны товары класса МКТУ "консервы овощные, муссы овощные, овощи консервированные, овощи подвергнутые тепловой обработке, паста томатная" и т.д. оспариваемого товарного знака, то есть товары из того же сырья - овощей, переработанных различными способами, однородными товару 32-го класса МКТУ "соки овощные" противопоставленного товарного знака, в оспариваемом ненормативном акте не приведены.

Говоря о различных отраслях производства и отличных условий производства сравниваемых товаров, Роспатент не указал для каких потребителей это имеет значение, так перечисленные товары, как в оспариваемом товарном знаке, так и противопоставленном, могут потребляться как производителями продуктов питания, так и конечным потребителем - гражданами.

Следует отметить, что мармелад (как кондитерское изделие, так и не являющееся таковым), овощные соки, различные овощные консервы и т.д. реализуются как в розничной продаже, так и оптовой.

Таким образом суд приходит к выводу о том, что анализ однородности товаров 29-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с учетом изложенных выше положений Правил, Методических рекомендаций по однородности и разъяснений, приведенных в Обзоре, по перечисленным признакам в их совокупности в обжалуемом решении отсутствует.

В отношении представленных непосредственно в суд письменных пояснений относительно неоднородности товаров 29-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 29, 30 и 32-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, суд считает необходимым отметить.

В пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств. Такой подход является универсальным и применяется, в частности, в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.03.2017 N 300-ЭС17-1798 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 28.04.2018 по делу N СИП-324/2017, от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017.

Роспатент же, в отличие от правообладателя и подателя возражения, с учетом пункта 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения и принятого на его основе решения только в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018 по делу N СИП-324/2017, от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017.

Мотивировочная часть решения Роспатента должна содержать правовое обоснование выводов коллегии по существу спора и анализ существа доводов возражения, заявления.

В мотивировочной части должны содержаться обстоятельства, на основании которых сформирован вывод коллегии, и быть указаны положения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми оценены данные обстоятельства.

Между тем отзыв и письменные пояснения о сравнительном анализе на предмет однородности товаров, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения Роспатента, содержащий отличное (дополнительное) обоснование неоднородности товаров 29-го класса МКТУ спорного товарного знака, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-65/2017 и от 30.03.2018 по делу N СИП-237/2017, от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017.

Как отмечалось ранее, согласно положениям статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов органов, осуществляющих публичные полномочия, арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, а также устанавливает, нарушает ли оспариваемый акт права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 4 указанной статьи).

Таким образом, суд проверяет законность принятого Роспатентом решения. При этом представление Роспатентом доказательств на стадии судебного контроля оспариваемого решения, если они не были предметом оценки административного органа в качестве оснований для отказа в удовлетворении возражения, не могут быть приняты судом, поскольку не могут восполнить недостатки уже принятого и подлежащего исполнению ненормативного акта.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что административный орган не доказал соответствие закону решения Роспатента от 13.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 605572, в части отказа в удовлетворении этого возражения в полном объеме. Указанное решение нарушает права и законные интересы общества в сфере предпринимательской деятельности, препятствуя реализации им своего права на средство индивидуализации товаров, правообладателем которого оно является.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В связи с изложенным в качестве способа устранения допущенного нарушения прав общества Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть его возражение с учетом выводов, содержащихся в решении суда.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 20.06.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 605572 и признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 605572 в части отказа в удовлетворении в полном объеме возражения, как несоответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В остальной части решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.10.2017 оставить без изменения.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", поступившего 20.06.2017, с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" 3 000 (три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

B.В. Голофаев

Судья

C.П. Рогожин