Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2018 г. N С01-460/2018 по делу N А40-112269/2017 Суд отменил постановление апелляционного суда об удовлетворении иска о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, об обязании изъять и уничтожить товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены указанные обозначения, и о взыскании компенсации, а дело направил на новое рассмотрение, поскольку требования истца об изъятии и уничтожении контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров являются абстрактными, т.к. отсутствует указание на конкретную продукцию, подлежащую изъятию и уничтожению

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2018 г. N С01-460/2018 по делу N А40-112269/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Издательство Экзамен" (Рязанский пр-т, д. 22, корп. 2, пом. XV, комн. 31, г. Москва, 109428, ОГРН 1067746412557) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018 по делу N А40-112269/2017 (судьи Расторгуев Е.Б., Головкина О.Г., Пирожков Д.В.),

по исковому заявлению Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный институт педагогических измерений" (ФГБНУ "ФИПИ") (ул. Пресненский Вал, д. 19, стр. 1, г. Москва, 123557, ОГРН 1027728009121) к обществу с ограниченной ответственностью "Издательство Экзамен" о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 323230, об обязании изъять и уничтожить товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены указанные обозначения и о взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Издательство Экзамен" - Оленичев И.П. (по доверенности от 14.02.2018), Новацкий С.В. (по доверенности от 28.08.2017);

от ФГБНУ "ФИПИ" - Зеленская О.М. (по доверенности от 05.06.2018 N 45), Карпова Ю.А. (по доверенности от 09.01.2018 N 5).

Суд по интеллектуальным правам установил:

федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный институт педагогических измерений" (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Издательство Экзамен" (далее - общество), в котором просило:

- запретить ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 323230, путем размещения его на товарах, однородных тем, в отношении которых представлена правовая охрана указанному товарному знаку;

- обязать ответчика изъять и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 323230;

- взыскать с ответчика компенсацию в размере 65 403 000 рублей (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличения размера компенсации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2017 в удовлетворении требований учреждения отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018, решение суда первой инстанции отменено и принят новый судебный акт, которым заявленные требования учреждения удовлетворены в полном объеме. При этом суд апелляционной инстанции обязал ответчика уничтожить контрафактные товары в количестве, не превышающем тираж спорных изданий.

Не согласившись с принятым постановлением суда апелляционной инстанции, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, заявитель полагает, что судом апелляционной инстанции неправильно применены нормы статей 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), нарушены нормы процессуального права, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

Судом апелляционной инстанции, по мнению общества, не обоснованы выводы касательно сходства до степени смешения товарного знака истца и используемого обществом обозначения, а также касательно признания факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак при отсутствии вероятности смешения товаров истца и ответчика в глазах потребителей.

Кроме того, общество в кассационной жалобе указывает, что суд апелляционной инстанции, удовлетворяя требование об изъятии и уничтожении контрафактного товара с нанесенным на него товарным знаком учреждения, вынес абстрактный судебный акт в этой части, не указав, какие именно товары признаны контрафактными и подлежащими уничтожению, что является нарушением принципа исполнимости судебного акта.

Вместе с тем, заявитель кассационной жалобы полагает, что судом апелляционной инстанции не была дана оценка доводам ответчика касательно размера взыскиваемой компенсации и необходимости ее снижения.

В отзыве на кассационную жалобу учреждение указывает, что обжалуемый судебный акт принят при правильном применении норм права, является законным и обоснованным, не подлежащим отмене, а выводы, изложенные в постановлении суда апелляционной инстанции, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании представители общества поддержали изложенные в кассационной жалобе и дополнительных пояснениях к жалобе доводы, просили постановление суда апелляционной инстанции отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Представители учреждения просили оставить в силе обжалуемый судебный акт по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу и дополнительных пояснениях к нему.

Рассмотрев кассационную жалобу в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и проверив правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в ввиду следующего.

Как установлено судами, учреждение является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением "ФИПИ" по свидетельству Российской Федерации N 323230, зарегистрированного 26.03.2007 в отношении товаров 9-го: "программы для компьютеров", 16-го: "продукция печатная" и услуг 41-го: "услуги образовательно-воспитательные, информация по вопросам воспитания и образования, организация и проведение семинаров", 42-го: "проектирование компьютерных систем, составление программ для компьютеров, разработка программного обеспечения" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Как следует из материалов дела, учреждению стало известно, что общество использует сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 323230 обозначения "Создано разработчиками ФИПИ" и "К новой демонстрационной версии ФИПИ" путем их размещения на товарах (печатной продукции по вопросам образования и воспитания).

Полагая, что обществом нарушены исключительные права на указанный товарный знак, учреждение обратилось в суд с вышеуказанными требованиями. В обоснование исковых требований учреждение указало, что общество использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 323230 без согласия правообладателя.

Первоначально заявленная истцом к взысканию компенсации в размере 800 000 рублей была обоснована двукратным размером стоимости права использования спорного товарного знака.

При рассмотрении настоящего спора в суде первой инстанции истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил заявленные требования в части увеличения размера компенсации до 65 403 000 рублей, которая была обоснована двукратным размером стоимости контрафактных товаров.

В обоснование заявленного размера компенсации учреждением представлены данные о тиражах печатной продукции, на которой размещено обозначение "ФИПИ", и о стоимости экземпляра такой продукции, по которой она реализуется третьими лицами.

Как указано истцом в заявлении об уточнении исковых требований, несмотря на то, что двукратная стоимость контрафактного товара составляет 130 806 000 рублей, он считает возможным и достаточным взыскать с ответчика компенсацию в заявленном размере.

Возражая против предъявленных требований, общество заявляло, что не использует принадлежащий истцу товарный знак, размещение словосочетаний "Создано разработчиками ФИПИ" и "К новой демонстрационной версии ФИПИ" на печатной продукции не является нарушением исключительных прав учреждения на указанный товарный знак, поскольку упоминание слова "ФИПИ" носит информационный характер и не используется для индивидуализации товаров общества однородных тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак; заявленный размер компенсации рассчитан произвольно и не подтверждается документально.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что используемые ответчиком обозначения не являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 323230 и истцом не представлены доказательства использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, без его согласия способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

При этом, как указано в решении суда первой инстанции, для индивидуализации товаров (печатные издания, книги и пр.) обществом используется собственный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 237310.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами, изложенными в решении суда первой инстанции.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из доказанности нарушения исключительных прав истца на принадлежащий ему товарный знак в отношении однородных товаров и доказанности истцом размера взыскиваемой компенсации.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы, сделанные судом апелляционной инстанции при рассмотрении спора, основаны на неправильном применении норм материального и процессуального права, и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, в связи с чем обжалуемый судебный акт подлежит отмене по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности:

- путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

- об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных указанным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, с учетом положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд первой инстанции при рассмотрении спора по существу, проведя сравнительный анализ комбинированного товарного знака , правообладателем которого является истец, и обозначений "Создано разработчиками ФИПИ" и "К новой демонстрационной версии ФИПИ" размещенные на товарах, пришел к выводу о том, что эти обозначения не являются сходными до степени смешения. Суд первой инстанции, исходя из содержания заявки на регистрацию этого товарного знака, было установлено, что правообладатель указывал на доминирующее положение именно изобразительного обозначения комбинированного товарного знака. Проведя сравнительный анализ, суд первой инстанции указал на то, что общее зрительное впечатление потребителя сравниваемых комбинированного товарного знака и словесных обозначений, размещенных на товаре, вызывают различное впечатление. Кроме того, суд первой инстанции, исходя из семантики сравниваемых обозначений, пришел к выводу о том, что словесное обозначение "ФИПИ" не использовано в качестве средства индивидуализации товара.

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего дела, судом апелляционной инстанции дана иная правовая оценка сравниваемым обозначениям.

Удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что судом первой инстанции неправомерно установлено, что использованные ответчиком обозначения "Создано разработчиками ФИПИ" и "К новой демонстрационной версии ФИПИ" не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 323230.

Суд апелляционной инстанции ссылалась на положения Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - правила N 482), принимая во внимание положения пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначении на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, признал словесные обозначения "Создано разработчиками ФИПИ" и "К новой демонстрационной версии ФИПИ" путем их размещения на товарах и комбинированный товарный знак , правообладателем которого является истец, сходными до степени смешения, поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественный элемент "ФИПИ", который является доминирующим элементом сравниваемых обозначений. То обстоятельство, как указал суд апелляционной инстанции, что товарный знак "ФИПИ" является комбинированным, не препятствует оценке сходства обозначений, поскольку главное внимание потребителя фиксируется именно на словесной, а не изобразительной части.

Пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" разъяснено, что при сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

По мнению суда апелляционной инстанции, использование обозначения "ФИПИ" вызывает у потребителя прямую ассоциацию с печатной продукцией, производимой правообладателем, в связи с чем наличие на спорных обложках книг товарного знака не может служить основанием для отказа в иске, поскольку широкому кругу потребителей спорной продукции может быть не известно о том, какой и кому принадлежит графический товарный знак, тогда как словесное обозначение товарного знака вызывает прямые ассоциации с определенной организацией. В этой связи с эти признал неправомерным вывод суда первой инстанции об отсутствии смешения спорных обозначений с товарным знаком истца. Покупая указанные истцом в иске книги с размещенными на их обложках обозначениями "Создано разработчиками ФИПИ" и "К новой демонстрационной версии ФИПИ", суд апелляционной инстанции указал на то, что у потребителей складывается впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя - истца.

Также суд апелляционной инстанции признал несостоятельным вывод суда первой инстанции о том, что ответчик использовал обозначение "ФИПИ" с целью информирования и без цели индивидуализации товаров, а лишь для указания того, что спорные печатные издания подготовлены теми же авторами, которые участвовали в разработке материалов, используемых при проведении Единого государственного экзамена.

Между тем, в нарушение требований части 1 статьи 268, пунктов 12, 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции не указал, переоценивая выводы суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции и положенные в обоснование этого вывода, доказательства, на которых основаны выводы суда апелляционной инстанции о сходстве этих обозначений, а также не приведены мотивы, по которым суд отклонил выводы суда первой инстанции.

Так согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 42 Правил N 482 указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Признаки, указанные в этом пункте Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Однако суд апелляционной инстанции не устанавливал данные обстоятельства, а лишь сослался на нормы Правил N 482.

Положения пункта 6.3.2 Методический рекомендаций носят рекомендательный характер и не освобождают суд от установления обстоятельств имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, а именно применение нормативного акта - Правил N 482.

Кроме того, сходство сравниваемых обозначений неразрывно связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения зарегистрированы. При идентичности товаров, а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации таких товаров.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлениях от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Между тем, из обжалуемого судебного акта не усматривается, что вопрос относительно сходства до степени смешения товарного знака истца и используемых ответчиком обозначений судом апелляционной инстанции был разрешен.

Также из обжалуемого судебного акта не следует, что судом апелляционной инстанции проводился анализ товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак истца, и товаров, на которых размещены обозначения "Создано разработчиками ФИПИ" и "К новой демонстрационной версии ФИПИ", на предмет их однородности и наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя или продавца товара.

Выводы суда апелляционной инстанции об угрозе восприятия потребителями товаров, на которых были размещены словесные обозначения "Создано разработчиками ФИПИ" и "К новой демонстрационной версии ФИПИ" не мотивированы и не основаны на представленных в материалы дела доказательствах.

Пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), разъяснено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однако судом апелляционной инстанции не была дана правовая оценка наличию или отсутствию однородности товаров с учетом изложенных норм.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, признавая действия общества нарушением исключительных прав учреждения на товарный знак, не установил, использовало ли общество спорный товарный знак в отношении идентичных или однородных товаров каким-либо из способов, указанных в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, либо иным не запрещенным законом способом.

Кроме того, выводы суда апелляционной инстанции о разумности и обоснованности размера компенсации основаны на неправильном применении норм материального права.

Законодатель, при предъявлении иска о защите нарушенного исключительного права, освобождает правообладателя от доказывания убытков, причиненных неправомерным использованием обозначения сходного до степени смешения с товарными знаками, но в силу норм процессуального права части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и требований статьи 1515 ГК РФ истец обязан мотивировать размер, предъявленный к взысканию компенсации.

Так, исходя из конкретных обстоятельств по делу, истец обязан был доказать объем и стоимость продукции, на которой, как он полагает, размещены обозначения сходные до степени смешения с его товарным знаком, а также однородность товаров, на которых эти обозначения размещены и для которых зарегистрирован его товарный знак.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование размера заявленной компенсации истцом были представлены данные о тиражах продукции, на которой размещены обозначения, сходные до степени смешения с его товарным знаком, а также стоимость экземпляра такой продукции, по которой ее реализуют третьи лица через розничную сеть (л.д. 38, т. 1; л.д. 34, т. 2).

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание, что для привлечения к ответственности в виде взыскания компенсации, рассчитанной по правилам пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, необходимым условием является доказанность факта нарушения исключительного права, а также объема такого нарушения, то есть в рассматриваемом случае фактического количества контрафактных экземпляров, на который осуществлено размещение обозначения сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, именно нарушителем, а также двукратная стоимость товара произведенного именно нарушителем, а стоимость товара, который реализовывался третьими лицами.

При этом в материалы дела не представлены какие-либо доказательства, достоверно подтверждающие стоимость товара, произведенного ответчиком.

Вопреки изложенному из обжалуемого постановления не усматривается, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего спора была установлена фактическая сумма компенсации, подлежащая взысканию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3) в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, допустимо не только в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц.

Учитывая системную связь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Принимая решение об удовлетворении требований в части взыскания с ответчика компенсации в полном объеме, суд апелляционной инстанции не рассмотрел заявление ответчика о чрезмерности и несоответствии последствиям допущенного правонарушения, заявленного в суд первой инстанции (л.д. 109-122, т. 4, л.д. 9-10, т. 6).

Кроме того, суд кассационной инстанции признает обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы касательно того, что удовлетворенные судом апелляционной инстанции требования истца об изъятии и уничтожении контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, являются абстрактными, поскольку отсутствует указание на конкретную продукцию, подлежащую изъятию и уничтожению.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены названным Кодексом.

В силу статьи 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Перечень оснований прекращения права собственности, указанный в статье 235 ГК РФ, является исчерпывающим, и расширительному толкованию не подлежит. Одним из таких видом принудительного изъятия является конфискация имущества.

Согласно пункту 1 статьи 243 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

При предъявлении требования в порядке пункта 4 статьи 1252 ГК РФ истец обязан конкретизировать имущество, которое он считает контрафактным, а также указать лицо, у которого оно подлежит изъятию, а также лицо, за чей счет оно должно быть уничтожено.

Применительно к части 2 статьи 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения об изъятии и уничтожении контрафактных товаров арбитражный суд обязан указать наименование этого имущества, его место нахождения.

В противном случае это приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

Из содержания подпункта 6 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" следует, что в исполнительном документе должна быть указана резолютивная часть решения суда, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

Из толкования приведенных законоположений следует, что судебный пристав-исполнитель в процессе принудительного исполнения судебного акта должен требовать его исполнения в точном соответствии с выданным исполнительным листом.

Таким образом, истец, предъявляя требование об изъятии и уничтожения контрафактной продукции, должен был представить суду идентифицирующие такой товар сведения (наименование товара, его место нахождения).

Однако вопреки требованиям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не представил суду указанных сведений, а также не ходатайствовал об истребовании этих сведений у лица, у которого они находятся.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что заявленное истцом требование об изъятии и уничтожении контрафактного товара без указания наименования товара и его места нахождения, а также лица, у которого такой товар следует изъять, в том виде как оно заявлено истцом, носит абстрактный характер, в связи с чем не подлежало удовлетворению арбитражным судом.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что суд апелляционной инстанции при разрешении настоящего спора неправильно применил нормы материального права (пункта 4 статьи 1252, пункта 2 статьи 1484, подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) и нормы процессуального права, установленные статьями 65, 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не обеспечил полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о доказанности факта нарушения исключительных прав на средство индивидуализации, определения размере компенсации.

В соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Как следует из пункта 3 части 1 статьи 287 названного Кодекса, по результатам рассмотрения кассационной жалобы суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Поскольку судом апелляционной инстанции не установлены все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора по существу, тогда как установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018 по делу N А40-112269/2017, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В связи с вышеизложенным, Суд по интеллектуальным правам указывает суду апелляционной инстанции на необходимость устранения допущенных нарушений норм материального и процессуального права, провести сравнительный анализ комбинированного товарного знака истца и обозначений, использованных ответчиком; установить являются ли товар, на которых были размещены обозначения ответчиком однородными товарам, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, при установлении факта и способа нарушения исключительных прав истца на средство индивидуализации, определить размер компенсации, исходя из доводов истца и возражений ответчика.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018 по делу N А40-112269/2017 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев