Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 августа 2018 г. N С01-521/2018 по делу N СИП-657/2017 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело об оспаривании решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку доводы заявителей кассационных жалоб о неверной оценке судом первой инстанции вероятности смешения спорных товарных знаков заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 августа 2018 г. N С01-521/2018 по делу N СИП-657/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 августа 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3, корп. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРН 1110280024832) на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2018 по делу N СИП-657/2017 (судьи Лапшина И.В., Голофаев В.В., Рогожин С.П.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Стар Медиа Дистрибьюшн" (Дмитровское ш., д. 60, этаж 4, пом. VI, комн. 32, Москва, 127474, ОГРН 1077762005090) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.08.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 449743.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Стар Медиа Дистрибьюшн" - Орел А.Л. (по доверенности 22.12.2017), Сурова Т.В. (по доверенности от 02.10.2017), Мулюкова Л.В. (по доверенности от 11.10.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-418/41), Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Стар Медиа Дистрибьюшн" (далее - общество "Стар Медиа Дистрибьюшн") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.08.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 25.01.2017, против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 449743 в отношении всех услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество "ХК "Бизнесинвестгрупп").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2018 заявление общества "Стар Медиа Дистрибьюшн" удовлетворено: решение Роспатента от 30.08.2017 признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 и пункту 2 статьи 1500 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал Роспатент восстановить правовую охрану знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 449743.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, просит решение суда от 09.04.2018 отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Роспатент полагает, что при принятии решения суд первой инстанции применил норму права - пункт 2 статьи 1500 ГК РФ, - не подлежащую применению.

Кроме того, по мнению Роспатента, суд первой инстанции неправильно применил пункт 6 статьи 1483 ГК РФ и подпункт 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

В обоснование данного довода Роспатент указывает на ошибочность вывода суда об отсутствии фонетического сходства комбинированного знака обслуживания со словесным элементом "СТАР МЕДИА" по свидетельству Российской Федерации N 449743 и противопоставленного комбинированного знака обслуживания со словесным элементом "Media Star" по свидетельству Российской Федерации N 146967, поскольку сравнение должно проводиться как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. При этом Роспатент ссылается на пункт 4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197.

По мнению Роспатента, простая перестановка местами фонетически тождественных слов "СТАР" / "Star" и "МЕДИА" / "Media" в доминирующих словесных элементах не свидетельствует об отсутствии фонетического сходства сравниваемых знаков обслуживания.

Ссылаясь на неправильное применение подпункта "в" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32, Роспатент указывает, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу об отсутствии семантического сходства сравниваемых знаков. Вывод суда первой инстанции о том, что словесный элемент "СТАР МЕДИА" имеет значение "звездные медиа/средства массовой информации" и может иметь значение "лучший среди равных в сфере", что отличается от значения словесного элемента "Media Star" - "освещение звездных особ, знаменитостей", Роспатент полагает необоснованным, так как в материалах дела отсутствуют словарно-справочные материалы, подтверждающие приведенный судом перевод.

По мнению Роспатента, в нарушение статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не дал оценки доводам Роспатента о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Кроме того, Роспатент считает, что суд первой инстанции необоснованно принял во внимание заключение Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук от 25.10.2017 N 316-2017 (далее - заключение от 25.10.2017), отсутствовавшее при рассмотрении возражения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", ссылаясь, на нарушение судом норм материального и процессуального права, просит решение суда от 09.04.2018 отменить и передать дело на новое рассмотрение.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", поддерживая в своей кассационной жалобе доводы Роспатента о фонетическом и семантическом тождестве слов "СТАР" / "Star" и "МЕДИА" / "Media", отмечает необоснованность вывода суда первой инстанции о том, что выполнение сравниваемых словесных обозначений буквами разного алфавита влечет разное произношение сравниваемых обозначений.

Кроме того, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" полагает, что суд первой инстанции уклонился от оценки его доводов по заключению от 25.10.2017, не соглашается с выводом суда о значительной роли изобразительного элемента в спорном знаке обслуживания и его оригинальном графическом построении.

Общество "Стар Медиа Дистрибьюшн" представило в президиум Суда по интеллектуальным правам отзывы на кассационные жалобы, в которых возражало против удовлетворения кассационных жалоб, просило оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное. Приложенные к отзывам на кассационные жалобы дополнительные доказательства (позиции 2-10 приложения) подлежат возврату обществу "Стар Медиа Дистрибьюшн" ввиду невозможности исследования новых доказательств судом кассационной инстанции.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе Роспатента, просил ее удовлетворить. Также представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе общества "ХК "Бизнесинвестгрупп".

Представители общества "Стар Медиа Дистрибьюшн" возражали против удовлетворения кассационных жалоб по доводам, изложенным в отзывах на них.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило.

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 449743 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.2011 по заявке N 2009729213 с приоритетом от 19.11.2009 в отношении услуг 38-го "вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера", 41-го "видеосъемка; киностудии; монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм; передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов, производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов, прокат кинофильмов; сочинение музыки; услуги по написанию сценариев, услуги студий записи, фоторепортажи; шоу-программы", 42-го "дизайн художественный" классов МКТУ.

Общество "Стар Медиа Дистрибьюшн" приобрело исключительное права на оспариваемый знак обслуживания на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 02.08.2012 за N РД0104226.

Данный знак обслуживания представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесные элементы "СТАР" и "МЕДИА", выполненные буквами русского алфавита черного и белого цветов и расположенные на двух строках, причем элемент "СТАР" ограничен сверху отрезком прямой линии черного цвета.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" 25.01.2017 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 449743, ссылаясь на то, что правовая охрана ему была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ. При этом общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" ссылалось на то, что ему принадлежит исключительное право на знак обслуживания , по свидетельству Российской Федерации N 146967, зарегистрированный в отношении услуг 36-го "операции с недвижимостью, включая лизинг, информация по операциям с недвижимостью, посредничество (предоставление агентов-посредников), дистрибьютерские услуги", 39-го "организация путешествий; туристические агентства, за исключением бронирования гостиниц, пансионатов, туристические экскурсии, организация экскурсионных поездок", 41-го "развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, включая производство и прокат кино-, видеофильмов, звукозаписей, организация выставок культурного и просветительного назначения, организация досуга, дискотеки, информация по вопросам отдыха, развлечений, постановка кинофильмов, киностудии, кинотеатры, издательская деятельность, за исключением рекламной, организация и проведение коллоквиумов, симпозиумов, конференций, семинаров, конгрессов, фестивалей, конкурсов, соревнований учебных или развлекательных, презентаций, приемов, шоу-программ, эксплуатация спортивных сооружений и оборудования", 42-го "юридическая служба, услуги типа "инжиниринг", консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями, информация, включенная в 42 класс, реализация товаров, видеосъемка, организация выставок (предоставление оборудования), службы переводов, медицинский, гигиенический, косметический уход, обеспечение временного проживания" классов МКТУ с более ранней датой приоритета, что данный знак обслуживания является сходным до степени смешения с оспариваемым знаком обслуживания.

Роспатент 30.08.2017 принял решение, которым удовлетворил поданное 25.01.2017 обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" возражение, признав предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 449743 недействительным в отношении услуг 41-го класса МКТУ.

Удовлетворяя поданное обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" возражение, Роспатент исходил из того, что оспариваемый и противопоставленный знаки обслуживания являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41-го класса МКТУ, а следовательно, регистрация знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 449743 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 30.08.2017 и полагая, что оспариваемый знак обслуживания соответствует требования подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, общество "Стар Медиа Дистрибьюшн" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

При проверке соответствия оспариваемого решения Роспатента закону и иным нормативным правовым актам суд первой инстанции (с учетом даты подачи заявки N 2009729213 на регистрацию знака - 19.11.2009) руководствовался положениями части четвертой ГК РФ и Правилами N 32.

Суд первой инстанции, принимая во внимание положения статей 1483, 1513 ГК РФ, подпунктов 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил N 32 и разъяснения высших судебных инстанций, удовлетворил заявление общества "Стар Медиа Дистрибьюшн", признал недействительным решение Роспатента от 30.08.2017 и обязал Роспатент восстановить правовую охрану спорного знака обслуживания.

Оценив и исследовав по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, в том числе материалы административного дела, суд первой инстанции по результатам произведенного им анализа противопоставленных знаков установил, что знаки обслуживания общества "Стар Медиа Дистрибьюшн" и общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" имеют отличия по графическому и фонетическому критериям, не сходны по семантическому критерию и в целом производят разное общее зрительное впечатление. По результатам проведенного сравнения суд пришел к выводу об отсутствии вероятности смешения противопоставленных знаков обслуживания.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о несоответствии оспариваемого решения Роспатента от 30.08.2017 положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и пункта 2 статьи 1500 ГК РФ.

При этом суд первой инстанции не согласился с доводами общества "Стар Медиа Дистрибьюшн" об отсутствии заинтересованности общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" в подаче возражения в Роспатент и о наличии в его действиях злоупотребления правом. Не согласился суд первой инстанции и с доводами общества "Стар Медиа Дистрибьюшн" о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения.

Суд первой инстанции принял во внимание заключение от 25.10.2017, представленное обществом "Стар Медиа Дистрибьюшн" с заявлением в суд, отразив, что подавляющее число респондентов (97%) однозначно отличают тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы.

В то же время суд первой инстанции согласился с установленным Роспатентом фактом однородности услуг 41-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки обслуживания.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, об однородности услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки обслуживания. Не оспариваются выводы суда первой инстанции и об отсутствии в действиях общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" злоупотребления правом.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзывах на них, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей общества "Стар Медиа Дистрибьюшн" и Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении довода Роспатента о неправильном применении судом первой инстанции пункта 2 статьи 1500 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно положениям статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. В мотивировочной части решения должны быть указаны:

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом;

2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в части 5 названной статьи.

Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться:

1) наименование органа или лица, принявших оспариваемый акт, решение; название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения;

2) название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие которому проверены оспариваемый акт, решение;

3) указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части (часть 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как усматривается из материалов дела, в резолютивной части оспариваемого решения суда первой инстанции содержится указание на нарушение Роспатентом при принятии решения от 30.08.2017 пункта 2 статьи 1500 ГК РФ.

Вместе с тем в мотивировочной части решения суда первой инстанции не указывается, в чем заключается нарушение Роспатентом пункта 2 статьи 1500 ГК РФ.

Таким образом, выводы суда первой инстанции, содержащиеся в резолютивной части обжалуемого решения, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам, отраженным в мотивировочной части решения.

В отзывах на кассационные жалобы не оспаривался тот факт, что на соответствие пункту 2 статьи 1500 ГК РФ, исходя из текста мотивировочной части решения суда, решение Роспатента фактически не проверялось. При этом отмечено, что ссылка на пункт 2 статьи 1500 ГК РФ в резолютивной части решения суда является опечаткой.

Вместе с тем нельзя не отметить, что определение об исправлении опечатки судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не выносилось.

При этом проведенный президиумом Суда по интеллектуальным правам анализ мотивировочной части решения суда не позволил установить, какая норма права имелась в виду, если указание на пункт 2 статьи 1500 ГК РФ действительно являлось опечаткой.

Поскольку резолютивная часть решения суда первой инстанции не соответствует ее мотивировочной части, что свидетельствует о нарушении норм процессуального права, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отмене обжалуемого решения, как принятого с нарушением норм материального и процессуального права, повлекшим принятие неправильного решения (часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В отношении довода, содержащегося в кассационной жалобе Роспатента, о недопустимости принятия судом первой инстанции заключения от 25.10.2017 президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств. Такой подход является универсальным и применяется, в частности, в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.03.2017 N 300-ЭС17-1798 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 28.04.2018 по делу N СИП-324/2017.

Правообладатель товарного знака, против которого было подано возражение, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте. Вместе с тем установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, может быть учтено при распределении судебных расходов.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016, от 28.04.2018 по делу N СИП-324/2017 и от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017.

В отношении доводов о неправильной оценке судом первой инстанции вероятности смешения сравниваемых знаков обслуживания президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015). Аналогичные подходы содержатся в пункте 14.4.3 Правил N 32.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, от длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), от степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) и наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Данные положения применимы и к услугам.

Доводы заявителей кассационных жалоб о неверной оценке судом первой инстанции вероятности смешения спорных товарных знаков заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, поскольку дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции, эти доводы могут быть заявлены при новом рассмотрении дела.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2018 по делу N СИП-657/2017 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов