Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2018 г. N С01-574/2018 по делу N А56-56101/2017 Суд отменил апелляционное постановление и направил дело о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак на новое апелляционное рассмотрение, поскольку вывод апелляционного суда о том, что истцом не доказано, что спорные доменные имена используются ответчиком для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, сделан без учета того, что исковые требования заявлялись в защиту исключительного права не только на товарный знак, но и на фирменное наименование истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2018 г. N С01-574/2018 по делу N А56-56101/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Снегура А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АртМедиЯ" (Мытнинская наб., д. 9, литера А, пом. 2Н, Санкт-Петербург, 191144, ОГРН 1057813086715) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2018 по делу N А56-56101/2017 (судьи Третьякова Н.О., Загараева Л.П., Згурская М.Л.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "АртМедиЯ" к обществу с ограниченной ответственностью "ЛараМедКлиник" (Аптекарская наб., д. 20, литера А, пом. 30-Н, Санкт-Петербург, 197022, ОГРН 1089847282381) о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак

и приложенными к кассационной жалобе документами, установил:

общество с ограниченной ответственностью "АртМедиЯ (далее - общество "АртМедиЯ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АртМедиСпа" (далее - общество "АртМедиСпа") о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 424467, а именно:

- о запрете использовать обозначение "artmedi", сходного до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца, в доменных именах и содержании сайтов www.artmediclinic.ru, www.artmedispa.ru, www.artmediconsult.ru;

- о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на указанный товарный знак и фирменное наименование истца;

- об обязании прекратить использование обозначений "artmedi", "артмеди" и иных сходных до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца обозначений, любым способом, в том числе, но не ограничиваясь: в документации, в рекламе, в вывесках, в буклетах, в содержании (контенте) интернет-сайтов, в социальных сетях (www.vk.com; www.instagram.com; www.twitter.com; www.facebook.com; www.ok.ru и иных), в оформлении товаров, этикеток, упаковок, сувенирной продукции;

- об обязании общества "АртМедиСпа" изменить фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, исключив обозначение "артмеди".

В ходе производства по делу ответчик сменил наименование на общество с ограниченной ответственностью "ЛараМедКлиник" (далее - общество "ЛараМедКлиник") с внесением соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, что нашло отражение в протоколе судебного заседания от 30.11.2017.

Общество "АртМедиЯ" при рассмотрении дела в суде первой инстанции заявило об изменении (уточнении) исковых требований, с учетом которых просило:

- запретить обществу "ЛараМедКлиник" использовать обозначение "artmedi", сходное до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 424467, в доменных именах и содержании сайтов www.artmediclinic.ru, www.artmedispa.ru, www.artmediconsult.ru;

- взыскать с общества "ЛараМедКлиник" 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на указанный товарный знак и фирменное наименование истца;

- обязать общество "ЛараМедКлиник" прекратить использование обозначений "artmedi", "артмеди" и иных сходных до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца обозначений, любым способом, в том числе, но не ограничиваясь: в документации, в рекламе, в вывесках, в буклетах, в содержании (контенте) интернет-сайтов, в социальных сетях (www.vk.com; www.instagram.com; www.twitter.com; www.facebook.com; www.ok.ru и иных), в оформлении товаров, этикеток, упаковок, сувенирной продукции;

- признать незаконным использование обществом "АртМедиСпа" фирменного наименования "АртМедиСпа", сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Согласно протоколу судебного заседания от 14-21.12.2017 судом первой инстанции был принят отказ общества "АртМедиЯ" от исковых требований в части доменного имени и содержимого сайта www.artmediconsult.ru.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2017 требования общества "АртМедиЯ" удовлетворены частично: обществу "АртМедиСпа" запрещено использовать обозначение "artmedi", сходное до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком общества "АртМедиЯ" по свидетельству Российской Федерации N 424467 с приоритетом от 09.02.2010, в доменных именах и содержании сайтов www.artmediclinic.ru; www.artmedispa.ru; на общество "АртМедиСпа" возложена обязанность прекратить использование обозначений "artmedi", "артмеди" и иных схожих до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком общества "АртМедиЯ" по свидетельству N 424467, любым способом, в том числе, но не ограничиваясь: в документации, в рекламе, в вывесках, в буклетах, в содержании (контенте) интернет-сайтов, в социальных сетях (www.vk.com; www.instagram.com; www.twitter.com; www.facebook.com; www.ok.ru и иных), в оформлении товаров, этикеток, упаковок, сувенирной продукции; с общества "АртМедиСпа" в пользу общества "АртМедиЯ" взыскано 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, а также 16 000 руб. в возмещении расходов по государственной пошлите. В остальной части производство по делу прекращено.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2018 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменено в части удовлетворения исковых требований; в иске отказано полностью; с общества "АртМедиЯ" в пользу общества "АртМедиСпа" взыскано 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлине за подачу (рассмотрение) апелляционной жалобы.

Общество "АртМедиЯ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит постановление апелляционного суда отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "АртМедиЯ" ссылается на несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение им норм материального права.

В частности, по мнению заявителя кассационной жалобы, апелляционный суд пришел к необоснованному выводу о том, что в материалах дела отсутствуют допустимые и относимые доказательства, подтверждающие использование обществом "ЛараМедКлиник" спорных доменных имен для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак общества "АртМедиЯ". Общество "АртМедиЯ" указывает, что факт использования ответчиком обозначения "артмеди"/"artmedi" при осуществлении аналогичных видов деятельности подтверждается представленными в материалы дела нотариальными протоколами осмотра сайтов www.artmediclinic.ru, www.vk.com от 07.06.2017, www.artmedispa.ru; www.artmediconsult.ru; www.vk.com - от 15.06.2017, от 13.07.2017; актом экспертизы от 06.12.2017 N 001-07954-17; информацией с сайта reg.ru об администраторе сайтов www.artmediaclinic.ru, www.artmediclinic.ru, www.artmedispa.ru.

Общество "АртМедиЯ" также усматривает неправильное применение (неприменение) судом апелляционной инстанции норм материального права, подлежащих применению при разрешении данного спора: статей 1229, 1252, 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Так, по мнению заявителя кассационной жалобы, при доказанности использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения со средствами индивидуализации истца, суд апелляционной инстанции незаконно отказал во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав по мотивам недоказанности использования ответчиком спорного обозначения после осуществления ребрендинга. Как указывает заявитель кассационной жалобы, апелляционный суд не учел, что требование о взыскании компенсации заявлено в связи с незаконным использованием спорного обозначения не только за период после осуществления ребрендинга, но и предшествовавший этому период; нотариальными протоколами осмотра сайтов подтверждается незаконное использование спорного обозначения как до ребрендинга, так и после него. При этом общество "АртМедиЯ" обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что ответчик не отрицал использование обозначения "артмеди", настаивая, в том числе в апелляционной жалобе, на правомерности использования указанного обозначения.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы поддержал доводы, изложенные в ней.

Общество "ЛараМедКлиник" в отзыве на кассационную жалобу и ее представитель в ходе судебного заседания против удовлетворения кассационной жалобы возражали, настаивая на законности и обоснованности постановления суда апелляционной инстанции.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "АртМедиЯ" создано и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) с указанным фирменным наименованием 07.12.2005.

Указанное общество является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным обозначением "АртМедиЯ. Клиника флебологии и медицинской косметологии" по свидетельству Российской Федерации N 424467 с приоритетом правовой охраны от 09.02.2010 в отношении следующих услуг 44-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): клиники; консультации по вопросам фармацевтики; массаж; помощь медицинская; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая.

Общество "АртМедиЯ" также является администратором доменного имени "artmediaclinic.ru", зарегистрированного 14.07.2008.

Общество "АртМедиСпа", в свою очередь, создано и зарегистрировано в ЕГРЮЛ под указанным фирменным наименованием 17.07.2008. Указанное фирменное наименование изменено на общество "ЛараМедКлиник" 29.09.2017.

Указанное общество является администратором доменных имен "artmediclinic.ru" и "artmedispa.ru" с 28.10.2008.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении обществ "АртМедиСпа" и "ЛараМедКлиник" ("АртМедиСпа") они осуществляют следующие виды деятельности: деятельность в области здравоохранения (код 86); торговля оптовая фармацевтической продукцией (код 46.46); торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73); торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (код 47.74); торговля розничная косметическими и товарами для личной гигиены в специализированных магазинах (код 47.75); деятельность больничных организаций (код. 86.10); общая врачебная деятельность (код 86.21); деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (код 86.90.9); деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами (код 46.18.1).

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования (за исключением требований, производство по рассмотрению которых было прекращено в связи с частичным отказом общества "АртМедиЯ" от иска), исходил из следующего старшинства приоритетов правовой охраны средств индивидуализации истца и ответчика (в порядке убывания): фирменное наименование истца - фирменное наименование ответчика - товарный знак истца.

С учетом этого суд указал, что при конкуренции тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации, преимущество в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Суд на основании пунктов 42-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, и пункта 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, пришел к выводу о сходстве до степени смешения обозначения "artmedi" с фирменным наименованием и товарным знаком истца "Артмедия".

Вместе с тем суд первой инстанции согласился с доводами ответчика о том, что его фирменное наименование было зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака истца, как следствие, регистрируя в соответствии со своим фирменным наименованием домены и формируя контент соответствующих Интернет-сайтов, он действовал правомерно; не имеет значения сходство фирменного наименования ответчика и товарного знака истца, с точки зрения прав на их использование.

При этом суд первой инстанции указал, что фирменное наименование истца зарегистрировано раньше фирменного наименования ответчика, однако до направления претензии 09.06.2017 истец не заявлял каких-либо требований и претензий ответчику, доказательства обратного не представлены, при том, что регистрация домена www.artmedispa.ru состоялась еще 28.10.2008. При таких обстоятельствах суд указал на отсутствие оснований расценивать действия ответчика как намеренное, злостное и недобросовестное нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Вместе с тем суд первой инстанции учел, что после осуществления ребрендинга и изменения наименования ответчика на общество "ЛараМедКлиник" у него отпали основания для использования в доменных именах, в контенте Интернет-сайтов и в социальных сетях обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку такое использование способно ввести в заблуждение потребителей, и не отражает реальной информации о лицах, оказывающих одинаковые услуги.

Спорное обозначение, как установил суд первой инстанции на основании материалов дела и осмотра судом страниц ответчика в социальных сетях, использовалось ответчиком после осуществленного ребрендинга. Таким образом, как указал суд первой инстанции, после заявления претензии истцом и изменения ответчиком своего фирменного наименования последний неправомерно использует обозначение "artmedi" в доменных именах, контенте сайтов и социальных сетях, чем нарушает исключительные права истца и может ввести в заблуждение потребителей.

Данные обстоятельства послужило основанием для удовлетворения требований истца.

Определяя размер компенсации, суд указал, что характеру допущенных нарушений соответствует сумма, равная 100 000 руб.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что из представленных в материалы дела доказательств, в том числе протокола нотариального осмотра сайта от 13.07.2017, не следует, что администратором сайта laramedklinik.ru является именно ответчик, доказательств обратного истцом не представлено.

Кроме того, как установил апелляционный суд, в материалах дела отсутствуют допустимые и относимые доказательства, подтверждающие использование обществом "ЛараМедКлиник" спорных доменных имен для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак общества "АртМедиЯ".

С учетом этого апелляционный суд констатировал недоказанность нарушения обществом "ЛараМедКлиник" исключительного права общества "АртМедиЯ" на товарный знак, что исключало основания для удовлетворения иска последнего.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы, а также на предмет допущения процессуальных нарушений, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражении на нее, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов апелляционного суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции - отмене с направлением дела на новое рассмотрение в указанный суд в силу нижеследующего.

Судами первой и апелляционной инстанций верно определены нормы права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ фирменное наименование юридического лица и товарный знак представляют собой самостоятельные средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно статье 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В пункте 58.1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, Гражданский кодекс не предполагает.

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Приведенные положения связывают защиту исключительного права использования фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

В силу пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Названные нормы права отвечают положениям Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять в том числе фирменные наименования.

Из приведенных правовых норм следует, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом. Из буквального толкования данной нормы также следует, что приведенный в ней перечень не является исчерпывающим.

Как следствие, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет и запрещать иным владельцам доменов использовать тождественное или сходное до степени смешения с фирменным наименованием обозначение в доменных именах.

Данная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 N 9833/09 по делу N А40-53937/2008.

Аналогичные правовые подходы применяются и в отношении товарных знаков.

Так, в силу статьи 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Соглашения о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14.04.1891) с даты регистрации, произведенной в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3.ter названного Соглашения, в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В силу статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

В пункте 43.2 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требование о взыскании компенсации на основании подпункта 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

В постановлении от 16.01.2001 N 1192/00 по делу о признании права пользования доменным именем "denso.ram" Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internetprotokol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса. Современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью.

В постановлениях от 16.01.2001 N 1192/00, от 11.11.2008 N 5560/08 и от 18.05.2011 N 18012/10 по делам, связанным с доменными именами "kodak.ru", "densom", "mumm.ru", Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации последовательно признавал необходимость исследования и оценки судами действий владельца домена при регистрации доменного имени. При этом высшая судебная инстанция ссылалась на следующие критерии такого исследования и оценки: 1) доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком другого лица; 2) у владельца доменного имени нет каких - либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Наличие данных критериев в совокупности позволяет аннулировать регистрацию доменного имени.

Данный подход обусловлен пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции и согласуется с положениями, сформулированными в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

Сформулированная правовая позиция применима также к спорам о соотношении правовой охраны исключительного права на фирменное наименование и права на доменное имя.

С учетом этого суду апелляционной инстанции при разрешении настоящего спора, исходя из предмета и оснований исковых требований (с учетом их уточнения, поскольку в описательной части обжалуемого постановления апелляционный суд указал на то, что предметом рассмотрения являлись уточненные требования) необходимо было оценить следующее: 1) являются ли указанные истцом доменные имена "artmediclinic.ru" и "artmedispa.ru" тождественными или сходными до степени смешения не только с товарным знаком истца, но и его фирменным наименованием; 2) кто являлся владельцем (администратором) указанных доменных имен на момент обращения истца в арбитражный суд и на момент разрешения спора по существу, а также имелись ли у такого лица какие-либо законные права и интересы в отношении указанных доменных имен; 3) используются ли добросовестно указанные доменные имена.

Из обжалуемого постановления не усматривается, что указанные вопросы были предметом рассмотрения апелляционного суда.

Как указывалось выше, вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца был мотивирован исключительно отсутствием доказательств того, что администратором сайта "laramedklinik.ru" является именно ответчик и спорные доменные имена используются для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Вместе с тем апелляционным судом не учтено, что исковые требования заявлены в отношении доменных имен "artmediclinic.ru" и "artmedispa.ru", а не "laramedklinik.ru". Доказательства представлялись истцом в отношении указанных им в исковом заявлении доменных имен.

Следует отметить, что суд первой инстанции в своем решении указал, что ответчик изменил доменное имя с "artmediclinic.ru" на "laramedclinic.ru", однако в содержании сайта продолжалось использование наименования клиники "Art Medi Clinic". Апелляционный суд не признал приведенный вывод суда первой инстанции ошибочным.

Вместе с тем вывод об "изменении" доменного имени с "artmediclinic.ru" на "laramedclinic.ru" нельзя признать достаточно обоснованным с точки зрения существующих механизмов регистрации доменных имен. В любом случае данное обстоятельство не исключало необходимости установления судом апелляционной инстанции лица, являющегося администратором (владельцем) спорных доменных имен "artmediclinic.ru" и "artmedispa.ru" на момент обращения истца за судебной защитой, а также на момент рассмотрения дела судом, поскольку истцом заявлялись требования как об устранении нарушений на будущее, так и о взыскании компенсации за вменяемые ответчику допущенные нарушения исключительных прав истца.

В заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика, отвечая на вопрос суда, не опроверг доступную в открытых источниках (онлайн-сервисе "whois") информацию о том, что и на момент рассмотрения кассационной жалобы администратором спорных доменных имен является именно ответчик.

С учетом этого Суд по интеллектуальным правам также считает целесообразным обратить внимание на то, что спецификой незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации в сети Интернет является то, что подобное нарушение чаще всего является длящимся.

Согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогичные правовые подходы применяются при рассмотрении споров, связанных с нарушением исключительных прав на средства индивидуализации.

Общество "АртМедиЯ" ссылалось на протоколы осмотра веб-сайтов в сети Интернет, которые приняты и оценены судом первой инстанции в качестве допустимых, относимых и достоверных доказательств в подтверждение нарушения обществом "ЛараМедКлиник" (обществом "АртМедиСпа") исключительных прав на средства индивидуализации общества "АртМедиЯ". Информация в сети Интернет исследовалась и непосредственно судом первой инстанции в ходе судебного разбирательства. На основании собранных по делу доказательств в их совокупности судом первой инстанции был сделан мотивированный вывод об использовании ответчиком спорного обозначения как на момент составления соответствующих протоколов, так и на момент судебного разбирательства.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Кроме того, вывод апелляционного суда, согласно которому истцом не доказано, что спорные доменные имена используются ответчиком для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, сделан без учета того, что исковые требования (с учетом их уточнения) заявлялись в защиту исключительного права не только на товарный знак, но и на фирменное наименование истца.

Также апелляционным судом не учтено, что действия общества "ЛараМедКлиник" по администрированию спорных доменных имен, которые были признаны судом первой инстанции сходными до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием истца, сами по себе создают препятствие обществу "АртМедиЯ" для размещения информации о нем и его товарах (услугах) с использованием товарного знака и фирменного наименования в названных доменах российской зоны сети "Интернет". Данное обстоятельство само по себе может являться нарушением исключительных прав истца на охраняемые законом соответствующие средства индивидуализации, поскольку препятствует (может препятствовать) их использованию в сети "Интернет", в том числе в доменных именах.

На основании изложенного коллегия судей пришла к выводу о несоответствии выводов суда апелляционной инстанции, приведенных в обжалуемом постановлении, фактическим обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для направления дела на новое рассмотрение в указанный суд.

При этом коллегия суда кассационной инстанции не усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы в части требования об оставлении в силе решения суда первой инстанции в силу следующего.

Как указывалось выше, первоначально обществом "АртМедиЯ" были заявлены требования:

- о запрете использовать обозначение "artmedi", сходного до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца в доменных именах и содержании сайтов www.artmediclinic.ru, www.artmedispa.ru, www.artmediconsult.ru;

- о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на указанный товарный знак и фирменное наименование истца;

- об обязании прекратить использование обозначений "artmedi", "артмеди" и иных сходных до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца, любым способом, в том числе, но не ограничиваясь: в документации, в рекламе, в вывесках, в буклетах, в содержании (контенте) интернет-сайтов, в социальных сетях (www.vk.com; www.instagram.com; www.twitter.com; www.facebook.com; www.ok.ru и иных), в оформлении товаров, этикеток, упаковок, сувенирной продукции;

- об обязании общества "АртМедиСпа" изменить фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, исключив обозначение "артмеди".

Впоследствии истцом было подано письменное заявление от 30.11.2017 об изменении (уточнении) исковых требований (том 2, листы дела 1-2), в соответствии с которым просило:

- запретить обществу "ЛараМедКлиник" использовать обозначение "artmedi", сходное до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 424467, в доменных именах и содержании сайтов www.artmediclinic.ru, www.artmedispa.ru, www.artmediconsult.ru;

- взыскать с общества "ЛараМедКлиник" 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на указанный товарный знак и фирменное наименование истца;

- обязать общество "ЛараМедКлиник" прекратить использование обозначений "artmedi", "артмеди" и иных сходных до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца, любым способом, в том числе, но не ограничиваясь: в документации, в рекламе, в вывесках, в буклетах, в содержании (контенте) интернет-сайтов, в социальных сетях (www.vk.com; www.instagram.com; www.twitter.com; www.facebook.com; www.ok.ru и иных), в оформлении товаров, этикеток, упаковок, сувенирной продукции;

- признать незаконным использование обществом "АртМедиСпа" фирменного наименования "АртМедиСпа", сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Протоколы судебных заседаний от 30.11.2017 и от 14-21.12.2017 и судебные акты, вынесенные по итогам указанных судебных заседаний, - протокольное определение от 30.11.2017 об отложении судебного разбирательства и решение от 28.12.2017, не отражают результаты рассмотрения судом указанного заявления истца об уточнении исковых требований, за исключением принятия судом отказа истца от требований в части доменного имени www.artmediconsult.ru и прекращения производства в соответствующей части.

В то же время из резолютивной части судебного решения следует, что требования истца удовлетворены (полностью) за исключением требований, в отношении которых принят отказ от иска и производство по делу прекращено. Указание на отказ в удовлетворении какой-либо части исковых требований решение суда первой инстанции не содержит.

Таким образом, резолютивная часть решения суда первой инстанции не содержит отражения результатов рассмотрения требования о взыскании 900 000 руб. компенсации, при том, что к взысканию истцом было заявлено 1 000 000 руб., а судом взыскано только 100 000 руб. Судебное решение также не отражает результатов рассмотрения требования об обязании ответчика изменить фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, исключив обозначение "артмеди" (в первоначальной редакции исковых требований), либо требования о признании незаконным использование ответчиком фирменного наименования "АртМедиСпа", сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца (с учетом изменения исковых требований истцом).

Кроме того, коллегия судей обращает внимание на нетождественность резолютивной части судебного решения, вынесенного и оглашенного в судебном заседании 21.12.2017, состоящей из 5 абзацев, и резолютивной части мотивированного судебного решения от 28.12.2017, содержащей 6 абзацев.

Также коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что согласно абзацу третьему резолютивной части судебного решения с ответчика в пользу истца взыскано "100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав" (во множественном числе) без конкретизации объектов интеллектуальной собственности. Из мотивировочной части решения суда первой инстанции также не представляется возможным установить, за нарушение исключительных прав на какие средства индивидуализации взыскана компенсация, при том, что согласно исковому заявлению и заявлению (ходатайству) от 30.11.2017 об изменении (уточнении) исковых требований компенсация заявлена ко взысканию за нарушение исключительного права на товарный знак и фирменное наименование истца. Как следствие, имеются основания предполагать, что компенсация взыскана судом первой инстанции за нарушение исключительных прав истца на оба названные средства индивидуализации - товарный знак и фирменное наименование.

Вместе с тем коллегия судей обращает внимание, что взыскание компенсации за неправомерное использование фирменного наименования статьей 1252 и нормами § 1 главы 76 ГК РФ не предусматривается.

Сверх того, из протокола судебного заседания от 14-21.12.2017 усматривается возможное нарушение судом первой инстанции процессуальных норм, являющихся в соответствии с пунктом 7 части 4 статьи 270 и пунктом 7 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае.

Так, согласно указанному процессуальному документу в судебном заседании 14.12.2017 был объявлен перерыв "для объявления резолютивной части" до 21.12.2017 9:50. После перерыва в судебном заседании протокол судебного заседания содержит рукописную запись "После пер-ва объяв. рез. часть реш-я". При этом из приведенных в протоколе судебного заседания (составлен на бланке) рукописных записей лица, ведущего протокол, не усматривается, что после возобновления судебного заседания после перерыва суд удалялся в совещательную комнату для вынесения резолютивной части судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения спора по существу заявленных требований. Соблюдение судом первой инстанции принципа тайны совещательной комнаты при вынесении судебного решения по настоящему делу не представляется возможным проверить и на основании аудиозаписей судебного заседания от 14-21.12.2017 по причине их отсутствия в материалах дела и картотеке арбитражных дел.

Указанные ошибки и неопределенность в результатах разрешения спора подлежат устранению при новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо учесть вышеизложенное, дать оценку доводам сторон, исследовать собранные по делу доказательства и вынести законный и обоснованный судебный акт.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы апелляционному суду в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также надлежит распределить расходы по уплате государственной пошлины за подачу (рассмотрению) кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2018 по делу N А56-56101/2017 отменить. Дело направить в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

А.А. Снегур