Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 октября 2018 г. по делу N СИП-751/2016 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента о признании патента на полезную модель полностью недействительным, поскольку включение в независимый пункт формулы полезной модели признаков из ее зависимых пунктов не может устранить причины, послужившие основанием для признания полезной модели по патенту не соответствующей условию патентоспособности "новизна" (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 октября 2018 г. по делу N СИП-751/2016
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 26 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Кручининой Н.А.,

судей: Погадаева Н.Н., Мындря Д.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сметневой Д.А., рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" (проезд Врачебный, д. 10, Москва, 125367, ОГРН 5147746108945) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.10.2016 N 2007104967/22(62964) о признании патента Российской Федерации на полезную модель N 62964 полностью недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Рябов Георгий Константинович (г. Ульяновск).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" - Белова К.В. (по доверенности от 09.01.2018); Коршунов И.В. (на основании приказа N 1 от 17.09.2014);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-405/41);

Рябов Георгий Константинович (лично, личность удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" (далее - общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.10.2016 N 2007104967/22 (62964) о признании патента Российской Федерации на полезную модель N 62964 на полезную модель "Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке" (далее - полезная модель N 62964) полностью недействительным.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Рябов Георгий Константинович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2017 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Отменяя решение суда первой инстанции от 03.08.2017, президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, судом не дана надлежащая правовая оценка всем представленным доказательствам.

В заявлении, поданном в Суд по интеллектуальным правам, общество оспаривает изложенный в решении Роспатента от 19.10.2016 вывод о том, что в противопоставленном техническом решении присутствуют все существенные признаки, присущие полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем последняя не отвечает условию патентоспособности "новизна".

Общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" полагает, что вывод Роспатента о том, что разъёмное соединение позволяет осуществить сборку, разборку и на технический результат не влияет, не соответствует действительности. Так, по мнению заявителя, из формулы полезной модели следует, что технический результат заключается в исключении не только проворачивания, но и других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

Кроме того, заявитель полагает, что в соответствии с описанием к оспариваемой полезной модели технические результаты достигаются за счет совокупности признаков, указанных в формуле полезной модели, в том числе за счет признака: "защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса".

Так, по мнению заявителя, указанный признак обеспечивает достижение технического результата, в том числе проворачивания и любых перемещений электрического кабеля.

Вместе с тем заявитель полагает, что довод Роспатента о несущественности указанного в пункте 2 зависимого пункта формулы полезной модели N 62964, так же не обоснован.

Заявитель отмечает, что в пункте 1 независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 41486 (далее - полезная модель N 41486) указано "при этом, по меньшей мере, на одной из частей корпуса расположен регулятор положения корпуса относительно элементов погружений насосной установки, выполненный с возможностью предотвращения углового и/или соевого перемещения корпуса относительно но указанных элементов"

В то же время из зависимого пункта 2 формулы оспариваемой полезной модели известно, что устройство, отличающееся тем, что ограничитель углового перемещения корпуса выполнен в виде выступа регулируемой длины, расположенного с возможностью контакта с элементами погружной насосной установки в осевом и угловом направлениях.

Общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" указывает на то, что в нарушение пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), Роспатент не выполнил свою обязанность предложить внести изменения в формулу полезной модели. Тогда как в обоснование своего решения Роспатент ссылается на неполноту формулы, недостаточность обоснования причинно-следственной связи именно между выполнением шарнирного соединения разъёмным и техническим результатом.

В обоснование данного довода заявитель ссылается на решение Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228, согласно которому абзац первый пункта 4.9 Правил N 56, наделяющий коллегию палаты по патентным спорам правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта соответствующим условиям патентоспособности, позволяет устранить отдельные недостатки формулы изобретения и не допустить принятия формального решения по рассматриваемому возражению на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение.

Реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

По мнению заявителя, исходя из того, что Роспатентом был проигнорирован признак из зависимого пункта 2 формулы оспариваемой полезной модели "протектор 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой сторон корпуса с возможностью размещения крепежных или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксирования углового перемещения корпуса" является существенным.

Как полагает заявитель, в независимом пункте 1 оспариваемой полезной модели указан следующий существенный признак: "защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса", который не присущ признакам полезной модели N 41486.

Таким образом, по мнению общества "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ", Роспатенту надлежало предложить заявителю внести изменения в формулу путем ведения признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 формулы оспариваемой модели.

Заявитель указал на то, что в процессе рассмотрения настоящего дела им предложено внести изменения в формулу в следующем изложении:

"1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъёмного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, отличающийся тем, что он оборудован элементами угловой и/или осевой фиксации корпуса, шарнирное соединение выполнено разъёмным, а на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения, а элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса.

2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы осевой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного регулируемого по длине выступа, расположенного с возможностью контакта с деталями погружной насосной установи в зоне установки протектора".

Как следует из заключения экспертов от 17.05.2018, касательно вопроса N 5, изложение формулы полезной модели N 62964 в указанной редакции повлечет создание нового объекта правовой охраны в связи с тем, что предложенная на рассмотрение формулировка первого независимого пункта формулы полезной модели исключает защиту одного из альтернативных вариантов первоначальной формулы, а именно "осевую фиксацию".

Тем не менее, по мнению заявителя, как следует из заключения экспертов по данному вопросу добавление признака, раскрывающего средство угловой фиксации "а элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксирования углового перемещения корпуса" не повлечет создание нового объекта правовой охраны в отношении первого и третьего варианта альтернативных признаков.

Роспатент и третье лицо возражают против доводов общества по мотивам, изложенным в отзывах на заявление и дополнительных пояснениях; в удовлетворении заявленных требований просят отказать.

По мнению Роспатента, единственное отличие полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от технического решения по противопоставленному патентному документу заключается в том, что шарнирное соединение выполнено разъемным. Между тем, очевидно, что разъемное соединение позволяет осуществить сборку/разборку соединяемых частей, и на заявленные результаты не влияет. Кроме того, в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между выполнением шарнирного соединения разъемным и заявленными результатами. Таким образом, согласно выводам Роспатента, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение шарнирного соединения разъемным, являются несущественными.

Кроме того, Роспатент обращает внимание на то, что в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 разъясняется, что Палата по патентным спорам обязана предложить заинтересованному лицу внести изменения, только установив наличие возможных вариантов таких изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения. Между тем, таких обстоятельств не установлено.

Роспатент не согласен с доводами заявителя, поскольку, по его мнению, признак, указанный в независимом 1 пункте формулы полезной модели N 62964 "..., и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, ...", охарактеризован в общем виде. Данный признак не характеризует форму выполнения охватывающего элемента, наличие связи между элементами защитного средства, в частности между одной из частей корпуса и охватывающим элементом, форму выполнения связи между элементами защитного средства, в частности между одной из частей корпуса и защитными элементами, между защитными элементами и охватывающим элементом, параметры и другие характеристики охватывающего элемента и их взаимосвязь. Данный признак сформулирован без указания того, являются ли элементы защитного средства единой деталью или отдельными его деталями, в каком именно месте происходит прижатие электрического кабеля, и к какой именно поверхности корпуса.

Роспатент указывает на то, что в этой связи согласно полезной модели N 62964 в том виде, как она охарактеризована в независимом 1 пункте формулы, защитное средство может быть выполнено как в виде единой детали, так и в виде отдельных деталей, при этом прижатие электрического кабеля к поверхности корпуса может быть осуществлено в любом месте и к любой поверхности корпуса.

Как указывает Роспатент, согласно описанию полезной модели N 62964 технический результат заключается в исключении не только проворачивания, но и других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора. Кроме того, в описании указано, что применение полезной модели обеспечивает расширение технических возможностей, увеличивает надежность и долговечность деталей пружинного протектора, а также обеспечивает надежность крепления электрического кабеля при одновременном исключении относительного перемещения корпусу протектора.

В свою очередь, как считает Роспатент, замена одного известного элемента фиксации корпуса (выступ) на другой (углубление) не приводит к какому-либо неожиданному техническому эффекту, поскольку оба элемента фиксации предназначены для достижения одного и того же технического результата - исключения не только проворачивания, но и других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

При этом в описании к полезной модели N 62964 не раскрыта причинно-следственная связь между признаком, касающимся элемента угловой фиксации корпуса выполненного именно в виде, по меньшей мере, одного углубления, с указанными выше техническими результатами. В описании к полезной модели N 62964 отсутствует раскрытие причинно-следственной связи между указанными выше техническими результатами и признаками, характеризующими именно особенности конструктивного выполнения элементов угловой и/или осевой фиксации корпуса (в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса).

Роспатент считает, что данные обстоятельства указывают на несущественность признака, раскрытого в зависимом пункте 2 формулы полезной модели N 62964.

В этой связи включение в независимый пункт формулы полезной модели признаков из ее зависимых пунктов не может устранить причины, послужившие основанием для признания полезной модели N 62964 несоответствующей условию патентоспособности "новизна", поскольку согласно положениям подпункта 3 пункта 2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель", утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 N 83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003, N 4845 (далее - Правила N 83) при проверке новизны полезной модели несущественные признаки не учитываются.

Данные обстоятельства указывают на невозможность внесения изменений в формулу полезной модели N 62964 таким образом, чтобы это могло привести к патентоспособности полезной модели.

Третье лицо поддерживает выводы, изложенные в решении Роспатента от 19.10.2016, и полагает, что из сравнения описания оспариваемого патента с описанием противопоставленного технического решения следует, что оба патента имеют одинаковый технический результат.

В судебном заседании представитель общества "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" настаивал на заявленных требованиях, просил их удовлетворить в полном объеме.

Кроме того, обществом "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" было поддержано ранее заявленное ходатайство о приобщении к материалам дела вещественных доказательств от 29.01.2018, представлены на обозрение суда изделия, которые, как пояснили представители общества, являются физическими образцами полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 и полезной модели по патенту Российской Федерации N 41486. В подтверждение относимости изделий к предмету рассматриваемого спора представителями общества были представлены технические паспорта на указанные изделия.

Вместе с тем суд, рассмотрев заявленное ходатайство общества, с учетом мнения представителей лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о том, что из представленных обществом вещественных доказательств, документов подтверждающих их происхождение: технических паспортов на изделия, не следует, что они изготовлены с использованием патента Российской Федерации N 62964 на полезную модель и патента Российской Федерации N 41486 на полезную модель, в связи с чем обществу "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" в приобщении вещественных доказательств к материалам дела отказано.

Представитель Роспатента и третье лицо возражали против заявленных требований, просили отказать в их удовлетворении.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов настоящего дела следует, что патент Российской Федерации N 62964 на полезную модель "Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке" выдан по заявке N 2007104967/22 с приоритетом от 09.02.2007.

Обладателем исключительного права на данный патент является общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ".

Патент действует со следующей формулой:

"1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, отличающийся тем, что он оборудован элементами угловой и/или осевой фиксации корпуса, шарнирное соединение выполнено разъемным, а на свободных конца частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения.

2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса.

3. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы осевой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного регулируемого по длине выступа, расположенного с возможностью контакта с деталями погружной насосной установки в зоне установки протектора".

Против выдачи данного патента Рябов Г.К. обратился в Роспатент с возражением, поступившим в административный орган 11.01.2016, которое было мотивировано несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна".

Общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ", надлежащими образом извещенное о времени и месте рассмотрения возражения, в заседание Роспатента не явилось, отзыв на возражение не представило, каких либо ходатайств об отложении рассмотрения возражения не заявляло.

По результатам рассмотрения возражения решением Роспатента от 19.10.2016 N 2007104967/22 (62964) возражение, поступившее 11.01.2016, удовлетворено, патент Российской Федерации на полезную модель N 62964 признан недействительным полностью.

Не согласившись с принятым решением, общество обратилось с рассматриваемым заявлением в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного акта установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются обществом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3. совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

При вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки (09.02.2007), по которой выдан оспариваемый патент, применимое законодательство для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон), Правила N 83.

Обжалуемое решение Роспатента мотивировано тем, что возражение Рябова Г.К. содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна". При этом административный орган исходил из того, что из патентного документа RU 41486, опубликованного 27.10.2004 (далее - патент Российской Федерации N 41486), известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Доводы возражения, касающиеся несоответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость", не подтвердились. В данной части решение Роспатента не проверяется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Патентного закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил N 83 охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил N 83 сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Подпунктом 3 пункта 3.3.1 Правил N 83 предусмотрено, что формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Обжалуемое решение Роспатента обусловлено тем, что из патента Российской Федерации N 41486 известен протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, то есть средство того же назначения, что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 62964.

Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке по противопоставленному патенту Российской Федерации N 41486 также содержит корпус. Корпус состоит из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью схватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения. Протектор содержит защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса направляющих, которые защищают кабель. Между направляющими размещен защитный экран, охватывающий кабель, установленный с возможностью его прижатия к поверхности корпуса. Протектор оборудован регулятором, исключающим угловое и/или осевое перемещение корпуса. Разъемное соединение выполнено винтовым и расположено на свободных концах частей корпуса, соединенных шарнирным соединением с другой стороны.

Полезная модель по оспариваемому патенту Российской Федерации N 62964 в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, отличается от технического решения по патенту Российской Федерации N 41486 тем, что "шарнирное соединение выполнено разъемным".

Согласно описанию полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 технический результат заключается в исключении не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора. Кроме того, в описании указано, что применение полезной модели обеспечивает расширение технических возможностей, увеличивает надежность и долговечность деталей пружинного протектора, а также обеспечивает надежность крепления электрического кабеля при одновременном исключении относительного перемещения корпусу протектора.

Приведенные выше обстоятельства заявителем не оспариваются.

Установив названные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о том, что разъемное соединение позволяет осуществить сборку/разборку соединяемых частей, и на указанные выше результаты не влияет. Кроме того, согласно выводам административного органа, в описании к патенту Российской Федерации N 62964 не раскрыта причинно-следственная связь между выполнением шарнирного соединения разъемным и указанными выше техническими результатами. Тогда как указанный отличительный признак - "шарнирное соединение выполнено разъемным", в силу положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил N 83, является несущественным и не подлежит учету при проверке новизны полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил N 83.

Данные обстоятельства с учетом положений подпункта 3 пункта 2.1 Правил N 83 и пункта 1 статьи 5 Патентного закона позволили Роспатенту констатировать несоответствие полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 условию патентоспособности "новизна".

При рассмотрении настоящего спора по существу судом проанализирована формула полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 "Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке" на предмет определения существенных признаков оспариваемой полезной модели, после чего был проведен сопоставительный анализ признаков описания и формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 41486.

По результатам данного анализа судом установлено следующее.

Согласно описанию оспариваемой полезной модели она относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к устройствам для крепления и защиты токоподводящего электрического кабеля к колонне погружной насосной установки нефтедобывающего оборудования.

В качестве ближайшего аналога предложенному техническому решению обществом "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" указана полезная модель по патенту Российской Федерации N 55007, МПК Е21В 17/00, с приоритетом 28.04.2006.

Как указал правообладатель оспариваемой полезной модели в описании, особенностью известного протектора из патента Российской Федерации N 55007 является крепления электрического кабеля к погружной насосной установке и он содержит корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса.

В то время, как указал правообладатель, задачей, на решение которой направлена оспариваемая полезная модель, является расширение технических возможностей за счет выполнения соединения частей корпуса протектора как шарнирным, так и винтовым, что делает его универсальным. К последнему также относится оборудование протектора элементами осевой и/или угловой фиксации корпуса относительно погружной насосной установки.

Указанные признаки оспариваемой модели, как указал правообладатель полезной модели, являются существенными и взаимосвязанными между собой причинно-следственной связью с образованием совокупности существенных признаков, достаточных для достижения технического результата, в частности исключения каких-либо перемещений относительно погружной насосной установки, приводящих к выходу их строя не только основного электрического кабеля.

Как указывает общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" в описании оспариваемой полезной модели, ее применение обеспечивает расширение технических возможностей, увеличивает надежность и долговечность деталей пружинного протектора, а также обеспечивает надежность крепления электрического кабеля при одновременном исключении относительного перемещения корпусу протектора.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил N 83 пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует:

- применение по определенному назначению;

- полезную модель, не имеющую аналогов.

При составлении пункта формулы без указанного разделения после родового понятия, отражающего назначение, вводится слово "характеризующееся", "состоящая", "включающий" и т.п., после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется полезная модель.

Так, по отношению к противопоставленному патенту Российской Федерации N 41486 патентообладателем был выделен такой отличительный признак, как "шарнирное соединение выполнено разъемным".

Следовательно, для установления, является ли признак "шарнирное соединение выполнено разъемным" существенным, Роспатенту необходимо было установить, как в оспариваемом патенте отражено влияние этого признака на технический результат, а именно расширение технических возможностей, увеличение надежности и долговечности деталей пружинного протектора, а также обеспечение надежности крепления электрического кабеля при одновременном исключении относительного перемещения корпуса протектора.

В обоснование своих доводов общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" указывало на то, что признак "шарнирное соединение выполнено разъемным" обеспечивает достижение технического результата в виде исключения не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

При рассмотрении настоящего спора по существу, исходя из предмета и основания заявленных требований, суд пришел к выводу о необходимости разъяснения возникшего вопроса, требующего специальных знаний, а именно, установить: раскрыты ли в описании к патенту Российской Федерации на полезную модель N 62964 причинно-следственные связи между признаком "шарнирное соединение выполнено разъемным" и техническим результатом исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод.

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2017 производство по делу приостановлено, назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено Ташлинскому Александру Григорьевичу, доктору технических наук, профессору, патентному поверенному, специалисту в области исследования технического уровня, тенденций развития, патентной чистоты объектов техники, преимущественно сложных технических систем, а также объектов техники на соответствие их условиям патентоспособности; общий стаж работы в области патентоведения 25 лет.

На разрешение эксперта суд поставил следующий вопрос: "Раскрыты ли в описании к патенту Российской Федерации на полезную модель N 62964 причинно-следственные связи между признаком "шарнирное соединение выполнено разъемным" и техническим результатом "исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод".

Ташлинскому А.Г., чья кандидатура выбрана в качестве эксперта, разъяснена ответственность за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренная статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также положения статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о чем в судебном заседании отобрана расписка.

Согласно поступившему в материалы дела заключению судебной патентоведческой экспертизы от 08.05.2017 (т. 3, л.д. 2 - 13) в описании к патенту Российской Федерации на полезную модель N 62964 не раскрыты причинно-следственные связи между признаком "шарнирное соединение выполнено разъемным" и техническим результатом "исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора".

При этом в результате исследования эксперт пришел к выводу о том, что технический результат "исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора" относится к рабочему состоянию протектора (состоянию эксплуатации), когда электрический кабель прикреплен посредством протектора к погружной насосной установке и возможность разборки и сборки частей протектора не используется. При этом вариант выполнения соединения разъемным или неразъемным не имеет значения. Поэтому достижение технического результата "исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора" не может быть связано с признаком "шарнирное соединение выполнено разъемным".

Оценив представленное заключение в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наряду с другими представленными в материалы дела доказательствами, учитывая пояснения, данные экспертом в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что при вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что в описании к патенту Российской Федерации N 62964 не раскрыта причинно-следственная связь между признаком изобретения "выполнением шарнирного соединения разъемным" и заявленным техническим результатом изобретения.

Соответственно, вывод Роспатента о том, что спорный отличительный признак, в силу положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил N 83 является несущественным и не подлежит учету при проверке новизны полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил N 83, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и установленными фактическими обстоятельствами.

Помимо прочего, при рассмотрении настоящего спора по существу, исходя из предмета и основания заявленных требований, суд пришел к выводу о необходимости направления запроса специалисту в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для получения разъяснений и выяснения профессионального мнения специалиста по вопросу: "присущи ли техническому решению по патенту Российской Федерации N 41486 на полезную модель все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964".

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может также направлять запросы. Запросы о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессиональных мнений по рассматриваемым специализированным арбитражным судом делам обязательны для всех органов, организаций и лиц, которым они адресованы.

Соответствующий запрос направлен судом 04.07.2016 Борщ-Компанеец Николаю Станиславовичу, доценту, кандидату технических наук, патентному поверенному.

Согласно поступившему в суд 13.07.2017 ответу на запрос признак независимого пункта формулы, предусматривающий выполнение "шарнирного соединения разъемным", следует исключить из рассмотрения при анализе новизны оспариваемой полезной модели. При этом специалистом в обоснование данного вывода приведены те же обстоятельства, что указаны в заключении судебной патентоведческой экспертизы от 08.05.2017.

Отвечая на поставленный судом в запросе вопрос, специалист также подтвердил, что оспариваемая полезная модель по патенту Российской Федерации N 62964 отличается от противопоставленной по патенту Российской Федерации N 41486 несущественным признаком, предполагающим выполнение шарнира разъёмным, в связи с чем сделан вывод о том, что вся совокупность признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента известна из полезной модели по патенту Российской Федерации N 41486.

Вместе с тем, при новом рассмотрении дела судом была назначена судебная комиссионная техническая экспертиза (определение Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2018), проведение которой было поручено обществу с ограниченной ответственностью "Арис АйПи" (ОГРН 1087746280929) в лице сотрудника и эксперта Салминой Ольги Борисовны и эксперту Ермаковой Елене Анатольевне (патентный поверенный, свидетельство Российской Федерации от 25.05.1998 N 163).

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы:

Вопрос N 1: "раскрыта ли в описании к патенту Российской Федерации N 62964 на полезную модель причинно-следственная связь между заявленным техническим результатом и признаком, приведенным в независимом 1 пункте формулы полезной модели к патенту Российской Федерации N 62964 от 09.02.2007 "..., и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, ..."?";

Вопрос N 2: "раскрыта ли в описании к патенту Российской Федерации N 62964 на полезную модель причинно-следственная связь между заявленным техническим результатом и признаком, приведенным в зависимом 2 пункте формулы полезной модели к патенту Российской Федерации N 62964 от 09.02.2007 "протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса."?";

Вопрос N 3: "присущ ли признак, указанный в независимом 1 пункте формулы полезной модели к патенту Российской Федерации N 62964 от 09.02.2007 "..., и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, ..." техническим решениям по патентам Российской Федерации N 41486, N 55007 на полезные модели?";

Вопрос N 4: "присущ ли признак, указанный в зависимом 2 пункте формулы полезной модели к патенту Российской Федерации N 62964 "протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковых сторон корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса" техническим решениям по патентам Российской Федерации N 41486, N 55007 на полезные модели?";

Вопрос N 5: "не повлечет ли создание нового объекта правовой охраны или расширение объема правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964, по отношении к тому объему правовой охраны, в котором был выдан названный патент, в случае изложения формулы полезной модели в следующей редакции "1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъёмного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, отличающийся тем, что он оборудован элементами угловой и/или осевой фиксации корпуса, шарнирное соединение выполнено разъёмным, а на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения, а элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса. 2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы осевой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного регулируемого по длине выступа, расположенного с возможностью контакта с деталями погружной насосной установи в зоне установки протектора"?".

Эксперты Салмина О.Б. и Ермакова Е.А. в порядке части 5 статьи 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно представленному в материалы дела экспертному заключению, подписанному экспертами Ермаковой Е.А. и Салминой О.Б. 17.05.2018, эксперты пришли к следующим выводам.

По вопросу N 1 эксперт Салмина О.Б. в заключении указала, что в описании к патенту Российской Федерации N 62964 на полезную модель раскрыта причинно-следственная связь между заявленным техническим результатом и признаком, приведенным в независимом 1 пункте формулы полезной модели к патенту Российской Федерации N 62964 от 09.02.2007 "... и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, ...". При этом эксперт Ермакова Е.А. не согласилась с выводами коллеги, указав, что такая причинно-следственная связь не раскрыта.

По вопросу N 2 эксперты также не пришли к согласованным выводам. Так, эксперт Салмина О.Б. пришла к выводу о том, что в описании к патенту Российской Федерации N 62964 на полезную модель раскрыта причинно-следственная связь между заявленным техническим результатом и признаком, приведенным в зависимом 2 пункте формулы полезной модели к патенту Российской Федерации N 62964 от 09.02.2007 "протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса.", в то время как эксперт Ермакова Е.А. указала, что такая причинно-следственная связь не раскрыта.

По вопросам N N 3-5 эксперты пришли к единогласным выводам.

Так, по вопросу N 3 эксперты указали, что признак, указанный в независимом 1 пункте формулы полезной модели к патенту Российской Федерации N 62964 от 09.02.2007 "..., и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, ..." не присущ техническому решению по патенту Российской Федерации N 41486 на полезную модель и присущ техническому решению по патенту Российской Федерации N 41486 N 55007 на полезную модель.

По вопросу N 4 экспертами указано, что признак, указанный в зависимом 2 пункте формулы полезной модели к патенту Российской Федерации N 62964 "протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса" не присущ техническим решениям по патентам Российской Федерации N 41486, N 55007 на полезные модели.

Вместе с тем касательно вопроса N 5 эксперты в заключении указали, что изложение формулы полезной модели в той редакции, как указано в вопросе N 5, повлечет создание нового объекта правовой охраны.

В заседание Суда по интеллектуальным правам, состоявшееся 23.08.2018, были вызваны эксперты Салмина О.Б. и Ермакова Е.А., которые поддержали изложенные в экспертом заключении от 17.05.2018 выводы, дали пояснения касательно заключения и ответили на вопросы суда и лиц, участвующих в деле.

Проведенное судом сопоставление признаков формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 с описанием и формулой полезной модели по патенту Российской Федерации N 41486 показало, что из патента Российской Федерации N 41486 на полезную модель следует известность следующих признаков формулы оспариваемой полезной модели:

- протектор (поз. 1) для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке;

- корпус, состоящий из двух частей (поз. 2 и 3), шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения (поз. 4);

- защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов (направляющие, поз. 8 п. 9). между которыми размещен защитный экран (поз. 5), установленный с возможностью охвата и прижатия электрического кабеля (поз. 6) к поверхности корпуса (поз. 2);

- протектор оборудован регулятором (поз. 10), то есть элементом угловой и осевой фиксации корпуса (поз. З), который выполнен в виде выступа регулированной длины (болта с контргайкой);

- на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения (поз. 4).

Поскольку существенность признаков формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 определяется возможностью оказывать влияние на достижение технического результата, указанного в описании, выполнение шарнирного соединения разъемным (п. 1 формулы), нельзя отнести к числу существенных признаков, поскольку, как это следует из описания полезной модели, такое конструктивное выполнение "существенно повышает удобство эксплуатации, сокращает время на монтаж и демонтаж протектора", и не направлено на исключение проворачивания и других перемещений электрического кабеля относительно насосной установки.

Поддерживая свою правовую позицию, общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" указало на то, что при определении того, какие признаки оспариваемой полезной модели являются существенными и какие признаки известны из противопоставленной полезной модели необходимо учитывать, что в оспариваемой полезной модели признак "..., и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, ..." отличается тем от противопоставленной полезной модели согласно независимому пункту которой "Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащей корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой для охвата погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора, разъемное соединение, элементы которого расположены на свободных концах упомянутых частей корпуса, и защитный экран, размещенный на одной из частей корпуса и выполненный в виде охватывающего электрический кабель и прижимающего его к корпусным частям погружной насосной установки участка, по обе стороны которого расположены направляющие для электрического кабеля, при этом, по меньшей мере, на одной из частей корпуса расположен регулятор положения корпуса относительно элементов погружной насосной установки, выполненный с возможностью предотвращения углового и/или осевого перемещения корпуса относительно указанных элементов", то есть крепление кабеля осуществляется непосредственно к погружной насосной установке.

Как полагает заявитель, в противопоставленном техническом решении прижатие электрического кабеля происходит к самой насосной установке, а не к корпусу протектора, как в оспариваемой полезной модели, что не позволяет, по его мнению, достигнуть того технического результата, который заявлен в описании к оспариваемой полезной модели.

Как указывает заявитель, техническому решению по патенту Российской Федерации N 41486 не присущи все приведенные в независимом пункте формулы спариваемой полезной модели по патенту Российской Федерации N 62694 существенные признаки.

Между тем в описании технического результата по оспариваемой полезной модели правообладателем не приводится каких-либо выводов о наличии причинно-следственной связи крепления электрического кабеля с его прижатием к корпусу протектора, а не к самой насосной установке как это указано в противопоставленном патенте на полезную модель.

Так, согласно описанию, приведенному в противопоставленном патенте полезной модели, задачей, на решение которой направлена та полезная модель, является расширение технических возможностей за счет обеспечения возможности использования в качестве защитного средства по всей длине насосно-компрессорных труб в скважине, включая насосную установку, обеспечение увеличения надежности и повышения долговечности деталей устройства - протектора, а также обеспечение надежной защиты электрического кабеля в зоне насосной установки, в частности погружного насоса, центробежного газового сепаратора, устройства гидрозащиты и электродвигателя. Технический результат заключается в исключении свободного расположения электрического кабеля на участке насосной установки, ниже насосно-компрессорных труб, обеспечение прикрепления кабеля в кольцевых зазорах этой установки за счет специальных держателей с защитным экраном, исключающим угловое и осевое перемещение электрического кабеля, и, как следствие, его повреждение и разрыв.

Суд соглашается с доводом Роспатента о том, что признак, указанный в независимом 1 пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 "..., и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, ...", охарактеризован в общем виде. Данный признак не характеризует форму выполнения охватывающего элемента, наличие связи между элементами защитного средства, в частности между одной из частей корпуса и охватывающим элементом, форму выполнения связи между элементами защитного средства, в частности между одной из частей корпуса и защитными элементами, между защитными элементами и охватывающим элементом, параметры и другие характеристики охватывающего элемента и их взаимосвязь. Данный признак сформулирован без указания того, являются ли элементы защитного средства единой деталью или отдельными его деталями, в каком именно месте происходит прижатие электрического кабеля, и к какой именно поверхности корпуса.

Таким образом, исходя из полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 в том виде, как она охарактеризована в независимом 1 пункте формулы, защитное средство может быть выполнено как в виде единой детали, так и в виде отдельных деталей при этом прижатие электрического кабеля к поверхности корпуса может быть осуществлено в любом месте и к любой поверхности корпуса.

Вместе с тем согласно описанию и графическим материалам к патенту Российской Федерации N 41486 протектор 1 для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке содержит корпус, состоящий из двух частей 2 и 3, шарнирно связанных между собой. Указанные части 2 и 3 охватывают кольцевой паз, имеющийся на поверхности насосной установки, в частности на участках соединения составляющих насосной установки.

Защитный экран 5 (фиг. З) размещен на одной из частей корпуса, например на части 2, и выполнен в виде охватывающего электрический кабель 6 и прижимающего его к корпусной поверхности, в частности, погружного насоса участка 7, по обе стороны которого расположены направляющие 8 и 9 для электрического кабеля 6.

Электрический кабель 6 охватывают участком 7 защитного экрана 5 и поджимают к корпусным деталям 11 и 12 погружного насоса, размещенного в части 3 корпуса протектора 1 в зоне его кольцевого зазора поворачивают часть 2 корпуса в шарнирном соединении и затягивают разъемное соединение 4. При этом части корпуса 2 и 3 охватывают погружной насос, а защитный экран 5 предохраняет электрический кабель 6.

Таким образом, из графических материалов и описания к патенту Российской Федерации N 41486 следует, что часть 2 корпуса протектора состоит из защитного экрана 5 с участком 7 (охватывающий элемент) и направляющих 8 и 9 (защитных элементов) для электрического кабеля. При этом электрический кабель 6 прижимается как к корпусу насосной установки (к корпусным деталям 11 и 12), так и к части 2 корпуса протектора на участке 7.

При указанных обстоятельствах признак "..., и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, ..." в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте 1 формулы, присущ техническому решению по патенту Российской Федерации N 41486.

Вопреки доводам заявителя, техническому решению по патенту Российской Федерации N 41486 присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 существенные признаки, включая характеристику назначения.

Следует отметить, что эксперт Салмина О.Б., отвечая на вопрос N 1 поставленный судом и указывая о раскрытии в описании к патенту Российской Федерации N 62964 причинно-следственной связи между признаком, приведенным в пункте 1 формулы "... и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, ..." в подтверждение своей позиции позволила без воли правообладателя исправить, как она посчитала, технические ошибки, приведенные в описании.

Данные обстоятельства с учетом положений подпункта 3 пункта 2.1 Правил N 83 и пункта 1 статьи 5 Патентного закона указывают на то, что полезная модель по патенту Российской Федерации N 62964 в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Вместе с тем, общество также возражает против изложенного в обжалуемом решении вывода Роспатента о несущественности признака, указанного в зависимом пункте 2 формулы патента Российской Федерации N 62964, поскольку, по мнению заявителя, такой признак является существенным и взаимосвязан причинно-следственной связью с образованием совокупности существенных признаков достаточных для достижения технического результата, в частности исключения каких либо перемещений корпуса протектора относительно погружной насосной установки, приводящих к выходу из строя не только основного электрического кабеля.

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 суд отмечает.

Как следует из описания к патенту Российской Федерации N 41486 конструкция протектора с элементом фиксации корпуса, выполненного в виде болта (выступа) исключает угловое и осевое перемещение электрического кабеля, и, как следствие, его повреждение и разрыв.

В этой связи признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964, характеризующие именно само наличие элементов угловой фиксации корпуса, известны из патента Российской Федерации N 41486.

Согласно описанию полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 технический результат заключается в исключении не только проворачивания, но и других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора. Кроме того, в описании указано, что применение полезной модели обеспечивает расширение технических возможностей, увеличивает надежность и долговечность деталей пружинного протектора, а также обеспечивает надежность крепления электрического кабеля при одновременном исключении относительного перемещения корпусу протектора.

Замена одного известного элемента фиксации корпуса (выступ) на другой (углубление) не приводит какому-либо неожиданному техническому эффекту, поскольку оба элемента фиксации предназначены для достижения одного и того же технического результата - исключения не только проворачивания, но и других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

Иное не указано в описании оспариваемой полезной модели в части описания технического результата и указания причинно-следственной связи этого признака, приведенного в зависимом пункте 2 формулы, с техническим результатом полезной модели.

При этом в описании к патенту Российской Федерации N 62964 не раскрыта причинно-следственная связь между признаком, касающимся элемента угловой фиксации корпуса выполненного именно в виде, по меньшей мере, одного углубления, с указанными выше техническими результатами. В описании к патенту Российской Федерации N 62964 отсутствует раскрытие причинно-следственной связи между указанными выше техническими результатами и признаками, характеризующими именно особенности конструктивного выполнения элементов угловой и/или осевой фиксации корпуса (в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса).

Отвечая утвердительно на вопрос N 2, поставленный судом, эксперт Салмина О.Б., исходила из того, что понятие "угловое перемещение корпуса протектора" и понятие "проворачивание или перемещение корпуса протектора" имеют одно смысловое содержание, а именно поворот/перемещение корпуса протектора вокруг охватываемой детали погружной насосной установки. Термин "перемещение" более широкое понятие, которое включает и частный случай "угловое перемещение", что позволило эксперту прийти к выводу о том, что в описании патента Российской Федерации N 62964 раскрыта причинно-следственная связь анализируемого признака и заявленного технического результата.

Между тем, задача, на решение которой направлена полезная модель по патенту Российской Федерации N 62964 является "расширение технических возможностей за счет выполнения соединения частей корпуса протектора как шарнирным, так и винтовым, что делает его универсальным. К последнему также относится оборудование протектора элементами осевой и/или угловой фиксации корпуса относительно погружной насосной установки. Технический результат заключается в исключении не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.".

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно описанию полезной модели Российской Федерации N 62964 "С целью расширения технических возможностей и обеспечения универсальности протектор содержит элементы угловой фиксации корпуса, которые выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления 12, расположенного на одной из боковых сторон 13 частей 2 и 3 корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов 14 погружной насосной установки. Расположение элементов 14 в углублениях 12 обеспечивает надежное фиксирование углового перемещения корпуса протектора 1 относительно погружной насосной установки.".

Предложенное решение признака полезной модели Российской Федерации N 62964 "протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса" согласно приведенной формулировке и в соответствие с описанием полезной модели обеспечивает фиксацию только в отношении одной степени свободы конструкции - угловое перемещение, которое в техническом результате названо "проворачивание".

Вместе с тем, согласно патенту технический результат заключается в исключении не только проворачивания, но также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

Указанный признак полезной модели не связан причинно-следственной связью с указанным техническим результатом, а именно не обеспечивает исключение каких-либо других перемещений кроме проворачивания относительно погружной насосной установки, например, осевого перемещения.

Во исполнение указаний суда кассационной инстанции, обязательным для суда рассматривающего дело вновь в силу статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявителю было предложено представить редакцию независимого пункта 1 формулы полезной модели с целью возможности сохранения правовой охраны оспариваемому патенту на полезную модель.

Заявителем была представлена следующая редакция формулы оспариваемой полезной модели: "1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъёмного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, отличающийся тем, что он оборудован элементами угловой и/или осевой фиксации корпуса, шарнирное соединение выполнено разъёмным, а на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения, а элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса. 2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы осевой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного регулируемого по длине выступа, расположенного с возможностью контакта с деталями погружной насосной установи в зоне установки протектора".

При проведении судебной экспертизы эксперты пришли к единому мнению о том, что изложение формулы полезной модели в этой редакции, как это указано выше, повлечет создание нового объекта правовой охраны. Данные выводы экспертов не оспаривались заявителем.

Вместо этого непосредственно в судебном заседании заявителем представлена новая редакция формула оспариваемой полезной модели:

"1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъёмного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, отличающийся тем, что он оборудован элементами угловой и осевой фиксации корпуса, шарнирное соединение выполнено разъёмным, а на свободных концах частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения, а элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковой стороне корпуса с возможностью размещения крепежных или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса.

2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы осевой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного регулируемого по длине выступа, расположенного с возможностью контакта с деталями погружной насосной установи в зоне установки протектора"."

Как указывает заявитель эта редакция изложена с учетом мнения экспертов и внесение изменения в формулу путем ведения признаков пункта 2 в независимый пункт 1 формулы в следующей редакции не повлечет создания нового объекта правовой охраны.

Между тем такая редакция формулы полезной модели не представлялась экспертам Салминой О.Б. и Ермаковой Е.А.

Кроме того, заявителем изменено содержание зависимого пункта 2 формулы полезной модели.

Каких-либо процессуальных ходатайств в связи с представленной уточненной формулой полезно модели заявителем не представлено.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица участвующие в деле несут риск наступления неблагоприятных последствий при совершении или несовершении действий.

Вместе с тем заявитель не пояснил, каким образом данная редакция формулы оспариваемой полезной модели позволяет преодолеть известную из описания к патенту Российской Федерации N 41486 конструкцию протектора с элементом фиксации корпуса, выполненного в виде болта (выступа) исключающего угловое и осевое перемещение электрического кабеля, и, как следствие, его повреждение и разрыв.

В этой связи включение в независимый пункт формулы полезной модели признаков из ее зависимых пунктов не может устранить причины, послужившие основанием для признания полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 несоответствующей условию патентоспособности "новизна", поскольку согласно положениям подпункта 3 пункта 2.1 Правил N 83 при проверке новизны полезной модели несущественные признаки не учитываются.

Данные обстоятельства указывают на невозможность внесения изменений в формулу полезной модели по патенту РФ N 62964 таким образом, чтобы это могло привести к патентоспособности полезной модели.

Таким образом, при принятии оспариваемого решения пункт 4.9 Правил N 56 не был нарушен, так как по результатам рассмотрения возражения коллегия не предложила заявителю внести изменения в формулу полезной модели, поскольку усмотрела невозможность ее уточнения таким образом, чтобы это могло привести к патентоспособности.

Вместе с тем, согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 2 статьи 17 Патентного закона, пункту 2.4 Правил N 56 заявка на полезную модель должна содержать, в частности, описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления, а также формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Н. Погадаев