Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2018 г. по делу N СИП-409/2018 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2018 г. по делу N СИП-409/2018

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 13 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Булгакова Д.А., Снегура А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лавровой Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (Индустриальный пр-д, д. 26, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423800, ОГРН 1151650004175)

к государственному унитарному предприятию "Республиканское агентство регулирования продовольственного рынка "Башагропродукт" (ул. Школьная, д. 1, п. Чесноковка, Уфимский р-н, Республика Башкортостан, 450591, ОГРН 1030203906677)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529197 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков ("мороженое", "пищевой лед") вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в судебное заседание не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к государственному унитарному предприятию Республиканское агентство регулирования продовольственного рынка "Башагропродукт" (далее - предприятие) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529197 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) ("мороженое", "пищевой лед") вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

В обоснование заявленных требований общество указывает, что истец является крупным производителем и поставщиком товара "мороженое" на розничном и оптовом рынках и имеет намерение использовать обозначение "ТУРГАЙ" для индивидуализации соответствующих товаров.

При этом согласно открытым реестрам федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности", а также исходя из сведений, размещенных на официальном сайте ответчика http://bashagroprod.ru/, комбинированный товарный знак зарегистрирован по свидетельству Российской Федерации N 529197 за предприятием.

Кроме того, обществом подана в Роспатент заявка N 2017738399 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "ТУРГАЙ", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 529197, в отношении широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ, в том числе в отношении товаров "мороженое", "пищевой лед".

Полагая, что правообладателем спорного товарного знака не осуществляется его использование в течение трехгодичного срока до направления претензии на территории Российской Федерации для маркировки продукции 30-го класса МКТУ, так как в открытых источниках, в том числе на официальном сайте предприятия, отсутствует информация об обратном, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу.

От предприятия поступил отзыв на исковое заявление, из которого следует, что предприятие после получения им предложения общества о заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак вело переговоры с обществом по поводу заключения договора, в связи с чем полагает преждевременным обращение истца в суд с настоящим иском.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания суда первой инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения искового заявления в их отсутствие.

Кроме того, ответчик неоднократно извещался судом по адресам, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - Госреестр).

Как следует из материалов дела, предприятие является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529197, зарегистрированного 10.12.2012 с приоритетом 18.10.2012 в отношении части товаров 29-го ("мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые"), 30-го ("кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед"), 31-го (сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод), 33-го (алкогольные напитки (за исключением пива); части услуг 35-го ("реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба"), 39-го ("транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий") классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении части товаров 30-го класса МКТУ "мороженое, пищевой лед", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, направил 02.04.2018 в адрес ответчика письмо с предложением о добровольном отказе ответчика от исключительного права на спорный товарный знак в отношении указанной части товаров 30-го класса МКТУ либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак в отношении соответствующей части товаров.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела письмом в адрес ответчика (т. 1, л.д. 72-74), в котором изложено предложение о добровольном отказе ответчика от исключительного права на спорный товарный знак в отношении части товаров 30-го класса МКТУ, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 02.04.2018), что следует из почтовой квитанции и описи вложения заказного письма (т. 1, л.д. 136 - 137), и тридцатидневный срок на подачу настоящего искового заявления.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом в материалы дела представлены копии следующих документов: деклараций Евразийского экономического союза от 30.06.2017 N RU Д-RU.PA01.B.57845 (т. 1, л.д. 83-85), от 23.01.2017 N RU Д-RU.PA01.B.47109 (т. 1, л.д. 87), от 31.01.2017 N RU Д-RU.PA01.B.47522 (т. 1, л.д. 88), от 14.04.2017 N RU Д-RU.PA01.B.51854 (т. 1, л.д. 89); деклараций Таможенного союза от 08.07.2016 N RU Д-RU.PA01.B.35850 (т. 1, л.д. 85), от 19.12.2016 N RU Д-RU.PA01.B.45414 (т. 1, л.д. 86), от 30.05.2018 N RU Д-RU.PA01.B.54999 (т. 1, л.д. 90); договора поставки от 15.06.2015 N 07/2015-ФМ, заключенного между истцом по настоящему делу (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "Крайс-Торг" (покупатель) (т. 1, л.д. 91-93), и счетов-фактур к нему от 02.08.2017 N 161 (т. 1, л.д. 95-96), от 14.06.2017 N 110 (т. 1, л.д. 97-98) от 11.08.2017 N 167 (т. 1, л.д. 99-100), из которых следует, что поставщиком в целях исполнения договора поставки осуществлялась поставка товара (мороженого) по цене, количеству и в ассортименте согласно товарным накладным; договора поставки от 03.09.2015 N 08/2015-ФМ, заключенного между истцом по настоящему делу (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Федоровым Андреем Валерьевичем (покупатель) (т. 1, л.д. 101-103), и счета-фактуры к нему от 30.09.2017 N 211 (т. 1, л.д. 105-106), из которых следует, что поставщиком была осуществлена поставка товара (мороженого) в количестве и ассортименте согласно товарной накладной; договора поставки от 01.08.2016 N 242/2016-ФМ, заключенного между истцом (поставщик) по настоящему делу и обществом с ограниченной ответственностью "Умка" (покупатель) (т. 1, л.д. 107-109), и счетов-фактур к нему от 07.07.2017 N 143 (т. 1, л.д. 110-113), от 30.07.2017 N 156 (т. 1, л.д. 114-116), из которых следует, что поставщик согласно условиям договора поставил покупателю товар (мороженое) в количестве и ассортименте согласно товарным накладным; договора поставки от 22.10.2015 N 128/2015-ФМ, заключенного между истцом по настоящему делу (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Сусловой Еленой Федоровной (покупатель) (т. 1, л.д. 117-119), и счета-фактуры от 30.09.2017 N 212 (т. 1, л.д. 120-121), подтверждающих поставку покупателю согласованного сторонами товара - мороженого; договора поставки от 01.04.2015 N 01-01/2015-ТК, заключенного между истцом по настоящему делу (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "Славица" (т. 1, л.д. 122-125), и платежных поручений к нему от 06.06.2017 N 658 на сумму 1 100 000 руб. (т. 1, л.д. 126), от 07.06.2017 N 664 (т. 1, л.д. 127), от 13.06.2017 N 684 на сумму 1 320 000 руб. (т. 1, л.д. 128), от 01.08.2017 N 959 на сумму 1 300 000 руб. (т. 1, л.д. 129), от 02.08.2017 N 967 на сумму 1 240 000 руб. (т. 1, л.д. 130), от 03.08.2017 N 981 на сумму 1 500 000 руб. (т. 1, л.д. 131), от 04.08.2017 N 986 на сумму 1 000 000 руб. (т. 1, л.д. 132), от 25.09.2017 N 1255 на сумму 978 000 руб. (т. 1, л.д. 133).

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, приходит к выводу о том, что истец осуществляет деятельность по изготовлению и реализации такой мороженого.

Кроме того, истцом осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлена заявка на предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом "ТУРГАЙ" N 2017738399 от 18.09.2017 (т. 1, л.д. 81), а также уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 27.04.2018, в соответствии с которым в результате проведения экспертизы заявленного обозначения выявлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 529197 с датой приоритета 18.10.2012, зарегистрированный за предприятием, в связи с чем заявленное обозначение "ТУРГАЙ" в качестве товарного знака зарегистрировано быть не может.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (п. 7.2.1 Руководства).

Продукция "пищевой лед" и "мороженое" относятся к одной родовой группе (продовольственные товары) и к одной видовой категории, изготавливаются из схожих материалов.

Таким образом, товары, которые истец производит, реализует и намерен реализовывать под обозначением "ТУРГАЙ", являются однородными для таких товаров, указанных в регистрации 30-го класса МКТУ, как "мороженое, пищевой лед", поскольку относятся к одним видовым категориям, а соответственно имеют один круг потребителей, условия и места реализации, в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 7.2.3 Руководства).

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении спорной части товаров 30-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

С учетом изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529197 в отношении части товаров 30-го класса МКТУ ("мороженое, пищевой лед"), для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (02.04.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 02.04.2015 по 01.04.2018 включительно.

Ответчиком не были представлены доказательства использования спорного товарного знака, равно как и доказательства того, что имелись объективные препятствия к такому использованию.

Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. В предварительные судебные заседания представители ответчика также не являлись. Из отзыва ответчика, имеющегося в материалах дела, также не следует, что ответчик использует спорный товарный знак в своей предпринимательской деятельности; заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчиком не оспаривается.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, в связи с чем правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении части товаров 30-го класса МКТУ: "мороженое, пищевой лед", указанных в перечне регистрации.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 529197 в отношении части товаров 30-го класса "лед пищевой; мороженое" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Республиканское агентство регулирования продовольственного рынка "Башагропродукт" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

А.А. Снегур