Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2018 г. по делу N СИП-501/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал использование им спорного товарного знака в отношении конкретных услуг в трехлетний период, предшествовавший обращению к нему лица, заинтересованность которого в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака доказана

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2018 г. по делу N СИП-501/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 26 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Бакулина Евгения Викторовича (Московская обл., ОГРНИП 310503012000026) к обществу с ограниченной ответственностью "СИМВОЛ" (пер. Гаражный, д. 4, г. Хабаровск, 680014, ОГРН 1162724060388) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287534 вследствие его неиспользования,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "СИМВОЛ" - Яньшин В.В. (по доверенности от 30.08.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Бакулин Евгений Викторович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СИМВОЛ" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 287534 в отношении услуг "продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]" 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Определением от 13.08.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования оспорил по доводам, изложенным в отзыве, настаивал на использовании обществом спорного товарного знака.

Предприниматель и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явки своих представителей в суд не обеспечили, ходатайствовали о проведении судебного заседания в их отсутствие.

Данные обстоятельства в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют разрешению спора по существу в отсутствие представителей истца и третьего лица.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 287534 (дата регистрации - 25.04.2005, дата приоритета - 16.06.2004, срок действия регистрации - до 16.06.2024) был зарегистрирован на имя Замроцкой Юлии Александровны (Хабаровский край). Товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении услуг "продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]" 35-го класса МКТУ.

Исключительное право на указанный товарный знак перешло к обществу в результате регистрации Роспатентом 24.10.2016 за номером РД0208830 договора о его отчуждении.

Предприниматель, полагая, что общество не использует спорный товарный знак в отношении вышеперечисленных услуг, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителя ответчика, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Предпринимателем соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления в адрес правообладателя - общества 03.05.2018. Названное предложение предпринимателя содержало просьбу о предоставлении обществом письма-согласия на регистрацию товарного знака предпринимателя по заявке N 2014716620 либо заключения возмездного договора на отчуждение исключительного права на спорный товарный знак общества.

Общество не отрицает получение указанного предложения предпринимателя. Однако, как следует из дополнения к отзыву ответчика на иск, общество посчитало обращение предпринимателя с соответствующим предложением ошибочным ввиду наличия в открытых источниках информации о том, что первоначальный заявитель по заявке N 2014716620 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "Стройка.РУ", указанной в предложении заинтересованного лица (предпринимателя), - общество с ограниченной ответственностью "Стройка.ру" (ОГРН 1105476060623) признано недействующим и в настоящее время исключено из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), а предприниматель являлся заявителем по иной заявке (N 2016745622) на регистрацию обозначения "Stroyka.ru".

Как пояснил представитель общества в судебном заседании, ответчик усматривает в действиях предпринимателя, связанных с направлением обществу указанного неправомерного, по мнению ответчика, предложения заинтересованного лица и обращением в суд с настоящим иском, признаки противоправного поведения (преступления). С учетом приведенных обстоятельств общество полагает, что предприниматель не исполнил требования статьи 1486 ГК РФ о досудебном порядке урегулирования спора, что исключает основания для рассмотрения соответствующего иска судом.

Также представитель ответчика пояснил, что с учетом выявленных им вышеприведенных обстоятельств, общество считает недопустимым взаимодействие с предпринимателем по спорному вопросу.

Суд, оценив приведенные доводы ответчика, пришел к выводу об их ошибочности в силу следующего.

Действительно из сведений уполномоченного органа - Роспатента, обнародованных на сайте http://www1.fips.ru, отвечающих критериям публично достоверной информации, усматривается, что первоначальным заявителем по указанной в предложении заинтересованного лица заявке N 2014716620 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "Стройка.РУ" являлось общество с ограниченной ответственностью "Стройка.ру" (г. Новосибирск). Однако на момент обращения предпринимателя к обществу с предложением заинтересованного лица (03.05.2018) права по заявке были переданы упомянутым обществом "Стройка.ру", что подтверждается сведениями Роспатента, размещенными на указанном онлайн-сервисе (http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTMAP&DocNumber=20147166 20&TypeFile=html&Delo=1) и отраженным в опубликованном в информационно-правовой системе "Консультатн+" заключении коллегии палаты по патентным спорам от 07.11.2017 по результатам рассмотрения возражения предпринимателя на отказ в регистрации товарного знака по указанной заявке.

Более того, по мнению коллегии судей, сомнения общества в заинтересованности лица, обратившегося к правообладателю с предложением в порядке статьи 1486 ГК РФ, не препятствовало ему запросить у такого лица дополнительные сведения для принятия конструктивного решения на предложение о выдаче письма-согласия либо отчуждении исключительного права на товарный знак.

Кроме того, суд обращает внимание ответчика на то, что обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").

Таким образом, цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем без привлечения суда или иных посредников для такого разрешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу N СИП-581/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2017 N 300-ЭС18-10023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации).

По мнению коллегии судей, у ответчика с учетом времени производства по данному делу и при условии наличия соответствующего намерения имелось достаточно времени для переговоров и урегулирования спора с истцом с учетом доводов и доказательств последнего, представленных в материалы дела в обоснование заинтересованности предпринимателя в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Вместе с тем в судебном заседании 22.11.2018 представитель ответчика фактически высказался об отсутствии у его доверителя намерения урегулировать спор с истцом, в том числе путем предоставления письма-согласия на регистрацию товарного знака предпринимателя, которому Роспатентом противопоставлен спорный товарный знак ответчика.

Принимая во внимание цель досудебного порядка урегулирования спора, установленного статьей 1486 ГК РФ, достаточное количество времени для реализации права на внесудебное урегулирование настоящего спора, учитывая отсутствие реальных намерений истца и ответчика разрешить настоящий спор мирным путем, а также отсутствие возражений со стороны ответчика в части соблюдения срока на обращение в суд с настоящим исковым заявлением, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что спор может быть рассмотрен по существу.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Таким образом, заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование заявленных требований предприниматель указал, что он является администратором доменов "stroyka.ru" и "стройка.рф" посредством которых фактически осуществляет и планирует осуществлять в будущем деятельность, связанную с реализацией товаров и услуг в том числе третьих лиц. В подтверждение этого представлены справки регистраторов указанных доменных имен и распечатка с сайта "stroyka.ru".

Также предприниматель ссылается в обоснование своей заинтересованности на вышеупомянутые заявки N 2014716620 и 2016745622 на регистрацию товарных знаков со словесными обозначениями "Стройка.RU" и "Stroyka.ru" в отношении услуг тождественных и/или однородных услугам 35-го класса, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак общества. Указанным заявкам предпринимателя Роспатентом был противопоставлен спорный товарный знак общества.

Приведенные выше сведения подтверждают тот факт, что истец фактически осуществляет деятельность либо подготовительные действия, связанные с оказанием услуг в области продвижения и реализации товаров и услуг в области строительства и благоустройства, относящихся к услугам 35-го класса МКТУ и однородных услугам того же класса, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика, а также осуществляет подготовку к использованию обозначений "Стройка.RU" и "Stroyka.ru".

Сопоставив указанные обозначения истца с товарным знаком ответчика в соответствии с положениями пунктов 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и с учетом правил транслитерации, коллегия судей пришла к выводу об их очевидной высокой степени сходства по фонетическому и семантическому критериям и несущественных различиях по графическому критерию, не влияющих на вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Проанализировав в соответствии с пунктом 45 Правил N 482 декларируемую истцом как фактически осуществляемую предпринимателем деятельность интернет-магазина, а также заявленные на регистрацию товарные знаки истца со сходными с ними до степени смешения противопоставленный товарный знак ответчика на предмет однородности услуг, в отношении которых последний зарегистрирован, суд пришел к выводу об их идентичности и однородности.

Так, судом при установлении однородности принято во внимание что к заявленным истцом услугам 35-го класса МКТУ относятся услуги, оказываемые лицами, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг. Данный класс включает в себя рекламу; менеджмент в сфере бизнеса; административную деятельность в сфере бизнеса; оказание маркетинговых и консультативных услуг в сфере бизнеса. Указанная деятельность по оказанию услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, направлена на оказание содействия другим (третьим) лицам таких услуг в продвижении их товаров/услуг (коммерческой деятельности).

При этом судом при оценке сравниваемых обозначений истца и ответчика и однородности услуг, для индивидуализации которых они применяются (могут применяться), также учтено, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные и наоборот.

Кроме того, судом принято во внимание, что сходство сравниваемых обозначений и однородность соответствующих услуг установлены также и Роспатентом в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 21.10.2017, а также в вышеупомянутом заключении палаты по патентным спорам от 07.11.2017.

Однородность деятельности (услуг) предпринимателя с услугами, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, обществом не оспаривается - доводы об обратном не приводятся. Изложенная же в дополнении к отзыву аргументация ответчика о необходимости оценки судом выводов Роспатента о сходстве до степени смешения обозначения истца с товарным знаком ответчика, приведенных в уведомлениях и заключениях уполномоченного органа, судом отклоняется, как выходящая за пределы настоящего спора. Оценка соответствующим выводам Роспатента, обличенным в форму уведомлений и решений, может быть дана лишь в рамках самостоятельного судебного процесса по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Из системного толкования статьей 1484 и 1486 ГК РФ усматривается обязанность правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Указанное подтверждается позицией президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 38 Обзора также разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из даты направления предпринимателем предложения заинтересованного лица (03.05.2018) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 03.05.2015 по 02.05.2018 включительно.

Вопреки мнению представителя ответчика, смена правообладателя товарного знака, имевшая место в указанный период времени не влияет на исковой период.

В подтверждение довода об использовании товарного знака, общество ссылается на представленные в материалы дела фотоизображения вывесок и фасадов магазинов под спорным товарным знаком (представлены в виде распечаток на бумажном носителе и в электронном виде); рекламные видеоролики (представлены в электронном виде); скриншот страниц сайта http://setstroyka.ru; договоры аренды, заключенные в качестве арендатора прежним правообладателем спорного товарного знака - Замроцкой Ю.А., от 01.12.2015 N У 04/12/15, от 01.11.2015 N ЛЗ 05/11/15, от 02.11.2015 N Км 02/11/15; заключенные в качестве заказчика прежним правообладателем спорного товарного знака - Замроцкой Ю.А. договоры на изготовление видеопродукции от 10.01.2015 N 2_01_2015, от 30.10.2016 N 3_10_2016; договор от 01.12.2017 на оказание информационных услуг; акты от 15.01.2015 N 11, от 06.09.2017 N 11, от 06.06.2018 N 15; письмо б/д б/н о подтверждении согласия общества на использование предпринимателем Перминовой А.В. спорного товарного знака с входящей отметкой о получении 07.11.2016; справки регистратора доменных имен "stroika.pro" и "setstroika.ru"; выписка из ЕГРЮЛ от 20.11.2018 на общество с ограниченной ответственностью "Анкор-Амур" в подтверждение его правопреемства в отношении общества с ограниченной ответственностью "Стройка ДВ"; свидетельства о государственной регистрации права собственности Замроцкой Ю.А. на нежилые помещения в городах Хабаровск и Владивосток.

Непосредственно исследовав в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные доказательства, в том числе представленные на флэш-носителе фотоизображения и видеоролики, коллегия судей пришла к выводу о недоказанности декларируемого ответчиком использования спорного товарного знака в отношении указанных истцом услуг, для которых такой знак зарегистрирован, ввиду следующего.

Фотографии (фотоизображения) вывесок, фасадов и помещений магазинов и скриншот страниц интернет-магазина на сайте setstroika.ru содержат спорный товарный знак, однако либо выходят за пределы периода доказывания использования спорного товарного знака, либо не позволяют соотнести их с таким периодом (не позволяют определить период времени, к которому имеет отношение информация, содержащаяся в таких распечатках).

Представитель ответчика в судебном заседании не отрицал, что фотографии созданы после обращения истца в суд.

Более того, информация, содержащаяся на фотоизображениях и скриншоте не позволяет сделать вывод, что товарный знак используется ответчиком при оказании третьим лицам услуг 35-го класса, для которых спорный товарный знак зарегистрирован, поскольку указанные документы не позволяют прийти к выводу о том, что представленные изображения фиксируют факт оказания третьим лицам услуг по продвижению их товаров или их снабжению (снабженческие услуги) либо предложение (реклама, оферта) таких услуг.

К аналогичному выводу суд пришел и в отношении рекламных видеороликов, содержащих изображение спорного товарного знака. Более того, сам факт существования представленных в суд видеороликов в отсутствие доказательств доведения их до потребителей соответствующих услуг (товаров) не позволяют констатировать использование товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Перечисленные выше договоры аренды, представленные ответчиком, сами по себе также не подтверждают использование правообладателем спорного товарного знака в отношении соответствующих услуг 35-го класса МКТУ.

Так, указанные договоры с третьими лицами, в которых упоминается спорный знак, подтверждают лишь факт арендных правоотношений предыдущего правообладателя - Замроцкой Ю.А. как владельца нежилых помещений с третьими лицами, то есть связанных с предоставлением торгового объекта, который использовался в дальнейшем иным лицом (арендатором) для осуществления розничной торговли товарами ассортимента торговой сети "Стройка" под брендом спорного товарного знака.

Осуществление правообладателем деятельности, связанной с предоставлением помещений в аренду и направленной на обеспечение и функционирование деятельности групп предприятий торговли, обеспечение арендаторов ресурсами, необходимыми для осуществления ими торговых услуг не могут свидетельствовать об оказании услуг по продвижению товаров для третьих лиц, а также снабженческих услуг для третьих лиц.

Аналогичная позиция также нашла свое отражение в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

Включение в договоры аренды подпункта 2.1.1, согласно которому арендодатель (правообладатель товарного знака) обязуется осуществлять рекламную поддержку осуществляемой арендатором деятельности под брендом сети магазинов "Стройка", путем размещения рекламных материалов на вывесках, банерах, публикации аудио и видеорекламы в средствах массовой информации с указанием адреса магазина и/или логотипа торгового знака "Стройка", а также подпункта 2.2.2, согласно которому арендатор обязуется осуществлять торговлю товарами приобретенными только у зарегистрированных поставщиков сети магазина "Стройка", не влияет на вывод суда о том, что указанные договоры, относящиеся к исковому периоду и содержащие указание на спорный товарный знак, тем не менее не доказывают использование товарного знака в порядке части 2 статьи 1484 ГК РФ в силу следующего.

Как указывает сам ответчик в дополнении к отзыву (абзац седьмой страницы 4), Дрюков В.В. является супругом Замроцкой Ю.А. (часть 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), то есть афиллированным лицом, как следствие такая ссылка на спорный товарный знак в договоре аренды правообладателя со своим супругом, не позволяет в отсутствие аналогичных договоров с иными третьими лицами говорить о реальном значимом (неформальном) использовании средства индивидуализации товаров и услуг и его доведении до потребителей таких услуг (товаров).

При этом суд исходит из того, что сам по себе факт заключения возмездных договоров между аффилированными лицами не противоречит закону и не лишает указанные договоры доказательственного значения. Однако с учетом выявленного факта использования товарного знака внутри узкоограниченной семейными отношениями группы хозяйствующих субъектов, такое использование посредством упоминания товарного знака в тексте трех договоров, заключенных в течение короткого (относительно трехлетнего срока доказывания) периода времени (ноябрь, декабрь месяцы 2015 года), носит символический характер.

Так, согласно нормам статьи 1484 ГК РФ под использованием товарного знака следует понимать введение товаров (услуг), маркированных этим товарным знаком либо с использованием соответствующего знака обслуживания, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, то есть доведение таких товаров (услуг) до конкретных потребителей, правообладателем или лицами, действующими с его согласия или под контролем.

По смыслу пункта 2 указанной статьи основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Данная индивидуализация, в свою очередь, преследует цель создания или сохранения рынка сбыта для таких товаров или услуг. Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции. Однако, сам по себе небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о том, что единственной целью правообладателя являлось сохранение права на товарный знак. Такой вывод может быть сделан только при наличии совокупности доказательств, свидетельствующих о создании правообладателем видимости введения товаров в гражданский оборот.

Как указано Всемирной организацией интеллектуальной собственности в пунктах 9.86 и 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность, использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу N СИП-185/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2017 N 300-ЭС17-4136 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Сопоставление адресов арендуемых помещений с фотоизображениями таких помещений, вопреки мнению представителя ответчика, озвученному в ходе судебного заседания, не опровергают приведенного выше вывода суда, поскольку, как указывалось выше, такие фотографии не согласуются с исковым периодом, как следствие, являются неотносимыми доказательствами (часть 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Более того, из пункта 2.1.1 указанных договоров аренды усматривается обязанность правообладателя оказывать своему контрагенту рекламные услуги, которые хотя, очевидно, и являются однородными услугам по продвижению товаров, но представляют собой самостоятельную рубрику 35-го класса МКТУ, в отношении которой спорному товарному знаку правовая охрана не предоставлена и истцом требования не заявлялись.

В соответствии с пунктом 41 Обзора для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается при доказывании ответчиком использования товарного знака. Иными словами, по общему правилу, ответчик обязан доказать использование товарного знака в отношении тех товаров и услуг, которые указаны в регистрации, а не однородных им.

Исключение из указанного правила возможна для товарных знаков, обладающих широкой известностью. Однако соответствующих доводов и доказательств ответчиком не приводилось, не представлялось.

Отсутствие доказательств реального исполнения в исковой период правообладателем или под его контролем соответствующего обязательства перед третьим лицом (лицами) не позволяют сопоставить такие предусмотренные договорами рекламные услуги на предмет их возможного совпадения, пересечения с услугами, в отношении которых спорному товарному знаку предоставлена охрана.

Предусмотренная же пунктом 2.2.2 названных договоров обязанность арендатора осуществлять торговлю товарами, приобретенными исключительно у зарегистрированных поставщиков сети магазинов "Стройка", вопреки мнению ответчика, не может быть истолкована судом (статья 431 ГК РФ) как подтверждение использования правообладателем спорного товарного знака при оказании услуг снабжения третьих лиц, поскольку не подтверждает сам факт оказания таких услуг и не может быть воспринято как обязательство арендодателя осуществлять снабжение арендатора.

Относительно иных доказательств, представленных ответчиком, в том числе договоров на информационное обслуживание и на изготовление видеороликов, в которых правообладатель спорного товарного знака выступал в качестве заказчика работ (услуг), суд пришел к аналогичным выводам об отсутствии у них доказательственного значения.

Так, доказывая использование товарного знака для индивидуализации услуг, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, правообладатель должен представить документальные сведения о введении этих услуг в гражданский оборот.

Вместе с тем из договоров не следует, что лицо, с которым были заключены такие договоры, оказывает услуги по продвижению товаров третьим лицам, а также по снабжению третьих лиц.

Таким образом, в отсутствие иных относимых и достаточных доказательств, подтверждающих факт осуществления правообладателями с использованием товарного знака в спорный период времени деятельности, относящейся к названным услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, судебная коллегия пришла к выводу о том, что представленные ответчиком доказательства в их совокупности не являются относимыми и достаточными для сохранения правовой охраны спорного товарного знака.

Судом ответчику в определении о назначении дела к судебному разбирательству и непосредственно в судебном заседании предлагалось представить такие доказательства использования товарного знака.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При данных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что ответчик не доказал использование спорного товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ в трехлетний период, предшествовавший обращению к нему лица, заинтересованность которого в досрочном прекращении товарного знака была признан судом доказанной.

Озвученный представителем ответчика в ходе судебного заседания довод о злокозненности действий предпринимателя (шикане), обусловленный мнением ответчика о криминальном характере притязаний истца к ответчику и принципиальной невозможности доказать использование спорного товарного знака в прошедший период времени, при том, что товарный знак активно используется и приобрел определенную известность в сфере торговли строительными материалами, носит умозрительный характер.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Утверждая, что целью истца является недобросовестное извлечение экономических преимуществ, общество ссылается на определенную степень узнаваемости (репутацию) товарного знака ответчика.

Между тем установление степени узнаваемости товарных знаков среди потребителей не может осуществляться судом исходя из субъективного восприятия, основанного на своем жизненном и профессиональном опыте, а должно основываться на объеме доказательств, достаточном для такого вывода.

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Ответчик, уклоняясь от представления необходимых и достаточных доказательств в подтверждение своей правовой позиции, тем самым принимает на себя в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации риск соответствующего процессуального поведения.

Как следствие, Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Бакулина Евгения Викторовича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287534 в отношении услуг "продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]" 35-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СИМВОЛ" (пер. Гаражный, д. 4, г. Хабаровск, 680014, ОГРН 1162724060388) в пользу индивидуального предпринимателя Бакулина Евгения Викторовича (Московская обл., ОГРН 310503012000026) 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

Н.Л. Рассомагина