Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2018 г. по делу N СИП-334/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части товаров, поскольку ответчик не представил доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака в значимый период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2018 г. по делу N СИП-334/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Силаева Р.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лавровой Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края (судебное поручение исполняет судья Куликовская Е.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия помощником судьи Никитиной С.А.), исковое заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084)

к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРЕСТИЖ" (ул. 78 Добровольческой бригады, д. 12, г. Красноярск, 660077, ОГРН 1022401793270) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427 в отношении услуг 35-го класса услуг Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание в Суд по интеллектуальным правам явился представитель индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. Башинуридзе Г.Л. (по доверенности от 13.08.2018).

В судебное заседание в Арбитражный суд Красноярского края явился представитель общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРЕСТИЖ" Черкасова Н.В. (по доверенности от 24.09.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРЕСТИЖ" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований предприниматель указывает на то, что ему принадлежит комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820, включающий в себя слово "КОМАНДОР" и зарегистрированный в отношении услуг 41 и 42-го классов МКТУ.

Поскольку, по мнению предпринимателя, спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 309427 и принадлежащий предпринимателю товарный знак зарегистрированы частично в отношении однородных услуг, обществом спорный товарный знак не используется, предприниматель просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака, ссылаясь также на возможность "размытия" собственного товарного знака.

Также от предпринимателя поступили возражения на отзыв общества от 24.08.2018 и от 12.12.2018, пояснения от 14.11.2018, в которых раскрывается его правовая позиция.

В указанных дополнениях предприниматель ссылается на то, что, вопреки доводам общества, опасность "размытия" принадлежащего ему товарного знака ввиду наличия неиспользуемого ответчиком спорного товарного знака является достаточным основанием для признания его заинтересованным лицом. При этом предприниматель отмечает, что принадлежащий ему товарный знак используется лицензиатом Кондаковой Надеждой Яковлевной на основании лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 15.12.2017 под номером РД0239497.

От общества в материалы дела поступили отзыв и дополнительные пояснения к нему от 23.10.2018 и от 14.12.2018, в которых оно, ссылаясь на использование спорных товарных знаков, просит оставить заявленный иск без удовлетворения.

В частности, общество указывает на то, что товарные знаки используются для индивидуализации деятельности, в отношении которой зарегистрирован спорный товарный знак.

Также общество ссылается на то, что из представленных предпринимателем документов не усматривается, что он заинтересован в использовании обозначения для индивидуализации услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Общество указывает на то, что спорный товарный знак используется под его контролем иными лицами, ссылаясь при этом на лицензионный договор от 01.01.2016 N КХ-СПр/Ком-1-16, в соответствии с которым обществу с ограниченной ответственностью "Командор-Холдинг" (далее - общество "Командор-Холдинг") предоставлено право использования товарного знака, а также право на заключение сублицензионных договоров. Как указывает ответчик, между обществом "Командор-Холдинг" и обществом с ограниченной ответственностью "ТС Командор" заключен сублицензионный договор от 01.01.2016 N КХ-Э/Ком-2-16, в соответствии с которым последнее осуществляет использование товарного знака. Таким образом, общество полагает, что им осуществляется использование товарного знака путем заключения лицензионных договоров, при этом тот факт, что указанные договоры не зарегистрированы должным образом, по мнению общества, не имеет правового значения.

Также общество указывает на то, что группа компаний "Командор" существует на рынке 19 лет, информация о деятельности группы компаний содержится в открытых источниках в сети Интернет.

Общество связывает предъявление предпринимателем настоящего иска со злоупотреблением правом, поскольку фактически он, как полагает общество, не имеет коммерческого интереса в использовании принадлежащего ему товарного знака и стремится лишь получить выгоду от досрочного прекращения товарного знака, принадлежащего обществу.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель предпринимателя настаивал на удовлетворении иска в полном объеме.

Представитель общества просил отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему.

В судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного заседания с целью ознакомления с материалами дела и представления дополнительных доказательств использования спорного товарного знака; на вопросы суда пояснил, что ранее представитель не мог ознакомиться с материалами дела, поскольку представлять интересы ответчика ему было поручено недавно.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Из смысла указанной нормы следует, что отложение судебного разбирательства по ходатайству лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является правом, а не обязанностью суда, реализуемым исходя из конкретных обстоятельств.

Судебная коллегия приходит к выводу, что изложенные в устной форме представителем общества мотивы для отложения судебного заседания не являются уважительными, поскольку ответчику было предоставлено достаточное количество времени как для ознакомления с материалами дела, так и для формирования правовой позиции и доказательственной базы; отзывы в деле имеются. При этом определениями суда рассмотрение дела неоднократно откладывалось с указанием на распределение бремени доказывания и исходя из необходимости предоставления ответчику времени для представления соответствующих доказательств (определения Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2018, от 17.10.2018, от 14.11.2018). При этом судебная коллегия отмечает, что судебные заседания 28.08.2018 и 13.11.2018 (определения от 29.08.2018 и от 14.11.2018) откладывались по ходатайствам ответчика об отложении, мотивированным необходимостью предоставления дополнительных доказательств. Судебное заседание 16.10.2018 было отложено в связи с неявкой представителей истца и ответчика (определение от 17.10.2018). Судебное заседание на 14.12.2018 было назначено с использованием систем видеоконференц-связи по ходатайству ответчика.

Кроме того, как усматривается из доверенности на имя представителя Черкасовой Н.В., дата ее выдачи - 24.09.2018, что свидетельствует о том, что у представителя, вопреки его доводам, имелось достаточно времени (два с половиной месяца) для совершения всех необходимых процессуальных действий.

Каких-либо иных, конкретизированных или документально подтвержденных мотивов для очередного отложения судебного заседания обществом не приведено. Судом, в свою очередь, были созданы все условия для обеспечения права ответчика на судебную защиту.

Таким образом, причина, с которой представитель общества связывает невозможность рассмотрения судом заявления, субъективна, неконкретна и могла быть устранена им до даты судебного заседания; ходатайство расценивается судом как направленное на затягивание рассмотрения дела.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания суда первой инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направил, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения искового заявления в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427, зарегистрированного 27.06.2006 с приоритетом 31.12.2004, в том числе в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ: "продажа аукционная; продвижение вышеуказанных товаров 28 и 29 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 28 и 29 классов и услуги предприятиям]; управление гостиничными делами". Словесный элемент "Красноярск" в указанном товарном знаке является неохраняемым.

Предприниматель, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении всех услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, 15.03.2018 направил в адрес общества письмо с предложением о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, предприниматель по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением (т. 1, л.д. 33-35), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 16.03.2018, что следует из почтовых квитанций) и тридцатидневный срок на подачу настоящего искового заявления по данному делу.

Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Таким образом, заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Заинтересованность может состоять в устранении "размытия" товарного знака истца в результате существования сходных до степени смешения товарных знаков иных правообладателей. По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предприниматель сослался на наличие у него исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820, зарегистрированный 28.04.2003 с приоритетом 05.11.2001 в отношении услуг 41 "организация досуга; организация развлечений; организация лотерей; организация конкурсов, выставок, симпозиумов" и 42-го "реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны; программирование; создание новых видов товаров; использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности; юридические услуги" классов МКТУ (т. 1, л.д. 38-39).

Кроме того, в материалах дела имеются актуальные сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении названного товарного знака, в соответствии с которыми право использования данного товарного знака также принадлежит Кондаковой Н.Я. на основании договора неисключительной лицензии, зарегистрированного 15.12.2017 под номером РД0239497.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 этих же Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и / или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и / или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарных знаков (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков обычным потребителем соответствующих товаров или услуг (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Вероятность смешения зависит от степени сходства товарных знаков и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Проанализировав противопоставленные товарные знаки, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Комбинированный товарный знак включает в себя словесные элементы "КОМАНДОР красноярск", расположенные один под другим, и изобразительный элемент, расположенный над словесными элементами. Слово "красноярск" в указанном товарном знаке является неохраняемым элементом, при этом оно расположено под словом "КОМАНДОР" и выполнено шрифтом, в несколько раз меньшим по размеру относительно размера шрифта, которым выполнено слово "КОМАНДОР". Словесный элемент "КОМАНДОР" выполнен заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом бирюзового цвета, оригинальность которого выражается в отсутствии части нижнего элемента буквы "А" (при этом, слово "КОМАНДОР" прочитывается ясно и безальтернативно). Изобразительный элемент представляет собой логотип, отдаленно напоминающий стилизованный развевающийся флаг бирюзового цвета на белом фоне с двумя полосами белого цвета, который обрамлен в рамку бирюзового цвета в форме овала.

Учитывая, что словесный элемент "КОМАНДОР" выполнен заглавными буквами и акцентирует на себе внимание за счет оригинального шрифта, и поскольку значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей (пункт 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство)), судебная коллегия приходит к выводу, что "сильным" элементом в спорном товарном знаке является словесный элемент "КОМАНДОР".

Товарный знак состоит из словесного элемента "КОМАНДОР", выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с применением графического эффекта "выпуклая линза", представляющего собой постепенное дугообразное увеличение размера словесного элемента от начала элемента к середине и последующее уменьшение размера (высоты) элемента от середины слова к окончанию. Сильным и единственным элементом указанного товарного знака также с очевидностью является слово "КОМАНДОР".

Таким образом, в противопоставляемых товарных знаках присутствуют одинаковые полностью совпадающие по фонетическому и семантическому критериям словесные элементы "КОМАНДОР", являющиеся единственным словесным элементом товарного знака, право на который принадлежит предпринимателю, и единственным охраняемым словесным элементом оспариваемого товарного знака.

Поскольку судом установлена высокая степень сходства противопоставляемых товарных знаков по фонетическому и семантическому критериям, судебная коллегия полагает, что их низкое сходство по визуальному критерию за счет наличия в спорном товарном знаке изобразительного элемента и выполнения словесного элемента "Командор" в бирюзовом цвете и оригинальным шрифтом не может существенным образом свидетельствовать об отсутствии сходства противопоставляемых товарных знаков.

При этом судебная коллегия учитывает также, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В данном случае также основную индивидуализирующую функцию в обоих товарных знаках выполняют словесные элементы, имеющие, как установлено выше, высокую степень сходства, что обуславливает сходство противопоставляемых товарных знаков.

Как отмечено выше, при установлении вероятности смешения обозначений учитывается также степень однородности товаров. Кроме того, вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень сходства, может зависеть и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости какого-либо из товарных знаков.

Как следует из пункта 45 Правил, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, назначение, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности услуг делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 7.2.1 Руководства.

Признаки однородности товаров (услуг) подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров (услуг); назначение. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров (услуг) однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

В соответствии с пунктом 7.2.1.1 Руководства при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности.

Вывод об однородности услуг делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При этом однородность осуществляемых истцом услуг услугам, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, учитывается в том числе для целей статьи 1486 ГК РФ при установлении статуса заинтересованности лица, подавшего иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Судебная коллегия полагает, что часть услуг 35-го класса МКТУ ("продажа аукционная; продвижение вышеуказанных товаров 28 и 29 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 28 и 29 классов и услуги предприятиям]"), для которых зарегистрирован спорный товарный знак, является однородной части услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, исключительное право на который принадлежит предпринимателю.

Так, услуга 35-го класса МКТУ "продажа аукционная" однородна услугам 41-го "организация лотерей; организация конкурсов" и 42-го "реализация товаров" классов МКТУ; услуги 35-го класса МКТУ "продвижение вышеуказанных товаров 28 и 29 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 28 и 29 классов и услуги предприятиям]" также очевидно однородны услугам 42-го класса МКТУ "реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы".

Назначением услуги "продажа аукционная" является публичная продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, осуществляемая в соответствии с принципом состязательности между потенциальными покупателями; в процессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все лица, изъявившие желание участвовать в аукционе. Таким образом, учитывая состязательный характер проведения аукционной продажи, указанная услуга однородна услугам по организации лотерей и конкурсов, а также услугам по реализации товаров.

Услуги "продвижение вышеуказанных товаров 28 и 29 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 28 и 29 классов и услуги предприятиям]" однородны услугам, связанным с реализацией товаров, обеспечением пищевыми продуктами и напитками, а также с услугами баз, поскольку они имеют сходную направленность "предложение продукции покупателям" и цель "доведение товара до потребителя".

В связи с изложенным суд приходит к выводу, что сравниваемые услуги направлены на продвижение и реализацию товаров, в том числе продуктовых, то есть выполняют одни и те же функции. Более того, по причине единой природы и назначения этих услуг они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сведений о наличии иных обстоятельств, способных повлиять на увеличение или уменьшение вероятности смешения противопоставляемых товарных знаков, сторонами в материалы дела не предоставлено.

На основании изложенного и учитывая, что вопрос о сходстве противопоставленных обозначений до степени смешения является вопросом факта, Судом по интеллектуальным правам установлено сходство до степени смешения противопоставленных товарных знаков, содержащих словесные элементы "КОМАНДОР", обусловленное фонетическим и семантическим тождеством их охраняемых сильных словесных элементов, а также очевидной однородностью части услуг, для которых противопоставленные товарные знаки зарегистрированы.

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, приходит к выводу о том, что предпринимателем доказана заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака, поскольку заинтересованность может состоять также и в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к "размытию" товарных знаков истца.

При этом к такому "размытию" в глазах потребителя может привести и совместное сосуществование сходных товарных знаков, поскольку правообладатель каждого из них вправе использовать принадлежащий ему товарный знак самостоятельно, независимо от прав другого лица. В результате потребитель может утратить возможность индивидуализировать конкретный товар (с нанесенным на него конкретным обозначением) с конкретным правообладателем.

Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2009 N 10519/09 отмечено, что при наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки до признания в установленном статьей 1513 ГК РФ порядке недействительным свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя этого свидетельства по использованию своего обозначения не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный ранее.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2014 по делу N СИП-188/2014, от 24.09.2014 по делу N СИП-105/2014, от 23.01.2017 по делу N СИП-235/2016, от 03.11.2017 по делу N СИП-211/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2018 N 300-ЭС17-22613 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.09.2018 по делу N СИП-107/2018.

Как было указано выше, однородность оказываемых истцом услуг услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ, в том числе, для установления статуса заинтересованности лица, подавшего иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

При этом, анализируя вопрос сходства до степени смешения товарного знака, исключительное право на который принадлежит истцу, и спорного товарного знака, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об однородности части услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, части услуг 41, 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак, исключительное право на который принадлежит предпринимателю.

В отношении иных услуг 35-го класса МКТУ, для которых в том числе зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает, что они не являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820, а предпринимателем не представлены доказательства, свидетельствующие об их фактическом оказании либо наличии действительного коммерческого интереса в их оказании.

При этом судебная коллегия полагает, что с очевидностью данные услуги не являются однородными услугам, в отношении которых устанавливается направленность коммерческого интереса предпринимателя, поскольку имеют иное назначение и круг потребителей, а иное истцом не доказано.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что истцу разъяснялась необходимость подтверждения заинтересованности по каждой товарной позиции либо обоснование однородности заявленных позиций.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что предприниматель является лицом, имеющим заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ ("продажа аукционная; продвижение вышеуказанных товаров 28 и 29 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 28 и 29 классов и услуги предприятиям]"), однородных услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820.

Общество, указывая на отсутствие у противопоставляемых товарных знаков сходства до степени смешения, ссылается лишь на решение Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-4702/2018 от 10.10.2018, в котором, по его мнению, содержатся соответствующие выводы. При этом общество не приводит самостоятельных доводов, по которым полагает товарные знаки не сходными.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее дату решения Арбитражного суда Красноярского края следует читать как "от 09.10.2018"

Суд по интеллектуальным правам не может рассматривать выводы, изложенные в указанном судебном акте, как общеобязательные, поскольку из открытых источников в сети Интернет (в частности, согласно сведениям официального ресурса "Картотека арбитражных дел") усматривается, что указанное решение не вступило в законную силу в связи с его обжалованием в апелляционном порядке.

Кроме того, проанализировав представленное обществом решение суда по делу N А33-4702/2018, Суд по интеллектуальным правам также установил, что в нем не содержится тех выводов, на наличие которых ссылается общество (в частности, об отсутствии сходства противопоставленных товарных знаков и о неиспользовании товарного знака предпринимателем).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (16.03.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано его использование, исчисляется с 16.03.2015 по 15.03.2018 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование как правообладателем так и лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В подтверждение использования спорных товарных знаков общество представило копии: распечатку с официального сайта сети супермаркетов "Командор" sm-komandor.ru (т. 1, л.д. 74-75); учредительные документы и устав общества (т. 2, л.д. 76-114); проект лицензионного договора от 01.01.2016 N КХ-СПр/Ком-1-16 (т. 1, л.д. 119-121); распечатка статей "Старейший "Командор" закрывают в Красноярске", "Командор" покидает Партизана Железняка", размещенных в открытом доступе в сети Интернет (т. 2, л.д. 71-73); сведения о стратегическом анализе деятельности "Командор", содержащиеся в открытом доступе в сети Интернет (т. 2, л.д. 74-76); заявки на участие в газете "Командор", на участие в информационной листовке "Командор", на проведение промоакций в универсаме "Командор" (т. 2, л.д. 77-89); фотографии дисконтных карт "Командор" (т. 2, л.д. 91-92); фотографии рекламных листовок "Командор" (т. 2, л.д. 93-97).

Судебная коллегия отмечает, что из представленных обществом доказательств не усматривается использование им спорного товарного знака в период с 16.03.2015 по 15.03.2018.

Так, согласно распечаткам с сайтов, изготовление скриншотов страниц сайта sm-komandor.ru, исходя из сведений операционной системы, датируется 02.07.2018, что выходит за пределы значимого для дела периода. Доказательств того, что сведения на указанных сайтах были размещены до 02.07.2018 либо относятся к периоду с 16.03.2015 по 15.03.2018, обществом не представлено. Кроме того, в материалах дела отсутствуют сведения, позволяющие установить, что администрирование либо использование указанного сайта осуществляется правообладателем либо под его контролем.

Аналогичным образом информационные статьи о торговом центре "Командор" не позволяют установить, что использование указанного обозначения осуществлялось в спорный период, обществом либо иными лицами с его согласия.

Ссылки общества на то, что использование товарного знака осуществляется иными лицами под его контролем, при этом общество получает вознаграждение от такого использования, не подтверждаются материалами дела.

Так, лицензионный договор от 01.01.2016 N КХ-СПр/Ком-1-16 с обществом "Командор-Холдинг", представленный обществом в материалы дела, не содержит подписей лиц, от имени которых этот договор заключался.

В соответствии с пунктом 1 статьи 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Аналогичное требование предусмотрено также пунктом 2 статьи 434 ГК РФ.

Отсутствие в договоре подписей сторон свидетельствует о том, что его сторонами должным образом не выражена воля на его заключение, то есть договор является незаключенным.

Кроме того, в справке об актуальном состоянии товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427, представленной Роспатентом, также не содержится сведений о наличии зарегистрированного лицензионного договора (пункты 3, 6 статьи 1232 ГК РФ).

Учитывая данные обстоятельства, судебная коллегия не может признать представленный обществом документ, именуемый "лицензионный договор", доказательством фактического заключения подобного договора.

В доказательство наличия договорных правоотношений с обществом "Командор-Холдинг" по предоставлению последнему права использования спорного товарного знака ответчик также представил в материалы дела платежное поручение от 20.02.2018, согласно которому общество "Командор-Холдинг" оплатило ответчику 24 000 руб. по лицензионному договору за право использования товарного знака "Командор Красноярск".

Данный документ, вопреки доводам ответчика, также не может служить доказательством заключенности и действительности лицензионного договора в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 162 ГК РФ в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если названным Кодексом не предусмотрено иное; несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Учитывая, что законом прямо предусмотрена недействительность лицензионного договора, не заключенного в письменной форме, отсутствие в материалах дела доказательств наличия надлежащим образом заключенного лицензионного договора между ответчиком и обществом "Командор-Холдинг" лишает ответчика права ссылаться в подтверждение совершения соответствующей сделки и ее условий на иные доказательства (в том числе, на платежные поручения), поскольку это не преодолевает императивное указание на недействительность лицензионного договора с пороком его письменной формы.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что назначение платежа в представленном платежном поручении не содержит указаний ни на номер и дату якобы существующего лицензионного договора, ни на номер свидетельства товарного знака, за использование которого осуществляется оплата. Каких-либо иных достоверных доказательств и пояснений не представлено.

Судебная коллегия обращает внимание на то обстоятельство, что из не вступившего в законную силу решения арбитражного суда по делу N А33-4702/2018 от 10.10.2018, представленного обществом в качестве доказательства по настоящему делу, также следует, что предоставление права использования спорного товарного знака по лицензионному договору признается несостоявшимся в связи с отсутствием государственной регистрации этого договора.

Также судебная коллегия отмечает, что общество не доказало в настоящем деле наличие аффилированности с обществом "Командор-Холдинг" или иных способов контроля правообладателя.

В отсутствие в материалах дела доказательств использования спорного товарного знака иными лицами под контролем правообладателя судебная коллегия не может также считать заявки на участие в газете "Командор", на участие в информационной листовке "Командор", на проведение промоакций в универсаме "Командор" использованием товарного знака ответчиком по смыслу статьи 1486 ГК РФ, поскольку из имеющихся в них информации поставщиком услуг по данным заявкам является общество с ограниченной ответственностью "Дуплет".

Каких-либо мотивированных, документально обоснованных пояснений относительно правовой природы описанных выше документов и их доказательственного значения в рамках настоящего дела ответчиком не представлено (часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представленные обществом фотографии дисконтных карт и рекламных листовок не содержат сведений о дате их изготовления или размещения, в связи с чем также не могут служить доказательством использования спорных товарных знаков в исследуемый период.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу, что ответчик не представил доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака в значимый период.

Равным образом общество не представило доказательств того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Судебная коллегия отмечает, что правообладателю спорных товарных знаков неоднократно разъяснялось о необходимости раскрытия доказательств использования товарного знака по каждой товарной позиции в трехлетний период до направления предложения, оценка которых возможна именно судом первой инстанции (определения Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2018, от 10.07.2018, от 29.08.2018, от 17.10.2018, от 14.11.2018). Общество воспользовалось процессуальными правами и обязанностями, установленными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в том объеме, в котором сочло нужным.

Довод общества о злоупотреблении предпринимателем правом при подаче настоящего заявления отклоняется как необоснованный в связи со следующим.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем общество, утверждая, что предприниматель злоупотребил правом, подав настоящее исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны его товарного знака, поскольку имеет цель получить выгоду от указанных действий, не представило в материалы данного дела доказательств, подтверждающих, что умысел предпринимателя при подаче иска был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, а его целью было причинение вреда обществу при отсутствии иных добросовестных целей.

Также ответчик не представил и доказательств того, что предприниматель пытается воспользоваться деловой репутацией ответчика, действиями которого спорный товарный знак приобрел узнаваемость, а также доказательств наличия такой узнаваемости среди российских потребителей и возникновения у них ассоциативной связи между спорным товарным знаком и обществом.

Сами по себе действия предпринимателя по подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427 не противоречат действующему законодательству и не свидетельствуют о злоупотреблении истцом правом.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению частично, в связи с чем правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, для которых установлена заинтересованность истца.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427 в отношении услуг "продажа аукционная; продвижение вышеуказанных товаров 28 и 29 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 28 и 29 классов и услуги предприятиям]" 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРЕСТИЖ" в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур