Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2019 г. N С01-1138/2018 по делу N А45-833/2018 Суд оставил без изменения судебные акты о признании действий истца по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, поскольку материалами дела подтверждается, что он до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака имел информацию о широкой известности продукции со спорным обозначением

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2019 г. N С01-1138/2018 по делу N А45-833/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Силаева Р.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Пермского края (судья Овчинникова С.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем Гавашвили Д.З.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Чайковский завод нестандартного оборудования "Уникон" (ул. Декабристов, д. 23, Пермский край, г. Чайковский, 617766, ОГРН 1025902029966) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 11.07.2018 по делу N А45-833/2018 (судья Хорошуля Л.Н.) и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2018 (судьи Полосин А.Л., Киреева О.Ю., Павлова Ю.И.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Чайковский завод нестандартного оборудования "Уникон" к обществу с ограниченной ответственностью "СКС-Конструкция" (пр-т Дмитрова, д. 7, офис 409, г. Новосибирск, 630132, ОГРН 1125476105920), обществу с ограниченной ответственностью "Дион-Климат" (пр-т Дмитрова, 7, офис 411, г. Новосибирск, 630009, ОГРН 1135476038070) об обязании прекратить использование товарного знака "DION" при производстве и реализации товаров.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Чайковский завод нестандартного оборудования "Уникон" - Рылов П.Г. (по доверенности от 27.02.2019), Свиндитский В.В. (по доверенности от 27.02.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "СКС-Конструкция" - Прядунов Д.С. (генеральный директор), Бугрова Я.С. (по доверенности от 04.02.2019 N 07/19).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Чайковский завод нестандартного оборудования "Уникон" (далее - общество "ЧЗНО "Уникон") обратилось в Арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СКС-Конструкция" (далее - общество "СКС-Конструкция"), обществу с ограниченной ответственностью "Дион-Климат" (далее - общество "ДионКлимат") об обязании прекратить использование товарного знака "DION" при производстве и реализации товаров, а также уничтожить (удалить) этот товарный знак с уже произведенного товара, его упаковок и этикеток.

Общество "Дион-Климат" обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области со встречным исковым заявлением к обществу "ЧЗНО "Уникон" о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 599707 актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.07.2018, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2018, в удовлетворении исковых требований отказано, требования по встречному иску удовлетворены.

В кассационной жалобе общество "ЧЗНО "Уникон", ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты изменить или отменить и направить дело на новое рассмотрение в соответствующую судебную инстанцию.

Ссылаясь на наличие процессуальных нарушений, истец указывает, что судами разрешен вопрос о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле - Роспатента.

Как считает заявитель кассационной жалобы, суды ошибочно пришли к выводу о злоупотреблении правом со стороны истца при регистрации спорного товарного знака, ссылаясь на то, что истец на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака имел информацию о широкой известности продукции, выпускаемой обществом "ДионКлимат" под обозначением "DION", и рассчитывал на получение преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами на рынке страны.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что им предоставлялись документы (счета-фактуры, товарные накладные), из которых видно, что общество "ЧЗНО "Уникон" еще с 2012 года, то есть задолго до общества "ДионКлимат" и общества "СКС-Конструкция" производило и реализовывало сушильную продукцию под спорным обозначением.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что суды не установили умысел истца на заведомо недобросовестное осуществление прав, что злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а выяснению подлежат действительные намерения истца, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Общество "Дион-Климат" в отзыве не согласилось с доводами, изложенными в кассационной жалобе, полагая, что судами первой и апелляционной инстанций дана полная и надлежащая оценка всей совокупности представленных в материалы дела доказательств и учтены все фактические обстоятельства настоящего дела.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представители ответчика - общества "СКС-Конструкция" возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "ЧЗНО "Уникон" является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "DION" по свидетельству Российской Федерации N 599707 (дата регистрации 29.01.2016), зарегистрированный для товаров 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "сушильное, нагревательное оборудование".

В обоснование исковых требований истец указал, что ему стало известно о нарушении его прав из-за предложения к продаже на сайте sks-k.ru и реализации через указанный сайт сушильного оборудования под обозначением "DION".

Ссылаясь на неисполнение ответчиком содержащихся в претензии от 19.09.2017 исх. N 438-У требований о прекращении незаконного использования товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с указанными исковыми требованиями.

В свою очередь, общество "Дион-Климат" обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области со встречным исковым заявлением к обществу "ЧЗНО "Уникон" о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 599707 актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права.

При рассмотрении спора, проанализировав по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом и ответчиком в подтверждение своих доводов и возражений доказательства, суд первой инстанции установил, что еще до даты приоритета спорного товарного знака (29.01.2016) обществу "Дион-Климат" принадлежало исключительное право на фирменное наименование, включающее словесный элемент "ДИОН"; с 2013 года общество "Дион-Климат" ведет активную деятельность по изготовлению сушильного оборудования 11-го класса МКТУ с использованием своего фирменного наименования; обозначение "DION" приобрело широкую известность среди потребителей сушильного оборудования "Дион-Климат"; у общества "Дион-Климат" с 21.08.2013 имеется право на доменное имя, с помощью которого функционирует сайт http://dionklimat.ru; и ответчик, и истец являлись участниками в одной закупке.

Новосибирским УФАС установлено наличие конкурентных отношений между обществом "Дион-Климат" и обществом "ЧЗНО "Уникон". Общество "СКС-Конструкция" занимается продвижением продукции, маркированной обозначением "DION", приобретая продукцию общества "Дион-Климат" для реализации и рекламы по дилерскому договору, заключенному в 2013 году с обществом "Дион-Климат".

Суд первой инстанции также установил, что вследствие продолжительного использования обозначения "DION", устройства для нагрева, сушки, вентиляции, тепловой обработки под спорным обозначением ассоциируются у потребителей именно с производителем - обществом "Дион-Климат" и его генеральным дилером - обществом "СКС-Конструкция", а также что на момент обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации обозначения "DION" в качестве товарного знака он был осведомлен о широкой известности продукции, маркированной спорным обозначением, выпускаемой обществом "Дион-Климат".

С учетом названных обстоятельств дела встречные исковые требования были удовлетворены, действия истца по регистрации обозначения "DION" в качестве товарного знака признаны злоупотреблением правом.

Отказывая в удовлетворении первоначальных исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое его применяло для индивидуализации своей продукции и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность указанных выводов.

Суд по интеллектуальным правам, выслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (второй абзац пункта 62).

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (третий абзац того же пункта).

В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, квалифицируются как недобросовестная конкуренция.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Судами установлено, что использование спорного обозначения началось и стало известным до даты приоритета товарного знака истца, ассоциируется у потребителей именно с продукцией общества "Дион-Климат" и генеральным дилером обществом "СКС-Конструкция" и что такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав истца.

Материалами дела подтверждено то обстоятельство, что истец до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака имел информацию о широкой известности продукции, выпускаемой обществом "Дион-Климат" с обозначением "DION".

В связи с этим суды пришли к обоснованному выводу о том, что истец, регистрируя на свое имя наименование известного широкому кругу лиц товара, рассчитывал на получение преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами на рынке Российской Федерации, и что фактически истец закрепил за собой те преимущества в хозяйственной деятельности, которые были созданы в результате многолетней производственной работы других коммерческих предприятий.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что по смыслу части 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак является средством индивидуализации конкретного лица (за исключением коллективного товарного знака) и служит для распознавания потребителями товаров и услуг именно этого лица. Применительно же к рассматриваемому случаю приобретение истцом исключительных прав на средство индивидуализации при наличии иных использующих данное обозначение лиц, в отношении однородных товаров, может привести к введению потребителей в заблуждение относительно производителя и свидетельствует о недобросовестности поведения приобретателя таких прав.

Принимая во внимание названные обстоятельства, суды правомерно признали действия истца по подаче заявки на регистрацию на свое имя обозначения "DION" в качестве товарного знака злоупотреблением правом, запрет на которое закреплен в части 1 статьи 10 ГК РФ, поскольку с учетом того, что истец был осведомлен о широком использовании данного обозначения до даты приоритета иным лицом, такие действия были прежде всего направлены на причинение вреда другому лицу (противоположной стороне конфликта, конкуренту) путем создания препятствий для производства и реализации аналогичной продукции.

При изложенных выше обстоятельствах суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований и об обоснованности и наличии оснований для удовлетворения встречных исковых требований.

Указанные выводы судов достаточно аргументированы и обоснованы материалами дела.

Суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении спора судами правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам и доводам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Ссылки истца на неправильную оценку судами представленных им доказательств, направлены, по существу, на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами первой и апелляционной инстанций, и заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

При этом суд кассационной инстанции учитывает, что использование истцом спорного обозначения до даты создания обществ - ответчиков, не опровергает правильность вышеизложенных выводов судов, в том числе о том, что спорное обозначение приобрело широкую известность именно за счет продукции, реализуемой ответчиком.

Содержащийся в кассационной жалобе довод о необходимости привлечения к участию в деле Роспатента отклоняется судом кассационной инстанции как несостоятельный.

В этой связи суд кассационной инстанции полагает необходимым отметить, что установление наличия либо отсутствия признаков недобросовестной конкуренции в действиях лица по регистрации товарного знака не входит в компетенцию Роспатента, в связи с чем привлечение данного исполнительного органа к участию в деле не является необходимым.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что приведенные в кассационной жалобе доводы, по сути, сводятся к несогласию истца с оценкой доказательств, данной судами первой и апелляционной инстанций, и сделанными на ее основе выводами, направлены на переоценку установленных судами обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для отмены судебных актов, поскольку не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального или процессуального права.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, а окончательные выводы судов основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу решения и постановления, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений при их принятии, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 11.07.2018 по делу N А45-833/2018 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Чайковский завод нестандартного оборудования "Уникон" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.С. Четвертакова