Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2019 г. по делу N СИП-98/2019 То, что оспариваемый словестный элемент использовался когда-либо иными лицами до даты приоритета, не может свидетельствовать о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям гражданского законодательства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2019 г. по делу N СИП-98/2019
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2019 г. N С01-617/2019 по делу N СИП-98/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 4 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 11 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - Familia Trading S.a.r.l. (avenue de la Liberte 13-15 Luxembourg, 1931, B179192) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.11.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 04.07.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 569629.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Оффпрайс" (ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 1, оф. 41Х1Д, Москва, 115280, ОГРН 5147746210189).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Familia Trading S.a.r.l. - Смольникова Е.Ю. (по доверенности от 06.10.2017) и Ушакова К.К. (по доверенности от 12.03.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 15.05.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Оффпрайс" - генеральный директор Коваленко П.Н. (на основании приказа от 10.10.2014), Битарова А.К., Тараданкина А.А., (по доверенностям от 27.02.2019), Яковлева А.А. (по доверенности от 01.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Familia Trading S.a.r.l. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.11.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 04.07.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 569629.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Оффпрайс" (далее - общество).

Свое заявление компания обосновывает тем, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 569629 представляет собой обозначение, характеризующее услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, в связи с чем предоставление правовой охраны данному товарному знаку противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и решение Роспатента от 09.11.2018, в связи с этим подлежит отмене.

Компания считает, что Роспатент неправомерно уклонился от правовой оценки представленных ей в материалы дела источников информации, а также полагает, что Роспатентом к одинаковым обстоятельствам не единообразно применяются нормы материального права.

В судебном заседании представители компании поддержали свои доводы, просили оспариваемое решение отменить, а заявленные ими требования - удовлетворить.

Представители Роспатента и общества выступили по доводам, изложенным в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Из материалов настоящего дела следует, что общество является правообладателем словесного товарного знака "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569629, который был зарегистрирован 29.03.2016 по заявке N 2015708451 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров" с датой приоритета от 26.03.2015.

Компанией в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ 04.07.2018 в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569629, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (том 7, л.д. 109-128).

В обоснование своих доводов компания указывала, что оспариваемый товарный знак является описательным, и характеризует услуги 35-го класса МКТУ, поскольку вследствие своего семантического значения указывает на вид, назначение и свойство услуг, и, таким образом, он препятствует свободному использованию в гражданском обороте обозначения "OFFPRICE" при оказании услуг, связанных с услугами, оказываемыми магазинами и торговыми центрами по продаже и продвижению товаров по сниженным ценам. Компания отмечала, что ей была подана заявка N 2015734167 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, по которой был вынесен отказ в государственной регистрации ввиду того, что словесный элемент "OFFPRICE" является не фантазийным. В связи с этим, по его мнению, Роспатентом должен быть применен аналогичный подход к оспариваемому товарному знаку, правовая охрана которого должна быть признана недействительной полностью как несоответствующая пункту 1 статьи 1483 ГК РФ. Компания также указывала, что словесный элемент "OFFPRICE" оспариваемого товарного знака образован от сложного английского слова "off-price", который в переводе на русский язык, означает "со скидкой, по сниженной цене, уцененный", и для российского потребителя, не знающего понятие "off-price", толкование значения словесного элемента "OFFPRICE" путем сложения значений двух английских слов "off" (низкий) и "price" (цена, прайс) не составит особого труда и не потребует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливаний, а слитное написание английского слова "off-price" как "OFFPRICE" не меняет его смыслового значения, что подтверждается результатами лингвистического заключения. По утверждению компании, оспариваемый товарный знак, используемый на Интернет-сайте правообладателя, в названии магазинов, на ярлыках и ценниках товаров, подчеркивает его описательность, так как напрямую характеризует услуги по продаже товаров по сниженным ценам, со скидкой.

В обоснование изложенных доводов компанией были представлены следующие источники информации: выдержки из электронных словарей (1); В.А. Королькевич, В.Ф. Королькевич "Англо-русский бизнес-словарь", М., ЮРИСТЪ, 2000, с. 317 (2); лингвистическое заключение (3); социологический опрос Фонда "ВЦИОМ" (4); сведения об использовании правообладателем обозначения "OFFPRICE" (5); сведения о деятельности компании (24); сведения из Википедии (25); экспертное заключение (26); ответ на замечания к отчету по результатам исследования ВЦИОМ (27); А.Н. Нанайкин "Англо-русский словарь по рекламе", М, ООО "Вершина", 2005, с. 158 (28) (том 7, л.д. 129-том 8, л.д. 17; том 10, л.д. 33-91).

В ответ на указанное возражение от общества поступил отзыв, к которому были приложены: данные Левада-центра о владении россиянами английским языком (6); материалы Всероссийской переписи населения о владении гражданами России английским языком (7); Воздвиженская, Российская газета, Федеральный выпуск N 7419 (253); Гэу Андрей, 06.11.2015, Образование 2 5115 (8); заключение от 30.05.2017 N 151-2017 Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН (9); информация ООО "Москоу Диджитал Медиа" (10); заключение Лаборатории социологических исследований (11); выписка ЕГРЮЛ на общество (12); устав общества (13); сведения с официального сайта общества (14); договоры аренды нежилых помещений и приложения к нему (15); договоры, фото фирменной одежды, справка о расходах (16); статья на "Афиша Город" (17); статья на timeout.ru от 16.03.15, http://www.timeout.ru/msk/feature/442865 (18); пресс-клипинг - подборка выдержек из прессы, содержащая публикации посвященные "ОФФПРАЙС" (19); благодарственные письма (20); справка о регистрации доменного имени (21); фотографии ценников (22); распечатки баз данных о товарных знаках (23) (том 8, л.д. 22-том 10, л.д. 21).

Роспатент признал компанию заинтересованным лицом в подаче возражения от 04.07.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 569629.

По результатам рассмотрения поданного компанией 04.07.2018 возражения, решением от 09.11.2018 отказал в его удовлетворении, оставив правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569629 в силе.

Оставляя в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569629 Роспатент исходил из того, что источник информации (1) датирован датой (26.06.2018) более поздней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, тогда как остальные электронные данные вообще не содержат какой-либо даты, в связи с этим посчитал, что из их содержания не представляется возможным установить тот факт, что на дату приоритета оспариваемой регистрации обозначение "OFFPRICE" являлось описательным, характеризующим услуги 35-го класса МКТУ.

Также Роспатент посчитал, что источник информации (28) относится к специализированной справочной литературе, предназначенной для специалистов в сфере рекламы и массовой информации, а следовательно, он не может быть положен в основу выводов о неохраноспособности оспариваемого обозначения.

Источники информации (2) и (25), по мнению Роспатента, однозначно не свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак является описательным, и характеризует услуги 35-го класса МКТУ.

Источник информации (3), не был принят во внимание Роспатентом, так как вывод о неохраноспособности оспариваемого товарного знака, должен определяться на основании норм права, а не на мнении отдельного специалиста.

По мнению Роспатента, источник информации (4), также не подтверждает того, что оспариваемый товарный знак является описательным, указывающим на характеристики услуг 35-го класса МКТУ, поскольку не содержит ретроспективных данных на дату приоритета товарного знака, а также не содержит ответа респондентов о том, что оспариваемое обозначение характеризует услуги 35-го класса МКТУ, результаты которого к тому же, опровергаются источником информации (9), представленным правообладателем оспариваемой регистрации.

Таким образом, учитывая, что к возражению компанией не было представлено материалов, однозначно свидетельствующих о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака слово "OFFPRICE" на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35-го класса МКТУ (в том числе указывало на вид, свойство и назначение услуг), Роспатент пришел к выводу, что у него отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569629 не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения компании в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного компанией возражения, в результате чего может затрагивать его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2015708451 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569629 (26.03.2015) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

При этом оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ должна производиться исходя из восприятия этого обозначения средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (услуг). Обозначения, указывающие на не присущее конкретному товару свойство, которое средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что оспариваемый товарный знак "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569629, который был зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса МКТУ "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров", является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, используемое обозначение в котором не является лексической единицей какого-либо языка, а следовательно, не имеет определенного смыслового значения, в связи с чем является фантазийным.

Как указывалось ранее, обращаясь в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 569629, компания полагала, что оспариваемый товарный знак является описательным, и характеризует услуги 35-го класса МКТУ, поскольку указывает на вид, назначение и свойство услуг, так как словесный элемент "OFFPRICE" в переводе на русский язык, означает "со скидкой, по сниженной цене, уцененный", и для российского потребителя, не знающего понятие "off-price", толкование значения словесного элемента "OFFPRICE" путем сложения значений двух английских слов "off" (низкий) и "price" (цена, прайс) не составит особого труда и не потребует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливаний, ввиду того, что слитное написание английского слова "off-price" как "OFFPRICE" не меняет его смыслового значения, для чего представил источники информации (1-5, 24-28).

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент при принятии решения от 09.11.2018 обоснованно полагал, что компанией к возражению не было представлено материалов, однозначно свидетельствующих о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака слово "OFFPRICE" на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35-го класса МКТУ (в том числе указывало на вид, свойство и назначение услуг).

Оценив вышеуказанные доказательства, представленные компанией с возражением в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам считает, что в них не содержится сведений, свидетельствующих о том, что спорный товарный знак представляет собой обозначение, характеризующее услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован.

Так, в частности, Роспатент обоснованно установил, что представленные заявителем распечатки страниц "dic.academic.ru", "ru.wikipedia.org" относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.03.2015), в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что средними российскими потребителями услуг 35-го класса МКТУ товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 569629 воспринимался на дату приоритета в качестве характеризующего их обозначения.

Поскольку оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения средними потребителями, тогда как Англо-русский словарь по рекламе, согласно его описанию, относится к специализированной справочной литературе, предназначенной для специалистов в сфере рекламы и массовой информации (узкоспециализированное образование), указанные в нем сведения не могут быть приняты в качестве доказательств того, что спорный товарный знак для среднего потребителя представляет собой обозначение, характеризующее услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован.

Также учитывая, что спорное обозначение в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 569629 является фантазийным, данные содержащиеся в Англо-русском бизнес-словаре, предназначенном для пользователей специальной англоязычной экономической литературы (узкоспециализированное образование) не могут свидетельствовать о том, что рядовой, средний российский потребитель воспринимает оспариваемый товарный знак как обозначение, характеризующее услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, так как в названном словарно-справочном издании перевод слова "off-price" на русский язык приведен в составе словосочетания "off-price retailing".

Таким образом, довод компании о том, что слово "OFFPRICE" образовано от сложного английского слова "off-price", которое в переводе на русский язык означает "со скидкой, по сниженной цене, уцененный", исходя из чего оспариваемый товарный знак является описательным, признается коллегией судей несостоятельным.

В соответствии с пунктом 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание заявителя на общеизвестный факт, что средний российский потребитель не владеет английским языком.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 по делу N СИП-710/2017.

Поскольку, как указано выше, спорное обозначение в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 569629 является фантазийным, тогда как для того, чтобы сформулировать предложенное заявителем значение оспариваемого товарного знака ("со скидкой, по сниженной цене, уцененный") требует определенные рассуждения и домысливания, а именно необходимо осуществить перевод указанного слова на русский язык, следовательно, оспариваемый товарный знак не может считаться обозначением, характеризующим для среднего российского потребителя услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых ему была предоставлена правовая охрана.

В связи с этим доводы заявителя о том, что для российского потребителя, не знающего понятие "off-price", толкование значения словесного элемента "OFFPRICE" путем сложения значений двух английских слов "off" (низкий) и "price" (цена, прайс) не составит особого труда и не потребует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливаний, а слитное написание английского слова "off-price" как "OFFPRICE" не меняет его смыслового значения, является несостоятельным, поскольку данных, опровергающих указанные обстоятельства, им не представлено.

Относительно представленного компанией отчета ВЦИОМ, коллегия судей отмечает, что данный отчет, был проведен после даты приоритета оспариваемого товарного знака, а следовательно, приведенные в нем сведения о задаваемых респондентам вопросах не могут быть отнесены к ретроспективным.

Кроме этого, из приведенных в нем сведений также не следует, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение "OFFPRICE" воспринималось потребителем как характеризующее услуги 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В свою очередь обществом в Роспатент вместе с отзывом на возражение был представлен источник информации (9), из которого следует, что большинство опрошенных не воспринимает оспариваемый товарный знак как обозначение, характеризующее услуги 35-го класса МКТУ.

Не могут свидетельствовать о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 569629 характеризует услуги 35-го класса МКТУ также данные лингвистического заключения (3), так как вопрос о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ должен быть разрешен с позиции рядового потребителя, не обладающего специальными знаниями в области лингвистики, тогда как разрешение данного вопроса отнесено к компетенции федерального органа исполнительной власти и суда, которое урегулировано положениями вышеуказанных норм права.

Кроме этого, данное заключение было составлено по результатам исследования, проведенного после даты приоритета оспариваемого товарного знака (с 7.05.2018 по 6.06.2018), а следовательно, оно не может свидетельствовать о том, что на дату приоритета (26.03.2015) оспариваемый товарный знак представлял собой обозначение, характеризующее услуги 35-го класса МКТУ.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам соглашается с Роспатентом в том, что к возражению компанией не было представлено материалов, свидетельствующих, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака слово "OFFPRICE" на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35-го класса МКТУ (в том числе указывало на вид, свойство и назначение услуг).

Из чего следует, что у Роспатента отсутствовали основания для признания товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569629 не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Относительно того, что заявителем в Суд по интеллектуальным правам в подтверждение довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ были представлены копии страниц учебника "Интегрированные маркетинговые коммуникации" под редакцией И.М. Синяевой; копии страниц книги "Курс MBA по Маркетингу"; распечатка страницы Интернет-сайтов "www.realto.ru", "www.retail.ru", "www.google.ru", коллегия судей отмечает, что из пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, следует, что в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

В свою очередь, поскольку вышеназванные документы с возражением от 04.07.2018 компанией в Роспатент не представлялись, однако представляют собой отсутствующие в возражении источники информации и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, данные документы признаются коллегией судей материалами, изменяющими мотивы возражения.

Учитывая, что названные документы не представлялись компанией в Роспатент, и им не давалась правовая оценка при рассмотрении возражения компании, они не могут свидетельствовать о неправомерности оспариваемого решения Роспатента.

Также Судом по интеллектуальным правам не принимаются во внимание ссылки заявителя на иные товарные знаки, поскольку делопроизводство по каждой заявке Роспатентом ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств.

Относительно ссылок компании на решение Роспатента от 06.04.2017, принятое по результатам экспертизы обозначения по заявке N 2015734167, по которой Роспатентом изначально был вынесен отказ в ее государственной регистрации ввиду того, что словесный элемент "OFFPRICE" является неохраняемым и указывает на свойство заявленных услуг, коллегия судей отмечает, что решением Роспатента от 22.02.2018, принятым по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 06.04.2017, словесный элемент "OFFPRICE" был признан соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как Роспатент пришел к выводу, что он является фантазийным, как и в оспариваемом товарном знаке.

В связи с этим, утверждение заявителя о том, что Роспатентом к одинаковым обстоятельствам не единообразно применяются нормы материального права, является несостоятельным.

В отношении довода заявителя, ссылающегося на то, что заявитель и иные лица использовали обозначение "OFFPRICE" до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569629, коллегия судей отмечает, что одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак, осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу N СИП-537/2014 и от 09.02.2015 по делу N СИП-687/2014.

В свою очередь, доказательств, свидетельствующих о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением ("OFFPRICE"), используемым другими лицами на их предприятиях (о длительности, интенсивности использования обозначения, об осведомленности потребителей об использовании обозначения различными производителями) до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569629, компанией в материалы дела не представлено.

В связи с этим обстоятельство того, что обозначение "OFFPRICE" использовалось когда-либо иными лицами до даты приоритета не может свидетельствовать о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом коллегия судей Суда по интеллектуальным полагает необходимым отметить, что обществом с письменными пояснениями в суд были представлены документы (договоры на изготовление рекламы с приложениями (счета, товарные накладные, акты, сметы, платежные документы), данные о рекламе в Интернете и социальных сетях, статистические справки), свидетельствующие о приобретение обозначением, охраняемым товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 569629 различительной способности (тома 12-32).

Тогда как согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Таким образом, принимая во внимание перечисленные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом правомерно было отказано в удовлетворении поданного 04.07.2018 компанией возражения, поскольку считает, что доводы компании о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569629 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, являются необоснованными, так как они не были подтверждены соответствующими доказательствами, а также не нашли свое отражение в исследуемых нормах права.

Как указывалось ранее, в соответствии со статьей 13 ГК РФ и разъяснениями, приведенными в постановлении N 5/29, основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления недействительными являются одновременно как его несоответствие закону, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Поскольку оснований несоответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону Судом по интеллектуальным правам не установлено, а оспариваемое решение принято уполномоченным органом, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента от 09.11.2018 недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица - Familia Trading S.a.r.l. оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.П. Рогожин