Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2019 г. N С01-198/2019 по делу N А76-13948/2018 Суды первой и апелляционной инстанций исходя из общего зрительного впечатления, вида использованного шрифта, графического написания с учетом характера букв пришли к правильному выводу об отсутствии графического (визуального) сходства изображения между товарным знаком и словесным обозначением, использованным ответчиком, а имеющееся звуковое и смысловое сходство - совпадение отдельных словесных элементов - с учетом графических отличий не приводит к смешению нанесенных на товар ответчика изображений с товарным знаком истца с точки зрения потребителя, оснований для отмены ранее принятых судебных решений нет

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2019 г. N С01-198/2019 по делу N А76-13948/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Васильева Т.В., Лапшина И.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОХОЛОД-пищевые технологии" (ул. Чугунная, д. 14, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН 1027802506522) на решение Арбитражного суда Челябинской области (судья Бесихина Т.Н.) от 02.10.2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Плаксина Н.Г., Арямов А.А., Костин В.Ю.) от 17.12.2018, принятые в рамках дела N А76-13948/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОХОЛОД-пищевые технологии" к индивидуальному предпринимателю Метельниковой Эльзе Батырхановне (г. Челябинск, ОГРНИП 304744828900244) о взыскании компенсации в размере 450 000 руб. 00 коп., установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОХОЛОД-пищевые технологии" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Метельковой Эльзе Батырхановне (далее - индивидуальный предприниматель) о взыскании компенсации в размере 450 000 руб. 00 коп. за незаконное использование товарного знака "Царские".

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 02.10.2018, оставленного без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец, не согласившись с вышеназванными судебными актами первой и апелляционной инстанций, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Как указывает общество вывод судом об его обязанности представить расчет взыскиваемой компенсации противоречит положениям статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункту 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29).

Податель жалобы полагает, что материалами дела подтверждено смысловое (семантическое) и звуковое (фонетическое) сходство до степени смешения использованного обозначения ответчиком с товарным знаком истца, которые не были учтены судами первой и апелляционной инстанций.

Истец также считает, что судом первой инстанции в нарушение положений пункта 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов" (далее - постановление от 26.12.2017 N 57) не был незамедлительно осмотрен сайт, принадлежащий ответчику.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество на основании свидетельства Российской Федерации N 292766 является правообладателем словесного товарного знака с датой приоритета 07.07.1999, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.07.2005, в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), перечисленных в свидетельстве, в том числе в отношении пельменей. Срок действия регистрации товарного знака был установлен до 07.07.2009, его действие продлено до 07.07.2019, о чем запись в Государственный реестр внесена 30.10.2009. Товарный знак N 292766 выполнен в виде словесного обозначения оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Истцом было обнаружено, что ответчик использует в наименовании пельменей зарегистрированный истцом товарный знак без заключения лицензионного договора, что является нарушением статьи 1484 ГК РФ.

Направленная обществом в адрес предпринимателя претензия от 19.03.2018 последним была оставлена без удовлетворения.

Полагая, что ответчик незаконно использует обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца, истец обратился в суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, установил отсутствие сходства до степени смешения между обозначением, использованным ответчиком, и товарным знаком, исключительное право на который принадлежит истцу, и как следствие, признал недоказанным факт нарушения исключительного права на этот товарный знак.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, оценив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Статьей 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 данного Кодекса.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.2 постановления от 26.03.2009 N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права и разъяснений высшей судебной инстанции, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров/услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров/услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), а также Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) (действовавшие на дату принятия обжалуемого решения).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На основании пункта 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 установлено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара/услуги.

Судом первой инстанции исходя из общего зрительного впечатления, вида использованного шрифта, графического написания с учетом характера букв, пришел к выводу об отсутствии графического (визуального) сходства изображения между товарным знаком N 292766 и словесным обозначением, использованным ответчиком, а имеющее звуковое и смысловое сходство - совпадение отдельных словесных элементов, с учетом графических отличий не приводит к смешению нанесенных на товар ответчика изображений с товарным знаком истца с точки зрения потребителя.

Данное обстоятельство послужило самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске ввиду отсутствия вменяемого истцом правонарушения в действиях ответчика.

Установление указанных обстоятельств является вопросом факта и относиться к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Кроме того, судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что в данном случае также необходимо учитывать и позицию высшей судебной инстанции, изложенную в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2013 N 2050/13 согласно которой, вывод о сходстве товарных знаков делается на основе восприятия не отдельных элементов, входящих в товарные знаки, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 2050/13 следует читать как "от 18.06.2013"

Между тем, как установили суды сравниваемые обозначение ответчика и товарный знак истца создают разное зрительное впечатление и не являются сходными, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом и не создают общего впечатления в глазах потребителей. Доказательств иного в материалы дела не представлено.

Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суды, оценив все элементы сравниваемых обозначений, в том числе изобразительные и словесные, пришли к обоснованному выводу об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением используемым ответчиком.

Довод кассационной жалобы о том, что оценка сходства сравниваемых обозначений в данном случае должна проводится по смысловому, звуковому критериям, учитывая, что судами установлено, что доминирующее значение в товарном знаке истца занимают именно графические элементы, направлен на переоценку выводов судов, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции.

В силу изложенного суд кассационной инстанции считает, что судами при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для отмены судебных актов, поскольку не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального или процессуального права.

При этом Судом по интеллектуальным правам принимается во внимание правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженная в постановлении от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой, исходя из принципа правовой определенности, решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено судом апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Указанная правовая позиция также подлежит учету судом кассационной инстанции при пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Ссылка истца на нарушение судом первой инстанции положений п. 22 постановления от 26.12.2017 N 57 отклоняется судом кассационной инстанции, так как согласно указанным разъяснениям незамедлительное проведения осмотр страниц сайтов в сети "Интернет" является правом суда, а не его обязанностью.

При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции считает необходимым отметить, что исходя из выбранного истцом способа защиты нарушенного права в виде взыскания компенсации, обязанность доказывать размер причиненных убытков, и как следствие размер компенсации у истца отсутствует. Однако ошибочные выводы судов о наличие такой обязанности не привели к принятию неверного судебного акта по существу спора настоящему делу ввиду наличия вывода судов о том, что оспариваемые истцом действия ответчика не нарушают исключительного права истца на товарный знак, что явилось самостоятельным основанием для отказа в иске.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 02.10.2018 по делу N А76-13948/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОХОЛОД-пищевые технологии" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина