Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 апреля 2019 г. N С01-58/2019 по делу N А45-15073/2018 Незаконное использование ответчиками спорного товарного знака способно причинить вред деловой репутации истца как производителя мороженого, в связи с чем требование о публикации судебного решения имеет целью восстановление соответствующих прав истца, и удовлетворив иск о солидарном взыскании компенсации за незаконное использование словесного товарного знака, суд исходил из доказанности факта нарушения ответчиками исключительного права истца на спорный товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 апреля 2019 г. N С01-58/2019 по делу N А45-15073/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 3 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Кемеровской области (судья Аюшев Д.Н., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Шубиной И.С.) и Арбитражного суда Новосибирской области (судья Гофман Н.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Матюшовой А.С.) кассационную жалобу акционерного общества "Новокузнецкий хладокомбинат" (пр-т Коммунистический, д. 55/5, г. Горно-Алтайск, 649002, ОГРН 1024201752057) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.09.2018 по делу N А45-15073/2018 (судья Хорошуля Л.Н.) и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 по тому же делу (судьи Логачев К.Д., Бородулина И.И., Павлюк Т.В.)

по иску открытого акционерного общества "Новосибирский хладокомбинат" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54, г. Новосибирск, 630088, ОГРН 1095403010383) к акционерному обществу "Новокузнецкий хладокомбинат" и обществу с ограниченной ответственностью "Атлант" (м-н Горский, д. 60, г. Новосибирск, 630032, ОГРН 1155476095554) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Новосибирский хладокомбинат" - Евтушенко Н.Б. (по доверенности от 09.10.2017 N 087);

от акционерного общества "Новокузнецкий хладокомбинат" - Шмелева К.Ю. (по доверенности от 14.01.2019 N 14).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Новосибирский хладокомбинат" (далее - общество "Новосибирский хладокомбинат") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о солидарном взыскании с акционерного общества "Новокузнецкий хладокомбинат" (далее - общество "Новокузнецкий хладокомбинат") и общества с ограниченной ответственностью "Атлант" (далее - общество "Атлант") 3 800 000 рублей компенсации за незаконное использование словесного товарного знака "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 369147, а также об обязании ответчиков в течение 5-ти дней со дня вступления судебного решения по настоящему делу в законную силу разместить текст решения на веб-сайте по адресу: http://morojenoe.ru, на срок не менее тридцати календарных дней.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.09.2018, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018, исковые требования удовлетворены.

Общество "Новокузнецкий хладокомбинат" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на указанные судебные акты, в которой просит решение и постановление отменить и вынести новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель указывает, что суды, определяя размер компенсации, подлежащей взысканию, неправомерно исходили из стоимости права использования исключительного права на товарный знак, указанной в лицензионном договоре от 01.12.2016. По мнению заявителя кассационной жалобы, стоимость права использования в названном договоре определена по усмотрению сторон и не соответствует цене, которая обычно применяется при сравниваемых обстоятельствах.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что судами неверно был определен период использования спорного товарного знака обществом "Новокузнецкий хладокомбинат". В частности, заявитель кассационный жалобы отмечает, что суд принял во внимание протокол осмотра сайта http://morojenoe.ru от 24.07.2018, согласно которому на указанном сайте 01.02.2017 и 11.03.2017 была размещена реклама мороженного с обозначением "Золотая серия". Как следствие, по мнению заявителя кассационной жалобы, нарушение исключительного права истца можно считать доказанным только в указанный период. Суды, удовлетворяя требования истца, не исследовали обстоятельства, связанные с периодом использования спорного товарного знака.

Заявитель кассационной жалобы также указывает, что, оценив как имеющее преюдициальное значение для настоящего спора судебное решение по делу N А45-26267/2016, суды первой и апелляционной инстанции не учли того, что в названном деле период использования спорного товарного знака не устанавливался. При этом заявитель кассационной жалобы обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что решением по делу N А45-26267/2016 установлено нарушение исключительного права общества "Новосибирский хладокомбинат" в отношении одного товара.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что стоимость права использования спорного товарного знака определена судами без учета срока его использования и количества видов товара. Так, по мнению заявителя кассационной жалобы, при определении размера компенсации суды не учли, что размер лицензионных платежей в лицензионном договоре от 01.12.2016 определен с учетом срока предоставления права - более чем за 10 лет и в отношении 8 видов товаров. Таким образом, как полагает заявитель кассационной жалобы, компенсация подлежала перерасчету за 62 дня (с 01.02.2017 по 01.03.2017) использования товарного знака в отношении одного товара, и составляла не более 62 161 рублей 02 копеек.

Кроме того, как указывает заявитель кассационной жалобы, если не принимать во внимание период использования спорного товарного знака, то, учитывая срок исковой давности, компенсация подлежала взысканию только за период с 17.05.2015 по 16.05.2018.

Также заявитель кассационной жалобы считает, что он доказал наличие в рассматриваемом случае условий, приведенных в пункте 4.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П), при которых возможно снижение судами размера компенсации ниже низшего предела.

Заявитель кассационной жалобы также указывает, что суд первой инстанции в обжалуемом решении ссылается на письмо общества с ограниченной ответственностью "Розница К-1" об объемах реализации спорной продукции (мороженого), поступившее в материалы дела 12.09.2018, с которым ответчик не был заблаговременно ознакомлен, в связи с чем полагает данное письмо ненадлежащим доказательством.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы отмечает, что из данного письма не усматриваются сведения о дате производства и реализации спорного товара, в связи с чем, по его мнению, невозможно установить факт использования спорного товарного знака в пределах срока исковой давности.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что ранее право на спорный товарный знак "Золотая серия" принадлежало ему в результате приобретения товарного знака у закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР"; после истечения срока действия исключительного права на товарный знак истец воспользовался упущением ответчика, не продлившего срок действия знака, и зарегистрировал спорный товарный знак на свое имя.

Также заявитель кассационной жалобы поясняет, что посчитал претензию общества "Новосибирский хладокомбинат" от 18.08.2016 необоснованной, поскольку полагал, что она исходит от одноименного юридического лица, которое, по сведениям заявителя кассационной жалобы, было ликвидировано 24.04.2013.

В судебном заседании представитель общества "Новосибирский хладокомбинат" доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал.

Общество "Новосибирский хладокомбинат" в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания доводы заявителя кассационной жалобы оспорили, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Общество "Атлант", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, общество "Новосибирский хладокомбинат" является правообладателем словесного товарного знака "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 369147 (дата приоритета - 18.04.2007, дата регистрации - 13.01.2009, дата окончания срока действия регистрации - 03.02.2024) в отношении товаров "вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Причиной обращения правообладателя указанного товарного знака в арбитражный суд послужили выявленные им факты производства обществом "Новокузнецкий хладокомбинат" в 2013-2017 годы и реализации обществом "Атлант" в 2016-2017 годы, произведенного первым мороженного с названием "Золотая серия. Любимый пломбир". Полагая, что данными действиями названные общества нарушают исключительное право на спорный товарный знак, истец обратился к ним с досудебной претензией и впоследствии в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации, рассчитанной в размере двукратной стоимости права использования спорного товарного знака, в обоснование которой был представлен лицензионный договор от 01.12.2016, в котором стоимость использования спорного товарного знака определена в размере 1 900 000 рублей.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиками исключительного права истца на спорный товарный знак. В частности, суд первой инстанции учел вступившее в законную силу преюдициальное решение Арбитражного суда Новосибирской области N А45-26267/2016, принятое по результатам рассмотрения спора между теми же лицами, в рамках которого было установлено, что общество "Атлант" реализует произведенный обществом "Новокузнецкий хладокомбинат" товар под обозначением, тождественным спорному товарному знаку в отсутствие согласия правообладателя товарного знака.

Суд первой инстанции, проверив расчет заявленной истцом компенсации, признал его обоснованным, отклонив доводы общества "Новокузнецкий хладокомбинат" о необходимости ее снижения ниже минимального предела. При этом суд первой инстанции принял во внимание сведения о характере (объеме) и длительности правонарушения, отраженные в ответах общества с ограниченной ответственностью "Розница К-1" и общества с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" на запросы суда об объемах реализации продукции общества "Новокузнецкий хладокомбинат" за 2015-2017 годы.

Суд первой инстанции также пришел к выводу о том, что незаконное использование спорного товарного знака ответчиками способно причинить вред деловой репутации истца как производителя мороженого, в связи с чем требование о публикации судебного решения имеет целью восстановление соответствующих прав истца.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.

При этом в отношении довода общества "Новокузнецкий хладокомбинат" о нераскрытии перед ответчиками сведений об объемах продаж продукции под спорным товарным знаком, представленных обществом с ограниченной ответственностью "Розница К-1", апелляционный суд указал, что ответчиком не оспаривается наличие правоотношений с названным обществом, в связи с чем можно сделать вывод об осведомленности общества "Новокузнецкий хладокомбинат" об объемах продаж мороженного с наименованием "Золотая серия", произведенного самим заявителем апелляционной жалобы - обществом "Новокузнецкий хладокомбинат".

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражении на нее.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, проанализировав доводы кассационной жалобы, выслушав пояснения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов в силу нижеследующего.

Судами верно определены нормы материального права, подлежавшие применению при разрешении настоящего спора, а именно: статьи 1229, 1477 и 1484 ГК РФ, устанавливающие право правообладателя товарного знака по своему усмотрению разрешать или запрещать иным лицам использование принадлежащего ему средства индивидуализации товаров и услуг, а также нормы статей 1252 и 1515 ГК РФ, в соответствии с которыми правообладатель товарного знака вправе требовать взыскания с правонарушителя компенсации за его незаконное использование.

Так, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных названным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации, рассчитанной на основании приведенного подпункта 2 пункта 4 указанной статьи - исходя из двукратного размера стоимости права, определенного истцом на основании размера лицензионных платежей, согласованных в представленном им лицензионном договоре, прошедшем государственную регистрацию.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В пункте 43.4 того же постановления отмечено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании представленных истцом и, что не исключено, ответчиком данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Соответствующий расчет истца, обусловленный ценой вышеупомянутого лицензионного договора о предоставлении права использования спорного товарного знака, был проверен судами первой и апелляционной инстанций и признан верным. Вменяемое ответчикам правонарушение совершено в период действия указанного договора и сопоставимо с моментом предоставления права пользования спорного товарного знака.

Из материалов дела не усматривается, что ответчиками представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанного истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные документально подтвержденные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается (взималась в спорный период) за правомерное использование спорного товарного знака.

При данных обстоятельствах довод общества "Новокузнецкий хладокомбинат" о завышении стоимости использования спорного товарного знака в лицензионном договоре от 01.12.2016 подлежит отклонению как сугубо декларативный, основанный на документально не подтвержденных предположениях.

Равно подлежат отклонению и доводы заявителя кассационной жалобы о неверном установлении судами периода и объемов правонарушения, поскольку при избранном истцом способе расчете компенсации, при котором рассчитанная на основании единственного представленного в материалы дела лицензионного договора величина является одновременно и максимальным, и минимальным размером компенсации, соответствующие доводы общества "Новокузнецкий хладокомбинат" не могли повлиять на размер такой компенсации.

По тем же причинам подлежат отклонению и доводы заявителя кассационной жалобы о неправомерном, по мнению общества "Новокузнецкий хладокомбинат", принятии судом первой инстанции во внимание сведений о сроках и объемах реализации спорной продукции, представленных во исполнения определения суда об истребовании доказательств от лиц, не участвующих в деле, с которыми ответчик не имел возможности ознакомиться заблаговременно. По мнению коллегии судей, указанный довод носит формальный характер, поскольку при избранном истцом способе расчета компенсации сведения, содержащиеся в оспариваемых документах, не могли повлиять на размер компенсации.

В отношении довода о том, что общество "Новосибирский хладокомбинат" доказало наличие в рассматриваемом случае условий, изложенных в пункте 4.2 постановления от 13.12.2016 N 28-П, при которых возможно снижение судами размера компенсации ниже низшего предела, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание заявителя кассационной жалобы на то, что соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в указанном постановлении, снижение размера компенсации ниже минимального размера возможно при наличии нескольких условий, одно из которых - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности - в данном случае отсутствует. Как следствие, суды первой и апелляционной инстанции, основываясь на приведенных нормах права и правовых позициях высших судебных инстанций, удовлетворяя требование о взыскании компенсации в заявленном размере, правомерно отказали ответчику в снижении компенсации ниже минимального размера.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что совокупность доводов заявителя кассационной жалобы фактически сводится к несогласию общества "Новокузнецкий хладокомбинат" с размером взысканной с ответчиков компенсации и направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

Так, определение судом, рассматривающим спор по существу, конкретного размера компенсации не является выводом о применении нормы права (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определение конкретного размера компенсации за нарушение исключительных прав не относится к компетенции суда кассационной инстанции.

Несогласие общества "Новокузнецкий хладокомбинат" с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебного акта.

В соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

С учетом изложенного оснований для отмены или изменения судебных актов по доводам, изложенным в кассационной жалобе, не имеется. Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Поскольку в связи с вынесением настоящего постановления основания для дальнейшего приостановления исполнения обжалуемых судебных актов отпали, соответствующее приостановление, введенное определением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2019, подлежит отмене.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.09.2018 по делу N А45-15073/2018 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества "Новокузнецкий хладокомбинат" - без удовлетворения.

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда Новосибирской области от 17.09.2018 по делу N А45-15073/2018 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 по тому же делу, установленное определением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2019.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

Е.С. Четвертакова