Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2019 г. по делу N СИП-343/2018 Судебная коллегия пришла к правомерному выводу о том, что Роспатентом обосновано были признаны однородными сравниваемые услуги, поскольку они относятся к области организации общественного питания, имеют одно назначение (ведение ресторанного бизнеса) и в большинстве случаев оказываются одними и теми же лицами, в связи с чем у потребителя (как граждан, так и субъектов предпринимательской деятельности) может сложиться впечатление о происхождении данных услуг из одного источника

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2019 г. по делу N СИП-343/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 25 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожин С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - IP Holder LLC (24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 48106, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.03.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации словесного обозначения "" по заявке N 2015719847 в качестве товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Домино" (ул. Дзержинского, д. 16, г. Смоленск. Смоленская обл., 214000, ОГРН 1116732004410).

В судебном заседании приняли участие представители:

от IP Holder LLC - Яшина О.С. (по доверенности от 20.04.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-408/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Домино" - Гроза О.А. (по доверенности от 12.09.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - IP Holder LLC (далее - иностранная компания, компания, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.03.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации словесного обозначения "" по заявке N 2015719847 в качестве товарного знака, о признании незаконным отказа Роспатента в признании заявки N 2017753054 выделенной из первоначальной заявки N 2015719847. В качестве желаемого для заявителя способа восстановления нарушенных прав компания просит обязать Роспатент зарегистрировать товарный знак по заявке N 2015719847 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Домино" (далее - общество "Домино", третье лицо).

В поданном в суд заявлении иностранная компания выражает несогласие с выводом Роспатента о том, что услуги 35-го класса МКТУ, указанные в заявке N 2015719847, однородны услугам 43-го класса МКТУ, указанных в регистрациях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 485681, 485682, поскольку услуги названных классов по своей природе различны, не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом заявитель полагает, что исходя из описания услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, услуги франчайзинга, названные в заявке N 2015719847 не могут быть признаны однородными услугам ресторанов, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, по мнению заявителя, довод Роспатента о том, что услуги 35-го класса МКТУ, указанные в заявке N 2015719847 однородны товарам 30-го класса и услугам 43-го классов МКТУ, указанным в заявке N 2017753054, не соответствует требованиям нормативных правовых актов, в связи с чем Роспатентом неправомерно отказано в выделении заявки N 2017753054 из первоначальной заявки в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая их необоснованными и не соответствующими нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

При этом Роспатент указал, что по результатам проведенного анализа на предмет однородности товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, установлено, что оно является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, в том числе и по международным регистрациям, что противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Обществом "Домино" в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также представлен отзыв на заявление, в котором считает заявленные требования незаконными и не подлежащими удовлетворению.

Так общество "Домино" указало, что 01.02.2017 Роспатент на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ правомерно отказал заявителю в регистрации товарного знака, так как по результатам экспертизы заявленного обозначения, поскольку оно является сходным до степени смешения в отношении с товарным знаком "Домино", исключительное право на который, на основании свидетельства N 485682 принадлежит обществу "Домино", в том числе в отношении однородных услуг 43-го класса МКТУ.

Также общество "Домино" указало на правомерность отказа Роспатента в регистрации товарного знака по заявке N 2015719847 в отношении услуг 35-го класса МКТУ, поскольку деятельность заявителя, связанная с оказанием услуг в сфере общественного питания, предполагает передачу по договору коммерческой концессии исключительные права, в том числе и на товарный знак, что может привести к выводу об однородности оказываемых компанией и обществом услуг в сфере общественного питания, и могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось по ходатайству заявителя, мотивированному предпринимаемыми заявителем и третьим лицом мерами по урегулированию материально-правового спора, лежащего в основе спора заявителя с Роспатентом.

В судебном заседании 24.04.2019 представитель общества "Домино" сообщил суду о невозможности мирного урегулирования спора с компанией.

В судебном заседании представитель иностранной компании заявленные требования поддержал, просил решение Роспатента признать недействительным.

Представитель Роспатента против заявленных требований возражал, по основаниям, изложенным в отзыве, приобщенном к материалам дела, считал, что оснований для удовлетворения заявления не имеется.

Представитель общества "Домино" поддержал доводы Роспатента, считал, что оснований для признания недействительным оспариваемого решения не имеется.

Как следует из материалов дела, и установлено судом, 30.06.2015 иностранная компания IP Holder LLC обратилась в Роспатент с заявкой N 2015719847 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "" в отношении товаров 30-го класса "пицца готовая, горячие и холодные бутерброды/сэндвичи, хлебные палочки, свежеиспеченные шарики из готового теста и горячие закуски в виде готовой пасты, приготовленные для употребления или на вынос; конфеты, сладости, печенье, творожные пудинги, сладкие ватрушки и хлебобулочные десерты; сушеный перец для использования в качестве приправы"; и услуг 35-го класса "услуги онлайного заказа в области ресторанов на вынос и доставки; услуги франшизы, а именно помощь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом"; 43-го класса "услуги ресторанов, а именно предоставление пиццы, другой еды и напитков для употребления или на вынос; услуги ресторанов, предлагающих еду на вынос; рестораны осуществляющие доставку еды на дом" МКТУ.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 27.02.2017 было принято решение об отказе в его государственной регистрации в качестве товарного знака, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации NN 485681, 485682, 351943 и по международным регистрациям N N 571098, 430366В, в связи с чем регистрация противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении однородных в отношении товаров 30-го и услуг 35-го, 43-го классов МКТУ.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.02.2017, компания обратилась с возражением от 25.10.2017.

Кроме того, 13.12.2017 заявителем на основании пункта 2 статьи 1502 ГК РФ подано заявление о выделении заявки N 2017753054 из первоначальной заявки в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ.

Уведомлением Роспатента от 27.12.2017 заявителю было отказано в выделении заявки N 2017753054 из первоначальной заявки в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ. Указанное уведомление также было предметом рассмотрения при принятии оспариваемого решения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 13.03.2018 принято решение об отказе в его удовлетворении, решение Роспатента от 27.02.2017 оставлено в силе. Также признано обоснованным уведомление об отказе в выделении заявки N 2017753054 из первоначальной заявки в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что заявленное компанией на регистрацию обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, а услуги для которых испрашивается правовая охрана однородны услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки, что может привести к тому, что у потребителя сложится впечатление об их происхождении из одного коммерческого источника.

Иностранная компания IP Holder LLC, полагая, что решение Роспатента от 13.03.2018 является недействительным, и нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с заявлением о признании его недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента компанией соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (30.06.2015) законодательством, применимым для оценки охраноспособности этого товарного знака, является ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 N 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила N 32).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы Роспатентом проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Так, в частности, согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя старшего товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил N 32 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Судом установлено, что заявленное обозначение "" по заявке N 2015719847 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, последняя буква отделена от слова апострофом. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 30-го и услуг 35-го, 43-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "Domino" по свидетельству Российской Федерации N 485681, правовая охрана которому была предоставлена ранее (приоритет от 21.02.2007) на имя общества "Домино" в отношении 43-го класса МКТУ, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 485682, выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена ранее (приоритет от 21.02.2007) на имя общества "Домино" в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "DOMINO" по международной регистрации N 571098, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена ранее (дата регистрации 03.05.1991) на имя иностранного лица FLARONIS SA (Route d'Herbesthal 323 B-4701 Eupen-Kettenis (BE)) в отношении товаров 30-го классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак "Domino" по международной регистрации N 430366В выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена ранее (дата регистрации 16.05.1977) на имя иностранного лица Oy Karl Fazer Ab (Fazerintie 6FI-01230 Vantaa (FI)) в отношении товаров 30-го классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 351943, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена ранее (приоритет от 09.01.2007) на имя Гайдабура Светланы Юрьевны в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В результате анализа на предмет сходства сравниваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков, Роспатент пришел к выводу, что спорное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому и семантическому признакам. Относительно визуального сходства Роспатентом отмечено, что сравниваемые обозначения имеют некоторые отличия, однако такие отличия носят второстепенный характер, не оказывают существенного влияния на визуальное восприятие этих знаков в целом.

Вывод Роспатента о сходстве спорного обозначения с противопоставленными товарными знаками компанией в заявлении, поданном в Суд по интеллектуальным правам, не оспаривается (статья 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В оспариваемом решении Роспатент пришел к выводу об однородности услуг 35-го класса МКТУ "услуги онлайного заказа в области ресторанов на вынос и доставки; услуги франшизы, а именно помощь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом", указанных в заявке N 2015719847 услугам 43-го класса МКТУ аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские", для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485681 и N 485682.

Между тем, компания с данными выводами Роспатента не согласилась, указав в заявлении на то, что услуги 35-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, представляют собой услуги по франчайзингу, являются консалтинговыми услугами по сопровождению предпринимателей и компаний на этапах бизнес-планирования, выборе партнера по франчайзингу, администрирования и ведения бизнеса, не являются однородными услугам в сфере общественного питания 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Суд по интеллектуальным правам полагает данный вывод ошибочным исходя и следующего.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198) признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций N 198 при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Вывод об однородности услуг делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судебная коллегия отмечает, что франчайзинг (англ. franchise, "лицензия", "привилегия"), франшиза (фр. franchise - льгота, привилегия), коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату право на определенный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. Это развитая форма лицензирования, при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки (бренды) франчайзера, суть коммерческая концессия.

Согласно статье 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Из приведенных выше определений следует, что франчайзинг относится к сделкам с передачей прав использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков.

С учетом этого судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента о том, что в первую очередь услуги франчайзинга подразумевают под собой передачу права использования комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта франчайзера, а не исключительно консалтинговые и маркетинговые услуги, которые имеют второстепенное значение.

По смыслу и природе договора франчайзинга, услуги по франчайзингу оказывает лицо, которое занимается определенным видом деятельности, в рассматриваемом случае ресторанным бизнесом.

Кроме того, следует также отметить, что в целом услуги существуют на сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности.

Так сравниваемые услуги 35-го и 43-го классов МКТУ оказываются в сфере ресторанной деятельности, что свидетельствует о том, что у сравниваемых услуг может быть один круг потребителей и вероятность отнесения их потребителем к одному источнику происхождения достаточно высока.

Более того, судебная коллегия полагает обоснованным довод Роспатента, изложенный в письменных пояснениях, что угроза смешения указанных услуг усиливается тем, что заявитель, как и правообладатель противопоставленных товарных знаков, занимается ресторанной деятельностью с использованием обозначения "Домино'С", в том числе рекламирует франшизу своего ресторана, что подтверждено распечатками из сети Интернет на сайте заявителя (т. 2, л.д. 92-96).

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатентом обосновано были признаны однородными сравниваемые услуги 35 и 43-го классов МКТУ, поскольку они относятся к области организации общественного питания, имеют одно назначение (ведение ресторанного бизнеса) и в большинстве случаев оказываются одними и теми же лицами, в связи с чем у потребителя (как граждан, так и субъектов предпринимательской деятельности) может сложиться впечатление о происхождении данных услуг из одного источника.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что в силу пункта 3.6 Методических рекомендаций N 198 степень однородности товаров (услуг) тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров (услуг), которые могут рассматриваться как однородные.

Ссылка заявителя на то, что исходя из общего описания к 35-му классу МКТУ в 9-й и 10-й редакциях МКТУ, применительно к услугам 35-го класса МКТУ, указанным в заявке N 201519847, назначением услуг является предоставление информации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по вопросам ведения ресторанного бизнеса, связанного с заключением договора коммерческой концессии, вместе с тем, как назначением услуг 43-го класса МКТУ противопоставленных товарных знаков является предоставление потребителям приготовленных блюд и напитков, обслуживание официантом, доставка горячих блюд и напитков курьером, что не позволяет признать названные услуги однородными, ввиду различного круга потребителей, отклоняется судебной коллегий.

Описание классов МКТУ представляет собой сформулированное общее представление о товарах и услугах, входящих в соответствующий класс МКТУ, при этом в данном случае имеет значение именно принадлежность услуг к одной сфере деятельности (услуги в сфере общественного питания, ресторанный бизнес).

В отношении довода компании о том, что Роспатент неправомерно отказал в выделении заявки N 2017753054 из первоначальной в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ, поскольку они не являются однородными услугам 35-го класса МКТУ, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1502 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

Вместе с тем, как указывалось выше, Роспатентом была правомерно констатирована однородность услуг 35-го класса услугам 43-го класса МКТУ, поскольку они также относятся к ресторанной деятельности, а также товарам 30-го класса МКТУ ввиду того, что последние реализуются организациями в сфере общественного питания (ресторанами). В связи с этим у потребителей может сложиться впечатление о том, что услуги 35-го класса МКТУ и товары 30-го класса МКТУ могут происходить из одного и того же источника.

С учетом вышеизложенного судебная коллегия, вопреки доводам заявителя, считает, что отказ в выделении заявки N 2017753054 в качестве самостоятельной в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ, обусловленный их однородностью с услугами 35-го класса МКТУ, не привел к принятию Роспатентом неверного решения, оспариваемого компанией.

В отношении ссылки компании на иную регистрацию в качестве товарного знака спорного обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ коллегия судей отмечает, что оценка охраноспособности товарного знака должна проводиться с учетом обстоятельств и доказательств конкретного дела. Ссылки на регистрации аналогичных/схожих товарных знаков сами по себе не могут быть приняты во внимание (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06).

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что предметом спора является проверка законности решения Роспатента, а не повторное рассмотрение вопроса об однородности сравниваемых услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, суд приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, а доводы заявителя фактически сводятся к несогласию с выводами Роспатента, изложенными в обжалуемом ненормативном правовом акте.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отказано правомерно.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление иностранной компании IP Holder LLC оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин