Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2019 г. по делу N СИП-344/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, которым отказано в удовлетворении возражения на его решение об отказе в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака обозначению, поскольку Роспатентом обоснованно были признаны однородными сравниваемые услуги, так как они относятся к области организации общественного питания, имеют одно назначение и в большинстве случаев оказываются одними и теми же лицами, в связи с чем у может сложиться впечатление о происхождении данных услуг из одного источника

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2019 г. по делу N СИП-344/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 21 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Путинцевой М.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Domino's IP Holder LLC (24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 48106, USA)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.03.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака обозначению по заявке N 2015719850.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Домино" (ул. Дзержинского, д. 16, г. Смоленск, Смоленская обл., 214000, ОГРН 1116732004410).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Domino's IP Holder LLC - Яшина О.С. (по доверенности от 20.04.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-356/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Домино" - Гроза О.А. (по доверенности от 12.09.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо Domino's IP Holder LLC (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.03.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака обозначению по заявке N 2015719850; о признании незаконным отказа Роспатента в признании заявки N 2017753059 в качестве выделенной из заявки N 2015719850. В целях восстановления своих прав компания просила признать заявку N 2017753059 выделенной из заявки N 2015719850 в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а обозначение по заявке N 2015719850 зарегистрировать для всех заявленных услуг 35-го класса МКТУ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Домино" (далее - общество).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2018 принят отказ компании от требования о признании незаконным отказа Роспатента в признании заявки N 2017753059 в качестве выделенной из первоначальной заявки N 2015719850, производство по делу в указанной части прекращено.

Отказываясь от самостоятельного требования о признании незаконным отказа в признании заявки N 2017753059 выделенной, компания, тем не менее, просила проверить законность выводов Роспатента о невозможности такого выделения, содержащихся в оспариваемом решении.

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось по ходатайству заявителя, мотивированному предпринимаемыми заявителем и третьим лицом мерами по урегулированию материально-правового спора, лежащего в основе спора заявителя с Роспатентом.

В судебное заседание явились представители компании, Роспатента и общества.

Представитель компании в судебном заседании поддержал правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении, сообщил, что возможность мирного урегулирования исчерпана.

В свою очередь, представители Роспатента и общества против удовлетворения заявления возражали, считая, что вынесенное решение административного органа является законным и обоснованным.

При рассмотрении спора судом установлено, что комбинированное обозначение по заявке N 2015719850 с приоритетом от 30.06.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя компании в отношении товаров 30-го класса "пицца готовая, горячие и холодные бутерброды/сэндвичи, хлебные палочки, свежеиспеченные шарики из готового теста и горячие закуски в виде готовой пасты, приготовленные для употребления или на вынос; конфеты, сладости, печенье, творожные пудинги, сладкие ватрушки и хлебобулочные десерты; сушеный перец для использования в качестве приправы", услуг 35-го "услуги онлайного заказа в области ресторанов на вынос и доставки; услуги франшизы, а именно помощь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом" и 43-го "услуги ресторанов, а именно предоставление пиццы, другой еды и напитков для употребления или на вынос; услуги ресторанов, предлагающих еду на вынос; рестораны осуществляющие доставку еды на дом" классов МКТУ.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 01.02.2017 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака указанного обозначения в отношении всех заявленных товаров 30-го и услуг 35, 43-го классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки:

- "" по свидетельству Российской Федерации N 485681, правовая охрана которому была предоставлена ранее (приоритет от 21.02.2007) на имя общества "Домино" в отношении услуг 43-го класса МКТУ;

- "" до свидетельству Российской Федерации N 485682, правовая охрана которому была предоставлена ранее (приоритет от 21.02.2007) на имя общества "Домино" в отношении услуг 43-го класса МКТУ;

- "" по международной регистрации N 571098, правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена ранее (дата регистрации 03.05.1991) на имя иностранного лица FLARONIS SA (Route d'Herbesthal 323 B-4701 Eupen-Kettenis (BE)) в отношении товаров 30-го классов МКТУ;

- "" по международной регистрации N 430366В, правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена ранее (дата регистрации 16.05.1977) на имя иностранного лица Oy Karl Fazer Ab (Fazerintie 6FI-01230 Vantaa (FI)) в отношении товаров 30-го классов МКТУ;

- "" по свидетельству Российской Федерации N 351943, правовая охрана которому была предоставлена ранее (приоритет от 09.01.2007) на имя Гайдабура Светланы Юрьевны в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В обоснование принятого решения Роспатент указал на то, что заявленное обозначение является сходным со всеми противопоставленными товарными знаками, имеющими более ранние даты приоритета, а товары и услуги, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, являются однородными товарам и услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. Указанное обстоятельство, по мнению Роспатента, способно вызвать смешение в глазах потребителей товаров и услуг, маркируемых заявленным и противопоставленными обозначениями.

Не согласившись с названным решением, компания 25.10.2017 обратилась в Роспатент с возражением, в котором просила отменить решение Роспатента от 01.02.2017, выделить отдельную заявку, включающую товары 30-го и услуги 43-го классов МКТУ, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35-го класса МКТУ.

В обоснование возражения компания указала на то, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 351943 истек 09.01.2017, соответственно, льготный период для продления срока действия регистрации истек 09.07.2017, в связи с чем податель возражения просил снять данное противопоставление. На основании изложенных обстоятельств компания указала на возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги франчайзинга, а именно помощь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом".

Кроме того, ссылаясь на положения пункта 2 статьи 1500 ГК РФ, в соответствии с которым в период рассмотрения возражения заявитель может подать выделенную заявку, заявитель просил разделить заявку N 2015719850, путем выделения отдельной заявки, включающей товары 30-го и услуги 43-го классов МКТУ.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом 13.03.2018 вынесено решение об отказе в его удовлетворении. Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент исходил из того, что заявленное и противопоставленные товарные знаки содержат фонетически сходные элементы "Домино'с" / "Domino" / "ДОМИНО" / "DOMINO" / "ДОМИНО". Фонетическое сходство указанных элементов обусловлено тождественным составом гласных и очень близким составом согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Кроме того, Роспатент отметил, что некоторое графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

В отношении семантического фактора сходства сравниваемых обозначений Роспатент отметил, что такое сходство обусловлено наличием в заявленном и противопоставленных обозначениях словесных элементов "Домино", "Domino", имеющих значение в русском и английском языках и хорошо известных российскому потребителю.

На основании проведенного анализа обозначений Роспатент пришел к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Роспатент признал однородными товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых подана заявка на регистрацию обозначения компанией и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям N 571098 и N 430366В, поскольку они соотносятся как род/вид товаров, относятся к хлебобулочным и кондитерским изделиям, имеют одно назначение и круг потребителей.

Роспатент учел, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 3518943 истек 09.01.2017, в связи с чем этот товарный знак был снят с противопоставления.

В отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых компанией заявлено на регистрацию обозначение, Роспатент отметил, что они являются однородными услугам 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485681 и N 485682, поскольку они относятся к услугам в области питания и имеют одно назначение (ресторанный бизнес), в связи с чем, может возникнуть представление о происхождении указанных услуг из одного коммерческого источника.

Роспатентом также было отказано в выделении заявки, содержащей товары 30-го и услуг 43-го классов МКТУ, поскольку этот орган признал услуги 35-го класса МКТУ (которые оставались в первоначальной заявке) однородными товарам 30-го и услугам 43-го классов МКТУ (которые компания просила выделить в отдельную заявку).

Не согласившись с решением Роспатента от 13.03.2018, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В указанном заявлении компания не согласилась с выводом Роспатента о том, что услуги 35-го класса МКТУ, указанные в заявке N 2015719850, однородны услугам 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485681 и N 485682.

В обоснование данного довода компания, ссылаясь на пункт 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), а также на пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), указала, что, по ее мнению, названные услуги 35 и 43-го классов МКТУ различны по своей природе и назначению, и, следовательно, не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Кроме того, компания, ссылаясь на 9-ую и 10-ую редакции МКТУ, указала, что 35-й класс МКТУ включает в основном услуги, оказываемые лицами и организациями, основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия либо помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного, либо торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств массовой информации о всевозможных товарах и видах услуг.

По мнению компанию, "услуги франчайзинга, а именно помощь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, предлагающими еду на вынос и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом" представляют собой консультационные услуги по сопровождению предпринимателей и компаний на этапах бизнес-планирования, выбору партнера по франчайзингу, администрированию и ведению бизнеса, связанного с деятельностью услуг ресторанов. Компания полагает, что юридические лица, предлагающие услуги в сфере франчайзинга, занимаются, как правило, консалтингом, маркетингом и аудитом, а также оказывают сопутствующие услуги по оформлению договоров коммерческой концессии, их регистрации, оформлению иных соответствующих документов. Таким образом, как считает компания, консалтинговые услуги в сфере франчайзинга не являются обязательными сопутствующими услугами и взаимодополняемыми/взаимозаменяемыми по отношению к таким услугам, как услуги закусочных, кафе, ресторанов.

Компания также выразила несогласие с выводом Роспатента о том, что данные услуги имеют одно назначение (ресторанный бизнес), круг потребителей, условия реализации. В обоснование названного довода компания указала на то, что в отличие от услуг 43-го класса МКТУ, которые предназначены для предоставления потребителям приготовленных блюд и напитков, обслуживания официантами, доставки готовых блюд и напитков курьером, назначением услуг 35-го класса является информирование предпринимателей и юридических лиц по вопросам ведения ресторанного бизнеса, связанного с заключением договоров коммерческой концессии. При этом с точки зрения компании, круг потребителей сравниваемых услуг соответственно разный, а именно: услуги франчайзинга предоставляются конкретным лицам (бизнесменам и юридическим лицам), а потребителями услуг 43-го класса МКТУ выступает широкий круг лиц, использующих такие услуги для личных нужд.

Кроме того, компания обращает внимание на то, что заявка N 2015719850 рассматривалась наряду с пятью аналогичными заявками, составляющими серию знаков, по одной из которых была предоставлена правовая охрана спорному обозначению в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Компания также возражает против вывода Роспатента о невозможности выделения заявки, содержащей товары 30-го и услуги 43-го классов МКТУ.

В отзыве Роспатент поддержал выводы, изложенные в оспариваемом решении, полагая это решение соответствующим нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, в связи с чем, просил отказать в удовлетворении заявления компании.

Общество в своем отзыве не согласилось с доводами, изложенными в заявлении, также полагая оспариваемое решение Роспатента законным и обоснованным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента компанией соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты поступления заявки N 2015719850 (30.06.2015) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению часть четвертая ГК РФ и Правила N 32. Кроме того, подлежат учету сложившиеся в правоприменительной практике методологические подходы, нашедшие отражение, в том числе в действовавших на дату подачи заявки Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы Роспатентом проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Так, в частности, согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя старшего товарного знака.

Компанией в заявлении, поданном в Суд по интеллектуальным правам, не оспаривается вывод Роспатента о сходстве спорного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Компанией оспариваются лишь выводы Роспатента об однородности услуг "услуги франчайзинга, а именно помощь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом" 35-го класса МКТУ, в отношении которых на регистрацию заявлено спорное обозначение, с услугами "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485681 и N 485682.

Компания не оспаривает выводы Роспатента о наличии препятствий в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ, однако приводит доводы, направленные на оспаривание вывода Роспатента о невозможности выделения заявки вследствие однородности заявленных товаров 30-го и услуг 35, 43-го классов МКТУ.

При таких обстоятельствах судебной коллегией проверяются только вывод Роспатента, сделанный в отношении однородности заявленных услуг 35-го класса МКТУ и услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485681 и N 485682, а также вывод, касающийся невозможности выделения заявки в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В пункте 162 Постановления от 23.04.2019 N 10 разъясняется, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций N 198 признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций N 198 при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Судебная коллегия отмечает, что франчайзинг (англ. franchise, "лицензия", "привилегия"), франшиза (фр. franchise - льгота, привилегия), коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату право на определенный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. Это развитая форма лицензирования, при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки (бренды) франчайзера, суть коммерческая концессия.

Согласно статье 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Из приведенных выше определений следует, что франчайзинг относится к сделкам с передачей прав использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков.

С учетом этого судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента о том, что в первую очередь услуги франчайзинга подразумевают под собой передачу права использования комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта франчайзера, а не исключительно консалтинговые и маркетинговые услуги, которые имеют второстепенное значение.

По смыслу и природе договора франчайзинга, услуги по франчайзингу оказывает лицо, которое занимается определенным видом деятельности, в рассматриваемом случае ресторанным бизнесом.

Судебной коллегией отклоняется довод компании о том, что спорные услуги имеют разного потребителя, в связи с чем не могут быть признаны однородными.

По мнению судебной коллегии, сравниваемые услуги следует оценивать не только с позиции потребителя - посетителя кафе и ресторанов, но и с позиции бизнесмена-ресторатора - потенциального франчайзи, для которого услуги франчайзинга в сфере ресторанного бизнеса и услуги, связанные с самим ресторанным бизнесом, будут очевидно иметь одно и то же происхождение в случае их оказания под одним и тем же (или сходным) обозначением.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатентом обосновано были признаны однородными сравниваемые услуги 35 и 43-го классов МКТУ, поскольку они относятся к области организации общественного питания, имеют одно назначение (ведение ресторанного бизнеса) и в большинстве случаев оказываются одними и теми же лицами, в связи с чем у потребителя (как граждан, так и субъектов предпринимательской деятельности) может сложиться впечатление о происхождении данных услуг из одного источника.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что в пункте 162 Постановления от 23.04.2019 N 10 содержится указание на необходимость учета как степени сходства сравниваемых обозначений, так и однородности товаров (услуг) для определения вероятности смешения товаров (услуг) в гражданском обороте.

Иными словами, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, подлежат учету не только товары (услуги), обладающие высокой степенью однородности, но и те, степень однородности которых ниже.

В отношении довода компании о том, что Роспатент неправомерно отказал в выделении заявки N 2017753050 из первоначальной в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ, поскольку они не являются однородными услугам 35-го класса МКТУ, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1502 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

Вместе с тем, как указывалось выше, Роспатентом была правомерно констатирована однородность услуг 35-го класса услугам 43-го класса МКТУ, поскольку они также относятся к ресторанной деятельности, а также товарам 30-го класса МКТУ ввиду того, что последние реализуются организациями в сфере общественного питания (ресторанами). В связи с этим у потребителей может сложиться впечатление о том, что услуги 35-го класса МКТУ и товары 30-го класса МКТУ могут происходить из одного и того же источника.

С учетом вышеизложенного судебная коллегия, вопреки доводам заявителя, озвученным в ходе судебного заседания, несмотря на отказ от соответствующей части требований, считает, что отказ в выделении заявки N 2017753050 в качестве самостоятельной в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ, обусловленный их однородностью с услугами 35-го класса МКТУ, не привел к принятию Роспатентом неверного решения, оспариваемого компанией.

В отношении ссылки компании на иную регистрацию в качестве товарного знака спорного обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ коллегия судей отмечает, что оценка охраноспособности товарного знака должна проводиться с учетом обстоятельств и доказательств конкретного дела. Ссылки на регистрации аналогичных/схожих товарных знаков сами по себе не могут быть приняты во внимание (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06).

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что предметом спора является проверка законности решения Роспатента, а не повторное рассмотрение вопроса об однородности сравниваемых услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, суд приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, а доводы заявителя фактически сводятся к несогласию с выводами Роспатента, изложенными в обжалуемом ненормативном правовом акте.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отказано правомерно.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица Domino's IP Holder оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур