Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2019 г. N С01-617/2019 по делу N СИП-98/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания, поскольку согласился с выводом Роспатента о том, что на дату приоритета спорного знака обслуживания обозначение характеризовало определенные услуги и носило описательный характер по отношению к таким услугам

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2019 г. N С01-617/2019 по делу N СИП-98/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 19 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 августа 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - Familia Trading S.a.r.l. (13-15 avenue de la Liberte, L-1913, Luxembourg) на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2019 по делу N СИП-98/2019 (судьи Погадаев Н.Н., Васильева Т.В., Рогожин С.П.)

по заявлению иностранного лица - Familia Trading S.a.r.l. о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения от 04.07.2018 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569629.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований в отношении предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС" (ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 1, оф. 41Х1Д, Москва, 115280, ОГРН 5147746210189).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Familia Trading S.a.r.l. - Радченко Н.А. и Смольникова Е.О. (по доверенности от 19.06.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС" - Битарова А.К. и Тараданкина А.А. (по доверенности от 27.02.2019), Яковлева А.А. (по доверенности от 01.03.2019 N 22).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Familia Trading S.a.r.l. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения от 04.07.2018 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569629. Компания также просила суд обязать Роспатент устранить допущенные нарушения ее прав и законных интересов.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен правообладатель спорного знака обслуживания - общество с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2019 требования компании оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит обжалуемое решение суда первой инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общество представило в президиум Суда по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу, а Роспатент - письменные пояснения, в которых указанные лица не согласились с приведенными в кассационной жалобе доводами, просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции в силе как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить решение суда первой инстанции в силе как законное и обоснованное.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество является правообладателем словесного знака обслуживания "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569629, зарегистрированного 29.03.2016 по заявке N 2015708451 с датой приоритета 26.03.2015 в отношении услуг 35-го класса "презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компанией в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Компания в возражении указала на описательный характер словесного элемента, зарегистрированного в качестве знака обслуживания, считая, что этот словесный элемент характеризует услуги 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован этот знак обслуживания, вследствие своего семантического значения, просила принять во внимание то, что регистрация такого знака обслуживания препятствует использованию этого словесного обозначения иными лицами, оказывающими услуги по продвижению товаров по сниженным ценам.

В обоснование своей заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания, компания указала на подачу ею заявки N 2015734167 (дата подачи - 22.10.2015) на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения "", по которой был вынесен отказ в регистрации этого обозначения как знака обслуживания, в котором отмечена в том числе описательность словесного элемента "OFFPRICE".

В ходе рассмотрения возражения Роспатент признал компанию лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент пришел к выводу об отказе в его удовлетворении, сочтя, что представленные подателем возражения материалы не подтверждают того, что на дату приоритета спорного знака обслуживания обозначение "OFFPRICE" характеризовало услуги 35-го класса МКТУ и носило описательный характер по отношению к таким услугам.

Несогласие компании с принятым Роспатентом решением послужило основанием для ее обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

При этом вывод Роспатента о том, что компания является лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорного знака обслуживания, в суд не обжаловался и не был предметом судебной ревизии.

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции признал, что Роспатент наделен полномочиями по рассмотрению возражения компании против предоставления правовой охраны знаку обслуживания, правообладателем которого является общество, а также по принятию решения по результатам такого рассмотрения.

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), принял во внимание Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39).

Проверяя законность решения Роспатента, суд первой инстанции пришел к выводу о его соответствии требованиям действующего законодательства. Данный вывод сделан судом первой инстанции по результатам оценки представленных в подтверждение доводов возражения доказательств, исследовав которые суд вслед за Роспатентом признал неподтвержденным факт описательности обозначения "OFFPRICE" применительно к услугам, указанным в регистрации спорного знака обслуживания.

Суд первой инстанции согласился с мнением Роспатента о том, что часть представленных с возражением материалов датированы после даты приоритета спорного знака обслуживания, в связи с чем не могут свидетельствовать об описательности спорного обозначения на дату приоритета знака обслуживания.

Судом первой инстанции отклонена ссылка компании на информацию из Англо-русского бизнес-словаря, относящегося к специализированной справочной литературе и не используемого средним российским потребителем услуг, для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания. При этом суд, исследовав названный бизнес-словарь, указал, что в нем содержится перевод словосочетания "off-price retailing", а не спорного обозначения "OFFPRICE".

Исследовав представленный компанией с возражением отчет фонда "ВЦИОМ", суд первой инстанции констатировал, что исследование проведено после даты приоритета спорного знака обслуживания и не содержит ретроспективных данных.

Суд первой инстанции не согласился с мнением компании о том, что данные лингвистического заключения, представленного вместе с возражением, подтверждают описательный характер спорного обозначения, указав, что названное заключение составлено по результатам исследования, проведенного после даты приоритета спорного знака обслуживания. Суд первой инстанции также принял во внимание то, что описательность обозначения подлежит установлению с точки зрения рядового потребителя, а не с точки зрения специалиста в области лингвистики.

Судом первой инстанции отклонен довод компании о том, что при рассмотрении вопроса о возможности регистрации в качестве знака обслуживания обозначения по заявке N 2015734167 словесный элемент "OFFPRICE" признан описательным, поскольку в ходе рассмотрения этого довода было установлено, что на решение об отказе в регистрации обозначения по названной заявке было подано возражение, в ходе рассмотрения которого вывод об описательности спорного обозначения не был подтвержден, а основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве знака обслуживания послужили иные обстоятельства, не относящиеся к предмету рассматриваемого спора.

Кроме того, суд первой инстанции, исследовав доказательства, представленные компанией в ходе рассмотрения дела в суде, признал их меняющими мотивы поданного в Роспатент возражения и не подлежащими учету при проверке законности принятого административным органом решения.

Судом первой инстанции также установлено, что спорное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования обществом в отношении услуг, для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что у Роспатента отсутствовали основания для признания спорного знака обслуживания не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В кассационной жалобе не оспариваются полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания и по принятию решения по результатам такого рассмотрения, а также выводы суда первой инстанции о применении пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, Правил N 32, возможности учета подходов, приведенных в Рекомендациях N 39.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, выводы суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяются.

В кассационной жалобе компания указывает на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, поскольку, по мнению компании, суд первой инстанции при вынесении судебного акта руководствовался также подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, в то время как подлежал применению только подпункт 3 пункта 1 названной статьи этого Кодекса.

Компания отмечает, что необоснованное применение названной нормы привело суд первой инстанции к выводу о необходимости учета восприятия обозначения средними потребителями, в то время как компания считает установленное подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) абсолютным, не зависящим от восприятия обозначения потребителями.

Как полагает компания, такой запрет относится к области публичного права и направлен на защиту интересов участников рынка с целью обеспечения возможности беспрепятственного использования такого обозначения заинтересованными хозяйствующими субъектами.

В связи с приведенными доводами компания также считает, что информация, полученная из Англо-русского бизнес-словаря, должна была учитываться судом первой инстанции, просит принять во внимание то, что публичный запрет на регистрацию описательных обозначений не связан со знанием какого-либо обозначения потребителями.

Компания выражает несогласие с мнением суда первой инстанции о том, что для восприятия этого обозначения потребителям необходимы рассуждения и домысливание, полагая, что для применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ данный критерий учету не подлежит.

Кроме того, компания считает неправильным отклонение судом первой инстанции представленных ею в ходе рассмотрения дела в суде дополнительных доказательств. По ее мнению, в пункте 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) допускается возможность представления новых доказательств на стадии судебного рассмотрения спора.

Компания также не согласна с выводом суда первой инстанции о приобретении спорным обозначением различительной способности вследствие его использования обществом. По мнению компании, судом не учтено отсутствие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей необходимых для такого вывода ассоциативных связей, а также не принято во внимание то, что большинство представленных обществом доказательств касались иного знака обслуживания - по свидетельству Российской Федерации N 569630.

В представленном отзыве общество, в целом не соглашаясь с приведенными в кассационной жалобе доводами и указывая на очевидные технические ошибки в обжалуемом решении суда в части ссылки на подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, просило президиум Суда по интеллектуальным правам также обратить внимание на следующие обстоятельства:

подача компанией более поздней по сравнению с датой приоритета спорного знака обслуживания заявки N 2015734167 на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения "", в которое также OFFPRICE включен словесный элемент "OFFPRICE", при том что в заявке такой элемент указывался компанией в качестве охраняемого;

неоднократное обращение компании с возражениями против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания по одному и тому же основанию - подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (возражение от 27.02.2017, по результатам рассмотрения которого Роспатентом принято решение об отказе в его удовлетворении от 21.06.2017, и настоящее возражение от 04.07.2018, по результатам рассмотрения которого административным органом вынесено оспариваемое решение об отказе в его удовлетворении).

По результатам рассмотрения приведенных в кассационной жалобе доводов президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В Рекомендациях N 39 сформулирован следующий правовой подход.

К описательным элементам относятся словесные элементы, подпадающие под понятия, указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос, является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания;

воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Так, не может быть признан описательным словесный элемент "СТЕКЛОШПАТ", заявленный в отношении товара "шпатлевка", по той причине, что рядовому потребителю смысл обозначения "СТЕКЛОШПАТ" вряд ли может быть понятен. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например, можно предположить, что это шпатлевка, в состав которой входит стекло, или что это шпатлевка, состоящая из стекла и полевого шпата, или что это шпатлевка, предназначенная для шпатлевания поверхности стекла, или что это шпатлевка, предназначенная для шпатлевания щелей, образуемых оконным стеклом и рамой, и так далее.

Вместе с тем может быть признан описательным элемент, который, хотя и отличается от описательного элемента орфографией, но может быть воспринят потребителем как описательный. Например, указание "100% хлоп" следует признать описательным, так как оно может восприниматься так же, как "100% хлопок".

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, из сети Интернет.

Таким образом, вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, при оценке обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака (знака обслуживания), на предмет его соответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ подлежит учету восприятие этого обозначения потребителем как обозначения, описывающего (характеризующего) товар (или услугу, как в настоящем случае), его свойства, на что обоснованно указано судом первой инстанции при рассмотрении спора.

На то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, неоднократно обращалось внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам: постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017, от 20.05.2019 по делу N СИП-576/2017, от 31.05.2019 по делу N СИП-790/2018 и др.

В постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015, от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 и других дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

С учетом изложенного довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции необоснованно исходил из необходимости анализа восприятия спорного обозначения потребителями, отклоняется как связанный с неправильным толкованием норм материального права самим заявителем.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной инстанции о том, что в обжалуемом судебном акте содержатся ссылки и на подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (пятый абзац страницы 10, четвертый абзац страницы 12).

Однако из содержания судебного акта усматривается, что проверка решения Роспатента осуществлялась на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, что соответствует мотивам поданного возражения и выводам, содержащимся в оспариваемом решении административного органа.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что неправильное указание суда первой инстанции в двух абзацах обжалуемого решения на неприменимую к спорным правоотношениям норму материального права имеет характер технической ошибки и не повлияло на выводы, сделанные по результатам проверки решения Роспатента на соответствие подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не признает состоятельным довод компании о необоснованном неучете судом первой инстанции информации, содержащейся в Англо-русском бизнес-словаре, поскольку суд первой инстанции указал, что в названном словарно-справочном издании представлен перевод спорного обозначения в словосочетании "off-price retailing", а не в качестве самостоятельной словарной единицы.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что иностранные слова входят в обиход российских потребителей в определенные временные интервалы, связанные в том числе с активным использованием таких обозначений хозяйствующими субъектами на территории Российской Федерации, ввиду чего описательность таких обозначений определяется применительно к дате приоритета спорного товарного знака (знака обслуживания), то есть представленные подателем возражения доказательства должны отражать характер восприятия спорного обозначения применительно к дате приоритета.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным и обоснованным тот вывод суда первой инстанции, что надлежащие доказательства, свидетельствующие о том, что на дату приоритета спорного знака обслуживания обозначение "OFFPRICE" применительно к услугам, для которых зарегистрирован этот знак, российским потребителем воспринималось в качестве характеристики таких услуг, представлены подателем возражения не были.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что представленные компанией на стадии рассмотрения дела в суде новые доказательства меняют мотивы поданного в Роспатент компанией возражения, в связи с чем не подлежали учету при принятии решения.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному в том числе пунктом 1.8 Правил N 56, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами N 56.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что источники информации, не относящиеся к общедоступным словарно-справочным изданиям, считаются изменяющими мотивы возражения.

Как следует из материалов дела и из обжалуемого судебного акта, на стадии судебного рассмотрения дела компанией были представлены копии страниц учебника "Интегрированные маркетинговые коммуникации" под редакцией И.М. Синяевой; копии страниц книги "Курс MBA по маркетингу"; распечатка страницы интернет-сайтов www.realto.ru, www.retail.ru, www.google.ru, которые не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям.

Такие документы согласно приведенным положениям Правил N 56 считаются изменяющими мотивы поданного возражения.

В пункте N 137 Постановления N 10 указано, что при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Таким образом, у подателя возражения имеется право предъявить новые доказательства в двух случаях:

в опровержение доказательств, представленных правообладателем в ходе судебного разбирательства;

в опровержение выводов Роспатента, сделанных в оспариваемом решении.

В ходе рассмотрения настоящего дела в суде правообладателем действительно представлялись новые доказательства, однако они были направлены на подтверждение приобретения спорным обозначением дополнительной различительной способности, а не на опровержение доводов подателя возражения об отсутствии у этого обозначения различительной способности как таковой.

Однако представленные компанией в ходе судебного разбирательства доказательства были направлены на доказывание отсутствия у спорного обозначения различительной способности, то есть не были направлены на опровержение доказательств правообладателя, представленных в ходе рассмотрения дела в суде.

В свою очередь, вывод Роспатента об отказе в прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания мотивирован недоказанностью компанией обстоятельств, положенных в обоснование возражения (недоказанностью описательности спорного словесного элемента).

Таким образом, компания имела право представить доказательства, опровергающие вывод Роспатента о недоказанности значимых обстоятельств представленными с возражением материалами, но не направленные на подтверждение тех обстоятельств, которые материалами возражения подтверждены не были.

Между тем, представленные компанией в ходе рассмотрения дела доказательства были направлены на дополнение материалов возражения новыми документами, подтверждающими, по мнению компании, описательность спорного обозначения, что подтвердил представитель компании в ходе своего выступления в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам признает правильным вывод суда первой инстанции о том, что представленные в ходе рассмотрения дела компанией новые доказательства меняют мотивы поданного возражения и не могут быть учтены при рассмотрении спора в суде.

В кассационной жалобе компания указывает на необоснованный вывод суда первой инстанции о приобретении спорным обозначением дополнительной различительной способности, обусловленной его широким использованием.

По результатам рассмотрения данного довода президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что для признания предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) недействительным по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, необходимо представить с возражением соответствующие доказательства. Непредставление таких доказательств влечет вывод об отсутствии оснований для прекращения правовой охраны спорного товарного знака по этому мотиву.

Роспатентом и судом первой инстанции установлено, что такие доказательства представлены не были. Этот вывод признан президиумом Суда по интеллектуальным правам соответствующим материалам дела. При изложенных обстоятельствах мнение суда первой инстанции о приобретении спорным обозначением дополнительной различительной способности применительно к оказываемым обществом услугам не имеет правового значения.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам не может оставить без внимания непоследовательную и противоречивую позицию компании по отношению к тому, является ли обозначение "OFFPRICE" описательным по отношению к услугам 35-го класса МКТУ.

Компания обращалась в Роспатент с заявкой N 2015734167 (дата подачи которой позже даты приоритета спорного знака обслуживания) на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения "", в котором не указывала словесный элемент "OFFPRICE" в качестве дискламированного элемента.

Действительно, впоследствии на стадии рассмотрения этой заявки экспертом было высказано мнение о неохраноспособности такого элемента, однако мнение эксперта впоследствии было дезавуировано при рассмотрении Роспатентом соответствующего возражения.

В рассматриваемом случае представляется очевидным, что поведение компании, выразившееся в подаче собственной заявки на регистрацию знака обслуживания с указанием словесного элемента "OFFPRICE" в качестве охраняемого, свидетельствовало о том, что она считала возможным предоставление такому элементу правовой охраны. В то же время при регистрации этого элемента в качестве знака обслуживания на иное лицо компания неоднократно подавала возражения против предоставления правовой охраны такому знаку обслуживания.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражениях против нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Расходы по уплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на компанию.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2019 по делу N СИП-98/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. - без удовлетворения.

Возвратить иностранному лицу Familia Trading S.a.r.l. государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 03.07.2019 N 2487 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Н.Л. Рассомагина