Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2019 г. по делу N СИП-26/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку сравниваемые друг с другом средства индивидуализации не вызывают сходных ассоциаций, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о едином источнике происхождения товаров, для индивидуализации которых они зарегистрированы

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2019 г. по делу N СИП-26/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Мындря Д.И., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРО" (Петергофское ш., д. 71, Санкт-Петербург, 198206, ОГРН 1037819010129) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 646146.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Самарин" (ул. Парковая 8-я, д. 25, эт. цоколь, пом. I, ком. 17, оф. 2, Москва, 105043, ОГРН: 1037739557690), Управление Федеральной антимонопольной службы России по г. Москве (Мясницкий пр-д, д. 4, стр. 1, г. Москва, 107078, ОГРН 1037706061150).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРО" - Шибаев Р.А. (по доверенности от 06.02.2018 N 150);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-347/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Самарин" - Слепнева Л.Ф. (по доверенности от 26.06.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРО" (далее - общество "ПЕТРО") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 646146. Указанным решением Роспатента от 15.10.2018 отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 646146.

Требования заявителя обоснованы тем, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 646146 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 615526, 310397, зарегистрированными на имя заявителя, и имеющими более ранний приоритет.

Таким образом, по мнению заявителя, решение Роспатента принято в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Самарин" (далее - общество "Самарин"), Управление Федеральной антимонопольной службы России по г. Москве (далее - управление).

В судебном заседании представитель общества "ПЕТРО" заявленные требования поддержал.

Роспатент, общество "Самарин" в отзывах и их представители в ходе судебного заседания требования общества "ПЕТРО" оспорили, просили в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Управление, извещенное о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в суд своего представителя не направило. При данных обстоятельствах неявка представителя управления в судебное заседание в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела по существу.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Изобразительный товарный знак "" по заявке N 2017704071 с приоритетом от 07.02.2017 зарегистрирован 27.02.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за N 646146 в отношении товаров 34-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя общества "Самарин".

В Роспатент 04.06.2018 от заявителя поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 646146, мотивированное его сходством до степени смешения с товарными знаками "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 615526, 310397, зарегистрированными на имя заявителя в отношении товаров 34-го класса МКТУ (том 2, л. д. 88-91).

По результатам рассмотрения возражения заявителя Роспатент принял решение от 15.10.2018 об отказе в его удовлетворении. Указанным решением правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 646146 оставлена в силе.

Не согласившись с решением Роспатента от 15.10.2018, общество "ПЕТРО" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы лиц, участвующих в деле, выслушав пояснения представителей предпринимателя и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления общества "ПЕТРО" в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента обществом "ПЕТРО" не пропущен, что уполномоченным органом и обществом "Самарин" не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в части 4 ГК РФ и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения предпринимателя на отказ в предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что обществом "ПЕТРО" и обществом "Самарин" не оспаривается.

Согласно абзацу второму пункта 27 постановления от 23.04.2019 N 10 по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются, исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты (07.02.2017) приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 646146 правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный N 38572, с датой начала действия 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 646146 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из широких линий черного и красного цветов, образующих стилизованные латинские буквы L и Т, на фоне которых расположено изображение листа. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, красном, черном цветовом сочетании, в частности, в отношении товаров 34-го классов МКТУ "сигареты электронные; жидкости, содержащие никотин для электронных сигарет; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей".

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 615526 представляет собой изобразительное обозначение в виде вытянутых по вертикали букв L и D, выполненных оригинальным шрифтом черного цвета. При этом в обозначении буква D расположена на короткой части буквы L. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34-го класса МКТУ "табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный "снус"; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включая бумагу абсорбирующую для курительных трубок; баллончики газовые для зажигалок; сосуды для табака, не из драгоценных металлов; кисеты для табака; бумага сигаретная, папиросная; книжечки курительной бумаги; ящики для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; коробки спичечные, не из драгоценных металлов; кремни; трубки курительные, включая трубки, мундштуки для сигарет, папирос; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; части без табака папиросной гильзы; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, включая наконечники янтарные мундштуков для сигар, сигарет, папирос; сигаретные гильзы; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; пепельницы, не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; машинки для обрезки сигар; спичечницы, не из драгоценных металлов; табакерки, не из драгоценных металлов; зажигалки для закуривания, спички".

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 310397 представляет собой изобразительное обозначение в виде вытянутых по вертикали букв L и D, выполненных стандартным шрифтом белого цвета, на черном фоне с двойной окантовкой. При этом в обозначении буквы L и D разделены элементом в виде ромба. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 34-го класса МКТУ "табак; табачные изделия, папиросы, сигареты сигариллы, сигары; курительные принадлежности; зажигалки; пепельницы; спички".

Роспатент, проведя сравнительный анализ оспариваемого изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 646146 и противопоставленных изобразительных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 615526, 310397, указал следующее.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании внешней формы, наличия или отсутствия симметрии, смыслового значения, вида и характера изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетания цветов и тонов. Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Роспатент отметил, что сравниваемые обозначения не производят общего зрительного впечатления.

Как верно указал Роспатент, правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 646146 предоставлена в красно-черном цветовом сочетании, при этом правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в черно-белом цвете. В этой связи сравниваемые обозначения различаются своим цветовым исполнением.

Также Роспатент правомерно отметил, что сравниваемые обозначения различаются по своей внешней форме за счет различных пропорций как входящих в обозначение элементов, так и обозначений в целом. Кроме того, элементы сравниваемых товарных знаков выполнены разным шрифтом, усиливающим визуальные различия сравниваемых товарных знаков. Также оспариваемый товарный знак содержит дополнительный изобразительный элемент в виде листа.

При этом Роспатент пришел к выводу о том, что все указанные товарные знаки не имеют какого-либо семантического значения, что усиливает их различие.

С учетом изложенных обстоятельств Роспатент отметил, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 646146 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 615526, 310397 не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

При этом Роспатент указал, что довод заявителя о том, что при анализе сходства сравниваемых товарных знаков Роспатент не принял во внимание сходство сравниваемых товарных знаков по фонетическому признаку, не обоснован ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 32 Правил экспертиза заявленного обозначения проводится в соответствии с пунктом 29 Правил с учетом особенностей видов знаков, которые определены статьей 1482 ГК РФ как словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур.

Роспатент верно указал, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 646146, 615526, 310397 в соответствии с пунктом 32 Правил не могут быть отнесены к словесным товарным знакам в силу следующего.

Как было указано ранее, к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания.

В свою очередь, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 646146, 615526, 310397 представляют собой простые сочетания согласных букв, которые не являются словами какого-либо языка и не имеют словесного характера за счет отсутствия гласных.

Роспатент также отметил, что в отношении отсутствия у простого сочетания согласных букв словесного характера Судом по интеллектуальным правам в постановлениях по делам N СИП-454/2018, СИП-603/2018, СИП-959/2014, СИП-391/2013 были сделаны аналогичные выводы.

При этом судебная коллегия учитывает, что возможность ссылки Роспатента на примеры судебной практики в целях демонстрации правомерности выводов, отраженных в оспариваемом ненормативном правовом акте, обусловлена обязанностью органа доказать законность и обоснованность своего решения (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, Роспатент указал, что все сравниваемые обозначения являются изобразительными, поскольку не содержат в своем составе буквосочетаний, имеющих именно словесный характер.

В отношении однородности сравниваемых товарных знаков Роспатент отметил следующее.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Анализ Роспатентом товаров 34-го класса МКТУ, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 615526, показал наличие в них идентичных товаров "сигареты электронные", а также однородных товаров, относящихся к сопутствующим электронным сигаретам товарам. Однако в связи с тем, что сравниваемые товарные знаки не вызывают сходных ассоциаций, Роспатент сделал вывод о том, что угроза смешения сравниваемых товарных знаков российскими потребителями отсутствует.

В отношении остальных товаров 34-го класса МКТУ противопоставленных товарных знаков Роспатент отметил, что они, в отличие от товаров, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака, содержат табак и, соответственно, относятся к табачной продукции и табачным изделиям.

Таким образом, Роспатент считает, что указанные товары 34-го класса МКТУ различаются по виду, имеют различный круг потребителей, а также условия реализации, в связи с чем не являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 646146.

Также Роспатент посчитал необоснованным довод заявителя о том, что при реализации табачной продукции смешение сравниваемых товарных знаков усиливается за счет близкого звучания букв "т" и "д", поскольку в соответствии с порядком реализации табачной продукции выбор осуществляется покупателем путем произнесения названия товара, находящегося в закрытом прилавке.

При этом Роспатент отметил, что как указывает сам заявитель, оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 646146 зарегистрирован в отношении электронных сигарет, на которые не распространяется действие Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

По мнению Роспатента, из данных обстоятельств следует, что товары, содержащие оспариваемый товарный знак, размещаются на открытых прилавках (витринах). В этой связи российский покупатель при своем выборе будет видеть нанесенный на товар товарный знак, используемый для индивидуализации именно той продукции, которая не содержит табак.

Таким образом, условия реализации продукции, содержащей оспариваемый товарный знак, отличаются от условий реализации табачной продукции заявителя. Как отмечает Роспатент, указанное свидетельствует о том, что вероятность смешения продукции, содержащей оспариваемый товарный знак, с продукцией, содержащей противопоставленные товарные знаки, отсутствует.

Поскольку в судебном заседании, состоявшемся 26.06.2019, заявитель сообщил о том, что, по его мнению, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 646146, 615526, 310397 представляют собой комбинированные обозначения, в связи с чем оценка сходства с оспариваемым товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 646146 должна осуществляться, в том числе по фонетическому признаку сходства, Роспатент представил в суд дополнительные письменные пояснения.

В указанных пояснениях Роспатент отметил, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания.

В свою очередь, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 646146, 615526, 310397 представляют собой простые сочетания согласных букв, которые не являются словами какого-либо языка и не имеют словесного характера за счет отсутствия гласных, в связи с чем указанные обозначения являются изобразительными.

Таким образом, поскольку товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 646146, 615526, 310397 являются изобразительными, их оценка была произведена Роспатентом с учетом вышеуказанных признаков сходства, в которых фонетический критерий сходства отсутствует.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 судебное разбирательство по настоящему делу было отложено, так как судом было предложено Роспатенту представить пояснения по вопросам, касающимся возможности смешения сравниваемых обозначений реальными потребителями.

Кроме того, суд предложил Роспатенту представить позицию относительно сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров с учетом позиций, изложенных в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10.

Роспатент в своих пояснениях отметил, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения товарных знаков зависит, во-первых, от различительной способности товарного знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых товарных знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг. Следовательно, при сравнительном анализе товарных знаков все указанные обстоятельства должны учитываться в совокупности.

По результатам анализа перечней товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, Роспатент пришел к выводу об их однородности. Однако Роспатент в оспариваемом решении от 15.10.2018 также сделал вывод о том, что сравниваемые товарные знаки имеют отличия по большинству признаков сходства, и не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными на основании положений пунктов 41, 43 Правил.

Судебная коллегия учитывает, что как отмечено в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Ранее аналогичные методологические подходы содержались в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Роспатент обоснованно сослался на то, что изобразительный характер сравниваемых товарных знаков подтверждается также первоначальными материалами дел заявок на выдачу товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 646146, 615526, 310397, из которых следует, что заявителями указанные обозначения позиционируются именно как изобразительные.

Так, судебная коллегия обращает внимание на то, что в описании к изображению заявляемого в Роспатент обозначения "" по заявке N 2016720872 (противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 615526) указано, что к регистрации в качестве товарного знака, заявляется именно изобразительное обозначение, состоящее из двух геометрических фигур. Фигура слева образована широкой вертикальной полосой и примыкающей к ней справа узкой горизонтальной полосой меньшей длины. Вторая геометрическая фигура расположена частично над описанной горизонтальной полосой такой же ширины, как и вертикальная полоса первой фигуры. Вертикальная полоса примыкает к дугообразному элементу внизу, а вверху между ними есть небольшой разрыв (том 3, л. д. 78).

В описании к изображению заявляемого в Роспатент обозначения "" по заявке N 2006706242 (противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 310397) указано, что это заявляемое на регистрацию обозначение является изобразительным. Оно представляет собой вертикально расположенный прямоугольник черного цвета, заключенный в две рамки белого и черного цвета. В центре прямоугольника находится графический элемент, состоящий из латинских прописных букв "L" и "D", белого цвета, выполненных оригинальным шрифтом. Между буквами "L" и "D" помещен ромбик белого цвета. Указанный элемент (ромбик) является составной частью многих товарных знаков заявителя (том 3, л. д. 80).

В описании к изображению заявляемого в Роспатент обозначения "" по заявке N 2017704071 (оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 646146) указано, что заявляемое обозначение представляет собой изобразительное обозначение, в виде композиции из трех фигур, выполненных широкими линиями черного и красного цветов, две из которых напоминают латинские буквы L и T, причем часть буквы Т занимает фигура, которая является стилизованным изображением листа. Обозначение имеет оригинальный, запоминающийся, креативный образ и фантазийно по отношению к испрашиваемому перечню товаров и услуг (том 3, л. д. 72).

Роспатент отметил, что согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам оценка соответствия заявленного обозначения условиям охраноспособности осуществляется, в том числе, с учетом описания заявленного обозначения, приведенного в заявлении (дело N СИП-1/2014).

В связи с этим Роспатент пришел к выводу о том, что поскольку товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 646146, 615526, 310397 являются изобразительными, их оценку следует производить именно с учетом указанных признаков сходства, в которых фонетический критерий сходства отсутствует.

Судебная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что при анализе сходства сравниваемых обозначений Роспатент исходил из того, что сравниваемые обозначения являются изобразительными, в связи с чем фонетический критерий сходства обоснованно во внимание не принимался.

Вместе с тем суд предложил Роспатенту представить его мнение о возможности применения фонетического критерия с точки зрения российского потребителя при выборе товара.

В этой связи Роспатент пояснил суду, что заявителем не было представлено доказательств того, что его продукция, маркированная именно противопоставленными товарными знаками, действительно встречается на российском рынке.

Как пояснил Роспатент, в отсутствие таких сведений Роспатент не может установить, каким способом российскими потребителями осуществляется выбор продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками.

Судом по интеллектуальным правам также было предложено Роспатенту представить мнение о возможном словесном характере противопоставленных товарных знаков с учетом того, что данные обозначения могут представлять собой аббревиатуры.

Как указано в оспариваемом решении Роспатента от 15.10.2018, простые сочетания согласных букв не обладают словесным характером.

Вместе с тем Роспатент указал, что из позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 04.03.2019 по делу N СИП-454/2018 следует, что аббревиатура, в том числе состоящая только из сочетания согласных букв, является словом, то есть обладает словесным характером. Однако для того, чтобы признать конкретное обозначение аббревиатурой должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово (аббревиатура), имеющее конкретное значение.

Роспатент отметил, что заявителем в настоящем деле таких доказательств представлено суду не было.

Учитывая изложенное Роспатент обоснованно установил, что товарные знаки не обладают словесным характером, в связи с чем фонетический критерий при оценке сходства сравниваемых обозначений и принятии решения не учитывался.

Судебная коллегия также считает необходимым обратить внимание на непоследовательность в изложении заявителем своей правовой позиции, занимаемой в настоящем деле.

Так, в заявлении в суд (том 1, л. д. 6-16) отсутствует какое-либо указание на то, что в противопоставленных товарных знаках буквосочетание "LD" воспринимается российскими потребителями именно в качестве аббревиатуры.

Отсутствует такой довод и в возражении, поданном в Роспатент (том 2, л. д. 88-91).

Лишь в судебном заседании 09.10.2019 представитель заявителя, отвечая на вопросы судебной коллегии, допустил возможность рассмотрения этого буквосочетания ("LD") в качестве аббревиатуры, однако никаких доказательств в обоснование такого довода суду не представил.

Судебная коллегия, проводя самостоятельный сравнительный анализ спорного изобразительного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 646146 и противопоставленных ему изобразительных товарных знаков "" по свидетельству Российской Федерации N 615526, "" по свидетельству Российской Федерации N 310397 пришла к выводу не о полном отсутствии сходства, а о низкой степени сходства между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками.

При этом суд исходит из того, что сравниваемые обозначения различаются своим цветовым исполнением, так как правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 646146 предоставлена в красно-черном цветовом сочетании, при этом правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в черно-белом цвете.

Также сравниваемые обозначения различаются по своей внешней форме за счет различных пропорций как входящих в обозначение элементов, так и обозначений в целом.

Различие спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков по графическому критерию сходства обозначений, по мнению суда первой инстанции, носит очевидный характер.

При этом судебная коллегия учитывает, что элементы сравниваемых товарных знаков выполнены разным шрифтом, усиливающим визуальные различия сравниваемых товарных знаков. Кроме того, спорный товарный знак содержит дополнительный изобразительный элемент в виде листа.

Установление указанных обстоятельств позволяет судебной коллегии прийти к выводу о том, что несмотря на наличие у сравниваемых обозначений совпадающего элемента "L", свидетельствующего об определенной степени сходства между ними, эта степень является низкой, поскольку имеются существенные графические различия, в связи с чем спорный товарный знак и противопоставленные товарные знаки производят различное зрительное впечатление.

При этом судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что все указанные товарные знаки не имеют какого-либо семантического значения, что дополнительно усиливает их различие.

Судебная коллегия отмечает, что, как указывалось выше, вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя.

При этом разрешение такого вопроса предполагает не произвольное усмотрение суда, оно должно быть основано на нормах ГК РФ и Правил, а также должно учитывать методологические подходы высшей судебной инстанции, поскольку степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

В отношении оценки однородности товаров и услуг судебная коллегия отмечает следующее.

Как указано выше, при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень однородности оказываемых услуг, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений. Кроме того, вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень сходства, может зависеть и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака.

Лишь при полном отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков (знаков обслуживания) при применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установление иных факторов не требуется.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу N СИП-449/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 25.07.2019 по делу N СИП-642/2018 и других.

Роспатент, анализируя товары 34-го класса МКТУ, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 615526, пришел к правомерному выводу о наличии в них идентичных товаров "сигареты электронные", а также однородных товаров, относящихся к сопутствующим электронным сигаретам товарам.

В отношении остальных товаров 34-го класса МКТУ противопоставленных товарных знаков Роспатент отметил, что они, в отличие от товаров, содержащихся в перечне спорного товарного знака, содержат табак и, соответственно, относятся к табачной продукции и табачным изделиям.

Судебная коллегия учитывает, что в описании к 34-му классу МКТУ "Табак и заменители табака; сигареты и сигары; электронные сигареты и вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички" указано, что в него включены, в основном, табак и предметы, используемые для курения, а также некоторые аксессуары и емкости, связанные с их использованием.

При этом, как отмечает заявитель, несмотря на то, что оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении такого товара как "электронные сигареты", на которые в настоящее время не распространяется действие Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации рассматривается законопроект N 105344-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (в части регулирования оборота бестабачных курительных изделий), который направлен на приравнивание электронных сигарет к табачным изделиям.

Вместе с тем Роспатент верно указал, что тем не менее в настоящее время указанные товары 34-го класса МКТУ различаются по виду, имеют различный круг потребителей, а также условия их реализации.

Также Роспатент правомерно не согласился с доводом заявителя о том, что при реализации табачной продукции смешение сравниваемых товарных знаков усиливается за счет близкого звучания букв "т" и "д", поскольку в соответствии с порядком реализации табачной продукции выбор осуществляется покупателем путем произнесения названия товара, находящегося в закрытом прилавке.

Как правильно отметил Роспатент, указанные обстоятельства подтверждают то обстоятельство, что сейчас товары, содержащие оспариваемый товарный знак, размещаются именно на открытых прилавках (витринах). В этой связи российский покупатель при своем выборе будет видеть нанесенный на товар товарный знак, используемый для индивидуализации именно той продукции, которая не содержит табак, то есть условия реализации продукции, содержащей спорный товарный знак, в настоящее время значительно (кардинально) отличаются от условий возможной реализации табачной продукции заявителя.

Как указано в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что в возражении, поступившем в Роспатент, выражено мнение заявителя о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 646146 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, так как в частности табачная продукция, маркированная с использованием буквенного элемента "LD", приобрела широкую известность, благодаря длительному и интенсивному использованию на российском рынке с 1999 года.

Однако в Роспатент общество "ПЕТРО" - податель возражения, никаких доказательств в обоснование этого довода не представило.

Судебная коллегия считает, что представленная лишь в суд копия распечатки статьи из сети "Интернет" от 15.01.2019 "ОФД "Такском" узнал, какие сигареты курят в России" (том 1, л. д. 78-81) также не может являться достаточным и надлежащим доказательством, подтверждающим довод заявителя об использовании противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 615526, 310397 правообладателем в отношении конкретных товаров; о длительности и объеме использования именно этих товарных знаков правообладателем; о степени известности, узнаваемости именно данных товарных знаков. Поскольку в этой статье указано лишь на то, что анализировались данные по продажам сигарет в мае (без указания конкретного года), то есть за один месяц. При этом отмечено, что в мае россияне часто выбирают, в частности сигареты LD (том 1, л. д. 78).

Также в ходе рассмотрения настоящего дела суд выяснял у заявителя вопрос о необходимости выделения в отдельное производства требования о недобросовестности поведения третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - общества "Самарин", выражающегося в приобретении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 646146.

В соответствии с пунктом 171 постановления от 23.04.2019 N 10 если по делу об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, требование о признании действия лица по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции заявляется в качестве самостоятельного, такое требование на основании части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит выделению в отдельное производство. По выделенному в отдельное производство требованию суд предлагает на основании части 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заменить ответчика на правообладателя. В таком случае рассмотрение выделенного требования не ограничивается обстоятельствами поданного в Роспатент возражения.

Судебная коллегия отмечает, что в настоящем деле требование о признании действия лица по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции в качестве самостоятельного не заявлено. Вместе с тем на стадии подачи и рассмотрения возражения заявителя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 646146, поданного в Роспатент, доводов о недобросовестном поведении общества "Самарин" не приводилось.

Вместе с тем из заявления, поданного в суд (том 1, л. д. 54-60), усматривается, что общество "ПЕТРО", указывает на злоупотребление правом и недобросовестность поведения третьего лица, рассматривая признание действий этого лица по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 646146 актом недобросовестной конкуренции, поскольку у общества "ПЕТРО" есть основания полагать, что данная регистрация имеет своей целью использовать широкую известность обозначения LD, которая возникла благодаря действиям общества "ПЕТРО".

Заявитель указывает, что ему принадлежит серия товарных знаков и заявок на товарные знаки с обозначением LD, имеющие более ранний приоритет (том 1, л. д. 55-60).

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

В соответствии с пунктом 5 названной статьи разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

При этом судом доводы сторон оцениваются не исходя из наименования доводов, а исходя из их сущности.

В настоящем деле довод заявителя сводится к указанию на то, что регистрация спорного товарного знака имеет своей целью использовать широкую известность обозначения LD, которая возникла благодаря действиям общества "ПЕТРО", которому принадлежит серия товарных знаков и заявок на товарные знаки с обозначением LD, имеющие более ранний приоритет.

Судебная коллегия не усматривает в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом, полагая указанный довод заявителя в достаточной степени не очевидным исходя из объема тех доказательств, которые имеются в материалах настоящего дела (копии товарных знаков и заявок на товарные знаки, представленные заявителем), а кроме того, доводы общества "ПЕТРО" носят предположительный характер.

При этом судебная коллегия отмечает, что сама по себе подача заявки в Роспатент на регистрацию обозначения в качестве товарного знака обществом "Самарин" является его правом, основанным на законе, в связи с чем суд не усматривает в настоящем деле достаточных доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении правом этим обществом при подаче такой заявки на регистрацию и регистрации спорного товарного знака.

В такой ситуации умысел третьего лица в тех действиях, которые общество "ПЕТРО" считает злоупотреблением правом, не был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной целью которого было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Также судебная коллегия учитывает ответ, данный суду в судебном заседании представителем общества "ПЕТРО" на вопрос о том, почему заявитель в возражении противопоставил спорному товарному знаку общества "Самарин" лишь два товарных знака по свидетельствам Российской Федерации N 615526, 310397 при наличии довода об имеющейся у общества "ПЕТРО" целой серии товарных знаков. Так, представитель общества "ПЕТРО" пояснил суду, что лишь эти два товарных знака по свидетельствам Российской Федерации N 615526, 310397 являются наиболее сходными со спорным товарным знаком, принадлежащим обществу "Самарин".

Таким образом, судебная коллегия считает, что заявитель также не представил суду достаточных, надлежащих доказательств того, какой именно в этой серии товарных знаков элемент является общим для всех знаков и доминирующим в них.

Судебная коллегия считает, что с учетом всех изложенных обстоятельств выявленная судом низкая степень сходства сравниваемых обозначений в данном случае не компенсирована действительно высокой степенью однородности товаров, а следовательно, вероятность смешения спорного и противопоставленных знаков отсутствует.

При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые средства индивидуализации не вызывают сходных ассоциаций, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о едином источнике происхождения товаров, для индивидуализации которых они зарегистрированы, а следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 646146 не противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, доводы заявителя не опровергают приведенные в решении Роспатента от 15.10.2018 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

Судебные расходы по оплате государственной пошлине при подаче заявления, распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРО" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Е.С. Четвертакова