Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2019 г. N С01-332/2019 по делу N СИП-735/2018 Суд первой инстанции правомерно признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатентом было неправильно осуществлено сравнение спорного и противопоставленных ему товарных знаков, оснований для отмены ранее принятого судебного решения нет

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2019 г. N С01-332/2019 по делу N СИП-735/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 декабря 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузьминой А.И.

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики (судья Биджиева Р.М., при ведении протокола отдельного процессуального действия помощником судьи Тохтагуловой А.Р.), кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" (ул. Октябрьская, д. 1, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 396000, ОГРН 1020900508661) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2019 по делу N СИП-735/2018

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Тураково" (дер. Тураково, д. 116А, г. Сергиев Посад, Московская обл., 141311, ОГРН 1105042003990) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.09.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Тураково" - Дарков А.Н. (по доверенности от 19.04.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" - Хотько А.В. (по доверенности от 09.10.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-368/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Тураково" (далее - общество "Тураково") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 07.09.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269 (далее также - спорный товарный знак).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" (далее - птицекомбинат "Черкесский").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2019 требования общества "Тураково" оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2019 требования общества "Тураково" удовлетворены: решение Роспатента от 07.09.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269, признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269.

Не согласившись с принятым решением суда, птицекомбинат "Черкесский" и Роспатент обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

В кассационной жалобе птицекомбинат "Черкесский", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение от 13.09.2019 и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Птицекомбинат "Черкесский" выражает несогласие с постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 по настоящему делу.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы считает неправомерным выводы суда первой инстанции о том, что словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" не может быть включен в товарный знак в качестве охраняемого элемента, и о том, что сравнение спорного и противопоставленных товарных знаков на предмет сходства должно было проводиться с учетом того, что словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" указан в регистрации спорного товарного знака в качестве дискламированого элемента.

Птицекомбинат "Черкесский" отмечает, что в обжалуемом решении не указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об описательности упомянутого словесного элемента и о его неохраноспособности, а также не приведены мотивы принятия судом доводов общества "Тураково" и отклонения доводов самого птицекомбината "Черкесский".

По мнению птицекомбината "Черкесский", обжалуемый судебный акт не соответствует требованиям, установленным частью 3 статьи 15 и подпунктами 2, 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В кассационной жалобе птицекомбинат "Черкесский" ссылается на то, что при рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции не применил подлежащие применению нормы права, а именно пункт 1 статьи 1512 и пункт 5 статьи 1513 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что исходя из положений статей 1483, 1512 и 1513 ГК РФ Роспатент имеет правовые основания для включения словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" в спорный товарный знак в качестве охраняемого словесного элемента, поскольку при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку Роспатент устанавливает охраноспособность заявленного обозначения и входящих в его состав элементов в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, независимо от того, в каком качестве элементы этого обозначения были указаны в заявке на регистрацию товарного знака и в каком качестве они были зарегистрированы.

Как считает птицекомбинат "Черкесский", при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку Роспатент не увеличил объем его правовой охраны, а признал охраноспособными все элементы этого товарного знака.

Птицекомбинат "Черкесский" также указывает на то, что суд первой инстанции неправомерно применил положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ к настоящим правоотношениям, поскольку словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" спорного товарного знака является не описательным, а фантазийным, то есть способным самостоятельно выполнять индивидуализирующую функцию.

При этом в кассационной жалобе отмечено, что суд первой инстанции не установил устойчивую ассоциативную связь словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" с конкретным географическим названием, а доказательства восприятия этого словесного элемента в качестве географического названия в материалы дела не представлены.

Птицекомбинат "Черкесский" полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что при сравнении спорного и противопоставленных товарных знаков Роспатенту следовало учесть, что словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" указан в регистрации спорного товарного знака в качестве дискламированного элемента.

По мнению птицекомбината "Черкесский", установив доминирование и фантазийность словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" спорного товарного знака, а также образность обозначения в целом, Роспатент правомерно сравнил спорный и противопоставленные товарные знаки и установил их сходство до степени смешения, поскольку, несмотря на отдельные отличия, они ассоциируются друг с другом в целом.

Заявитель кассационной жалобы считает, что опасность смешения сравниваемых товарных знаков и маркированных ими товаров усиливают высокая различительная способность товарных знаков птицекомбината "Черкесский", идентичность товарных перечней, а также род товаров и услуг, для индивидуализации которых эти знаки зарегистрированы.

Помимо прочего, в кассационной жалобе птицекомбинат "Черкесский" настаивает на том, что действия общества "Тураково" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 643269 являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

Заявитель кассационной жалобы считает, что общество "Тураково" осуществило принадлежащее ему субъективное право на регистрацию средства индивидуализации с намерением воспользоваться узнаваемостью товарных знаков с обозначением "ТУРАКОВСКОЕ", правообладателем которых является птицекомбинат "Черкесский".

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит отменить решение от 13.09.2019 и направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент полагает необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемое решение от 07.09.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269, не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как отмечает Роспатент в кассационной жалобе, вывод о том, что включение словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" в спорный товарный знак в качестве неохраняемого противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, сделан административным органом в результате оценки соответствующего довода, приведенного птицекомбинатом "Черкесский" в возражении против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

В кассационной жалобе Роспатент поясняет, что при проведении сравнительного анализа товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 643269 с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 208976 и N 612787 он учитывал доминирующее положение словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" в спорном товарном знаке. Вывод о сходстве названых товарных знаков в целом сделан Роспатентом на основании наличия в составе спорного товарного знака доминирующего словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО", сходного до степени смешения со словесными элементами "ТУРАКОВСКИЕ / Тураковские" противопоставленных товарных знаков.

Роспатент также обращает внимание на то обстоятельство, что, как указал суд первой инстанции в обжалуемом решении, неохраняемые элементы могут учитываться при установлении общего впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства.

Однако Роспатент отмечает, что сравнительный анализ спорного товарного знака с противопоставленными в решении суда отсутствует.

Общество "Тураково" направило в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения, в которых просит отказать в удовлетворении кассационных жалоб птицекомбината "Черкесский" и Роспатента, полагая принятое решение суда законным и обоснованным.

В судебное заседание 16.12.2019 явились представители общества "Тураково", Роспатента (в здание Суда по интеллектуальным правам) и птицекомбината "Черкесский" (в здание Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики).

В судебном заседании представители Роспатента и птицекомбината "Черкесский" выступили по доводам, изложенным в своих кассационных жалобах, просили удовлетворить кассационные жалобы.

Представитель общества "Тураково", ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просил отказать в удовлетворении кассационных жалоб.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 643269 зарегистрирован 26.01.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) по заявке N 2016711291 на имя общества "Тураково" в отношении указанных в свидетельстве товаров 5, 16, 29, 30-го классов и услуг 35-го и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) с датой приоритета от 06.04.2016.

При этом согласно данным Государственного реестра словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" является неохраняемым.

В Роспатент 16.02.2018 птицекомбинатом "Черкесский" подано возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3, 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

В возражении птицекомбинат "Черкесский" указал, что спорный товарный знак не мог быть зарегистрирован с включением в него словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" в качестве неохраняемого, поскольку такой элемент занимает в товарном знаке доминирующее положение и товарный знак не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Податель возражения также просил принять во внимание то, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 208976 и N 612787, зарегистрированными на его имя и имеющими более ранние даты приоритета - 25.11.1999 и 23.09.2015 соответственно.

Кроме того, птицекомбинат "Черкесский" полагал, что товарный знак общества "Тураково" способен ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Податель возражения ссылался на то, что действия общества "Тураково", связанные с государственной регистрацией спорного товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом.

По результатам рассмотрения возражения птицекомбината "Черкесский" Роспатентом принято решение от 07.09.2018, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269 признано недействительным в отношении товаров 5-го класса МКТУ "диетическое питание; детское питание", всех товаров 16, 29 и 30-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак, услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц; оптовая и розничная продажа товаров" и всех услуг 39-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Кроме того, оспариваемым решением Роспатент признал словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" охраняемым.

Частично удовлетворяя возражение, Роспатент признал обоснованными доводы птицекомбината "Черкесский" о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 643269 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем Роспатент не согласился с доводами возражения о том, что спорный товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая, что названное решение Роспатента не соответствует требованиям законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество "Тураково" обратилось в суд с заявлением по настоящему делу.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Принимая обжалуемый судебный акт о признании решения Роспатента от 07.09.2018 недействительным и об обязании административного органа повторно рассмотреть возражение птицекомбината "Черкесский" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269, суд первой инстанции исходил из несоответствия этого решения положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции признал неправомерным включение Роспатентом словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" в свидетельство на спорный товарный знак в качестве охраняемого элемента.

С учетом этого суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Роспатент неправильно осуществил сравнение спорного и противопоставленных товарных знаков, так как сравнение должно было проводиться с учетом того, что словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" указан в регистрации спорного товарного знака в качестве дискламированного элемента.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в письменных объяснениях, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

Доводы кассационной жалобы птицекомбината "Черкесский", выражающие несогласие с постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2019 по настоящему делу (в том числе о том, что президиум Суда по интеллектуальным правам переоценил содержащиеся в решении от 31.01.2019 выводы суда первой инстанции, а также не указал, какие именно нарушения норм материального права были допущены судом), по существу не рассматриваются с учетом положений части 3 статьи 274 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления президиума Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 03.06.2019 г."

В полномочия президиума Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, установленные пунктом 3 статьи 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", не входит проверка законности принятых Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции постановлений.

Порядок обжалования постановлений, принятых Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, предусмотрен частью 1 статьи 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, как следует из материалов настоящего дела, птицекомбинат "Черкесский" реализовал свое право на обжалование постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019, обратившись в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации с соответствующей жалобой.

Определением от 06.09.2019 N 300-ЭС19-14442 в передаче кассационной жалобы птицекомбината "Черкесский" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Как усматривается из кассационных жалоб птицекомбината "Черкесский" и Роспатента, доводы названных лиц сводятся к несогласию с выводами суда первой инстанции о неправомерности признания Роспатентом словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" охраняемым элементом спорного товарного знака и о неосуществлении административным органом надлежащего сравнения спорного и противопоставленных товарных знаков.

В отношении доводов кассационных жалоб, касающихся допустимости признания неохраняемого элемента товарного знака охраняемым в ходе рассмотрения Роспатентом возражения, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 по настоящему делу указано: "исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством на него, которое подтверждает объем правовой охраны товарного знака (пункт 1 статьи 1477, пункты 1 и 2 статьи 1481 ГК РФ).

Статьей 1483 ГК РФ установлены основания для отказа в регистрации товарного знака.

Исходя из положений статей 1512, 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено в том случае, если правовая охрана предоставлена с нарушением в том числе требований статьи 1483 этого Кодекса.

Процедура, на основании которой осуществляется рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, установлена Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Ни статьей 1513 ГК РФ, устанавливающей порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, ни Правилами N 56, определяющими процедуру рассмотрения возражения, не установлено право Роспатента изменять объем правовой охраны спорного товарного знака в части самого зарегистрированного обозначения без воли правообладателя. Объем правовой охраны может быть изменен без воли правообладателя только путем сокращения перечня позиций товаров и услуг в случае, если для части товаров и услуг правовая охрана товарного знака признается недействительной. В случае, касающемся трансформации охраняемого обозначения, изменение объема правовой охраны может быть осуществлено только по воле правообладателя, обратившегося с заявлением о внесении изменений в зарегистрированный товарный знак, в том числе в ответ на предложение, сделанное в порядке, предусмотренном пунктом 4.10 Правил N 56.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что на стадии рассмотрения возражения Роспатент устанавливает охраноспособность обозначения в целом и входящих в него элементов независимо от того, в каком качестве входящие в товарный знак элементы были зарегистрированы (то есть, по сути, имеет право по собственной воле признать указанный охраняемым в регистрации товарного знака элемент неохраняемым, и наоборот) не соответствует применимым нормам материального права.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что неохраняемый элемент может быть включен в товарный знак при соблюдении условия, указанного в абзаце шестом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (если не занимает в обозначении доминирующего положения).

Между тем признание такого элемента доминирующим на стадии рассмотрения возражения влечет не включение такого элемента в правовую охрану (как ошибочно посчитали Роспатент и суд первой инстанции), а возникновение иных правовых последствий - прекращение правовой охраны товарного знака как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.".

В силу части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Суд первой инстанции, повторно рассматривавший настоящее дело, учел толкование вышеуказанных законоположений, данное президиумом Суда по интеллектуальным правам, и исходя из него вынес оспариваемый судебный акт.

Как прямо указано в кассационной жалобе птицекомбината "Черкесский" и отмечено представителем Роспатента в ответ на уточняющий вопрос президиума Суда по интеллектуальным правам, фактически податели кассационных жалоб и в этой части оспаривают не решение суда первой инстанции, а то толкование положений ГК РФ и Правил N 56, которое дано президиумом Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу.

Вместе с тем несогласие с таким толкованием может быть выражено только в предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации процессуальных формах.

Проверка правильности вышеприведенного толкования, как отмечено выше, уже осуществлена Верховным Судом Российской Федерации.

В кассационных жалобах приводятся взаимосвязанные доводы о том, что Роспатент "раздискламировал" спорный словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" не по своей инициативе, а в ответ на доводы возражения птицекомбината "Черкесский", при том что причины признания этого элемента охраняемым имелись.

Как отмечает птицекомбинат "Черкесский", "исходя из положений ст. 1483, ст. 1512 и ст. 1513 Гражданского кодекса РФ у Роспатента имеются правовые основания для включения словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" в оспариваемый товарный знак в качестве охраняемого словесного элемента, так как при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку Роспатент устанавливает охраноспособность заявленного обозначения и входящих в него элементов в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, независимо от того, в каком качестве элементы обозначения были указаны в заявке на регистрацию товарного знака, и в каком качестве они зарегистрированы".

В отношении этих доводов прежде всего следует отметить, что объем правовой охраны в части самого зарегистрированного обозначения как на стадии государственной регистрации товарного знака, так и на стадии рассмотрения возражения определяется заявителем.

Роспатент лишь осуществляет проверку того, может ли быть предоставлена правовая охрана товарному знаку в испрашиваемом объеме с учетом требований законодательства.

При этом как на стадии государственной регистрации обозначения, заявленного в качестве товарного знака, так и на стадии рассмотрения возражения Роспатент связан волей заявителя об объеме правовой охраны.

На стадии государственной регистрации обозначения, заявленного в качестве товарного знака, окончательное решение вопроса о том, зарегистрировать ли товарный знак в том виде, который считает допустимым Роспатент в решении о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ), принимает исключительно заявитель, уплачивая или не уплачивая пошлину (статья 1503 ГК РФ).

На стадии рассмотрения возражения, в случае если Роспатент приходит к выводу о том, что товарный знак ошибочно зарегистрирован с доминирующим элементом в качестве неохраняемого, административный орган также не вправе самостоятельно изменить объем охраны товарного знака в части самого зарегистрированного обозначения.

Возможны лишь два варианта действий Роспатента:

1) на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 и подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ признать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным полностью;

2) в случае если правообладатель в порядке, предусмотренном пунктом 4.10 Правил N 56, внесет допустимые уточнения в материалы заявки (в том числе в части охраны конкретных элементов), признать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным частично и выдать новое свидетельство на товарный знак с измененным объемом охраны (абзац второй пункта 5 статьи 1513 ГК РФ).

Аналогичный подход в части применения абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу, а также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2019 по делу N СИП-376/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2019 N 300-ЭС19-8713 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

При этом анализ элемента, зарегистрированного в составе товарного знака в качестве неохраняемого, на предмет того, не занимает ли он в товарном знаке доминирующее положение, на стадии рассмотрения возражения Роспатент проводит только в случае, если правовая охрана товарного знака оспаривается на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При подтверждении доводов о доминировании неохраняемого элемента предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным, если того требует податель возражения (учитывая, что Роспатент не может выходить за доводы возражения), а внесение уточнений невозможно (об этом не ходатайствует правообладатель или заявленное ходатайство не может быть удовлетворено).

В рассматриваемом случае, как установлено судом первой инстанции, условия, при которых элемент, зарегистрированный в составе товарного знака в качестве неохраняемого, может быть признан Роспатентом охраняемым, не соблюдены.

Таким образом, Роспатент неправомерно признал элемент "ИЗ ТУРАКОВО" охраняемым.

Довод кассационной жалобы Роспатента о том, что оценка спорного элемента осуществлялась им не по собственной инициативе, а ввиду поданного возражения, не отменяет того факта, что признание неохраняемого элемента охраняемым возможно только при соблюдении определенных условий, к числу которых относится в том числе воля правообладателя.

Поскольку правообладатель не ходатайствовал о внесении уточнений в материалы заявки, Роспатент не вправе был изменить объем охраны товарного знака в части самого зарегистрированного обозначения.

Оспариваемое решение Роспатента также не содержит выводов о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 и подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Наоборот, на странице 9 заключения, являющегося приложением к оспариваемому решению Роспатента, указано: "... коллегия усматривает, что словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО", доминирующий в оспариваемом товарном знаке и воспринимаемый потребителями как фантазийное обозначение, способное индивидуализировать товары и услуги, то есть никак не противоречащий требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, был неправомерно указан в соответствующей регистрации товарного знака как неохраняемый элемент".

Учитывая, что спорный товарный знак признан "никак не противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ" (а значит, и требованиям абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), а неохраноспособный элемент признан охраноспособным в отсутствие у Роспатента такой компетенции, как и отметил суд первой инстанции, административный орган был обязан исходить из того, что спорный элемент является неохраняемым.

В отношении доводов кассационных жалоб о том, что Роспатентом правильно было осуществлено сравнение спорного товарного знака с противопоставленными, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, "для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.".

Из вышеуказанного пункта Постановления N 10 следует в числе прочего, что:

1) при установлении степени сходства обозначений учитывается в том числе то, какие элементы являются охраняемыми, а какие - нет;

2) итоговый вывод о вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров.

С учетом того что Роспатент неправильно установил, какие элементы спорного товарного знака являются охраняемыми, а какие - нет, вывод о степени сходства обозначений сделан при нарушении методологии определения степени сходства, разъясненной в пункте 162 Постановления N 10.

Поскольку Роспатент неправильно установил степень сходства обозначений (с нарушением методологии), итоговый вывод о вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков сделан при нарушении методологии определения вероятности смешения, разъясненной в пункте 162 Постановления N 10.

Таким образом, решение Роспатента вынесено с нарушением норм пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а Роспатент обязан рассмотреть возражение в этой части с применением пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в его надлежащем истолковании, выявленном в пункте 162 Постановления N 10.

Суд первой инстанции правомерно вменил Роспатенту в обязанность повторно рассмотреть возражение от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269.

В отношении доводов кассационной жалобы птицекомбината "Черкесский", касающихся наличия в действиях общества "Тураково" по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как разъяснено в пункте 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

В данном случае разрешение судом вопроса о добросовестности общества "Тураково" является преждевременным, поскольку, как установил суд первой инстанции, возражение не рассмотрено ненадлежащим образом.

При этом надлежащее рассмотрение возражения является первичным, с учетом того что в рамках настоящего спора проверяется законность и обоснованность решения Роспатента.

Аналогичный подход приведен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2018 по делу N СИП-176/2018.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам исходя из того, что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к выводу об отсутствии предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции при новом рассмотрении настоящего дела верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения, выполнены указания президиума Суда по интеллектуальным правам и дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Доводы, изложенные в кассационных жалобах птицекомбината "Черкесский" и Роспатента, по сути, сводятся к несогласию с выводами суда первой инстанции и не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в письменных объяснениях, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее подателя.

Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с положением абзаца третьего подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для юридических лиц составляет 3 000 рублей.

Исходя из положений подпункта 9 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ размер госпошлины при подаче кассационной жалобы составляет 1 500 рублей.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная госпошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем что при подаче кассационной жалобы птицекомбинатом "Черкесский" уплачена государственная пошлина в размере 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2019 по делу N СИП-735/2018 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" и Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" из федерального бюджета 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 25.09.2019 N 179 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина