Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2020 г. N С01-566/2019 по делу N А40-217899/2018 Суд отменил апелляционное постановление в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, а также в части распределения судебных расходов и направил дело в указанной части на новое апелляционное рассмотрение, поскольку установление факта нарушения исключительного права на товарный знак само по себе исключает возможность освобождения ответчиков от мер имущественной ответственности; в остальной части решение суда первой инстанции и апелляционное постановление оставил без изменения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2020 г. N С01-566/2019 по делу N А40-217899/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 июня 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Данилова Г.Ю., Корнеева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ИМИТ Престиж" (пл. Рогожская Застава, д. 1, пом. 48, 49, Москва, 105120, ОГРН 1027700001229) на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 по иску общества с ограниченной ответственностью "ИМИТ Престиж" к обществу с ограниченной ответственностью "Культурно-досуговый центр" (ул. Русаковская, д. 23, этаж 1, пом. IV, комн. 28, Москва, 107113, ОГРН 5077746345310) и обществу с ограниченной ответственностью "Березка" (ул. Раменки, д. 5, пом. 2, комн. 1, Москва, 119607, ОГРН 1147746318675) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Спецстройпроект" (ул. Мясницкая, д. 41, стр. 5, Москва, 119607) и Саруханова Аревик Владимировна (Москва).

В судебном заседании с использованием систем веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Имит Престиж" - Бордуков А.А. (по доверенности от 01.07.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Культурно-досуговый центр" - Олейник С.Н. (по доверенности от 09.01.2020) и Перязев А.А. (по доверенности от 09.01.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ИМИТ Престиж" (далее - общество "ИМИТ Престиж") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором просило обязать общество с ограниченной ответственностью "Культурно-досуговый центр" (далее - досуговый центр) и общество с ограниченной ответственностью "Березка" (далее - общество "Березка") прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 295593 при оказании услуг питания, организации досуга, а также в предложениях о продаже товаров и об оказании услуг, путем удаления товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг и продажа товаров, в том числе с документации, рекламы, вывесок; взыскать с ответчиков компенсацию за нарушение исключительного права в размере 85 579 200 рублей и 16 808 400 рублей соответственно, расходы по оплате государственной пошлины, расходы по оплате услуг нотариуса Ильиной О.Л. за фиксацию доказательств в размере 53 560 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 52 500 рублей, расходы по оплате услуг по оценке рыночной стоимости товарного знака в размере 176 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 300 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на указанный товарный знак, а также взыскал с них компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей и государственную пошлину в размере 19 000 рублей с каждого; также взыскал с ответчиков в пользу истца расходы по оплате услуг нотариуса Ильиной О.Л. за фиксацию доказательств в размере 53 560 рублей и расходы по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 29 800 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 300 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Отменяя принятые по делу судебные акты, Суд по интеллектуальным правам указал, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что вследствие неиспользования истцом спорного товарного знака в своей деятельности не возникнет вероятность смешения, поэтому исключительное право истца не нарушается, сделан без учета правовой позиции, изложенной в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10). Суд кассационной инстанции также указал, что в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации неправомерно осуществлено снижение заявленной истцом ко взысканию компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования спорного товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Судом первой инстанции не дана надлежащая правовая оценка представленному истцом доказательству в подтверждение размера стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295593 - отчету от 08.08.2018 N О-23/07/18-1, необоснованным признан также отказ в удовлетворении требования о взыскании с ответчиков расходов по оплате услуг по договору об оказании услуг по оценке рыночной стоимости товарного знака, а также расходов по оплате услуг нотариуса за фиксацию доказательств в подтверждение факта незаконного использования ответчиками спорного товарного знака, которые по смыслу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются судебными издержками.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2019 исковые требования были удовлетворены частично. Суд обязал ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак "БАКИНСКИЙ ДВОРИК". Исковые требования о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак удовлетворены частично, с досугового центра в пользу истца взыскано 784 267 рублей 24 копейки, с общества "Березка" 373 903 рублей 16 копеек компенсации. С ответчиков в пользу истца также взысканы расходы по оплате услуг нотариуса Ильиной О.Л. за фиксацию доказательств в размере 53 560 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 52 500 рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 300 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 решение суда первой инстанции отменено в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака и взыскания государственной пошлины. В удовлетворении иска о взыскании с ответчиком компенсации за незаконное использование товарного знака отказано. В остальной части решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "ИМИТ Престиж" просит постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 отменить в части отмены решения суда первой инстанции и принятия в этой части решения об отказе в иске, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам (судом первой инстанции при определении размера компенсации за нарушение исключительного права, а судом апелляционной инстанции - при принятии судебного акта об отказе в иске в указанной части).

Общество "ИМИТ Престиж" оспаривает вывод судов первой и апелляционной инстанции о том, что отчет от 08.08.2018 N О-23/07/18-1 является недостоверным доказательством стоимости права использования спорного товарного знака, полагает, что установленные судами нарушения не порочат выводы эксперта и не влияют на суть проведенного исследования.

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами первой и апелляционной инстанции в нарушение части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не было осуществлено активное участие в рассмотрении дела, суд не предложил сторонам представить дополнительные доказательства в обоснование размера компенсации, перед сторонами спора не был поставлен вопрос о назначении по делу судебной оценочной экспертизы. Возложение на истца в рассматриваемой ситуации риска несовершения процессуального действия очевидно нарушило баланс интересов сторон и лишило истца права на справедливое судебное разбирательство.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представители Досугового центра в удовлетворении кассационной жалобы просили отказать, оставив в силе постановление суда апелляционной инстанции.

Общество "Березка", а также третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемый судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Рассмотрев кассационную жалобу общества "ИМИТ Престиж", проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "ИМИТ Престиж" является правообладателем товарного знака "Бакинский Дворик" по свидетельству Российской Федерации N 295593, дата приоритета 28.09.2004, дата истечения срока действия исключительного права 28.09.2024, зарегистрированного в отношении услуг 43-го класса МКТУ (деятельность ресторанов, кафе, услуги баров).

Обращаясь в арбитражный суд с иском, истец указывал, что ему стало известно о незаконном использовании ответчиками принадлежащего ему средства индивидуализации в ресторанной деятельности. Досуговый центр использует указанный товарный знак в деятельности ресторана, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 23; общество "Березка" - в деятельности ресторана, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 5. При этом ответчики в деятельности названных ресторанов используют идентичное графическое изображение, а также с целью рекламы деятельности ресторанов используют одни и те же доменные имена: http://www.bakinskydvorik.ru, http://www.bakinskv-dvorik.ru/, что свидетельствует о совместности осуществляемой ответчиками деятельности.

Факт осуществления ответчиками незаконного использования товарного знака подтверждается представленными в материалы дела доказательствами (протоколом осмотра письменных доказательств от 07.08.2018, согласно которому осмотрен сайт http://morafu.ru/, установлен факт размещения на нем рекламы ресторанов "Бакинский дворик" по вышеуказанным адресам; протоколом осмотра письменных доказательств от 07.08.2018, согласно которому осмотрен файл, размещенный на сайте lnip://morafu.ru/, содержащий в себе публичную оферту от имени ООО "Березка" на куплю-продажу товаров дистанционным образом; протоколами осмотра вещественных доказательств от 31.07.2018 и 30.07.2018, согласно которым произведен осмотр вывески с графическим изображением "Бакинский дворик" на фасаде здания по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 5 и по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 23; кассовыми чеками от 06.06.2018, 21.05.2018, 18.05.2018, 05.05.2018 с оттисками печатей ответчиков; ответом на претензию, подготовленную досуговым центром.

Неисполнение требований претензии в добровольном порядке послужило основанием для обращения общества "ИМИТ Престиж" в Арбитражный суд города Москвы с требованием о прекращении использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительного права.

Суды первой и апелляционной инстанций, приняв во внимание, что факт незаконного использования ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и лицами, участвующими в деле, по существу не оспаривается, удовлетворили иск в части возложения на ответчиков обязанности прекратить незаконное использование товарного знака. В этой части решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не оспаривается.

При рассмотрении требования истца о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака суды, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленный истцом в обоснование размера стоимости права использования товарного знака отчет от 08.08.2018 N О-23/07/18-1, пришли к выводу о том, что названный документ не может быть признан относимым, допустимым и достоверным доказательством для определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Судами первой и апелляционной инстанции подчеркнуто, что отчет от 08.08.2018 N О-23/07/18-1 содержит недостоверные сведения относительно лица, подготовившего документ, его квалификации, а само исследование не соответствует требованиям Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон об оценочной деятельности).

В нарушение статьи 9 Закона об оценочной деятельности сопроводительное письмо к отчету подписано лицом, которое на дату подписания документа не являлось руководителем организации общества с ограниченной ответственностью "АКТИВНЫЕ БИЗНЕС КОНСУЛЬТАЦИИ" (ИНН 3459001131, ОГРН 1133443003616), на официальном бланке которой оформлен документ.

В пункте 1.3 Отчета в разделе "Сведения об оценщике" в качестве оценщика указан Ларкин Алексей Александрович, оценщиком заключен трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью "Активные Консультации", ответственность за совершение оценочной деятельности застрахована в обществе с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование".

Между тем судами первой и апелляционной инстанций установлено, согласно сведениям из Сводного реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков, размещенным на сайте Росреестра https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_sro_reestrs , оценщик Ларкин А.А., реестровый номер 28255, с 02.11.2016 является членом саморегулируемой организации "Союз "Федерация Специалистов Оценщиков", им заключен трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью "Современные Технологии Консалтинга", ответственность за совершение оценочной деятельности застрахована в страховом акционерном обществе "ВСК". В нарушение требований статьи 4 Закона об оценочной деятельности в отчете отсутствуют копии документов о наличии квалификационного аттестата.

Помимо установления судами нарушений формальных требований к составлению отчета суды высказали и существенные замечания к содержанию документа, установили нарушения стандартов оценки, вызывающие сомнения в его достоверности. В частности, в нарушение пункта 16 Федерального стандарта оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО N 11)", утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации N 385 от 22.06.2015, при применении сравнительного подхода к оценке объектов оценщик не указал в отчете информацию о предложениях на продажу и покупку объектов-аналогов. Вместо проведения анализа предложений о продаже и покупке объектов-аналогов оценщик устанавливает размер выручки ресторанов на ул. Русаковской, д. 23 и ул. Раменки, д. 5, причем размер выручки определяется из информации о среднем чеке, полученной в поисковой сети "Яндекс", а не из первичных бухгалтерских документов; информация о среднем чеке указана по состоянию на 2018 год без учета спорных периодов. В отчете не проводится анализ лицензионных договоров истца, стоимость использования товарного знака выводится из предполагаемой выручки ответчиков.

Таким образом, вопреки доводам кассационной жалобы, судами установлены нарушения не только формальных требований к отчету оценщика, но нарушения методологии проведения оценки, что неизбежно влияет на итоговый результат оценки.

При этом суды первой и апелляционной инстанций применили различные процессуальные последствия признания названного доказательства ненадлежащим.

Суд первой инстанции вследствие признания представленного истцом отчета недостоверным доказательством по делу положил в основу решения контррасчет ответчиков, не оспоренный истцом.

Отменяя решение суда первой инстанции в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права и отказывая в удовлетворении иска в соответствующей части, суд апелляционной инстанции исходил из того, что в силу разъяснений, содержащихся в пункте 61 Постановления 23.04.2019 N 10, именно на истце лежит обязанность по представлению доказательств, в частности, в подтверждение расчета взыскиваемой компенсации. Ответчик, оспаривая отчет независимого оценщика, не представил доказательств в подтверждение цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Истец, со своей стороны, при наличии оспаривания ответчиком отчета независимого оценщика не представил иных доказательств стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, необходимой для определения размера компенсации.

Таким образом, поскольку лицами, участвующими в деле, не представлены доказательства в подтверждение стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, необходимой для определения размера компенсации, в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации суд апелляционной инстанции отказал.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать законными выводы суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права по мотиву недоказанности стоимости права использования товарного знака.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Кодекса), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Кодекса), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Кодекса).

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как отмечено в пункте 62 указанного Постановления, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

В предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Как установлено судами, истец в обоснование цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295593, в материалы дела представил отчет от 08.08.2018 N О-23/07/18-1 (том 2, л.д. 1-73), согласно которому стоимость права использования указанного товарного знака на условиях неисключительной лицензии по состоянию на 24.07.2018 составляет для ресторана досугового центра - 9 198 000 рублей в год, а для ресторана общества "Березка" - 5 876 500 рублей в год (том 2, л.д. 57). В связи с этим в уточненном исковом заявлении (том 3, л.д. 5-7) истец применительно к периоду использования ответчиками спорного товарного знака без разрешения правообладателя просил в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ взыскать в Досугового центра компенсацию размере 85 579 200 рублей за 1698 дней (за период с 11.04.2014 по 04.12.2018), а с общества "Березка" размере 16 808 400 рублей за 522 дня (за период с 30.09.2017 по 04.12.2018).

Из обжалуемого судебного акта и материалов дела следует, что ответчик оспаривал данный отчет, предоставляя заключение специалиста N АБ-464-19 от 08.11.2019, в котором специалист делает вывод о том, что оценка стоимости права пользования товарным знаком на условиях неисключительной лицензии произведена с нарушением; ответчиком использованы неподтвержденные данные, существенно влияющие не итоговый результат, имеются многочисленные нарушения отображения итоговой информации (т. 5, л.д. 63).

Кроме того, досуговый центр представил в материалы дела контррасчет стоимости права использования указанного товарного знака (т. 5, л.д. 49), который суд первой инстанции (в отсутствие доказательств обратного) признал верным и положил в основу выводов о размере подлежащей взысканию компенсации. В контррасчете ответчик, ссылаясь на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019, которым установлен факт правомерного использования товарного знака обществом "ИМИТ Медиа" в отсутствии информации об иных лицах, осуществляющих правомерное пользование товарного знака, произвел расчет стоимости права использования товарного знака на основании бухгалтерской отчетности названной организации, запрошенной в органах Росстата за 2015 - 2017 годы. Ответчик применил ставку роялти в размере 3% от средней величины выручки за вышеназванный период.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что отчет от 08.08.2018 N О-23/07/18-1 является недостоверным доказательством стоимости права использования товарного знака.

Вместе с тем суд кассационной инстанции отмечает, что из постановления суда апелляционной инстанции не представляется возможным установить, по каким мотивам суд апелляционной инстанции не дал оценку представленному ответчиком (досуговым центром) контррасчету стоимости права использования спорного товарного знака, положенному в основу своих выводов судом первой инстанции, не проверил данный контррасчет, не оценил доказательства, на основании которых он произведен.

Суд апелляционной инстанции не обосновал, почему предложенный ответчиком (досуговым центром) вариант расчета суммы компенсации, произведенный на основании сведений опубликованной бухгалтерской отчетности лица, правомерно использующего спорный товарный знак, не может быть учтен в качестве данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При установлении факта нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак отказ в удовлетворении иска о взыскании компенсации по мотиву недоказанности стоимости права использования указанного товарного знака не соответствует положениям ГК РФ о защите интеллектуальных прав, а также разъяснениям практики применения законодательства, в частности, пункту 59 Постановления от 23.04.2019 N 10.

При этом для определения размера стоимости права использования товарного знака суд должен определить (с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле), на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле (пункты 1, 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ).

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Между тем из содержания постановления суда апелляционной инстанции усматривается, что им не установлена стоимость права использования спорного товарного знака. Немотивированно отклонив способ определения такой стоимости, примененный судом первой инстанции и основанный на контррасчете ответчика, суд апелляционной инстанции уклонился от установления данного юридически значимого обстоятельства.

Суд апелляционной инстанции не дал оценки тому обстоятельству, что представленный ответчиком контррасчет не был оспорен истцом (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в том числе путем представления доказательств, на основании которых возможно было бы произвести иной расчет. В представленных истцом письменных пояснениях от 19.11.2019 (т. 5, л.д. 45, 46) содержится только указание истца о том, что соответствующий расчет не основан на нормах действующего законодательства в связи с непредставлением в материалы дела доказательств того, что рестораны, принадлежащие ответчикам, сравнимы по своим показателям с рестораном общества "ИМИТ Медиа". При этом истец не указал, в чем состоят существенные различия между данными ресторанами, не опроверг положенные в основу контррасчета данные бухгалтерской отчетности, не заявил возражений по примененному размеру роялти.

Ни одной из сторон спора не было заявлено ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы. Следовательно, стороны, интересы которых в судебном процессе представляли профессиональные представители, полагали достаточными совокупность доказательств, представленных ими в обоснование процессуальной позиции по делу.

В то же время Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что по данной категории споров именно на ответчике лежит бремя доказывания несоответствия цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, и как следствие наличие оснований для снижения заявленного размера компенсации.

Таким образом, с учетом положений статей 65 и 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не только не лишен права оспорить представленные истцом доказательства, но и напротив должен быть заинтересован в заявлении таких возражений и представлении соответствующих доказательств.

Суд апелляционной инстанции, по сути, исходил из того, что ни истец, ни ответчик не проявили надлежащей процессуальной активности для доказывания обстоятельств относительно стоимости права использования товарного знака. При этом неблагоприятные процессуальные последствия непредставления доказательств возложены судом только на истца.

Суд по интеллектуальным правам не соглашается с выводом суда апелляционной инстанции об отказе в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, поскольку установление факта нарушения исключительного права на товарный знак само по себе исключает возможность освобождения ответчиков от мер имущественной ответственности.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Между тем суд апелляционной инстанции вопреки требованиям процессуального законодательства надлежащей оценки вышеназванным доводам истца и ответчика не дал, не произвел надлежащую проверку правильности расчета взысканной судом первой инстанции компенсации, исходя из представленных в материалы дела доказательств.

Учитывая, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного судебного акта, постановление суда апелляционной инстанции не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства, при этом распределить судебные расходы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 по делу N А40-217899/2018 отменить в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, а также в части распределения судебных расходов.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2019 по делу N А40-217899/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ИМИТ Престиж" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Ю.М. Сидорская

Судьи

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев