Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2020 г. N С01-1203/2019 по делу N СИП-782/2018 Дело о признании недействительным решения Роспатента в отношении знака обслуживания передано на новое рассмотрение, поскольку суд не учел, что спорный элемент при его использовании отдельно от всего фирменного наименования в целом воспринимается участниками гражданского оборота как часть фирменного наименования третьего лица

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2020 г. N С01-1203/2019 по делу N СИП-782/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 июля 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А.;

судьи-докладчика Снегура А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества Страховая компания "Росгосстрах" (ул. Парковая, д. 3, г. Люберцы, Московская обл., 140002, ОГРН 1027739049689) на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2019 по делу N СИП-782/2018

по заявлению публичного акционерного общества Страховая компания "Росгосстрах" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.10.2018 в отношении знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 341809.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование" (Б. Татарская ул., д. 13, стр. 19, Москва, 115184, ОГРН 1027806865481) и общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" (Кадашевская наб., д. 30, Москва, 115035, ОГРН 1047796614700).

В судебном заседании приняли участие представители:

от публичного акционерного общества страховая компания "Росгосстрах" - Сулимов И.Ю. (по доверенности от 01.03.2018 N 571-Д), Лукьянова Л.В. и Файзрахманов К.Р. (по доверенности от 17.07.2019 N 1133-Д);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-277/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование" - Чимбирева Д.А. (по доверенности от 01.10.2019 N 81/19);

от общества с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" - Павлова Н.И. (по доверенности от 02.10.2019 N 881/Д).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество Страховая компания "Росгосстрах" (далее - общество "Росгосстрах") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.10.2018, принятого по результатам рассмотрения поступившего 09.08.2018 возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 341809.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование" (далее - общество "Капитал Медицинское Страхование") и общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование Жизни" (далее - общество "Капитал Лайф Страхование Жизни").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Росгосстрах", ссылаясь на неправильное применение норм материального права, на несоответствие выводов суда первой инстанции установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить указанное решение суда и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование содержащихся в кассационной жалобе доводов общество "Росгосстрах" указывает на отсутствие оснований для применения к рассматриваемым правоотношениям положений абзаца первого пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), а также на неправильное применение Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 22.06.1927 (далее - Положение о фирме), поскольку при рассмотрении настоящего дела спорному знаку обслуживания следовало противопоставлять полное фирменное наименование третьего лица, а не сокращенное.

По мнению заявителя кассационной жалобы, норма пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), согласно которой сокращенные фирменные наименования защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), к отношениям, возникшим на дату приоритета спорного знака обслуживания, не применима, так как на указанную дату часть четвертая ГК РФ не была введена в действие, а согласно пункту 8 Положения о фирме право исключительного пользования распространяется на сокращенное фирменное наименование лишь при условии его включения в полное фирменное наименование.

Общество "Росгосстрах" полагает, что расчленение отличительной части фирменного наименования на отдельные элементы при рассмотрении вопроса о соответствии спорного знака обслуживания положениям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках недопустимо. При этом общество "Росгосстрах" отмечает, что отличительной частью сокращенного фирменного наименования лица, подавшего возражение, является "РГС-Медицина", наличие дефиса между словесными элементами отличительной части сокращенного фирменного наименования указывает на целостность и неделимость обозначения "РГС-Медицина", в связи с чем отличительная часть сокращенного фирменного наименования не является тождественной со спорным знаком обслуживания, как на то указал суд первой инстанции в обжалуемом решении.

С учетом изложенного заявитель кассационной жалобы считает, что спорный знак обслуживания ошибочно сравнивался не с частью сокращенного фирменного наименования, а с элементом этой части, что противоречит пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Общество "Росгосстрах" выражает также несогласие с выводом суда первой инстанции об однородности страховых услуг, оказываемых обществом "Капитал Медицинское Страхование", и страховых услуг, оказываемых правообладателем спорного знака обслуживания, утверждая, что на дату приоритета этого знака первое общество оказывало услуги в области обязательного медицинского страхования, а второе - в области добровольного личного и имущественного страхования, которые являются разными по назначению и кругу потребителей страховыми продуктами.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, суд первой инстанции не применил подлежащий применению пункт 6 статьи 1252 ГК РФ, предусматривающий необходимость установления при возникновении конкуренции между средствами индивидуализации вероятности введения потребителей в заблуждение, отмечая при этом отсутствие в материалах дела каких-либо доказательств ассоциирования словесного элемента "РГС" исключительно с обществом с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина" (далее - общество "Росгосстрах-Медицина"). При этом заявитель кассационной жалобы ссылается на необоснованное отклонение судом первой инстанции представленного им в материалы дела отчета, составленного автономной некоммерческой организацией "ЛЕВАДА-ЦЕНТР" и содержащего выводы, касающиеся отсутствия возможности введения потребителей в заблуждение в отношении поставщика услуг страхования.

В кассационной жалобе общество "Росгосстрах", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции положений пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, указывает на отсутствие у общества "Капитал Медицинское Страхование" заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 341809.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что 01.11.2018 исключительное право подателя возражения на фирменное наименование - общество "Росгосстрах-Медицина" (сокращенное фирменное наименование - общество "РГС-Медицина") прекратилось.

Общество "Росгосстрах" обращает внимание на то, что на момент подачи возражения общество "Росгосстрах-Медицина" знало о предстоящей смене фирменного наименования, а на момент рассмотрения возражения у подавшего его лица уже отсутствовало исключительное право на противопоставленное фирменное наименование, в связи с чем данное лицо не могло быть признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания.

При этом заявитель кассационной жалобы отмечает, что, вопреки выводу суда первой инстанции, положения пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках направлены исключительно на защиту фирменного наименования, а не на минимизацию негативных последствий в судах по возможным требованиям или на право использования при осуществлении экономической деятельности фирменного наименования, исключительное право на которое прекратилось.

С точки зрения общества "Росгосстрах", необоснованным является и вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях общества "Капитал Медицинское Страхование" по подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 341809 признаков злоупотребления правом.

В дополнениях к кассационной жалобе общество "Росгосстрах" указывает на то, что третьи лица на протяжении 10 лет своими действиями по заключению лицензионных договоров подтверждали, что исключительное право на спорный знак обслуживания принадлежит обществу "Росгосстрах", что является основанием для применения принципа эстоппель; у третьих лиц отсутствует какой-либо правовой интерес в оспаривании предоставления правовой охраны этому знаку обслуживания; возражения третьих лиц поданы исключительно с целью причинить вред правообладателю спорного знака обслуживания.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором общество "Капитал Медицинское Страхование" просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Роспатент направил в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы общества "Росгосстрах".

В поступивших 02.03.2020 письменных объяснениях на отзыв общества "Капитал Медицинское Страхование" и на письменные объяснения Роспатента общество "Росгосстрах" ссылается на отсутствие взаимосвязи между настоящим делом и делом N СИП-781/2018, поскольку эти дела отличаются обстоятельствами, имеющими значение для дела, нормативными правовыми актами, подлежащими применению, правами и обязанностями лиц, участвующих в деле.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", при решении вопроса о принятии дополнений, письменных пояснений к кассационной жалобе либо отзыва на кассационную жалобу судам кассационной инстанции необходимо иметь в виду, что сугубо правовое обоснование доводов и возражений стороны вправе приводить на всех стадиях рассмотрения дела, если они основаны на доказательствах, имеющихся в материалах дела, и если такие дополнения, пояснения к кассационной жалобе не содержат ни новых требований, ни новых доказательств, которые в силу положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут рассматриваться и исследоваться судом кассационной инстанции.

Вместе с тем при получении дополнений, письменных пояснений к кассационной жалобе суд проверяет соблюдение лицом, их направившим, положений пунктов 3 и 4 части 4 статьи 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае несоблюдения указанных требований представленные документы судом кассационной инстанции не принимаются.

Учитывая приведенные разъяснения высшей судебной инстанции и принимая во внимание то, что представленные обществом "Росгосстрах" дополнения к кассационной жалобе и письменные объяснения не содержат ни новых требований, ни новых доказательств, а являются, по сути, дополнительным правовым обоснованием доводов и возражений общества "Росгосстрах", которые выражались им и ранее, указанным лицом соблюдены правила о своевременном направлении этих процессуальных документов иным лицам, участвующим в деле, президиум Суда по интеллектуальным правам считает возможным приобщить названные процессуальные документы к материалам дела.

В судебное заседание 13.07.2020 явились представители лиц, участвующих в деле.

Представители общества "Росгосстрах" поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и в дополнении к ней.

Представители Роспатента и третьих лиц возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, словесный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 341809 с приоритетом от 14.11.2005 зарегистрирован 22.01.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Росгосстрах" в отношении услуг 36-го класса "страхование, консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В результате перехода исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 341809 без договора, зарегистрированного Роспатентом 06.09.2016 за N РП0006425, исключительное право на данный знак обслуживания перешло к обществу "Росгосстрах".

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" (сокращенное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "СК "РГС-Жизнь"), впоследствии изменившее свое фирменное наименование на общество "Капитал Лайф Страхование Жизни", и общество "Росгосстрах-Медицина" (сокращенное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "РГС-Медицина"), впоследствии изменившее свое фирменное наименование на общество "Капитал Медицинское Страхование", 09.08.2018 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 341809, мотивировав его тем, что регистрация названного знака обслуживания противоречит требованиям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, поскольку обозначения "РГС-Жизнь" и "РГС-Медицина" в течение длительного периода времени до даты приоритета спорного знака обслуживания использовались подателями возражения в качестве их сокращенных фирменных наименований.

По результатам рассмотрения поданного 09.08.2018 возражения Роспатент принял решение от 15.10.2018 о его удовлетворении, предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 341809 признано недействительным.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что спорный знак обслуживания является тождественным части "РГС" противопоставленных сокращенных фирменных наименований "РГС-Медицина" и "СК "РГС-Жизнь", исключительные права на которые возникли ранее даты приоритета спорного знака обслуживания.

Роспатент установил, что общество "РГС-Медицина" под указанным сокращенным фирменным наименованием ранее даты приоритета спорного знака обслуживания начало осуществление деятельности в области обязательного медицинского страхования граждан, которая является однородной услугам 36-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован названный знак обслуживания.

При этом Роспатент признал, что материалы возражения не содержат какие-либо сведения о деятельности общества "СК "РГС-Жизнь" под этим сокращенным фирменным наименованием до даты приоритета спорного знака обслуживания.

Полагая названное решение Роспатента незаконным, общество "Росгосстрах" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

При рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции установил, что фирменным наименованием общества "Капитал Медицинское Страхование" до 01.11.2018 являлось наименование общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина" (сокращенное фирменное наименование - общество "РГС-Медицина"). Сведения о сокращенном фирменном наименовании были внесены в ЕГРЮЛ 02.02.2005, то есть до даты приоритета спорного знака обслуживания (14.11.2005).

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о заинтересованности общества "Капитал Медицинское Страхование" в подаче возражения, отметив при этом, что последующее изменение фирменного наименования общества "Росгосстрах-Медицина" не могло повлиять на наличие на дату принятия Роспатентом оспариваемого решения у него заинтересованности в подаче возражения, так как на 15.10.2018 оно продолжало исполнять ранее заключенные договоры и обязательства страховщика по ранее принятым на себя обязательствам под фирменным наименованием, включающим элемент "РГС".

По результатам проведенного сравнительного анализа спорного знака обслуживания и сокращенного фирменного наименования "РГС-Медицина" суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорный знак обслуживания является тождественным отличительной части данного сокращенного фирменного наименования - "РГС" вследствие фонетического тождества входящих в него элементов.

Суд первой инстанции также признал обоснованным вывод Роспатента об однородности услуг, оказывавшихся обществом "Росгосстрах-Медицина", и услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, поскольку они соотносятся как род и вид (личное страхование является видом страхования), имеют одинаковое назначение (предложение потребителям страховых продуктов), один круг потребителей и одинаковые условия реализации (офисы страховых компаний, обращение за оказанием услуги через страховых агентов и брокеров).

Суд первой инстанции отклонил довод заявителя о злоупотреблении обществом "Росгосстрах-Медицина" правом при подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания, указав, что возражение было подано после отказа заявителя в продлении срока действия лицензионного договора и последующего предъявления им требования о признании лицензионного договора на предоставление права использования спорного знака обслуживания недействительным.

Кроме того, суд первой инстанции не принял приведенный обществом "Росгосстрах" довод о том, что при принятии оспариваемого решения Роспатент не оценил высокую различительную способность спорного знака обслуживания и возможность введения потребителей в заблуждение, отметив, что для признания регистрации товарного знака (знака обслуживания) недействительной на основании абзаца первого пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках указанные обстоятельства не имеют правового значения.

По итогам рассмотрения дела суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления общества "Росгосстрах" о признании недействительным решения Роспатента от 15.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 341809.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, в дополнении к ней, в письменных объяснениях, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий на принятие оспариваемого решения и о применимом законодательстве, а также в части отсутствия оснований для удовлетворения возражения общества "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в дополнении и в письменных объяснениях к ней, в отзыве общества "Капитал Медицинское Страхование" ив письменных объяснениях Роспатента на кассационную жалобу, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию спорного знака обслуживания) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе довода об отсутствии у общества "Капитал Медицинское Страхование" заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 341809 президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку ввиду его противоречия требованиям пункта 8 статьи 1483 этого Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

С учетом этого суд первой инстанции осуществил проверку заинтересованности общества "Капитал Медицинское Страхование" исходя из текста оспариваемого решения Роспатента и доводов общества "Росгосстрах".

При этом суд первой инстанции правомерно исходил из того, что заинтересованность в подаче возражения устанавливается на дату подачи возражения.

Суд первой инстанции установил, что на дату подачи возражения (09.08.2018) и на дату принятия оспариваемого решения Роспатента (15.10.2018) общество "Капитал Медицинское Страхование" обладало исключительным правом на противопоставленное сокращенное фирменное наименование (общество "РГС-Медицина"), активно использовало это наименование в своей предпринимательской деятельности (заключало договоры, реализовывало страховые продукты).

Эти обстоятельства сами по себе свидетельствуют о заинтересованности общества "Капитал Медицинское Страхование" в подаче возражения на требуемый в силу закона момент, поскольку лицом, заинтересованным в подаче возражения по пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках является лицо, фирменное наименование (его часть) которого тождественно товарному знаку и которое осуществляет хозяйственную деятельность в той же сфере рынка, в отношении которой зарегистрирован товарный знак.

Действительно, как указывает общество "Росгосстрах", после подачи возражения и принятия Роспатентом по результатам его рассмотрения решения фирменное наименование подателя возражения (общества "Росгосстрах-Медицина") 01.11.2018 было изменено, а следовательно, исключительное право на противопоставленное сокращенное фирменное наименование прекратилось.

Так, суд первой инстанции с учетом доводов лиц, участвующих в деле, установил, что интерес в аннулировании спорного знака обслуживания, имевшийся на дату подачи возражения и принятия оспариваемого решения, имелся.

Так, суд первой инстанции отметил, что на дату принятия Роспатентом оспариваемого решения общество "Капитал Медицинское Страхование" продолжало исполнять ранее заключенные договоры и обязательства страховщика по ранее принятым на себя обязательствам под фирменным наименованием, включающим элемент "РГС-Медицина". Данное обстоятельство не оспаривалось лицами, участвующими в деле.

Таким образом, защищаемые пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках ассоциативные связи потребителей с фирменным наименованием подателя возражения сохранялись.

Доводы заявителя кассационной жалобы, воспроизводящие аналогичные доводы, заявлявшиеся в суд первой инстанции, судом первой инстанции оценены. В суде кассационной инстанции соответствующие доводы направлены на иную оценку обстоятельств дела, нежели произведенная судом первой инстанции оценка, что не допускается.

Довод общества "Росгосстрах" о наличии в действиях общества "Капитал Медицинское Страхование" по подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 341809 признаков злоупотребления правом также был предметом рассмотрения суда первой инстанции и получил надлежащую оценку в тексте судебного акта.

Общество "Росгосстрах" указывает в числе прочего на то, что в отношении возражения, поданного обществом "Капитал Медицинское Страхование", должен быть применен принцип эстоппель, поскольку последнее на протяжении более десяти лет признавало, что исключительное право на спорный товарный знак принадлежит обществу "Росгосстрах", в том числе являясь лицензиатом в отношении этого знака обслуживания.

В отношении этого довода общество "Капитал Медицинское Страхование" и Роспатент указали, что он не должен оцениваться президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку не заявлялся в суде первой инстанции.

Данное утверждение не соответствует действительности и опровергается текстом решения суда первой инстанции (абзац четвертый страницы 19 решения суда).

Ввиду этого президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым дать оценку данному доводу.

Исходя из принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение этой стороны свидетельствовало о действительности соответствующих сделок.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

В данном случае суд первой инстанции оценил обстоятельства, связанные с неоспариванием предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания в течение длительного времени.

Суд первой инстанции указал:

"Довод заявителя о том, что общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина" длительное время использовало оспариваемый товарный знак на условиях лицензионного договора и не ставило под сомнение регистрацию товарного знака, отклоняется заявителем ввиду того, что возражение третьим лицом было подано после отказа заявителя в продлении срока действия лицензионного договора и последующего предъявления заявителем требования о признании лицензионного договора на предоставление права использования оспариваемого товарного знака недействительным и применение последствий его недействительности; исполнение сторонами лицензионного договора принятых по нему обязательств не отрицается.

Таким образом, действия общества с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Медицина" по подаче возражения являлись ответной мерой в целях защиты своего права на фирменное наименование.

В связи с изложенным, длительное использование третьим лицом оспариваемого товарного знака в рамках лицензионного договора не свидетельствует о наличии в действия общества "Страховая компания "Росгосстрах-Медицина" признаков злоупотребления правом.".

Следовательно, данный довод получил оценку в решении суда первой инстанции, норма статьи 10 ГК РФ применена в соответствии с ее содержанием и толкованием, данным Верховным Судом Российской Федерации, установлены причины подачи возражения, направленные на защиту собственного имущественного интереса, а не исключительно во вред обществу "Росгосстрах".

Доводы общества "Росгосстрах" об обратном направлены на иную оценку фактических обстоятельств, что не допускается в суде кассационной инстанции.

При этом текст дополнений общества "Росгосстрах" к кассационной жалобе не опровергает выводы суда первой инстанции о наличии у общества "Капитал Медицинское Страхование" собственного интереса в оспаривании правовой охраны спорного знака обслуживания, а лишь подтверждает их.

Общество "Росгосстрах" указывает на то, что в Арбитражный суд города Москвы им подано исковое заявление к обществу "Капитал Медицинское Страхование" в том числе о "взыскании компенсации в размере 61 млн. руб. за незаконное использование товарных знаков", а возражение подано "с единственной целью - уклонения от исполнения будущего решения суда по делу N А40-126981/2018".

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в случае подачи искового заявления по делу о нарушении исключительного права на товарный знак возможны два самостоятельных варианта защиты: 1) в том же судебном споре доказывать отсутствие факта использования товарного знака истца; 2) в рамках отдельного внесудебного (административного) порядка разрешения спора оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку.

Из традиционности второго способа защиты исходит и Верховный Суд Российской Федерации, который в пункте 142 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указал следующее:

"При рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав.

В случае если после рассмотрения дела о нарушении исключительного права на патент или на товарный знак, наименование места происхождения товара патент будет аннулирован или предоставление правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара будет признано недействительным, судебный акт по делу о нарушении исключительного права может быть пересмотрен по новым обстоятельствам (пункт 1 части 4 статьи 392 ГПК РФ, пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ).".

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку, за использование которого правообладатель в отдельном судебном процессе требует взыскания компенсации, само по себе соответствует обычной хозяйственной практике, не свидетельствует о злоупотреблении правом в целом и о наличии оснований для применения принципа эстоппель (как частного случая злоупотребления правом) в частности.

Довод общества "Росгосстрах" о том, что при рассмотрении настоящего дела спорному знаку обслуживания следовало противопоставлять полное фирменное наименование третьего лица, а не сокращенное, поскольку сокращенное фирменное наименование на дату приоритета спорного знака обслуживания не подлежало правовой охране, подлежит отклонению в силу следующего.

На дату приоритета спорного знака обслуживания Положение о фирме действовало в части, не противоречащей ГК РФ (пункт 16 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 54 ГК РФ (в редакции на дату приоритета спорного знака обслуживания) юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Фирменное наименование считалось зарегистрированным с момента регистрации самого юридического лица.

Сокращенное фирменное наименование "общество "РГС-Медицина" было включено в ЕГРЮЛ, а потому подлежало охране.

В кассационной жалобе общество "Росгосстрах" настаивает на том, что оказываемые им и обществом "Капитал Медицинское Страхование" страховые услуги являются неоднородными ввиду различных объектов страхования.

Указанный довод также заявлялся при рассмотрении дела в суде первой инстанции и отклонен судом с надлежащим обоснованием.

Так, суд первой инстанции исходил из понятия страхования, приведенного в части 1 статьи 2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", и пришел к выводу о том, что это понятие объединяет в себе общую характеристику и указывает на род деятельности юридического лица, осуществляющего страховую деятельность. В статье 32.9 упомянутого Закона определены виды страхования, к числу которых относится и страхование жизни и здоровья.

Оценив сравниваемые услуги, суд первой инстанции пришел к тому выводу, что услуги 36-го класса МКТУ "страхование, консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование]", в отношении которых признано недействительным предоставление правовой охраны спорному знаку обслуживания, и деятельность третьего лица (общества "Росгосстрах-Медицина") по осуществлению обязательного медицинского страхования соотносятся как род и вид (личное страхование является видом страхования), имеют одинаковое назначение (предложение потребителям страховых продуктов), один круг потребителей и одинаковые условия реализации (офисы страховых компаний, обращение за оказанием услуги через страховых агентов и брокеров), что свидетельствует о высокой степени однородности услуг, оказываемых обществом "Капитал Медицинское Страхование" под своим фирменным наименованием, и услуг 36-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный знак обслуживания. Указанные выводы являются непротиворечивыми, соответствуют законодательству и правовым подходам Верховного Суда Российской Федерации к оценке однородности услуг, приведенным в пункте 162 Постановления N 10.

Доводы заявителя кассационной жалобы об обратном направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы о том, что спорный знак обслуживания ошибочно сравнивался не с частью сокращенного фирменного наименования, а с элементом этой части.

Как отмечено выше, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию спорного знака обслуживания) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

По общему правилу, под термином "часть фирменного наименования" понимаются его обязательная часть (указание на организационно-правовую форму) и произвольная часть.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, как правильно отмечено в кассационной жалобе, в первую очередь направлена на защиту правообладателя от использования в товарном знаке произвольной части фирменного наименования, с учетом того, что воспроизведение в товарном знаке обязательной части фирменного наименования обычно не осуществляется (исходя из требования о различительной способности охраняемых элементов товарного знака).

Президиум Суда по интеллектуальным правам, однако, полагает, что, вопреки мнению общества "Росгосстрах", ограничение применения нормы пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках только защитой целиком произвольной части фирменного наименования не соответствовало бы смыслу данной нормы как запрещающей смешение фирменного наименования и товарного знака в гражданском обороте.

Отдельные части произвольной части фирменного наименования также могут однозначно ассоциироваться с конкретным юридическим лицом и как таковые вызывать смешение с товарным знаком.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным применить при толковании данной нормы разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данное в Постановлении N 10 применительно к аналогичным правоотношениям.

Как отмечено в пункте 81 Постановления N 10, одним из условий распространения авторского права на часть произведения является то, что такая часть сохраняет свою узнаваемость как часть конкретного произведения при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

Аналогичным образом для целей применения пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках должно быть установлено, что противопоставленная часть фирменного наименования (в данном случае "РГС") при использовании ее отдельно от фирменного наименования в целом (в данном случае "общество "РГС-Медицина") ассоциируется именно с обществом "Капитал Медицинское Страхование" (ранее - общество "РГС-Медицина") и воспринимается как часть именно этого фирменного наименования.

Только при таких обстоятельствах защите подлежит часть фирменного наименования, представляющая собой часть его произвольной части.

В противном случае частью фирменного наименования можно было бы признать любую букву, любой символ, включенные в фирменное наименование (на ограничение такой возможности применительно к произведениям и направлено выше процитированное разъяснение, данное в пункте 81 Постановления N 10).

В решении суда первой инстанции такой анализ не проведен и не установлено, что элемент "РГС" воспринимается участниками гражданского оборота как часть фирменного наименования общества "Капитал Медицинское Страхование" (ранее - общество "РГС-Медицина") при его использовании отдельно от всего фирменного наименования в целом.

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции не установил все значимые для применения пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках обстоятельства.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку суд первой инстанции не установил фактические обстоятельства, необходимые для правильного применения нормы материального права, решение суда первой инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции надлежит установить все обстоятельства, необходимые для правильного разрешения спора, и вынести решение в соответствии с применимыми нормами материального права.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с положением абзаца третьего подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для юридических лиц составляет 3 000 рублей.

Исходя из норм подпункта 9 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ, размер государственной пошлины при подаче кассационной жалобы составляет 1 500 рублей.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем, что при подаче кассационной жалобы обществом "Росгосстрах" уплачена государственная пошлина в размере 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2019 по делу N СИП-782/2018 отменить.

Дело N СИП-782/2018 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить акционерному обществу Страховая компания "Росгосстрах" (ОГРН 1027739049689) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 27.09.2019 N 88 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

А.А. Снегур