Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2020 г. N С01-968/2020 по делу N А65-31827/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительных прав на товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку и знаки обслуживания истца, и спорное обозначение, используемое ответчиком, включают словесные элементы, в связи с чем их сравнение только по графическому критерию сходства представляется необоснованным

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2020 г. N С01-968/2020 по делу N А65-31827/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 8 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.02.2020 по делу N А65-31827/2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2020 по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к индивидуальному предпринимателю Низомову Икромжону Кадридиновичу (Республика Башкортостан, ОГРНИП 318169000186061) о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании принял участие Ибатуллин Азамат Валерьянович.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к индивидуальному предпринимателю Низомову Икромжону Кадридиновичу о взыскании 600 000 рублей за нарушение исключительных прав на знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 229509 и N 647502.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.11.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 19.11.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Тем же определением принято заявление об увеличении исковых требований.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.02.2020, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2020, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель указывает на ошибочность, несоответствие нормам материального права и выработанным судебной практикой методологическим подходам выводов судов об отсутствии сходства (до степени смешения) спорных обозначений, используемых ответчиком, со знаками обслуживания истца, а также о неоднородности услуг ответчика, оказываемых под спорными обозначениями, с услугами, в отношении которых зарегистрированы знаки обслуживания истца.

Заявитель кассационной жалобы также оспаривает выводы судов о неправомерности уточненного расчета компенсации, заявленного истцом.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает необоснованным вывод о злоупотреблении правом, сделанный судом первой инстанции по своей инициативе без учета довода истца об использовании товарных знаков, в защиту которых был предъявлен иск по настоящему делу, лицензиатом.

В судебном заседании заявитель кассационной жалобы поддержал доводы, изложенные в ней.

Ответчик отзыв на кассационную жалобу не представил, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует проведению судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и возражений относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, предприниматель Ибатуллин А.В. является правообладателем следующих знаков обслуживания:

"" по свидетельству Российской Федерации N 299509 (дата приоритета - 05.03.2004, дата регистрации - 14.12.2005, дата перехода исключительного права к предпринимателю Ибатуллину А.В. - 16.02.2018) в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево и металлообрабатывающего; садовой техники, автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры, промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного, запасных частей автомобилей; автомобилей; автомашин для третьих лиц; коммерческих операций, связанных с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, товаро-закупочная деятельность";

"ПЛАНЕТА" по свидетельству Российской Федерации N 647502 (дата приоритета - 14.05.2015, дата регистрации - 13.03.2018), зарегистрированного в отношении следующих услуг:

35-го класса МКТУ "розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям";

36-го класса икту "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду";

41-го класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно просветительных мероприятий";

43-го класса МКТУ "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; отели; пансионы; пенсионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палеток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские".

В обоснование заявленных требований предприниматель Ибатуллин А.В. указал, что указанные товарные знаки используются его лицензиатом при осуществлении деятельности по реализации товаров в торговом центре "Планета", находящемся по адресу: Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 43.

При обращении в арбитражный суд предприниматель Ибатуллин А.В. указал, что предприниматель Низомов И.К. незаконно использует обозначение "Планета" в качестве названия магазина, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 150/2, без разрешения правообладателя. В качестве доказательств использования ответчиком обозначения "Планета" истец представил скриншот с сайта "планетаодеждаобувь.рф", видеозапись.

Предприниматель Ибатуллин А.В., полагая, что ответчиком с даты начала осуществления предпринимательской деятельности (с 12.10.2018) до даты направления претензии (23.09.2019) оказывались услуги по реализации товаров с использованием обозначения, сходного до степени смешения с вышеприведенными товарными знаками, на сумму более 12 млн. руб., заявил требование о взыскании компенсации в размере 600 000 руб.

Поскольку досудебная претензия предпринимателя Ибатуллин А.В. о добровольной уплате компенсации была оставлена предпринимателем Низомовым И.К. без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

При этом истец обратил внимание суда на решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу N А65-5922/2018, которым с предпринимателя Бобиева Кадридина Насридиновича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" было взыскано 100 000 руб. компенсации за неправомерное использование того же обозначения в названии магазина по тому же адресу, владельцем которого позднее стал предприниматель Низомов И.К. (ответчик по настоящему делу).

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на вышеприведенные товарные знаки. При этом суд первой инстанции констатировал отсутствие сходства до степени смешения обозначения, используемого ответчиком в коммерческой деятельности, с товарными знаками истца ввиду неоднородности услуг ответчика по реализации одежды и обуви с услугами, для которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о злоупотреблении правом в действиях истца, связанных с массовым предъявлением аналогичных исков.

Суд первой инстанции также указал на неправомерность расчета компенсации, произведенного истцом одновременно по правилам подпунктов 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, дополнительно указав, что спорные обозначения, используемые ответчиком, и знаки обслуживания истца производят разное зрительное впечатление.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение ее заявителя, принявшего участие в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Первая группа доводов заявителя кассационной жалобы сводится к оспариванию выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства обозначений, используемых ответчиком в своей деятельности для идентификации предприятия торговли (магазина) и оказываемых им услуг, со знаками обслуживания истца, а также о неоднородности деятельности (услуг) для индивидуализации, которой ответчиком используется спорное обозначение, с услугами, для которых зарегистрированы знаки обслуживания истца.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанции установили факт принадлежности истцу исключительных прав на знаки обслуживания, в защиту которых он обратился с настоящим иском. Данный вывод судов лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Вместе с тем, независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила от 20.07.2019 N 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, действовавшим на момент рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций.

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил от 20.07.2015 N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось выше, в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Вывод суда первой инстанции об отсутствии тождества или сходства до степени смешения между вышеприведенными товарными знаками истца ("ПЛАНЕТА") и названием магазина ответчика "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ", расположенного по адресу: г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 150/2, а также аналогичным названием интернет-магазина на сайте планетаодеждаобувь.рф мотивирован единственно заключением суда о неоднородности деятельности ответчика по реализации одежды и обуви с услугами "оптовой и розничной торговли" (без конкретизации товаров) 35-го класса МКТУ, в отношении которых, как указал суд первой инстанции, предоставлена охрана товарным знакам истца.

Апелляционный суд поддержал вывод суда первой инстанции о неоднородности услуги "оптовая и розничная торговля" с деятельностью по продаже конкретных товаров (одежды и обуви), а также констатировал, что сравниваемые обозначение не ассоциируются друг с другом вследствие наличия в названии магазина ответчика дополнительных словесных элементов "ОДЕЖДА ОБУВЬ", а также графического элемента (полумесяца), который в товарном знаке истца по свидетельству Российской Федерации N 299509 стилизован иначе. При этом апелляционный суд отметил, что при сравнении товарных знаков со спорным обозначением решающее значение имеет визуальный критерий сходства, в то время как сравниваемые обозначения существенно отличаются формой, композицией, цветом и шрифтом.

Коллегия судей соглашается с аргументом заявителя кассационной жалобы, согласно которому вывод суда о тождестве либо сходстве до степени смешения спорного обозначения с защищаемыми знаками обслуживания не может носить произвольный характер, а должен быть основан на вышеприведенных нормах права, методических подходах и правовых позициях.

Так, для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая также как и сходство может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (высокой степени однородности) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В то же время суд кассационной инстанции обращает внимание судов первой и апелляционной инстанций на то, что вхождение одного обозначения (словесного элемента "ПЛАНЕТА", являющегося единственным словесным элементом в обоих защищаемых в настоящем деле знаках обслуживания истца) в обозначение, используемое ответчиком "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ", исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Коллегия судей кассационной инстанции также отмечает, что в обжалуемом решении суда первой инстанции отсутствует анализ сходства сравниваемых обозначений по какому-либо критерию, а в постановлении апелляционного суда приведен анализ сходства фактически лишь по одному графическому критерию, который суд апелляционной инстанции признал доминирующим в силу наличия в спорном обозначении магазина ответчика графического элемента ("полумесяца"), а также композиционной и цветовой проработки.

Вместе с тем сравнение знаков обслуживания истца со спорными обозначениями, используемыми ответчиком, только по графическому критерию сходства представляется необоснованным, поскольку и знаки обслуживания истца, и спорное обозначение, используемое ответчиком, включает словесные элементы, а один из знаков истца является словесным.

Кроме того, из выводов апелляционного суда, приведенных в обоснование вывода об отсутствии смешения (сходства) сравниваемых обозначений усматривается, что апелляционным судом фактически сравнивались словесный и комбинированный (с доминирующим словесным элементом "ПЛАНЕТА") знаки обслуживания истца с комбинированным обозначением (логотипом), приведенным на сайте планетаодеждаобувь.рф. Сравнение с названием торговой точки ответчика "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ", расположенной в городе Казани по вышеуказанному адресу, сведения о котором отражены, в том числе на указанном сайте в качестве сугубо словесного обозначения, в обжалуемом судебном акте не приводится.

При данных обстоятельствах сравниваемые обозначения подлежали сопоставлению судами также и по фонетическому, и семантическому критериям. При этом судам при сопоставлении знаков и обозначений, нетождественных друг другу, надлежало определить доминирующий элемент (элементы) в спорном обозначении, используемом ответчиком, в том числе с учетом их различительной способности для конкретного вида деятельности, для идентификации которого такое обозначение использовалось.

Коллегия судей кассационной инстанции также соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы относительно выводов судов о неоднородности спорной деятельности ответчика под спорным обозначением с услугами, для которых зарегистрированы знаки обслуживания истца.

В частности, коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что сравнению подлежали спорная деятельность ответчика под спорным обозначением с конкретными услугами, для которых зарегистрированы знаки обслуживания истца, а не заголовок (описание) соответствующего класса.

При установлении смешения проводится анализ однородности товаров (услуг), для которых зарегистрирован защищаемые знаки обслуживания истца ("страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью" 36-го класса МКТУ) с услугами, для индивидуализации которых ответчиком использовано спорное обозначение.

Как следует из пункта 45 Правил от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Как указывалось выше, суды установили, что знаки обслуживания истца зарегистрированы, в том числе для таких услуг 35-го класса МКТУ, как "продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, товаро-закупочная деятельность" (знак по свидетельству Российской Федерации N 299509) и "розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги оптовой и розничном продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям" (знак по свидетельству Российской Федерации N 647502). Ответчик, как установили суды, использует спорное обозначение в качестве названия магазина, осуществляющего торговлю одеждой и обувью, и аналогичного интернет-магазина.

Коллегия судей не усматривает оснований не согласиться с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что названные услуги соотносятся как род/вид, а именно: реализация (розничная и дистанционная) одежды и обуви является разновидностью таких услуг, как услуги оптовой и розничной продажи, услуги магазинов, оптовой и розничной продажи, дистанционная продажи товаров потребителям. Потребителем соответствующих услуг являются рядовые потребители (покупатели).

С учетом изложенного, следуя вышеприведенному методологическому подходу в выявлении сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, при выявлении какой-либо степени сходства обозначений и какой-либо степени однородности услуг осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Кроме того, как разъяснено в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Вместе с тем из содержания решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции следует, что вышеприведенные нормативные правила и правовые подходы не были учтены судами.

Таким образом, выводы судов об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, об отсутствии однородности услуг и, как следствие, отсутствии вероятности смешения таких обозначений представляется не достаточно мотивированными.

В соответствии с пунктами 1-3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Также суд кассационной инстанции признал обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о недостаточной мотивированности вывода суда первой инстанции, согласно которым истец не представил надлежащих доказательств использования спорного товарного знака при осуществлении им предпринимательской деятельности; представленными истцом доказательствами не подтверждается факт того, что истец использует зарегистрированные на его имя знаки обслуживания для индивидуализации товаров, работ и услуг; доказательств обратного в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено.

Так, как указывалось выше, в бремя доказывания истца, исходя из предмета данного спора, не входит доказывание использования самим правообладателем объектов интеллектуальной собственности, в защиту которых предъявлен иск. При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Таким образом, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать только те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В то же время в силу пункта 2 названной статьи обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Таким образом, указав, что обстоятельство использования самим правообладателем знаков обслуживания по свидетельствам N 299509 и 647502 имеет значение для правильного рассмотрения настоящего дела, суд первой инстанции обязан был определить данное обстоятельство в качестве значимого и в порядке части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предложить истцу представить соответствующие доказательства.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, является правомерным способом использования товарного знака. В то же время на странице второй обжалуемого судебного решения суд первой инстанции указал, что истец указал, что знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 299509 и N 647502 используются им при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиатов для индивидуализации торгового центра "Планета", находящегося по адресу: Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 43. Указанный довод истца судом первой инстанции под сомнение не поставлен, ответчиком не оспорен и подтверждается представленными в материалах дела сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Коллегия судей кассационной инстанции не усматривает основания не согласиться и с доводом заявителя кассационной жалобы относительно вывода судов о злоупотреблении правом в действиях истца, связанных с предъявлением иска по данному делу.

Так, в обоснование вывода о злоупотребление истцом своими правами суд первой инстанции наряду с выводом о недоказанности истцом факта использования им самим знаков обслуживания, в защиту которых был предъявлен иск, указал, что из информации, размещенной в открытом доступе следует, что предприниматель Ибатуллин А.В. является истцом по ряду дел в арбитражных судах Российской Федерации, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются компании и предприниматели, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью, а именно: предприниматель Ибатуллин А.В. являлся истцом более чем в 50 аналогичных арбитражных делах за последние три года.

Между тем, сославшись на указанное обстоятельство, суд первой инстанции, не учел, что арбитражный суд вправе ссылаться помимо общеизвестных и преюдициальных обстоятельств только на обстоятельства, которые установлены им на основании имеющихся в материалах дела доказательств, в то время как в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, подтверждающие указанное судом первой инстанции обстоятельство.

Более того, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О указано на необходимость суду обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в каждом конкретном случае на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом. С учетом этого злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

Таким образом, судом первой инстанции не учтено, что для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом. Однако, констатировав участие истца в иных судебных разбирательствах, суд первой инстанции не установил, что в рамках этих дел судами установлено злоупотребление истцом правом по отношению к каким-либо лицам, в то время как факт неоднократного обращения лица в суд за защитой нарушенных прав не означает злоупотребление правом этим лицом. Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Относительно довода заявителя кассационной жалобы об ошибочности вывода суда первой инстанции о неправомерности расчета компенсации за одно правонарушение одновременно на основании подпунктов 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч то пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила этого Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Таким образом, правообладатель знака обслуживания вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения либо в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания, в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

Заявитель кассационной жалобы считает, что из пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не следует, что правообладатель товарного знака (истец) не вправе одновременно требовать компенсацию, рассчитанную разными способами для разных периодов времени незаконного использования товарного знака, либо в отношении разных видов деятельности, либо в отношении разных объемов одного вида деятельности с незаконным использованием товарного знака.

Однако коллегия судей не может согласиться с точкой зрения заявителя кассационной жалобы.

Как следует, из содержания искового заявления иск был предъявлен в связи с одним (длящимся) правонарушением, выразившемся в использовании ответчиком спорного обозначения в качестве названия магазина. При этом из приведенной нормы права не следует, что истец по данной категории споров вправе за одно правонарушение предъявлять к взысканию компенсации, рассчитанные разными способами.

Более того, из заявления (ходатайства) истца об уточнении исковых требований, поступившего в суд первой инстанции 07.02.2020, не следует, что истец требовал взыскать компенсацию, рассчитанную разными способами для разных периодов времени либо в отношении разных видов деятельности (разных способов использования), либо в отношении "разных объемов одного вида деятельности", как это следует из мотивировки соответствующего довода кассационной жалобы. Из названного заявления (т.1, л.д. 114-116) следует, что истец произвел расчет компенсации в размере 1,4 млн. руб. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении не конкретизированной по периоду или способу использования "одной половины (50%) объема деятельности ответчика" и в размере 14 млн. руб. также не конкретизированной по периоду или способу использования "второй половины (50%) объема деятельности ответчика", заявив к взысканию итоговую сумму компенсации в размере 600 000 руб.

Такой "двойной" расчет компенсации не мог быть признан судом обоснованным как по размеру (структуре и первичным данным расчета), так и с точки зрения права. Как следствие, соответствующее уточнение исковых требований правомерно, вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, было отклонено судом первой инстанции. При этом коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что названным - третьим по счету - заявлением об уточнении исковых требований, которое было отклонено судом первой инстанции, истец изменял лишь обоснование расчета, пытаясь одновременно применить два вида расчета компенсации за одно правонарушение, не изменяя при этом размер компенсации - 600 000 руб., который был заявлен в ходатайстве об уточнении исковых требований, поступившем в арбитражный суд 18.12.2019 (т. 1, л.д. 103-104).

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу; судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебном акте, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемом судебном акте необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить, в том числе доводы истца, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы, в том числе за рассмотрение кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.02.2020 по делу N А65-31827/2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2020 по тому же делу отменить. Дело направить в Арбитражный суд Республики Татарстан на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Д.А. Булгаков

Д.И. Мындря