Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2020 г. N С01-1069/2020 по делу N А65-1918/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды нижестоящих инстанций при разрешении спора произвольно определили размер компенсации, а мотивы, по которым они пришли к такому выводу, не основаны на нормах материального права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2020 г. N С01-1069/2020 по делу N А65-1918/2020

Судья Суда по интеллектуальным правам Погадаев Н.Н., рассмотрев кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" (ул. Магаданская, д. 7, к. 27, Москва, 129345, ОГРН 1037715064870) на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.05.2020 по делу N А65-1918/2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2020 по тому же делу, принятые в порядке упрощенного производства

по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом Строитель" (ул. Николаева, д. 2Б, г. Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, ОГРН 1021601573509) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом Строитель" (далее - общество) о взыскании 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289226.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.05.2020 (резолютивная часть от 28.04.2020), оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2020 исковые требования удовлетворены частично; с ответчика взыскано 10 000 рублей компенсации, в остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с тем, что суд первой инстанции снизил размер компенсации ниже низшего предела и полагает, что имеет место необоснованное применение правовых позиций, изложенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П).

По мнению общество "Корпорация "МАСТЕРНЭТ", снижение компенсации возможно в случае, когда одним действием нарушено право на несколько объектов интеллектуальной собственности, а в данном случае отсутствовала множественность нарушений, поскольку иск был заявлен в защиту исключительного права на один товарный знак.

Кроме того, заявитель кассационной инстанции считает, что судами нижестоящих инстанций нарушены нормы материального права, поскольку им был избран вид компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), который не допускает ее произвольного снижения без установления размера однократной стоимости.

Общество "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" обращает внимание на то, что размер присужденной ему компенсации существенно ниже фактически понесенных им расходов на восстановление и защиту нарушенного права, и полагает, что такая ситуация ущемляет его права как правообладателя.

Заявитель кассационной инстанции выражает несогласие с тем, что суды нижестоящих инстанций проигнорировали представленный им лицензионный договор от 12.08.2015 N 32, против которого ответчик не возражал, а выводы о наличии оснований для снижения компенсации мотивировали ссылками на Постановление N 28-П и на правовые позиции, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 5/29).

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает на отсутствие в обжалуемых судебных актах мотивов, которыми руководствовались суды первой и апелляционной инстанций, определяя компенсацию в размере 10 000 рублей.

Общество отзыв на кассационную жалобу не представило.

В соответствии с частью 1 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных указанной статьей.

Суд не усматривает необходимость проведения судебного заседания при рассмотрении кассационной жалобы. В силу части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

На основании части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу общества, проверив в порядке статей 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, общество является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 289226, зарегистрированного, среди прочего, в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Представителями истца 05.10.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Николаева, д. 2б, был приобретен товар - рулетка, на которой присутствует изображение, сходное до степени смешения с указанным товарным знаком.

В подтверждение факта купли-продажи названного товара истец представил кассовый чек от 05.10.2019 на сумму 80 рублей, на котором имеются реквизиты общества, а также сам товар в качестве вещественного доказательства и видеозапись процесса закупки.

Считая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара нарушено исключительное право на товарный знак, истец направил в адрес общества претензию с требованием добровольно выплатить компенсацию.

Поскольку общество не исполнило изложенные в претензии требования, истец обратился в арбитражный суд с иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак.

При этом суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1225, 1229, 1250, 1477, 1479, 1484, 1481, 1482, 1492, 1503, 1515 ГК РФ, в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, а также разъяснениями, изложенными в пунктах 43.2 Постановления Пленума N 5/29 и в Постановлении N 28-П.

Заявленный на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размер компенсации суд первой инстанции признал чрезмерным и не соответствующим характеру совершенного правонарушения, в связи с чем посчитал возможным применить к спорным правоотношениям нормы подпункта 1 пункта 4 этой же статьи, указав, что применение указанной нормы не свидетельствует о снижении размера компенсации, а способствует соотнесению правонарушения с адекватной мерой ответственности за нарушение прав истца, не доказавшего размер стоимости права на использование товарного знака.

Суд первой инстанции также констатировал, что правовая природа компенсации в гражданском правоотношении следует принципам возмездности и эквивалентности и направлена не на наказание правонарушителя, а на восстановление нарушенного права правообладателя в целях сохранения их баланса. Взыскание значительных сумм, явно не соответствующих последствиям допущенного нарушения права, ведет к нарушению цели правового регулирования нормы статьи 1515 ГК РФ.

Как указал суд первой инстанции, заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит "карательный" характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств.

Ссылаясь на то, что компенсация не может иметь "карательный", "отягощающий", "предупредительный" или "политический" характер, а ее целью является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика, и принимая во внимание незначительную степень вины общества, характер и последствия нарушения, отсутствие доказательств и расчетов убытков истца вследствие его действий, невысокую цену товара, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также с учетом того, что был реализован лишь один экземпляр контрафактного товара, суд первой инстанции снизил размер компенсации до 10 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции и оставил решение без изменения. Изложенные в апелляционной жалобе доводы были проанализированы и отклонены судом проверочной инстанции как основанные на неправильном понимании истцом норм материального и процессуального права.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что мотивировочная часть постановления суда апелляционной инстанции практически полностью воспроизводит мотивировочную часть решения суда первой инстанции и на то, что изложенные в кассационной жалобе доводы аналогичны тем, которые ранее были заявлены в апелляционной жалобе.

Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанции были неправильно применены нормы материального и процессуального права.

Товарный знак является охраняемой законом интеллектуальной собственностью (статья 1225 ГК РФ), на которую признается исключительное право (статьи 1226, 1479 ГК РФ).

Исходя из положений статей 1229, 1484 ГК РФ, а также части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, и, что в случае установление указанных обстоятельств, к лицу, использовавшему товарный знак без разрешения правообладателя подлежат применению меры гражданско-правовой ответственности, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой нарушенного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему таким действием убытков (пункт 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10)).

Вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств (определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 по делу N А40-26249/2015), и установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.

В соответствии с нормами пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления Пленума N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании Постановления N 28-П и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда".

Исходя из требования об установлении обстоятельств дела с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд должен определить, на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

На основании части 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

С учетом изложенного в рассматриваемом случае именно на ответчике лежит бремя доказывания несоразмерности заявленной к взысканию компенсации либо представление доказательств, направленных на оспаривание однократной стоимости.

Согласно правовой позиции, сформулированной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.08.2018 N 305-ЭС18-4819, суды первой и апелляционной инстанций не вправе, нарушая принципы равноправия сторон и состязательности, при определении размера подлежащей взысканию компенсации по своей инициативе снижать исковые требования ниже минимального предела, установленного законом.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Изложенный правовой подход содержится также в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-4299.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату определения N 305-ЭС16-13233 следует читать как "от 25.04.2017"

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату определений N 308-ЭС17-3085, N 308-ЭС17-2988, N 308-ЭС17-3088 и N 308-ЭС17-4299 следует читать как "от 11.07.2017"

Судебная коллегия соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что из обжалуемых судебных актов не усматривается, что обществом оспаривалась чрезмерность заявленной истцом к взысканию компенсации.

Напротив, в рассматриваемом случае в материалах дела отсутствует отзыв ответчика по делу и какие-либо представленные им доказательства, на основании которых у суда первой инстанции была бы возможность установления иного размера однократной стоимости, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

Между тем на странице 2 мотивированного решения от 07.04.2020 суд первой инстанции указал, что "ответчик отзыв на иск представил, заявленные требования по существу не оспорил".

По мнению суда кассационной инстанции, компенсация за нарушение исключительных прав носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности - превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков, в связи с чем необоснованно определять ее размер в зависимости от предоставления истцом расчета компенсации в твердой сумме, поскольку ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что при обосновании снижения размера взыскиваемой компенсации, суд первой инстанции не учел правовую позицию, содержащуюся в пункте 61 Постановления Пленума N 10, согласно которой истребование истцом компенсации в минимальном размере освобождает его от обязанности представить обоснование размера взыскиваемой суммы подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению.

Таким образом, в нарушение статей 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды нижестоящих инстанций при разрешении спора произвольно определили размер компенсации, а мотивы, которым они пришли к такому выводу, не основаны на нормах материального права.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, выводы судов первой и апелляционной инстанций не основаны на представленных в материалы дела доказательствах и сделаны при существенном нарушении норм материального и процессуального права, в связи с чем решение и постановление не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 и части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции учитывает, что в силу компетенции, установленной главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, он не наделен полномочиями по установлению фактических обстоятельств дела и оценке собранных по делу доказательств.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить размер компенсации за допущенное обществом нарушение исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Наряду с этим суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что суды первой и апелляционной инстанций руководствовались разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума N 5/29, которые с 23.04.2019 не подлежат применению на основании пункта 181 Постановления Пленума N 10.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288.2, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.05.2020 по делу N А65-1918/2020 (резолютивная часть от 28.04.2020) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2020 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Н.Н. Погадаев