Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 февраля 2011 г. N Ф09-475/2011 по делу N А50-14272/2010

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 февраля 2011 г. N Ф09-475/2011

Екатеринбург

21 февраля 2011 г.

N Ф09-475/11-С6 Дело N А50-14272/2010

ГАРАНТ:

См. также Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 ноября 2011 г. N Ф09-475/11 по делу N А50-14272/2010

См. также Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2011 г. N 17АП-4856/11

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Сулейменовой Т.В.,

судей Маликовой Э.М., Купреенкова В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл" (далее - общество "Э.К.С. Интернешнл") на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2010 по делу N А50-14272/2010 Арбитражного суда Пермского края.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "ЭКС Карготрансервис" (далее - общество "ЭКС Карготрансервис") - Едигарев В.В. (доверенность от 30.06.2010 N 1 юр).

Общество "Э.К.С. Интернешнл" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу "ЭКС Карготрансервис" об обязании последнего прекратить незаконное использование товарного знака "ЕКS" путем удаления его из сети Интернет, поверхностей транспортных средств, иных материалов, документации, а также о взыскании с ответчика 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование данного товарного знака.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 20.09.2010 (судья Кульбакова Е.В.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2010 (судьи Снегур А.А., Романов В.А., Казаковцева Т.В.) решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Э.К.С. Интернешнл" просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, ссылаясь на нарушение судами положений п. 5 ст. 58, ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака), несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам. Как полагает заявитель, он как правопреемник закрытого акционерного общества "Э.К.С. Интернешнл" является правообладателем товарного знака по свидетельству от 26.04.1994 N 117601 в отношении 20, 21, 35, 36, 39, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ). Кроме того, общество "Э.К.С. Интернешнл" считает, что суд не исследовал вопрос о том, когда ответчик прекратил использовать обозначение "eks" и начал использовать обозначение "EKS", которые, как полагает заявитель, являются сходными до степени смешения.

Общество "ЭКС Карготрансервис" представило отзыв, в котором просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, считая доводы кассационной жалобы необоснованными.

Как установлено судами, в обоснование исковых требований общество "Э.К.С. Интернешнл" ссылалось на то, что на основании свидетельства от 26.04.1994 N 117601 оно является правообладателем товарного знака "eks" в отношении 20, 21, 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, на основании свидетельства от 23.10.2008 N 363014 - в отношении 35, 36 классов МКТУ, на основании свидетельства от 09.10.2009 N 391217 - в отношении 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

На основании заявлений общества "Э.К.С. Интернешнл" исполняющей обязанности нотариуса Пермского городского нотариального округа Беспаловой М.А. 23.04.2008 и 03.03.2010 были произведены осмотры доказательств - информационных ресурсов, опубликованных в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на сайте по адресам: http://www.ekskargo.ru/main/index.php, http://www.ekskargo.ru.

По мнению общества "Э.К.С. Интернешнл", в ходе указанных осмотров были выявлены факты использования обществом "ЭКС Карготрансервис" в своей деятельности по оказанию предусмотренных 39 классом МКТУ услуг обозначения "eks" (протокол осмотра от 23.04.2008) и "EKS" (протокол осмотра от 03.03.2010), которые сходны до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

Кроме того, истец ссылался на то, что ответчик незаконно использует вышеуказанное обозначение путем размещения его на своих фирменных бланках, визитках и транспортных средствах.

Истцом в адрес общества "ЭКС Карготрансервис" 29.05.2008 и 22.04.2009 направлялись требования о прекращении незаконного использования товарного знака "EKS" и выплате компенсации.

Поскольку данные требования в добровольном порядке обществом "ЭКС Карготрансервис" удовлетворены не были, общество "Э.К.С. Интернешнл" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с названным иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из следующего.

Согласно положениям ст. 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 вышеуказанного Кодекса).

В силу положений ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе запрещать незаконное использование товарного знака другими лицами. Под незаконным использованием подразумевается незаконное использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории России товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на товарах, на этикетках, на упаковках этих товаров. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Исходя из содержания указанных правовых норм суды правильно указали, что для разрешения спора по настоящему делу юридически значимыми являются следующие обстоятельства: принадлежность истцу исключительного права на использование товарного знака в период, когда, по его мнению, ответчиком при оказании услуг использовалось обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком истца; оказание ответчиком услуг, для индивидуализации которых за истцом зарегистрирован товарный знак (классы МКТУ).

Суду также следует установить, является ли обозначение, используемое ответчиком, тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, права на который зарегистрированы за истцом.

Из материалов дела следует, что свидетельство N 117601, на которое в обоснование своих требований ссылался истец, выдано Государственным комитетом по изобретениям и открытиям при Государственном комитете СССР по науке и технике 26.04.1994 предприятию "ЭКС ЛИМИТЕД" на товарный знак "eks" в отношении товаров/услуг 39 класса - организация туризма (л. д. 7). Указанное свидетельство действительно с 17.04.1992 по 17.04.2002, приоритет товарного знака "eks" - с 17.04.1992.

Из названного свидетельства также следует, что 23.12.1996 года товарный знак "eks" был уступлен закрытому акционерному обществу "Э.К.С. Интернешнл", срок действия регистрации указанного товарного знака продлен до 17.04.2010 (л. д. 8).

Внеочередным общим собранием акционеров от 28.08.2006 принято решение о реорганизации закрытого акционерного общества "Э.К.С. Интернешнл" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл", которое является истцом по настоящему делу. Между указанными обществами 28.08.2006 подписан передаточный акт (л. д. 83, 84).

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии 59 N 003377914 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми 13.10.2006 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования - общества с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл" (л. д. 85).

В соответствии с п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами (п. 1 ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исследовав содержание передаточного акта от 28.08.2006, подписанного между закрытым акционерным обществом "Э.К.С. Интернешнл" и обществом с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл", суды установили, что в нем не указан перечень нематериальных активов, переданных обществу "Э.К.С. Интернешнл", а также отсутствует указание на то, что данному обществу передано исключительное право на товарный знак по свидетельству от 26.04.1994 N 117601.

При таких обстоятельствах суды пришли к обоснованному выводу о том, что истец не доказал принадлежность ему исключительных прав на товарный знак "eks" по свидетельству от 26.04.1994 N 117601 на момент, когда данное обозначение согласно протоколу осмотра доказательств от 23.04.2008 использовалось ответчиком.

Довод общества "Э.К.С. Интернешнл" о том, что согласно уведомлению Роспатента от 08.08.2008 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 05.08.2008 были внесены изменения, свидетельствующие о переходе к данному обществу исключительных прав на товарный знак "eks" (л. д. 133), отклонен судом апелляционной инстанции со ссылкой на ч. 2 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку указанный документ не был представлен при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Кроме того, судом апелляционной инстанции указано на отсутствие доказательств использования ответчиком спорного обозначения после 05.08.2008.

Судами также принято во внимание, что согласно свидетельству от 26.04.1994 N 117601 товарный знак "eks" зарегистрирован в отношении товаров/услуг 39 класса - организация туризма (л. д. 7). В то же время каких-либо данных, из которых бы следовало, что ответчик оказывает услуги по организации туризма с использованием обозначения "eks", истцом представлено не было.

Кроме того, из материалов дела следует, что в обоснование исковых требований истец ссылался на свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) от 23.10.2008 N 363014, а также на свидетельство от 09.10.2009 N 391217 (л. д. 9 - 13).

Согласно свидетельству N 363014 правообладателем товарного знака "eks" (приоритет товарного знака с 06.07.2007) является общество "Э.К.С. Интернешнл", указанный товарный знак зарегистрирован в отношении 35, 36 классов МКТУ.

По свидетельству N 391217 правообладателем товарного знака "eks" (приоритет товарного знака с 12.09.2008) также является общество "Э.К.С. Итернешнл", указанный товарный знак зарегистрирован в отношении 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ. В числе услуг 39 класса МКТУ указаны, в том числе, транспортировка и перевозка грузовым автотранспортом (л. д. 12 об).

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также приняв во внимание положения п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил составления подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что используемое ответчиком в своей деятельности по перевозке грузов обозначение "EKS" не является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, право на которое зарегистрировано за истцом.

Так, судами установлено, что товарный знак, зарегистрированный за истцом, представляет собой овал синего цвета, посередине которого расположено изображение латинских прописных букв "eks", слова надписи расположены в центре и выполнены белым цветом. Изображение, вырисовываемое из букв, гладкое, буквы переливаются друг в друга, что делает изображение трудночитаемым. Какие-либо иные дополнительные элементы отсутствуют.

В то же время обозначение, используемое ответчиком, представляет собой овал синего цвета, обрамленный полосой желтого цвета, с примыкающим с левой стороны серой полосой с разметкой белого цвета, представляющей собой стилизованное изображение автомобильной дороги, посередине овала расположена надпись "EKS", выполненная заглавными печатными латинскими буквами серо-белого цвета, при этом буквы находятся на расстоянии друг от друга, что делает изображение понятным и читаемым.

Проанализировав все имеющиеся в материалах дела доказательства, судами сделан обоснованный вывод о том, что между товарным знаком истца и используемым ответчиком обозначением имеется фонетическое сходство, однако они различаются по графическому, визуальному и смысловому критериям. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии опасности реального смешения в глазах обычного потребителя товарного знака, принадлежащего истцу, с обозначением, используемым ответчиком.

Судом апелляционной инстанции также отмечено, что используемое ответчиком обозначение в данном случае обусловлено наличием данного слова в его фирменном наименовании, а также спецификой его деятельности, связанной с оказанием транспортно-экспедиционных услуг.

Кроме того, судами принято во внимание отсутствие в материалах дела доказательств смешения потребителями однородных услуг истца и ответчика по причине фонетической схожести используемых ими обозначений.

При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований общества "Э.К.С.Интернешенл" судами отказано правомерно.

Доводы заявителя направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и сделанных на их основании выводов, что в силу положений ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного решение и постановление следует оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда Пермского края от 20.09.2010 по делу N А50-14272/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2010 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Э.К.С. Интернешнл" - без удовлетворения.

Председательствующий

Т.В. Сулейменова

Судьи

Э.М. Маликова В.А. Купреенков