Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2021 г. N С01-1471/2019 по делу N СИП-589/2019 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень"

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2021 г. N С01-1471/2019 по делу N СИП-589/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 февраля 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Снегура А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (ул. Розы Люксембург, стр. 49, офис 705, г. Екатеринбург, 620026, ОГРН 1026602335264) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2020 по делу N СИП-589/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение "Керамический проппант".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (ул. Толмачева, д. 22, оф. 5, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1147746303737).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" - Абрамов Т.А. (по доверенности от 24.12.2020) и Михайлов А.В. (по доверенности от 12.01.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-268/41);

от общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" - Голунов С.А. (по доверенности от 14.01.2019) и Зверева Н.С. (по доверенности от 13.01.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (далее - общество "ФОРЭС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение "Керамический проппант".

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (далее - общество "НИКА-ПЕТРОТЭК").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 решение Роспатента от 13.05.2019 признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктов 2.5, 4.3, 4.9 Правил подачи и рассмотрения возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56); суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" от 30.10.2018 против выдачи спорного патента.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2020 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ФОРЭС", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином составе суда.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить ее без удовлетворения.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых указывает на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта и просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

В судебном заседании представители общества "ФОРЭС" поддержали доводы, изложенные в его кассационной жалобе.

Представители Роспатента и общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, в отзыве и в письменных объяснениях на нее.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, патент Российской Федерации N 2655335 на изобретение "Керамический проппант" (индексы Международной патентной классификации - С09К 8/80 (2006.01), С04В 35/16 (2006.01), С04В 35/20 (2006.01)) выдан по заявке N 2016117899 с приоритетом от 06.05.2016 на имя общества "ФОРЭС" со следующей формулой:

"Керамический проппант, представляющий собой прочные обожженные гранулы на основе оксидов магния, кремния и железа при любом соотношении компонентов, причем указанный проппант в своем составе дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома при следующем содержании, мас. %:

оксид алюминия	0,1-5,0
оксид калия	0,1-2,0
оксид натрия	0,1-2,0
оксид кальция	0,1-3,0
оксид хрома	0,1-1,0
указанная основа	остальное.".

Согласно описанию технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является снижение деградации прочности проппанта с течением времени.

В Роспатент 30.10.2018 от общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" поступило возражение против выдачи патента Российской Федерации N 2655335, мотивированное несоответствием изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", наличием в формуле изобретения не раскрытых на дату подачи заявки признаков, а также несоответствием документов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

По мнению подателя возражения, после получения запроса экспертизы от 26.02.2018 в нарушение положений пунктов 1 и 2 статьи 1378 ГК РФ общество "ФОРЭС" внесло в материалы заявки изменения, которые привели к изменению существа заявленного изобретения, а именно: в формулу и в описание изобретения был включен новый существенный признак, который не был раскрыт в заявке на дату ее подачи.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" указывало на неясность технического результата и формулы изобретения, на отсутствие описания способа получения заявленной композиции, корректных и достаточных примеров, раскрывающих сущность изобретения, а также на некорректность формулы изобретения.

Податель возражения также отмечал отсутствие причинно-следственной связи между отличительными признаками формулы изобретения по спорному патенту, которые характеризуют количественный состав химических элементов в составе проппанта, и вышеуказанным техническим результатом, что не позволяет рассматривать эти признаки в качестве существенных и, соответственно, обуславливающих наличие изобретательского уровня у спорного изобретения.

Полагая, что изобретение, защищенное спорным патентом, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" ссылалось на то, что химический состав композиции, охарактеризованной в формуле спорного изобретения, известен из статьи, приведенной в свободной энциклопедии "Википедия" (далее - источник информации 7).

Податель возражения обращал внимание на то, что количественные признаки химического состава проппанта известны из множества других источников информации, ставших общедоступными на дату приоритета спорного изобретения, перечень которых он привел в таблице сравнения химических составов (далее - приложение 8).

Ссылаясь на приложенные к возражению источники информации, общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" отметило, что комбинация оксидов алюминия, калия, кальция, хрома не оказывает никакого влияния на процесс "старения" проппантов, полученных из материалов на основе фостерита, в соответствии со способом, охарактеризованным в спорном изобретении, а также просило принять во внимание то, что в описании изобретения по патенту Российской Федерации N 2615197 (обладателем которого является общество "ФОРЭС") указано на отсутствие причинно-следственной связи между введением добавок в основное сырье и достижением искомого технического результата.

Учитывая названные обстоятельства, податель возражения пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между отличительными признаками формулы спорного изобретения, которые характеризуют состав химических элементов в составе проппанта, и указанным в нем техническим результатом, а следовательно, о несущественности таких признаков. Данные обстоятельства, по мнению подателя возражения, свидетельствуют о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

К возражению общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" была приложена таблица, в которой содержится сравнение химических составов проппантов по ряду патентов, приложенных к возражению, включая евразийский патент N 009375 на изобретение "Исходные композиции для керамических продуктов" (далее - источник информации 17), а также ряд источников информации, не перечисленных в таблице и не упомянутых в возражении, в том числе патент Российской Федерации N 2336293 на изобретение "Способ изготовления проппанта из стеклянных сфер" (далее - источник информации 10).

После поступления в Роспатент возражения общество "ФОРЭС" 08.11.2018 обратилось в административный орган с заявлением об исправлении технической ошибки, допущенной в описании спорного изобретения, просило на страницах 5 и 6 описания спорного изобретения в примерах 1, 2 и 3 ошибочно указанную фракцию полученных гранул 20/40 меш. исправить на фракцию 16/20 меш. в соответствии с наименованием таблицы "Свойства керамического проппанта фракции 16/20 меш.", приведенной на странице 7 описания.

Указанное заявление 13.11.2018 было удовлетворено Роспатентом.

Согласно уведомлению от 29.11.2018 Роспатент назначил дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" на 01.02.2019, однако уведомлением от 21.12.2018, отменяющим уведомление от 29.11.2018, дата заседания коллегии была перенесена по инициативе административного органа на 25.01.2019.

До заседания Палаты по патентным спорам общество "ФОРЭС" 22.01.2019 обратилось в Роспатент с заявлением о внесении изменений в описание спорного изобретения, просило исправить техническую ошибку, а именно фразу "Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является снижение деградации прочности проппанта с течением времени" заменить фразой "Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание проппанта, в меньшей степени теряющего прочность с течением времени".

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.01.2019 (в котором приняли участие представители патентообладателя и подателя возражения) общество "ФОРЭС" представило "предварительный отзыв на возражение", а также заявило ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок, мотивированное необходимостью рассмотрения поданного им 22.01.2019 ходатайства о внесении изменений в спорный патент, в частности об уточнении формулировки технического результата, сомнения в ясности которой содержались в возражении.

В удовлетворении ходатайства патентообладателя о переносе даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам было отказано, возражение было рассмотрено в рамках того же заседания, по результатам которого коллегия пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения возражения.

Извещением от 06.02.2019 Роспатент проинформировал общество "ФОРЭС" о том, что его заявление от 22.01.2019 о внесении изменений в описание спорного изобретения удовлетворено.

Роспатент 13.05.2019 принял решение об удовлетворении возражения общества "НИКА-ПЕТРОТЭК", патент Российской Федерации N 2655335 на изобретение был признан недействительным полностью.

В отношении довода возражения о том, что на дату подачи заявки не был раскрыт включенный в формулу признак "указанная основа - остальное" административный орган отметил, что в соответствии с первоначальной формулой изобретения керамический проппант представляет собой прочные обожженные гранулы на основе оксидов магния, кремния и железа при любом соотношении компонентов и дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома; в указанной формуле было приведено содержание перечисленных дополнительно включенных оксидов, суммарное содержание которых не превышает 13 мас. %. При этом Роспатент установил, что первоначальная формула и приведенные в описании примеры дают однозначное представление о составе композиции, в которой остальные 87 мас. % приходятся на указанную основу - оксиды магния, кремния и железа.

В решении от 13.05.2019 Роспатент пришел к выводу о том, что, хотя включенный в формулу признак "указанная основа - остальное" именно в такой формулировке в первоначальных материалах заявки не изложен, он раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи и включен в формулу по запросу экспертизы по существу от 26.02.2018, в связи с чем предложенное уточнение формулы изобретения путем включения в нее этого признака носит редакционный характер и связано с одним из требований к описанию композиции и к изложению формулы, характеризующей композицию, согласно которому при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле в процентах суммарное содержание всех ингредиентов должно равняться 100%.

С учетом изложенного административный орган установил отсутствие в возражении доводов, позволяющих признать, что формула спорного изобретения содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

В отношении довода подателя возражения о неясности из описания спорного изобретения такой формулировки технической задачи, как "снижение деградации прочности проппанта с течением времени", Роспатент отметил, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.01.2019 был сделан вывод о наличии стилистической неточности, которая может быть устранена в установленном порядке (путем внесения изменений).

По мнению Роспатента, в возражении не приведены аргументы в обоснование невозможности осуществления спорного изобретения при каком-либо содержании компонентов проппанта, соответствующем указанным в формуле этого изобретения интервалам.

Так, Роспатент отметил, что в описании спорного изобретения показано, каким образом возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, а приведенные в описании примеры осуществления подтверждают возможность получения технического результата, указанного в описании спорного изобретения.

Таким образом, административный орган пришел к выводу о том, что описание спорного изобретения соответствует положениям пунктов 10.7.4.3 и 10.7.4.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент).

По результатам анализа доводов подателя возражения о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", а также приложенных в обоснование данного довода документов административный орган пришел к выводу о том, что в приложении 8 (таблица) в отношении источника информации 17 приведены расчетные интервалы содержания компонентов состава в готовом продукте (проппанте), подателем возражения указано на наличие в готовом продукте, описанном в источнике информации 17, всех компонентов, присущих проппанту, охарактеризованному в спорном изобретении, в том числе на наличие оксида хрома.

Проанализировав источник информации 17, Роспатент установил, что из него известен керамический проппант, представляющий собой прочные обожженные гранулы, полученные из исходной композиции на основе оксида магния (20-28 мас. %), оксида кремния (50-65 мас. %) и оксида железа (4-8 мас. %), причем указанная композиция в своем составе дополнительно содержит композицию оксида алюминия (3-8 мас. %), оксида калия (03-12 мас. %), оксида натрия (0,3-1,5 мас. %), оксида кальция (0,4-3,0 мас. %).

Роспатент пришел к выводу о том, что проппант, охарактеризованный в спорном изобретении, отличается от проппанта, известного из источника информации 17, наличием в его составе оксида хрома.

Исследовав содержание описания спорного изобретения, Роспатент признал, что в нем не показана причинно-следственная связь между признаком, касающимся наличия в составе керамического проппанта оксида хрома, и заявленным техническим результатом, в связи с чем признал указанный признак несущественным.

В оспариваемом решении Роспатент отметил, что с учетом подпункта 7 пункта 24.5.3 Административного регламента при анализе соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" не требуется подтверждения известности влияния указанного отличительного признака на технический результат.

Вместе с тем административный орган установил, что содержащиеся в источнике информации 10 сведения раскрывают использование определенного количества оксида хрома для изготовления керамических проппантов с повышенной прочностью.

На основе вышеизложенного Роспатент пришел к выводу о том, что возражение содержит доводы, которые позволяют признать спорное изобретение не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Полагая, что решение административного органа от 13.05.2019 нарушает его права и законные интересы, не соответствует требованиям действующего законодательства, общество "ФОРЭС" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения Роспатента недействительным.

В данном заявлении, а также в письменных пояснениях общество "ФОРЭС" указывало на допущенные Роспатентом в ходе рассмотрения возражения процедурные нарушения, выразившиеся:

в отказе в удовлетворении ходатайства об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированном подачей заявления о внесении в описание спорного изобретения исправления технической ошибки при указании технической задачи, на решение которой направлено изобретение;

в переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более раннюю дату по сравнению с изначально запланированной, что привело к невозможности заблаговременного направления обществом "ФОРЭС" отзыва, который был представлен на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, имел значительный объем и все лица, участвующие в рассмотрении административного спора, не имели возможности с ним ознакомиться;

в выходе Роспатента за пределы возражения, поскольку источники информации 10 и 17, на которых основано оспариваемое решение Роспатента, не упоминались в тексте возражения.

Кроме того, патентообладатель указывал на нарушение Роспатентом положений пункта 2.5 Правил N 56 вследствие рассмотрения источников информации 10 и 17, ссылки на которые отсутствовали в возражении.

Общество "ФОРЭС" также ссылаясь на нарушение Роспатентом положений пункта 4.9 Правил N 56, поскольку, по мнению общества, административный орган не сделал патентообладателю предложение внести изменения в описание спорного изобретения, не меняющие сущность изобретения, но устраняющие основания для признания патента недействительным, несмотря на то что к отзыву на возражение прилагалось ходатайство с просьбой предложить правообладателю исправить недостатки путем внесения изменений в описание спорного изобретения в случае, если недостатки описания послужат причиной признания патента недействительным.

Общество "ФОРЭС" полагало, что внесение в описание примеров осуществления изобретения, подтверждающих влияние оксида хрома на достижение спорным изобретением заявленного технического результата, послужило бы основанием для вывода о соответствии этого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Признавая решение Роспатента от 13.05.2019 недействительным и обязывая административный орган повторно рассмотреть возражение общества "ФОРЭС", в решении от 26.11.2019 суд первой инстанции исходил из обоснованности довода заявителя о том, что Роспатент вышел за пределы возражения и нарушил положения пункта 2.5 Правил N 56, обосновав свое решение документами, ссылки на которые отсутствовали в возражении.

Кроме того, суд первой инстанции счел, что Роспатент нарушил положения пункта 4.3 Правил N 56, не создав условия для полного и всестороннего рассмотрения возражения вследствие переноса заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более раннюю дату по сравнению с первоначально запланированной, а также по причине отказа в удовлетворении ходатайства патентообладателя о переносе заседания на более позднюю дату.

Суд первой инстанции также признал, что Роспатент нарушил положения пункта 4.9 Правил N 56, не предложив патентообладателю внести в описание спорного изобретения изменения, устраняющие основания для признания патента недействительным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 и направляя дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, пришел к следующим выводам.

Вывод суда первой инстанции о том, что общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" не имело права ссылаться в ходе рассмотрения возражения на источники информации 10 и 17, а Роспатент не имел права такие источники рассматривать, сделан с нарушением норм пункта 2.5 Правил N 56.

Для разрешения вопроса о том, вышел ли Роспатент за пределы возражения, необходимо было, как указал суд кассационной инстанции, исследовать, ссылалось ли на эти источники общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" в ходе рассмотрения возражения. Суду первой инстанции также следовало исследовать вопрос о том, были ли такие документы предметом рассмотрения коллегии Палаты по патентным спорам, готово ли было общество "ФОРЭС" отвечать на доводы, базирующиеся на этих источниках, либо ему требовалось дополнительное время для реагирования на доводы, основанные на приложенных к возражению, но не описанных в нем документах.

Президиум Суда по интеллектуальным правам сослался на необходимость проверки довода общества "ФОРЭС" о наличии существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам, выразившихся, с точки зрения заявителя, в отказе в удовлетворении его ходатайства об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам и в переносе заседания на более раннюю дату по сравнению с изначально запланированной.

Кроме того, как отметил суд кассационной инстанции, суд первой инстанции лишь констатировал тот факт, что Роспатентом не было сделано предложение о внесении изменений в описание и/или в формулу изобретения с целью сохранения его правовой охраны (полностью или частично), но не проверил принципиальную возможность "излечения" описания изобретения без изменения его существа, а также допустимость предложенных патентообладателем изменений, следовательно, не определил, допущено ли Роспатентом нарушение и является ли оно существенным.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции, принимая во внимание вышеизложенные указания президиума Суда по интеллектуальным правам, пришел к следующим выводам.

Исследовав представленную Роспатентом видеозапись заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 25.01.2020, суд первой инстанции установил, что ходатайство представителя общества "ФОРЭС" об отложении заседания было мотивировано необходимостью предоставления времени для исправления ошибки в описании, а также необходимостью ознакомления членов коллегии с представленным в заседании отзывом на возражение, а какие-либо суждения, касающиеся недостаточности времени для подготовки к рассмотрению возражения, в выступлении представителя общества "ФОРЭС" не содержались.

Суд первой инстанции также установил, что поданное заявителем в Палату по патентным спорам письменное ходатайство об отложении заседания коллегии было мотивировано подачей в Роспатент заявления об исправлении в описании спорного изобретения технической ошибки, касающейся формулировки технической задачи, на реализацию которой направлено это изобретение; в данном ходатайстве патентообладатель указал, что внесение таких изменений было связано с доводами подателя возражения, касающимися несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

При этом суд первой инстанции обратил внимание на то, что по результатам рассмотрения дела в административном порядке доводы возражения о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" были отклонены, патент признан недействительным по иному основанию, а само оспариваемое решение Роспатента принято после внесения соответствующих изменений в описание спорного изобретения и указанное обстоятельство учтено в заключении коллегии Палаты по патентным спорам, являющемся приложением к оспариваемому решению Роспатента.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что поскольку ходатайство патентообладателя об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам было мотивировано обстоятельствами, которые не легли в основу оспариваемого решения Роспатента, то отказ коллегии в отложении заседания не может быть расценен как нарушение процедуры рассмотрения возражения.

Суд первой инстанции отклонил ссылку заявителя на нарушение Роспатентом норм пункта 2.5 Правил N 56, выразившееся в выходе Роспатента за пределы возражения, так как в возражении общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" в обоснование несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" указывалось на известность признаков этого изобретения из других ставших общедоступными до даты приоритета источников информации, копии которых были приложены к возражению, в связи с чем лицо, подавшее возражение, изначально ссылалось в том числе на источники информации 10 и 17 в обоснование несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", а следовательно, указанные патентные документы подлежали анализу и не могли быть не исследованы Роспатентом.

В отношении вопроса готовности заявителя к рассмотрению доводов в отношении названных источников информации, на необходимость исследования которого указал президиум Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции отметил, что на заседании коллегии 25.01.2019 заявителем был представлен отзыв, который содержал анализ доводов возражения, касающихся несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", к данному отзыву была приложена проанализированная заявителем таблица сравнения химических составов (приложение 8), в которой в числе прочих источников информации был рассмотрен и источник информации 17.

Просмотрев фрагменты видеозаписи заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 25.01.2019, а также изучив представленную обществом "ФОРЭС" письменную расшифровку аудиозаписи этого заседания, суд первой инстанции установил, что в ходе заседания коллегии представители общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" заявляли о приложенной к возражениям таблице сравнения химических составов (приложение 8), об известности всех признаков спорного изобретения из приложенных к возражениям источников, о несущественности признака в виде введения добавочных оксидов.

Суд первой инстанции отметил, что данная таблица, в которой подателем возражения также приведен анализ источника информации 17, подробно обсуждалась в выступлениях представителей заявителя и третьего лица в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, указанная таблица и приложенные к возражению источники информации исследовались членами коллегии, а представитель общества "ФОРЭС" в выступлении на заседании коллегии неоднократно указывал на совокупность приложенных к возражению источников информации и на необходимость исследования всех приложенных источников информации.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам обсуждались приложенные к возражениям источники информации, вопрос о недоказанности достижения технического результата, а также несущественность признаков в виде введения добавочных оксидов.

Суд первой инстанции не усмотрел из выступлений представителей на заседании коллегии Палаты по патентным спорам какого-либо непонимания того, какой именно объем источников является предметом рассмотрения коллегии, для чего именно представлены источники 10 и 17, представители подателя возражения и патентообладателя не ссылались на то, что какие-либо источники не подлежат исследованию.

Исходя из этого, суд первой инстанции пришел к выводу: не имеется оснований полагать, что заявитель не был готов по уважительным причинам к рассмотрению доводов, касающихся несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Суд первой инстанции счел необоснованным довод общества "ФОРЭС" о несоответствии оспариваемого решения административного органа требованиям пункта 4.9 Правил N 56, указав на то, что обязанность Роспатента предложить внести изменения в формулу или в описание изобретения возникает только в случае, когда усматривается возможность внесения таких изменений, которые, с одной стороны, "излечат" изобретение с целью сохранения его охраноспособности, а с другой - будут допустимыми с точки зрения существа изобретения.

В связи с этим суд первой инстанции обратил внимание на то, что по правилам пункта 4.9 Правил N 56 Роспатент, усмотрев возможность "излечения" патента, лишь делает предложение о внесении изменений, а решение о том, какие конкретно изменения должны быть внесены, выбирает исключительно патентообладатель.

Рассмотрев тот довод заявителя, что корректировка формулы спорного изобретения была возможна посредством "ограничения диапазона содержания оксида хрома с первоначального "0,1-1,0" до "0,1-0,4 и 0,5-1,0", что исключило бы противопоставление источника информации 10, суд первой инстанции отметил, что в рассматриваемом случае неполное совпадение признаков, характеризующих количественные значения оксида хрома в спорном изобретении и в источнике информации 10, не свидетельствует о наличии изобретательского уровня у этого изобретения, поскольку такие отличия приводят только к изменению количественных значений без достижения какого-либо технического результата.

По мнению суда первой инстанции, такие изменения в формулу спорного изобретения не отвечают условию патентоспособности "изобретательский уровень" в силу подпункта 3 пункта 24.5.3 Административного регламента, поскольку предлагаемая заявителем корректировка диапазонов содержания оксида хрома с первоначального "0,1-1,0" на "0,1-0,4 и 0,5-1,0" не может устранить причины, послужившие основанием для признания этого изобретения не соответствующим названному условию патентоспособности.

Суд первой инстанции также указал, что в формуле спорного изобретения отсутствуют другие, в частности зависимые, пункты формулы, которые хотя бы теоретически могли позволить коллегии Палаты по патентным спорам предложить патентообладателю внести какие-либо изменения в единственный независимый пункт и позволить сохранить частично патент на изобретение.

В отношении довода заявителя о том, что ему не было предложено внести в описание спорного изобретения изменения, касающиеся наличия в составе керамического проппанта оксида хрома, путем дополнения описания спорного изобретения примерами, суд первой инстанции отметил, что отсутствие в описании изобретения сведений, подтверждающих влияние его признаков на возможность получения технического результата, с учетом подпункта 1.1 пункта 10.7.4.3 Административного регламента во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1354, пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ, пунктами 10.2 и 10.7.4.5 Административного регламента препятствует признанию таких признаков существенными, а внесение изменений в описание путем добавления примеров не является исправлением очевидных и технических ошибок.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требования пункта 4.9 Правил N 56 нарушены не были, Роспатент правомерно не предложил внести изменения в формулу и в описание спорного изобретения, поскольку это не могло привести к патентоспособности данного изобретения.

Таким образом, суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражениях в отношении этой жалобы.

В обоснование кассационной жалобы общество "ФОРЭС" ссылается на то, что судом первой инстанции при проведении 15.10.2020 заседания после перерыва допущено процессуальное нарушение, выразившееся в том, что представителю общества "ФОРЭС" Величко Ю.В. не была предоставлена возможность полноценного участия в судебном заседании, в котором исследовалась видеозапись заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции неверно применил норму пункта 2.5 Правил N 56, поскольку из нее прямо следует, что обоснование неправомерности выдачи патента должно содержаться непосредственно в самом возражении, под которым понимается не вся совокупность материалов, представленных в Роспатент, а лишь непосредственно сам текст возражения, не включая приложенные к нему материалы.

Как полагает общество "ФОРЭС", вывод суда первой инстанции о том, что отсутствие обоснования неправомерности выдачи патента непосредственно в самом возражении может быть восполнено в рамках устного выступления, является неправомерным, так как согласно абзацу первому пункта 2.2 Правил N 56 для возражений, а следовательно, и для обоснования неправомерности выдачи патента предусмотрена исключительно письменная форма.

Заявитель кассационной жалобы считает, что данное нарушение процедуры рассмотрения возражения является существенным, поскольку выход Роспатента за рамки доводов возражения лишает патентообладателя возможности заблаговременно ознакомиться с аргументами, которые могут быть положены в основу решения, непосредственно влекущего для него негативные гражданско-правовые последствия, противоречит общеправовым принципам справедливости, беспристрастности и состязательности.

С точки зрения общества "ФОРЭС", выводы суда первой инстанции в части отсутствия нарушения Роспатентом требований пункта 4.9 Правил N 56 носят противоречивый характер, так как, с одной стороны, суд указывает на то, что доказательства существенности признака должны содержаться непосредственно в описании изобретения, а с другой стороны, применительно к вопросу об исправлении данного дефекта путем включения примеров, демонстрирующих невозможность достижения технического результата в отсутствие оксида хрома, суд считает такое уточнение противоречащим закону на том основании, что доказательства существенности признака должны содержаться непосредственно в описании изобретения.

Ссылаясь на пункт 24.7 Административного регламента, заявитель кассационной жалобы утверждает, что, вопреки выводу суда первой инстанции, примеры не только могли быть включены в описание спорного изобретения, но и должны были учитываться Роспатентом.

Возражая против вывода суда первой инстанции о несущественности признака, характеризующего включение в композицию оксида хрома, общество "ФОРЭС" утверждает, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции им были представлены примеры осуществления изобретения, показывающие, что в отсутствие добавки оксида хрома в количестве от 0,1 до 1 мас. % технический результат не достигается.

Заявитель кассационной жалобы считает, что суд первой инстанции неверно применил нормы материального права, указывая на то, что необходимость приведения доказательств существенности того или иного признака непосредственно в описании следует из пунктов 10.7.4.3 и 10.7.4.5 Административного регламента.

По мнению общества "ФОРЭС", из буквального смысла пунктов 10.7.4.3 и 10.7.4.5 Административного регламента следует лишь то, что описание должно содержать доказательства достижения технического результата, при этом в указанной норме ничего не сказано о том, что описание должно содержать доказательства существенности каждого из признаков изобретения.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд первой инстанции, согласившись с Роспатентом в том, что сведения, подтверждающие влияние признаков изобретения на возможность получения технического результата, должны содержаться непосредственно в описании изобретения, неверно распределил бремя доказывания, поскольку в силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, делая вывод о том, что отличительный признак не является существенным, Роспатент не мог ограничиться простым возложением на патентообладателя требования о представлении сведений, подтверждающих невозможность достижения технического результата в отсутствие того или иного признака, а обязан был исходить из существенности признака, представив доказательства обратного.

При этом общество "ФОРЭС" утверждает, что в описании спорного изобретения непосредственно содержится информация, свидетельствующая о существенности признака, характеризующего содержание оксида хрома в диапазоне 0,1 до 1,0 масс. %.

Заявитель кассационной жалобы также ссылается на то, что патентообладатель может опровергать доводы Роспатента путем представления дополнительных доказательств, в том числе на стадии рассмотрения заявления в суде, а суд обязан рассмотреть такие доказательства по существу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в отзыве и в письменных объяснениях на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Суд первой инстанции верно установил и заявителем кассационной жалобы не оспаривается, что с учетом даты подачи заявки N 2016117899 (06.05.2016) применимым законодательством для оценки патентоспособности спорного изобретения являются ГК РФ, Административный регламент и Правила N 56.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Административного регламента проверка изобретательского уровня выполняется по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Административного регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В силу подпункта 1.1 пункта 10.7.4.3 Административного регламента технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Административного регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что у лиц, участвующих в деле, отсутствуют разногласия в части определения Роспатентом наиболее близкого аналога спорного изобретения, выявления признака, которым спорное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительного признака), а также выявления из уровня техники решения, имеющего признак, совпадающий с отличительным признаком спорного изобретения.

Изучив доводы кассационной жалобы общества "ФОРЭС", президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что они связаны с наличием процессуального нарушения, выразившегося, по мнению заявителя, в необеспечении судом первой инстанции полноценного участия представителя общества в судебном заседании 15.10.2020, с несогласием с выводами суда первой инстанции об отсутствии в действиях Роспатента нарушений процедуры рассмотрения возражения, а также с неправильным применением судом первой инстанции норм материального права, регламентирующих проверку соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о допущенном судом первой инстанции процессуальном нарушении президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В судебном заседании 13.10.2020 принимали участие представители общества "ФОРЭС" Абрамов Т.А., Величко Ю.В. и Михайлов А.В.

В указанном судебном заседании представитель заявителя Михайлов А.В. озвучил правовую позицию по делу.

Судом первой инстанции был объявлен перерыв до 15 часов 00 минут 15.10.2020 в связи с необходимостью просмотра фрагментов видеозаписи заседания Палаты по патентным спорам, на чем настаивали в судебном заседании (до перерыва) представители заявителя.

От представителей общества "ФОРЭС" Абрамова Т.А., Величко Ю.В. и Михайлова А.В. 14.10.2020 поступили ходатайства об участии в судебном заседании после перерыва посредством веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" в формате онлайн-заседания, которые были удовлетворены судом первой инстанции.

Вместе с тем 15.10.2020 от представителей Абрамова Т.А. и Михайлова А.В. поступили ходатайства об отложении судебного разбирательства, мотивированные болезнью первого и невозможностью участия в судебном заседании второго ввиду его участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам, назначенном на 13 часов 00 минут 15.10.2020.

При этом к судебному заседанию после перерыва какие-либо новые доказательства участвующими в деле лицами не представлялись, правовые позиции не уточнялись, о намерении представить дополнительные доказательства либо совершить те или иные процессуальные действия по делу заявитель суду не сообщал.

Рассмотрев поступившие от представителей Абрамова Т.А. и Михайлова А.В. ходатайства об отложении судебного разбирательства, суд первой инстанции не нашел оснований для их удовлетворения, приняв во внимание то, что заявитель, являясь юридическим лицом, представил в суд доверенности на девять представителей, невозможность участия в судебном заседании других представителей заявителем не объяснена.

В судебном заседании 15.10.2020 приняла участие представитель общества "ФОРЭС" Величко Ю.В., которая в процессе подключения заявила о наличии у нее технических проблем, связанных с отсутствием слышимости, после чего с указанным представителем была установлена телефонная связь и она посредством "громкой связи" приняла участие в судебном заседании, озвучив правовую позицию по делу.

В процессе судебного заседания данный представитель после оглашения ею правовой позиции отключила телефон, после чего суд неоднократно предпринимал попытки связаться с этим представителем для продолжения ее участия в судебном заседании.

С учетом состоявшегося оглашения правовых позиций и завершения исследования материалов дела суд определил продолжить судебное разбирательство, о чем внесена запись в протокол судебного заседания.

Перечисленные обстоятельства подтверждаются аудиозаписью судебного заседания, состоявшегося 15.10.2020.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод общества "ФОРЭС" о том, что суд первой инстанции не обеспечил полноценного участия его представителя в судебном заседании.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая, что в распоряжении общества "ФОРЭС" имелось значительное число представителей, которым данным лицом были выданы доверенности на представление его интересов в рамках настоящего дела, оно могло обеспечить явку иных представителей в судебное заседание 15.10.2020, в том числе посредством участия непосредственно в зале судебного заседания, однако такой возможностью общество не воспользовалось.

О месте и времени продолжения судебного заседания после перерыва представители общества "ФОРЭС" были извещены надлежащим образом, о чем свидетельствуют поданные ими ходатайства об участии в этом судебном заседании посредством веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" в формате онлайн-заседания.

В рассматриваемом случае суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что организационно-технические сложности представителей заявителя, в том числе связанные с обеспечением их участия в судебном заседании посредством веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" в формате онлайн-заседания, не могут являться основанием для срыва судебного заседания при наличии устойчивого функционирования системы веб-конференции в суде.

При этом заявителем кассационной жалобы не представлены доказательства того, что в период проведения 15.10.2020 судебного заседания по настоящему делу наблюдались сбои в работе веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел". Такие сведения отсутствуют и у президиума Суда по интеллектуальным правам.

Суд первой инстанции также обоснованно принял во внимание то, что в ходе судебного заседания подлежала просмотру видеозапись заседания коллегии Палаты по патентным спорам, в котором принимала участие в том числе представитель заявителя Величко Ю.В., в материалы дела представлена расшифровка аудиозаписи заседания коллегии Палаты по патентным спорам, осуществленной данным представителем, и при этом на расхождения в расшифровке аудиозаписи и видеозаписи заявитель не ссылался.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что неполное участие представителя общества "ФОРЭС" в судебном заседании 15.10.2020 обусловлено действиями этого представителя, направленными на срыв судебного заседания, в связи с чем какое-либо нарушение норм процессуального права в действиях суда первой инстанции, предпринявшего все необходимые меры для участия представителей заявителя в судебном заседании после перерыва, отсутствует.

Довод заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции нормы пункта 2.5 Правил N 56 президиум Суда по интеллектуальным правам не принимает в силу следующего.

Согласно пункту 2.5 Правил N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктом 1.3 этих Правил N 56, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами N 56.

Таким образом, изменяющими мотивы возражения могут быть признаны:

указание на нарушение иных условий патентоспособности по сравнению с первоначально поданным возражением;

представление дополнительных материалов, которые изначально с возражением не представлялись и которые не относятся к словарно-справочным изданиям.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции установил, что источники информации 10 и 17 были приложены к возражению общества "НИКА-ПЕТРОТЭК", в обоснование несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" податель возражения указывал на известность признаков этого изобретения из других источников информации, ставших общедоступными до даты приоритета и приложенных к возражению, в связи с чем суд пришел к обоснованному выводу о том, что все эти источники информации, в том числе источники информации 10 и 17, подлежали анализу и не могли быть не исследованы Роспатентом.

Ссылка общества "ФОРЭС" на иное толкование нормы пункта 2.5 Правил N 56, в соответствии с которым указание на конкретные источники информации должно содержаться непосредственно в тексте возражения, а не в приложенных к нему материалах, была отклонена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020, который вместе с тем указал на необходимость исследовать, ссылалось ли на эти источники общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" в ходе рассмотрения возражения, были ли такие документы предметом рассмотрения коллегии Палаты по патентным спорам, готово ли было общество "ФОРЭС" отвечать на доводы, основанные на этих источниках, либо ему требовалось дополнительное время для реагирования на доводы, основанные на приложенных к возражению, но не описанных в нем документах.

Выполняя данные указания президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции в судебном заседании просмотрел фрагменты видеозаписи заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 25.01.2019, а также изучил представленную обществом "ФОРЭС" письменную расшифровку аудиозаписи этого заседания, в результате чего установил, что представители общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" заявляли в ходе заседания коллегии о приложенной к возражениям таблице сравнения химических составов (приложение 8), об известности всех признаков спорного изобретения из приложенных к возражению источников информации, о несущественности признаков, характеризующих включение в состав композиции дополнительных оксидов.

Что касается готовности заявителя к рассмотрению доводов в отношении источников информации 10 и 17, суд первой инстанции отметил следующее: на заседании коллегии 25.01.2019 заявителем был представлен отзыв, который содержал анализ доводов возражения, касающихся несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень"; к данному отзыву была приложена проанализированная заявителем таблица сравнения химических составов (приложение 8), в которой в числе прочих источников информации был рассмотрен и источник информации 17; указанная таблица, в которой подателем возражения также приведен анализ источника информации 17, подробно обсуждалась в выступлениях представителей заявителя и третьего лица в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, названная таблица и приложенные к возражению источники информации исследовались членами коллегии; в выступлении на заседании коллегии представитель общества "ФОРЭС" неоднократно указывал на совокупность приложенных к возражению источников информации и на необходимость исследования всех приложенных источников информации.

Перечисленные обстоятельства привели суд первой инстанции к обоснованным выводам о том, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам обсуждались приложенные к возражениям источники информации, обсуждались вопросы о недоказанности достижения технического результата, о несущественности признаков, характеризующих введение в состав композиции дополнительных оксидов, а также о том, что заявитель был готов к рассмотрению доводов, касающихся несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Несогласие заявителя кассационной жалобы с установленными судом первой инстанции на основании исследования имеющихся в деле доказательств обстоятельствами не является основанием для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку установление обстоятельств и оценка доказательств не входят в полномочия суда кассационной инстанции, определенные статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным довод общества "ФОРЭС" о том, что выводы суда первой инстанции в части отсутствия нарушения Роспатентом норм пункта 4.9 Правил N 56 носят противоречивый характер, поскольку указание на то, что доказательства существенности признака должны содержаться непосредственно в описании изобретения, не исключает вывода о том, что в рассматриваемом случае включение в описание дополнительных сведений не может устранить причины, послужившие основанием для признания этого изобретения не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Согласно пункту 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений спорный патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2019 N 300-КГ18-19429, на стадии рассмотрения возражения патентообладатель может внести изменения не только в формулу, но и в описание изобретения с целью сохранения его правовой охраны.

Такие изменения могут касаться:

внесения признаков зависимых пунктов в независимый пункт с целью частичного сохранения правовой охраны изобретения с сокращением объема правовой охраны (изменения в формулу изобретения):

исправления технических и очевидных ошибок (как в формуле, так и в описании изобретения);

внесения иных корректив, не изменяющих заявку на изобретение по существу.

При этом следует учитывать, что обязанность Роспатента предложить внести изменения в формулу или в описание изобретения возникает только в случае, когда усматривается возможность внесения таких изменений, которые, с одной стороны, "излечат" изобретение с целью сохранения его охраноспособности, а с другой - будут допустимыми с точки зрения существа изобретения.

Таким образом, в случае, когда в ходе рассмотрения возражения Роспатент не сделал предложения о внесении изменений в описание или в формулу изобретения, это может означать:

что Роспатент не усмотрел возможности внесения изменений, хотя внесение таких изменений и "излечение" изобретения с целью сохранения его правовой охраны (полностью или частично) было возможным;

что возможность внесения таких изменений, которые бы позволили "излечить" изобретение и сохранить его правовую охрану (полностью или частично), но не изменяли бы его сущность, отсутствовала.

В связи с этим довод правообладателя о том, что Роспатент не предложил ему внести изменения в описание или в формулу изобретения с целью сохранения его правовой охраны, заявленный в ходе рассмотрения дела в суде, не может автоматически влечь признание оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Иное толкование приведенных норм материального права привело бы к возможности признания недействительным любого решения Роспатента в ситуации, когда правообладателю не делалось предложение о внесении в патент изменений, без исследования того, должен ли был административный орган в данной конкретной ситуации такое предложение сделать (при наличии возможности "излечения" патента).

Усмотрев возможность "излечения" патента, Роспатент лишь делает предложение о внесении изменений. Какие конкретно изменения должны быть внесены, выбирает исключительно патентообладатель.

Только патентообладатель вправе определять желаемый объем правовой охраны изобретения, предлагая внести соответствующие изменения. Роспатент (и проверяющий его решение суд) вправе лишь оценивать, соответствуют ли предложенные изменения ГК РФ и иным нормативным правовым актам.

В такой ситуации суд, проверяя, действительно ли Роспатент должен был предложить правообладателю внести изменения и ошибочно такую обязанность не исполнил, а также существенность допущенного административным органом нарушения, должен исследовать принципиальную возможность устранения конкретных пороков описания изобретения (каким-либо образом) без изменения существа изобретения.

Если "излечить" конкретный порок описания изобретения невозможно без изменения сущности изобретения, отсутствие предложения внести в изобретение изменение с целью сохранения его правовой охраны не может быть признано существенным нарушением, влияющим на выводы в отношении патентоспособности изобретения.

Суд первой инстанции верно установил, что в формуле спорного изобретения отсутствуют другие, в частности зависимые, пункты формулы, которые хотя бы теоретически могли позволить коллегии Палаты по патентным спорам предложить патентообладателю внести какие-либо изменения в единственный независимый пункт и позволить сохранить частично патент на изобретение, а также отсутствует необходимость исправления иных технических и очевидных ошибок (как в формуле, так и в описании изобретения), помимо тех, которые уже были устранены.

Суд первой инстанции также обоснованно отклонил довод общества "ФОРЭС" о том, что корректировка формулы спорного изобретения была возможна посредством "ограничения диапазона содержания оксида хрома с первоначального "0,1-1,0" до "0,1-0,4 и 0,5-1,0", что исключило бы противопоставление источника информации 10, поскольку в рассматриваемом случае неполное совпадение признаков, характеризующих количественные значения оксида хрома в спорном изобретении и в источнике информации 10, не свидетельствует о наличии изобретательского уровня у этого изобретения, поскольку такие отличия приводят только к изменению количественных значений без достижения какого-либо технического результата, что не может устранить причины, послужившие основанием для признания этого изобретения не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Президиум Суда по интеллектуальным правам не принимает ссылку общества "ФОРЭС" на то, что в решении Роспатента от 13.05.2019 не ставился под сомнение факт раскрытия в описании спорного изобретения причинно-следственной связи между признаком, касающимся наличия в составе керамического проппанта оксида хрома, и техническим результатом, так как данное утверждение не соответствует тексту названного решения, поскольку в нем отмечено, что в описании спорного изобретения не раскрыто, каким образом включение в состав проппанта именно оксида хрома влияет на достижение технического результата, и не приведен пример осуществления, подтверждающий невозможность достижения заявленного технического результата при отсутствии в составе проппанта оксида хрома.

В обжалуемом решении суд первой инстанции обоснованно обратил внимание на то, что в ходе судебного разбирательства по настоящему делу, длящегося более года, заявитель не представлял доказательства, опровергающие известность из источника информации 10 признака "введение оксида хрома", а также обстоятельства отсутствия влияния данного признака на достижение технического результата.

В силу пункта 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ, пунктом 10.2 Административного регламента заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления, а также формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Согласно пункту 10.7.4.5 Административного регламента в разделе "Осуществление изобретения" приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале. Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

Следовательно, помимо установленных подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Административного регламента условий для отнесения признаков к существенным, законодательством установлены требования к содержанию описания изобретения, в соответствии с которым осуществляется проверка соблюдения данных условий.

При этом отсутствие в описании изобретения сведений, подтверждающих влияние признаков формулы изобретения на возможность получения технического результата, приводит к невозможности осуществить проверку соответствующих обстоятельств.

В случае если причинно-следственная связь между конкретным признаком и заявленным техническим результатом не раскрыта в описании полезной модели и в ходе рассмотрения возражения его подателем заявлены соответствующие доводы, на стадии рассмотрения Роспатентом возражения именно на правообладателя возлагается обязанность доказывания ее известности специалисту на дату приоритета изобретения.

Именно в описании должно содержаться раскрытие влияния признаков на достигаемый техническим решением технический результат. При отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.

Аналогичная правовая позиция приведена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2020 по делу N СИП-222/2020.

В рассматриваемом случае общество "ФОРЭС" не доказало, что предлагаемые им для включения в описание спорного изобретения примеры входили в уровень техники.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что отсутствие в описании изобретения сведений, подтверждающих влияние его признаков на возможность получения технического результата, с учетом подпункта 1.1 пункта 10.7.4.3 Административного регламента во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1354, пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ, пунктами 10.2 и 10.7.4.5 Административного регламента препятствует признанию таких признаков существенными.

Вопреки доводу заявителя кассационной жалобы, положения пункта 24.7 Административного регламента не опровергают вышеизложенный вывод суда первой инстанции, поскольку представление дополнительных примеров в отсутствие в описании изобретения раскрытия того, каким образом включение именно оксида хрома в состав проппанта влияет на достижение технического результата, не устраняет порока описания, не позволяющего признать такой признак существенным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод общества "ФОРЭС" о том, что суд первой инстанции неверно распределил бремя доказывания, возложив на него (вместо Роспатента) доказывание того, что отличительный признак, характеризующий включение в состав композиции оксида хрома, является существенным.

Делая вывод о несущественности данного признака, административный орган исходил из отсутствия в описании спорного изобретения раскрытия причинно-следственной связи между признаком, характеризующим включение в состав композиции оксида хрома, и заявленным техническим результатом. В рассматриваемой ситуации Роспатент правомерно основывался на формальных требованиях к описанию изобретения, установленных Административным регламентом, на него не возложена обязанность опровергать существенность каждого признака формулы изобретения.

Следовательно, именно патентообладатель, будучи несогласным с выводом Роспатента об отсутствии существенности какого-либо признака, должен представить доказательства обратного.

Не принимается президиумом Суда по интеллектуальным правам и довод общества "ФОРЭС" о том, что в описании спорного изобретения непосредственно содержится информация, свидетельствующая о существенности признака, характеризующего содержание оксида хрома в диапазоне 0,1 до 1,0 масс. %, поскольку данное утверждение не соответствует действительности, так как из таблицы, на которую ссылается общество "ФОРЭС", такой вывод однозначно не следует.

При этом, как уже отмечалось ранее, в описании спорного изобретения не раскрыт механизм влияния этого признака на заявленный технический результат, а в отношении предлагаемых для включения в описание спорного изобретения примеров отсутствуют доказательства того, что входили в уровень техники.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что приведенные в кассационной жалобе доводы в основном направлены на оспаривание выводов, содержащихся в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020 по настоящему делу, в передаче кассационной жалобы общества "ФОРЭС" на которое для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.10.2020 N 300-ЭС20-15995.

Таким образом, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также принимает во внимание содержащуюся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 правовую позицию, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

При названных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не усматривается. Кассационная жалоба общества "ФОРЭС" удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные обществом "ФОРЭС" в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на указанное лицо в силу частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно подпункту 3 пункта 1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина для организаций составляет 3 000 рублей.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпункту 3 пункта 1 статьи 333.21"

В силу подпункта 12 пункта 1 НК РФ при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда об отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа, о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, по делу об оспаривании решений третейского суда, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов государственная пошлина составляет 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21"

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ государственная пошлина, уплаченная в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Таким образом, излишне уплаченная обществом "ФОРЭС" при подаче кассационной жалобы государственная пошлина в размере 1 500 рублей подлежит возврату этому лицу из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2020 по делу N СИП-589/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную при подаче кассационной жалобы платежным поручением от 17.12.2020 N 19739.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

А.А. Снегур