Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2021 г. по делу N СИП-867/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку в сознании потребителей отсутствует ассоциативная связь между спорным товарным знаком и его правообладателем

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2021 г. по делу N СИП-867/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июля 2021 г. N С01-963/2021 по делу N СИП-867/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 18 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Голофаева В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Навигатор Рекордс" (ул. Садовническая, д. 55/26, стр. 2, Москва, 115035, ОГРН 1067746733746) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.07.2020 об удовлетворении поступившего 12.02.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 515448.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель О'Шей Наталья Андреевна (Москва, ОГРНИП 318774600353139) и индивидуальный предприниматель Вишняков Сергей Александрович (Москва, ОГРНИП 317774600051156).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Навигатор Рекордс" - Семашко А.А., Мусаелян К.Т. (по доверенности от 12.11.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 07.04.2020), Барский С.А. (по доверенности от 07.04.2020);

от индивидуального предпринимателя О'Шей Натальи Андреевны и индивидуального предпринимателя Вишнякова Сергея Александровича с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" - Брачев С.В. (по доверенности от 25.11.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Навигатор Рекордс" (далее - заявитель, общество "Навигатор Рекордс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором просит признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.07.2020 об удовлетворении поступившего 12.02.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 515448.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель О'Шей Наталья Андреевна и индивидуальный предприниматель Вишняков Сергей Александрович.

Заявитель полагает, что оспариваемое решение Роспатента противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку административный орган пришел к неверному выводу о том, что спорный товарный знак в отношении товаров и услуг, непосредственно связанных с концертной и музыкальной деятельностью, способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. Данный ненормативный правовой акт нарушает права общества "Навигатор Рекордс" на свободное использование средств индивидуализации в предпринимательской деятельности.

По мнению заявителя, общеупотребительное словесное обозначение "Мельница" не может вызывать у широкого круга потребителей вводящие в заблуждение ассоциации, связанные с названием музыкального коллектива "Мельница", который не использует данное слово в качестве коммерческого обозначения или фирменного наименования. Как утверждает общество "Навигатор Рекордс", среднестатистический потребитель не воспринимает слово "Мельница" в качестве указания на музыкальный коллектив, данное слово не является авторским вымыслом и не обладает дополнительными особенностями, за счет которых в сознании потребителя может возникнуть образ, связанный с конкретными лицами. В подтверждение данных доводов общество "Навигатор Рекордс" ссылается на судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делам СИП-325/2015, СИП-858/2018.

Заявитель считает не имеющим доказательственного значения в рассматриваемом деле представленный третьими лицами отчет о результатах социологического исследования, проведенного фондом "Всероссийский центр изучения общественного мнения" в ноябре 2019 (далее - отчет ВЦИОМ), указывает, что предметом данного исследования являлось установление ассоциативной связи у потребителей с музыкальной группой "Мельница", а не со спорным товарным знаком, выборка респондентов не была репрезентативной, перечень вариантов ответа сформирован некорректно, инфографика требует конкретизации, опросные листы к отчету не приложены, кроме того, ответы об ассоциациях на дату приоритета спорного товарного знака имеют предположительный характер.

С точки зрения заявителя Роспатентом неверно истолкована и неверно применена норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, которая не подлежит применению в рассматриваемом случае, поскольку общество "Навигатор Рекордс" является звукозаписывающей и выпускающей музыкальную продукцию компанией (в частности, дисковые носители с музыкой группы "Мельница") и исключительным лицензиатом произведений, созданных и исполненных группой "Мельница", обладает смежными правами на альбомы данного музыкального коллектива.

Общество "Навигатор Рекордс" утверждает, что Роспатент при принятии решения допустил административный эстоппель, поскольку не учел собственные выводы, сделанные при рассмотрении ранее поданного О'Шей Н.А. возражения от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и приведенные в решении от 30.10.2019, которое никем не оспаривалось и вступило в законную силу.

Третьи лица в представленном отзыве на заявление просили отказать в его удовлетворении, считая оспариваемое решение Роспатента законным и обоснованным, а изложенные в заявлении доводы - малоубедительными, не основанными на законе, действующей правоприменительной практике и представленных доказательствах, выражающими общее несогласие с обжалуемым решением Роспатента без указания на конкретные нарушения закона.

О'Шей Н.А. и Вишняков С.А. полагают не соответствующим положению подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку таковой воспроизводит название широко известной в Российской Федерации на дату приоритета спорного товарного знака музыкальной группы "Мельница", руководителями которой являются третьи лица, в то время как общество "Навигатор Рекордс" не имеет прямого отношения к творческой и концертной деятельности данной группы и законного интереса в использовании обозначения "Мельница" в качестве средства индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Третьи лица считают, что регистрация спорного товарного знака на имя общества "Навигатор Рекордс" без получения соответствующего согласия известной на дату подачи заявки музыкальной группы "Мельница" в лице руководителей творческого коллектива О'Шей Н.А. и Вишнякова С.А. совершена с нарушением положений подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, вместе с тем, выводы административного органа об обратном не оспаривают.

Как отмечают О'Шей Н.А. и Вишняков С.А., заявитель, обладая информацией, что слово "Мельница" длительное время используется известной музыкальной группой, с которой у общества "Навигатор Рекордс" заключены лицензионные договоры, принял решение о регистрации одноименного товарного знака на своё имя, при этом спорное обозначение "Мельница" используется заявителем исключительно в связи с деятельностью музыкальной группы "Мельница".

Третьи лица выражают несогласие с доводами заявителя о недостоверности представленного отчета ВЦИОМ, указывает, что данное социологическое исследование было проведено авторитетной организацией, специализирующейся на проведении такого рода исследований; выборка респондентов, их количество и географический охват, постановка вопросов и отражение результатов в виде инфографики полностью соответствуют задачам такого исследования, обусловленным предметом поданного в Роспатент возражения. Кроме того, необходимо учитывать, что социологическое исследование является не единственным доказательством, на основании которого было принято оспариваемое решение.

Третьи лица также обращают внимание Суда по интеллектуальным правам на то, что при рассмотрении возражения от 12.02.2020 Палатой по патентным спорам были исследованы иные фактические обстоятельства и дополнительные доказательства нежели при рассмотрении ранее поданного возражения от 22.04.2019, в связи с чем применены иные правовые нормы и сделаны иные выводы.

В судебном заседании суд отказал в приобщении к материалам дела отзыва Роспатента на заявление, письменных пояснений общества "Навигатор Рекордс" по доводам третьего лица, пояснений о введении в заблуждение потребителя и добросовестности третьих лиц, при этом коллегия судей исходила из того, что у заявителя и административного органа было достаточно времени для подготовки соответствующих процессуальных документов и своевременного представления их в суд и направления иным лицам, участвующим в деле.

В силу части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные этим Кодексом неблагоприятные последствия.

Согласно части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Суд принимает во внимание, что заявление общества "Навигатор Рекордс" поступило в суд 20.10.2020, по настоящему делу проведено три предварительных судебных заседания, в ходе которых суд предлагал сторонам представить все имеющиеся у них доказательства и пояснения.

Кроме того, определением о назначении дела к судебному разбирательству от 01.02.2021 суд в очередной раз предложил Роспатенту представить в срок до 05.02.2021 мотивированный отзыв на заявление.

Судом также учтено, что отзыв административного органа представлен без доказательств его направления лицам, участвующим в деле, а письменные пояснения заявителя - с доказательствами направления представителю третьих лиц и Роспатенту электронной почтой в день судебного заседания.

Поскольку как представители общества "Навгатор Рекордс", так и представители Роспатента в судебном заседании не обосновали, какие объективные причины препятствовали своевременно подготовить и представить суду и лицам, участвующим в деле, указанные процессуальные документы, суд рассматривает представление данных документов с нарушением установленного судом срока как злоупотребление процессуальными правами, направленное на затягивание судебного процесса.

В судебном заседании представители общества "Навигатор Рекордс" поддержали доводы, изложенные в заявлении, просили признать недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт.

Представители Роспатента и третьих лиц возражали против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах на заявление.

В ходе рассмотрения дела судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 515448 зарегистрирован Роспатентом 16.06.2014 с приоритетом от 26.12.2012 на имя общества "Навигатор Рекордс" для индивидуализации широкого перечня товаров 3, 9, 15, 25-го класса МКТУ и услуг 35, 38 и 41-го класса МКТУ.

В Роспатент 12.02.2020 поступило возражение О'Шей Н.А. и Вишнякова С.А. против предоставления правовой охраны данному товарному знаку в части товаров 9-го класса МКТУ "носители звукозаписи; файлы музыкальные загружаемые" и услуг 35-го МКТУ "менеджмент в области творческого бизнеса", услуг 41-го класса МКТУ "выпуск музыкальной продукции; дискотеки; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация досуга; организация и проведение концертов; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; прокат звукозаписей; развлечения; сочинение музыки; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги композиторов; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; шоу-программы", мотивированное тем, что правовая охрана предоставлена ему в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к тому, что спорный товарный знак воспроизводит название широко известной в Российской Федерации музыкальной группы "Мельница", к которой правообладатель не имеет никакого отношения; между О'Шей Н.А. и правообладателем спорного товарного знака было заключено несколько лицензионных договоров на использование некоторых музыкальных произведений группы "Мельница", однако, из них не следует, что общество "Навигатор Рекордс" получило согласие на регистрацию товарного знака "Мельница"; средний российский потребитель в силу предшествующего опыта обозначение "Мельница" напрямую будет воспринимать в качестве названия широко известной музыкальной группы, а не в качестве средства индивидуализации товаров и услуг правообладателя спорного товарного знака, следовательно, его регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг; несоответствие рассматриваемой регистрации требованием подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ связано с отсутствием согласия у общества "Навигатор Рекордс" на регистрацию товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 15.07.2020 о его удовлетворении и признал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 515448 недействительным в отношении товаров 09-го класса МКТУ "носители звукозаписи", услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в области творческого бизнеса", услуг 41-го класса МКТУ "услуги студий записи; сочинение музыки; организация досугов; организация и проведение концертов; развлечения; шоу-программы; услуги по распространению билетов [развлечение]", указав, что прочие приведенные в возражении категории товаров и услуг отсутствуют в перечне спорной регистрации.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что регистрация спорного товарного знака в отношении товаров и услуг, непосредственно связанных с концертной и музыкальной деятельностью, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, в силу наличия стойкой ассоциативной связи между обозначением "Мельница" и участниками одноименной музыкальной группы, при этом согласие на регистрацию спорного товарного знака от участников группы "Мельница" отсутствует.

Административный орган также пришел к выводу, что материалы возражения не содержат сведений о том, что обозначение "Мельница" использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве псевдонима какого-либо физического лица, а напротив, известно в качестве названия российской фолк-рок-группы из Москвы, в связи с чем признал необоснованными доводы возражения в части несоответствия спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением от 15.07.2020 и полагая, что оно является недействительным, так как принято не в соответствии с действующим законодательством и нарушает права и законные интересы общества "Навигатор Рекордс", последнее обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзывах на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания недействительным оспариваемого ненормативного правового акта ввиду следующего.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением обществом "Навигатор Рекордс" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьими лицами.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что не оспаривается заявителем и третьим лицом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Также из пункта 136 постановления от 23.04.2019 N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 515448 (26.12.2012) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ в соответствующей редакции и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 (далее - Правила N 32).

При этом порядок рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Заинтересованность О'Шей Н.А. и Вишнякова С.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны по свидетельству Российской Федерации N 515448 установлена Роспатентом в оспариваемом решении и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Выводы административного органа об отказе в удовлетворении возражения в части признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 515448 недействительным в отношении товаров 09-го класса МКТУ "файлы музыкальные загружаемые", услуг 41-го класса МКТУ "выпуск музыкальной продукции; дискотеки; клубы-кафе ночные [развлечение]; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; прокат звукозаписей; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги композиторов; услуги оркестров", а также о соответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ лицами, участвующими в деле, также не оспариваются, в связи с чем не проверяются Судом по интеллектуальным правам.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам Судом по интеллектуальным правам установлено следующее.

Из подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ следует, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил N 32 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Для применения положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ необходимо установление следующих обстоятельств:

1) является ли товарный знак или какой-либо его элемент сходным до степени смешения с обозначением иного лица, использующим его для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован;

2) использовалось ли противопоставленное обозначение иным лицом до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

3) в результате сходства знака и обозначения и использования противопоставленного обозначения иным лицом до даты приоритета товарного знака порождается ли в сознании потребителей представление о том, что услуги, оказываемые под товарным знаком правообладателя, являются услугами другого изготовителя, имеющими определенное качество и происхождение.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров/услуг, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана.

Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932, а также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу N СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу N СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу N СИП-747/2017.

Мнение самого Роспатента о ложности обозначения по смыслу вышеуказанной нормы содержится также в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), применяющихся в части, не противоречащей ГК РФ.

По смыслу положений пункта 3 Рекомендаций N 39, одно и то же обозначение в отношении одних товаров/услуг может быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным. Иными словами в отношении каждого элемента обозначения целесообразно ответить на вопросы: описывает ли элемент товары/услуги; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре/услуги, которое способно ввести потребителя в заблуждение?

Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно обращал внимание на то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015, от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016, от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017 и др.).

Как разъяснено в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций N 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и / или его характеристики и / или содержащие сведения об изготовителе через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услугу, необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и об ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение "", содержащее словесные элементы "Мельница" и "Melnitsa", выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом на двух строках.

В поданном в суд заявлении общество "Навигатор Рекордс", ссылаясь на ранее принятое Роспатентом решение от 30.10.2019, излагает довод о том, что слово "Мельница" является общеупотребимым словом, означает "машинное устройство с жерновами для меленья, молотья, измельченных сыпучих тел, особенно зернового хлеба", которое не является авторским вымыслом и не обладает дополнительными особенностями.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что восприятие спорного обозначения в качестве общеупотребимого понятия свидетельствовало бы об отсутствии у него различительной способности, что исключает возможность предоставления правовой охраны в качестве товарного знака. Судебная коллегия считает, что для товаров 03, 09, 15, 25-го класса МКТУ и услуг 35, 38 и 41-го класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, словесное обозначение "Мельница" является фантазийным и обладает различительной способностью.

При принятии оспариваемого решения Роспатент исходил из того, что данный товарный знак является сходным до степени смешения с названием музыкального коллектива "Мельница" - российской фолк-рок-группы из Москвы, основанной 15.10.1999, участникам которой являются О'Шей Н.А. и Вишняков С.А.

В подтверждение доводов возражения об известности группы "Мельница" до даты приоритета спорного товарного знака и наличии стойкой ассоциативной связи между спорным обозначением и названием музыкального коллектива в материалы административного дела представлены:

- сведения интернет-сайта https://ru.wikipedia.org об истории группы "Мельница";

- обложки музыкальных альбомов, выпущенных до 26.12.2012 ("Дорога сна", "Зов крови", "Дикие травы", "Ангелофрения");

- афиши, билеты на концерты, интервью в журналах до 26.12.2012;

- перечень аудио и видеозаписей, выпущенных до 26.12.2012;

- лицензионные договоры на использование музыкальных произведений, в том числе лицензионный договор от 05.05.2008 N НР-050508/3, заключенный между О'Шей Н.А. и обществом "Навигатор Рекордс";

- ответ общества "Навигатор Рекордс" от 05.12.2018 на требование (досудебную претензию);

- ответы Аржанова А.Ю., Смирнова М.И., Воскресенского Ф.П., Зиновьева А.В. на запросы адвоката Брачева С.В.;

- отчет ВЦИОМ по вопросу восприятия потребителями обозначения "Мельница".

По результатам анализа представленных документов Роспатент пришел к выводу о наличии у потребителей стойкой ассоциативной связи между спорным обозначением "Мельница" и участниками одноименной музыкальной группы, в частности, О'Шей Н.А., которая является бессменной вокалисткой, арфисткой, руководителем творческого коллектива и автором песен группы.

В судебном заседании представителями общества "Навигатор Рекордс" высказывалось мнение о том, что О'Шей Н.А. не является руководителем коллектива "Мельница", в том числе потому что выступает под собственным творческим псевдонимом "Хелависа", зарегистрированным в качестве товарного знака.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что данный довод впервые заявлен в судебном заседании, вместе с тем, полагает необходимым дать ему оценку.

Следует отметить, что ведение сольной творческой деятельности и наличие собственного творческого псевдонима не препятствует осуществлению деятельности в составе музыкального коллектива и руководства им.

Обстоятельства участия и лидерства О'Шей Н.А. в музыкальном коллективе "Мельница" подтверждаются материалами дела, из которых следует, что О'Шей Н.А. является автором музыки и слов песен, входящих в репертуар группы, ее изображение размещается на афишах и билетах на концерты группы, она участвует в презентациях и дает интервью в качестве лидера группы "Мельница".

Лицензионные договоры от 05.08.2008 N НР-050508/3, от 15.04.2012 N NR-Mic/X-Angel-I/0412-I, предметом которых является предоставление исключительной лицензии на музыкальные произведения, входящие в состав альбомов группы "Мельница" "Дорога сна" и "Ангелофрения", иные лицензионные договоры о предоставлении прав использования музыкальных произведений группы "Мельница", подписаны обществом "Навигатор Рекордс" с О'Шей Н.А., при этом сведения о том, что ее полномочия на подписание указанных договоров и распоряжение исключительными правами на указанные музыкальные произведения оспаривались кем-либо из участников музыкального коллектива, в материалах дела отсутствуют.

Вывод Роспатента о том, что группа "Мельница" приобрела известность и узнаваемость на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета спорного товарного знака сделан на основании ряда обстоятельств, подтвержденных представленными в материалы дела доказательствами:

в 2005 году в хит-параде "Чартова дюжина" радиостанции "Наше Радио" песня группы "Мельница" "Ночная кобыла" заняла первое место (https://www.nashe.ru/news/top-15-bladateley-premii-chartova-dyuzhina);

до даты приоритета спорного товарного знака было выпущено пять студийных музыкальных альбомов: "Дорога сна" (2003), "Перевал" (2005), "Зов крови" (2006), "Дикие травы" (2009), "Ангелофрения" (2012), а также музыкальный видеоклип на песню "Дороги", многократно показанный на общественных музыкальных каналах и собравший на платформе YOUTUBE более 3 500 000 просмотров (https://www.youtube.com/watch?v=P_g3sYGuuEA);

группа "Мельница" многократно выступала на общероссийских телевизионных каналах, радиостанциях, на самых больших концертных площадках России, давала интервью в известных журналах (https://www.nashe.ru/news/videoarkhiv-vystuplenie-melnitsy-2004-god, http://folkrock.info/khelavisa-v-peredache-ves-ehtot-rok-2008-chast-3.htm).

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что представленные материалы свидетельствуют о наличии стойкой ассоциативной связи между обозначением "Мельница" и названием одноименной музыкальной группы в отношении товаров и услуг, связанных с деятельностью музыкального коллектива, записью и распространением фонограмм, а именно товаров 09-го класса МКТУ "носители звукозаписи", услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в области творческого бизнеса", услуг 41-го класса МКТУ "услуги студий записи; сочинение музыки; организация досугов; организация и проведение концертов; развлечения; шоу-программы; услуги по распространению билетов [развлечение]".

Установленные Роспатентом обстоятельства подтверждаются представленным в материалы административного дела отчетом ВЦИОМ, согласно которому 39% опрошенных знакомы с группой "Мельница" и ассоциируют ее с О'Шей Н.А. (Хелависа); от знакомых и ассоциирующих группу с кем-либо доля назвавших в качестве ассоциации О'Шей Н.А. (Хелависа) составляет 84%; восемь из десяти респондентов, знакомых с музыкальной группой "Мельница" на момент 2012 года и ассоциирующих ее с кем-либо (82%), придерживаются мнения, что в 2012 году ассоциировали бы группу с О'Шей Н.А. (Хелависа).

Доводы заявителя о некорректности данных, изложенных в отчете ВЦИОМ, ввиду того, что выборка респондентов не была репрезентативной, перечень вариантов ответа сформирован некорректно, инфографика требует конкретизации, опросные листы к отчету не приложены, отклоняются судебной коллегией, поскольку методика проведения социологических исследований данного типа законодательно не закреплена, поэтому разрабатывается самостоятельно той организацией, которая проводит исследование, на свое усмотрение исходя из цели и условий исследования.

Судебная коллегия принимает во внимание, что данное социологическое исследование было проведено Всероссийским фондом изучения общественного мнения - одной из ведущих российских некоммерческих организаций, длительное время специализирующейся на проведении различных социологических исследований.

Выводы, изложенные в отчете ВЦИОМ, согласуются с материалами исследования, соответствуют предмету исследования, ответы респондентов вопреки доводам заявления не носят предположительный характер.

Как верно отмечают третьи лица, выборка респондентов, их количество и географический охват, постановка вопросов и отражение результатов в виде инфографики соответствуют задачам исследования, обусловленным предметом поданного в Роспатент возражения.

Следует также учесть, что данное доказательство оценивалось Роспатентом наряду с иными доказательствами, при этом от правообладателя альтернативных доказательств либо опровергающих результаты исследования в материалы как административного, так и судебного дела не поступило.

Общество "Навигатор Рекордс" при рассмотрении возражения третьих лиц Роспатентом и в ходе судебного разбирательством неоднократно указывало на то, что длительное время осуществляло деятельность по продвижению группы "Мельница": организацию концертов, гастролей, запись альбомов и видеоклипов, в связи с чем утверждало, что данные действия привели к формированию ассоциации спорного товарного знака с его правообладателем. Общество "Навигатор Рекордс" является звукозаписывающей и выпускающей музыкальную продукцию компанией (в частности, дисковые носители с музыкой группы "Мельница") и исключительным лицензиатом произведений, созданных и исполненных группой "Мельница", обладает смежными правами на альбомы данного музыкального коллектива.

В подтверждение изложенных доводов в материалы административного дела общество "Навигатор Рекордс" представило:

материалы по записи видеоклипов "Баллада о борьбе", "Игра престолов", "Контрабанда" и по мастерингу фонограмм, копии договоров и платежных документов на оплату сопутствующих услуг;

лицензионные договоры и платежные поручения на выплату лицензионного вознаграждения;

авиабилеты и документы на проживание членов группы "Мельница" на время съемок клипа;

документы на приобретение смежных прав на альбомы "Алхимия", "Ангелофрения LIVE", "Дикие травы", "Дорога сна", "Зов крови", "Перевал", "Радость моя";

афиши на концерты группы "Мельница";

обложки компакт-дисков с альбомами группы "Мельница";

скриншоты интернет-сайтов музыкальных сервисов и каналов правообладателя спорного товарного знака.

Исследовав указанные материалы, судебная коллегия приходит к выводу, что данные доказательства свидетельствуют о том, что между заявителем и участниками группы "Мельница" длительное время имелись договорные отношения и сотрудничество, направленные на продвижение группы "Мельница".

В частности, общество "Навигатор" выступало заказчиком по договорам на создание аудиовизуальных произведений (видеоклипов), на создание аранжировок и фонограмм музыкальных произведений, на мастеринг фонограмм, что подтверждается соответствующими договорами и платежными поручениями. Заявитель является обладателем исключительной лицензии на музыкальные произведения группы "Мельница" и обладателем смежных прав на альбомы "Алхимия", "Ангелофрения LIVE", "Дикие травы", "Дорога сна", "Зов крови", "Перевал", "Радость моя".

Между тем данные обстоятельства не свидетельствуют о том, что обозначение "Мельница" приобрело известность именно по отношению к обществу "Навигатор рекордс", напротив, ими подтверждается тот факт, что данная деятельность была направлена на придание известности музыкальному коллективу "Мельница" и спорному обозначению в качестве его названия.

Более того, содержание ответа общества "Навигатор Рекордс" на требование (досудебную претензию) третьих лиц об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак свидетельствует о том, что коммерческий интерес заявителя в использовании спорного обозначения связан именно с результатами творческой деятельности группы "Мельница".

Так, общество "Навигатор Рекордс" в указанном ответе выразило свое согласие на отчуждение спорного товарного знака в том числе с условиями о предоставлении группой "Мельница" в его пользу исключительной лицензии на исполнение произведений, зафиксированных в фонограммах всех альбомах группы, всем музыкантами, принимавшими участие в записи альбомов; о заключении группой "Мельница" договора об эксклюзивном представительстве заявителя в качестве концертного агента группы "Мельница".

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии в сознании потребителей ассоциативной связи между спорным товарным знаком и его правообладателем.

Суд по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения дела приходит к выводу о том, что Роспатент верно установил, что обозначение "Мельница" в отношении товаров и услуг, связанных с деятельностью музыкального коллектива, записью и распространением фонограмм, ассоциируется у среднего российского потребителя с одноименным музыкальным коллективом, в связи с чем данный товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно лица, изготавливающего товары 09-го класса МКТУ "носители звукозаписи" и оказывающего услуги 35-го класса МКТУ "менеджмент в области творческого бизнеса" и услуги 41-го класса МКТУ "услуги студий записи; сочинение музыки; организация досугов; организация и проведение концертов; развлечения; шоу-программы; услуги по распространению билетов [развлечение]".

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам полагает обоснованными выводы Роспатента о том, что правовая охрана спорному товарному знаку в соответствующей части была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия отмечает, что данное основание для отказа в регистрации товарного знака является абсолютным, в связи с чем указание в оспариваемом решении на отсутствие согласия на регистрацию спорного товарного знака от участников группы "Мельница" не имеет правового значения для сохранения правовой охраны товарного знака, вместе с тем, данное утверждение не влияет на законность и обоснованность изложенных в оспариваемом решении выводов в целом.

Принимая во внимание изложенное, коллегия судей считает, что поданное 12.02.2020 О'Шей Н.А. и Вишняковым С.А. было правомерно удовлетворено Роспатентом.

Судебная коллегия полагает несостоятельными доводы заявления о непоследовательности правовой позиции Роспатента, поскольку оспариваемое решение было принято с учетом документов, состав которых отличается от представленных при вынесении решения от 30.10.2019 по результатам ранее поданного возражения от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, в частности, третьими лицами дополнительно были представлены ответы на адвокатские запросы и отчет ВЦИОМ, что свидетельствует об исследовании административным органом иных фактических обстоятельств.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев