Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2021 г. по делу N СИП-514/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи им патента на полезную модель, поскольку заявителем не доказан существенный характер признаков формулы полезной модели по спорному патенту, относящихся к минимально допустимому количеству рабочих витков в резьбе

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2021 г. по делу N СИП-514/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 18 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Пермская компания нефтяного машиностроения" (ул. Техническая, д. 5, г. Пермь, 614070, ОГРН 1145958033055) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 16.01.2020 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 186585 на полезную модель.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Техномаш" (ул. Демьяна Бедного, д. 47, г. Невьянск, Свердловская область, 624190, ОГРН 1096621001036), Шмидт Александр Владимирович (г. Пермь), Киселев Леонид Иванович (г. Пермь), Долгих Сергей Наумович (г. Пермь) и Мокроносов Евгений Дмитриевич (г. Пермь).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Пермская компания нефтяного машиностроения" - Буркова В.А. (по доверенности от 15.01.2021 N 21/пкн/2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Беликов И.В. (по доверенности от 06.08.2020 N 01/32-824/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Техномаш" - Куминова А.А. (по доверенности от 26.08.2019 N 501);

от Шмидта Александра Владимировича - явился лично (личность удостоверена паспортом).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Пермская компания нефтяного машиностроения" (далее - общество "ПКНМ", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.01.2020 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 186585 на полезную модель.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Техномаш" (далее - общество "Техномаш"), Шмидт Александр Владимирович, Киселев Леонид Иванович, Долгих Сергей Наумович и Мокроносов Евгений Дмитриевич.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 186585 на полезную модель "Двухупорное резьбовое соединение" (коды Международной патентной классификации - E21B 17/042 (2006.01), F16L 15/00 (2006.01)) выдан по заявке N 2018128673/03 с приоритетом от 03.08.2018 на имя общества "ПКНМ" и действует со следующей формулой:

"Двухупорное резьбовое соединение, содержащее муфту с резьбой на внутренней поверхности, наружным и внутренним упорными торцами, ниппель с соответствующей резьбой на наружной поверхности, наружным упорным торцом и носиком с внутренним упорным торцом, отличающееся тем, что длина ниппеля определяется соотношением:

, где:

- расстояние от внешнего упорного торца до опасного сечения ниппеля, которое находится в первом полном витке зацепления;

Р - шаг резьбы;

- длина носика ниппеля;

n - минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, определяемое как корень уравнения: , где:

,

где K - конусность резьбы,

t - ширина витка в основании впадины резьбы,

, где:

- наружный диаметр резьбы большего основания конуса ниппеля,

h - рабочая высота профиля резьбы,

- высота профиля резьбы;

, где:

d - внутренний диаметр замка ниппеля.".

Общество "Техномаш" обратилось в Роспатент с возражением против выдачи указанного патента ввиду несоответствия полезной модели условию патентоспособности "новизна", а также требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

По результатам рассмотрения возражения общества "Техномаш" административный орган установил, что имеющиеся в материалах спорного патента сведения являются достаточными для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и достижением указанного технического результата - "повышение надежности работы соединения в сложных условиях за счет обеспечения требуемых прочностных характеристик и равномерного распределения нагрузки по виткам резьбы".

Роспатент также установил, что часть признаков полезной модели по спорному патенту, за исключением признаков, характеризующих минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, известна из патента Российской Федерации N 2508491 на изобретение (далее - [1]).

Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие в материалах спорного патента сведений о влиянии признаков отличительной части его формулы на достижение обеспечиваемого полезной моделью технического результата и, как следствие, учитывая невозможность квалификации соответствующих признаков формулы в качестве существенных, административный орган пришел к выводу о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности "новизна".

Решением Роспатента от 16.01.2020 возражение общества "Техномаш" было удовлетворено, патент Российской Федерации N 186585 на полезную модель был признан недействительным полностью.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, общество "ПКНМ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Как отметил заявитель, административный орган установил, что признаки формулы полезной модели по спорному патенту, характеризующие минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, неизвестны из противопоставленных источников информации.

Наряду с этим Роспатент пришел к выводу о том, что имеющиеся в материалах спорного патента сведения являются достаточными для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и достижения обеспечиваемого ею технического результата.

Таким образом, по мнению общества "ПКНМ", с учетом вывода о соответствии полезной модели по спорному патенту требованию достаточности раскрытия ее сущности для специалиста в данной области техники очевидна причинно-следственная связь, в том числе между отличительной частью формулы полезной модели по спорному патенту и указанным в описании техническим результатом, в связи с чем вывод о несущественном характере отличительной части формулы полезной модели, относящейся к минимально допустимому количеству рабочих витков в резьбе, является противоречивым и не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Дополнительно общество "ПКНМ" привело расчеты и сведения, подтверждающие, по его мнению, наличие причинно-следственной связи между отличительной частью формулы полезной модели по спорному патенту и обеспечиваемым ею техническим результатом.

Ввиду изложенного заявитель указал на незаконность вывода административного органа о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности "новизна" и просил признать недействительным решение Роспатента от 16.01.2020.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв на заявление общества "ПКНМ", в котором Роспатент указал на то, что в описании полезной модели по спорному патенту отсутствуют сведения, раскрывающие влияние признаков, характеризующих минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, на достижение обеспечиваемого полезной моделью технического результата, в связи с чем просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв на заявление общества "ПКНМ", в котором общество "Техномаш" обратило внимание на то, что представленные заявителем расчет формулы нахождения оптимального числа витков резьбы для обеспечения более равномерного распределения нагрузки и примеры расчетов значения "n" для двухупорных соединений отсутствуют в описании полезной модели по спорному патенту и, более того, не учитывают такие параметры, как конусность резьбы (K), ширина витка в основании впадины резьбы (t), наружный диаметр резьбы большего основания конуса ниппеля (D1), рабочая высота профиля резьбы и высота профиля резьбы (h и h1, соответственно).

С учетом данного обстоятельства общество "Техномаш" указало на несостоятельность доводов общества "ПКНМ" и, как следствие, на отсутствие оснований для удовлетворения заявленных требований.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв на заявление общества "ПКНМ", в котором Мокроносов Е.Д. обратил внимание на отсутствие в оспариваемом решении мотивов, руководствуясь которыми административный орган пришел к выводу о несущественном характере признаков полезной модели по спорному патенту, относящихся к минимально допустимому количеству рабочих витков в резьбе.

Кроме того, Мокроносов Е.Д. указал на необходимость назначения судебной экспертизы по настоящему делу для разрешения вопроса о характере названных признаков и об известности их влияния на достижение заявленного технического результата из описания полезной модели по спорному патенту.

В Суд по интеллектуальным правам поступили отзывы, в которых Шмидт А.В. и Долгих С.Н. выразили несогласие с изложенной в оспариваемом решении Роспатента правовой позицией, поддержали доводы общества "ПКНМ" и просили удовлетворить заявленные требования.

В Суд по интеллектуальным правам поступили письменные возражения от 28.01.2021 на отзывы Мокроносов Е.Д., Шмидта А.В. и Долгих С.Н., в которых общество "Техномаш" выразило несогласие с правовой позицией авторов полезной модели по спорному патенту.

В ходе производства по настоящему делу общество "ПКНМ" ходатайствовало о назначении судебной экспертизы, полагая, что разрешение вопроса о влиянии того или иного признака на достижение технического результата, а также вопроса о том, раскрыто ли указанное влияние в материалах патента, требует специальных знаний.

Общество "Техномаш" представило письменные возражения против назначения судебной экспертизы по настоящему делу, указав на то, что предложенные заявителем вопросы носят правовой характер, а для их разрешения не требуются специальные знания.

В Суд по интеллектуальным правам поступили письменные пояснения общества "ПКНМ" от 15.03.2021, а также письменные пояснения общества "Техномаш" от 16.03.2021 и от 17.03.2021, в которых заявитель и указанное третье лицо поддержали ранее изложенные правовые позиции.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам, состоявшемся 17.03.2021, представитель общества "ПКНМ" ходатайствовал о назначении судебной экспертизы по настоящему делу с целью выяснения вопроса о характере признаков, относящихся к минимально допустимому количеству рабочих витков в резьбе.

Представитель Роспатента возражал против проведения экспертизы.

Представитель общества "Техномаш" возражал против проведения экспертизы, полагая, что разрешение сформулированных заявителем вопросов не требует применения специальных знаний.

Шмидт А.В. не возражал против проведения экспертизы.

При разрешении вопроса о наличии оснований для назначения судебной экспертизы по настоящему делу судебная коллегия исходит из следующего.

В ходатайстве от 29.01.2021 заявитель предложил поставить перед экспертом следующие вопросы:

"1. Является ли признак "n - минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, определяемое как корень уравнения: " существенным признаком полезной модели "Двухупорное резьбовое соединение"?

2. Раскрыт ли признак "n - минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, определяемое как корень уравнения: " на дату подачи заявки N 2018128673/03 от 03.08.2018 в документах, представленных ООО "ПКНМ" на эту дату?".

Общество "ПКНМ" предложило поручить проведение судебной экспертизы по настоящему делу патентному поверенному Рыбиной Н.А.

К ходатайству заявителя приложены письменное согласие патентного поверенного Рыбиной Н.А. на проведение судебной экспертизы, документы, подтверждающие квалификацию патентного поверенного Рыбиной Н.А., а также платежное поручение от 28.01.2021 N 345, подтверждающее факт перечисления на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам денежных средств, необходимых для проведения судебной экспертизы.

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем по смыслу приведенной нормы удовлетворение такого ходатайства является правом, а не обязанностью суда.

При этом, учитывая отсутствие предусмотренного законом или разъяснениями высших судебных инстанций перечня случаев, применительно к которым назначение судебной экспертизы является обязательным, разрешение указанного вопроса осуществляется судом с учетом обстоятельств конкретного дела и, таким образом, предполагает необходимость исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств.

Основываясь на имеющихся в материалах дела доказательствах, учитывая содержание указанного ходатайства общества "ПКНМ" и приложенных к нему документов, а также принимая во внимание доводы возражения общества "Техномаш" на данное ходатайство и правовую позицию иных участвующих в деле лиц относительно поданного ходатайства, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для назначения судебной экспертизы по настоящему делу.

При этом, отказывая в назначении судебной экспертизы, суд исходит из того, что в материалах дела находится достаточная совокупность доказательств и сведений, относящихся к специальным познаниям, позволяющая рассмотреть спор по существу без проведения судебной экспертизы. Суд также учитывает, что предложенные обществом "ПКНМ" вопросы носят правовой характер и не требуют специальных познаний.

С учетом изложенного судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства общества "ПКНМ" о назначении судебной экспертизы по настоящему делу.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам, состоявшемся 17.03.2021, представитель общества "ПКНМ" выступил с правовой позицией, поддержал доводы, изложенные в заявлении и в письменных пояснениях по делу, ответил на вопросы суда и участвующих в деле лиц, просил признать оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным и обязать административный орган восстановить действие патента Российской Федерации N 186585.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам, состоявшемся 17.03.2021, представители Роспатента и общества "Техномаш" выступили с правовыми позициями, поддержали доводы, изложенные в отзывах и в письменных пояснениях по делу, ответили на вопросы суда и участвующих в деле лиц, настаивали на законности оспариваемого ненормативного правового акта, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Шмидт А.В. дал устные пояснения относительно существенности признака, характеризующего минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, поддержал доводы, изложенные в отзыве на заявление общества "ПКНМ", ответил на вопросы суда и участвующих в деле лиц, просил признать оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным и обязать административный орган восстановить действие спорного патента.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей участвующих в деле лиц и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "ПКНМ" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против выдачи патента на полезную модель и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что при принятии оспариваемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2018128673 на выдачу патента Российской Федерации N 186585 на полезную модель "Двухупорное резьбовое соединение" (03.08.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного устройства включает в себя ГК РФ, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Правила ПМ и Требования ПМ).

Судебная коллегия учитывает, что обществом "ПКНМ" не оспариваются выводы административного органа о соответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 186585 требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Суд также учитывает, что заявителем не оспаривается вывод Роспатента об известности из уровня техники признаков полезной модели по спорному патенту, не относящихся к минимально допустимому количеству рабочих витков в резьбе.

В связи с этим законность решения Роспатента от 16.01.2020 в указанной части не проверяется судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам.

Оценив законность оспариваемого ненормативного правового акта с учетом доводов участвующих в деле лиц, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о законности оспариваемого ненормативного правового акта ввиду следующего.

В силу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Как указано в подпункте 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ, заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно пункту 2 статьи 1390 ГК РФ если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Как указано в пункте 52 Правил ПМ, общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В силу пункта 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 84 Правил ПМ если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

Как указано в пункту 35 Требований ПМ, в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с пунктом 45 Правил ПМ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ, согласно которому формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели, устанавливается, содержит ли формула полезной модели совокупность ее существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, а также ясна ли сущность полезной модели, в частности, обеспечивают ли признаки полезной модели возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула полезной модели ее описанию.

Как следует из оспариваемого решения, Роспатент установил, что противопоставленный источник информации [1] имеет более раннюю, по сравнению со спорным патентом, дату приоритета, в связи с чем применительно к рассматриваемому случаю может быть включен в уровень техники.

Административный орган также установил, что из источника [1] известно техническое решение, которое так же, как и полезная модель по спорному патенту, содержит двухупорное резьбовое соединение, включающее муфту с резьбой на внутренней поверхности, наружным и внутренним упорными торцами, ниппель с соответствующей резьбой на наружной поверхности, наружным упорным торцом и носиком с внутренним упорным торцом. При этом длина ниппеля 1 (в спорном патенте на полезную модель - ) определяется суммой следующих величин: расстояния от внешнего упорного торца 8 до опасного сечения ниппеля 1, которое находится в первом полном витке зацепления (в спорном патенте на полезную модель - ), шага резьбы (стр. 5 описания, фиг. 2, 3), умноженного на минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе 3 (в спорном патенте на полезную модель - ), и длины носика ниппеля 1 (в спорном патенте на полезную модель - ).

С учетом данных обстоятельств Роспатент сделал вывод о том, что для патента [1] справедливо раскрытое в формуле полезной модели по спорному патенту равенство: , где:

- расстояние от внешнего упорного торца до опасного сечения ниппеля, которое находится в первом полном витке зацепления;

P - шаг резьбы;

- длина носика ниппеля;

n - минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе.

Роспатент также отметил, что в патенте [1] отсутствуют сведения о таких признаках формулы полезной модели по спорному патенту, как "n - минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, определяемое как корень уравнения: , где:

,

где K - конусность резьбы,

t - ширина витка в основании впадины резьбы,

, где:

- наружный диаметр резьбы большего основания конуса ниппеля,

h - рабочая высота профиля резьбы,

- высота профиля резьбы;

, где:

d - внутренний диаметр замка ниппеля.".

Вместе с тем, принимая во внимание, что названные отличительные признаки полезной модели по спорному патенту не могут быть признаны существенными ввиду нераскрытия в описании полезной модели по спорному патенту сведений об их влиянии на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, административный орган пришел к заключению о том, что полезная модель по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Дополнительно административный орган отметил, что при выполнении условия, в котором длина ниппеля определяется соотношением , назначение полезной модели по спорному патенту "Двухупорное резьбовое соединение" выполняться не будет, поскольку либо между наружными, либо между внутренними упорными торцами будет зазор, что приведет к тому, что резьбовое соединение перестанет быть двухопорным.

В обоснование несогласия с указанным выводом административного органа заявитель привел расчеты максимальных и минимальных напряжений в витках, которые были произведены методом конечных элементов в программном обеспечении ANSYS.

Результаты соответствующих вычислений были сведены в таблицу:

Количество рабочих витков	Максимальное напряжение, МПа			Минимальное напряжение, МПа
	3П-95-32	3П-127-57	3П-165-82	3П-95-32	3П-127-57	3П-165-82
7	400	433		224	272
8	394	428		216	266
9	384	414	453	184	229	232
10	380	401	447	169	211	199
11	379	406	440	143	187	177
12	361	404	437	129	166	164
13		399	436		152	149
14			434			140
15			433			131

При этом общество "ПКНМ" указало, что ограничение по количеству витков резьбы определялось из условия прочности на срез , где Q - сумма осевой нагрузки, зависящая от момента свинчивания, - площадь среза.

Неравномерность напряжений определялась как отношение минимального напряжения в резьбе к максимальному: . Чем ближе к единице величина отношения, тем равномернее нагрузка распределена между витками.

Заявитель представил графики, на которых изображены зависимости неравномерности напряжений в витках резьбового соединения от количества витков:

, , ,

с учетом чего пояснил, что наибольшая равномерность напряжений достигается при числе витков, рассчитанных в соответствии с формулой спорного патента.

В приложении N 10 общество "ПКНМ" привело математические вычисления, на основании которых была получена приведенная в спорном патенте формула нахождения оптимального числа витков резьбы для обеспечения более равномерного распределения нагрузки, а в приложении N 11 - примеры расчетов n для двухупорных соединений.

В письменных пояснениях от 15.03.2021 заявитель указал, что исходя из описания полезной модели по спорному патенту при поджатии обоих упорных торцов их силы реакции опоры, вектора которых направлены в осевом направлении в противоположные стороны, уравновешиваются. В результате этого достигается равномерное распределение нагрузки по виткам резьбы, что соответствует техническому результату полезной модели.

Заявитель также отметил, что оптимальная величина "n", полученная из приведенного в формуле полезной модели уравнения, является главным инструментом для достижения технического результата полезной модели. Применение конструкций с количеством рабочих витков резьбы меньше значения "n" приведет к возможному разрушению резьбового соединения, а превышение числа витков выше величины "n" при прочих равных условиях ухудшит собираемость резьбового соединения.

По мнению общества "ПКНМ", приведенное обоснование иллюстрирует влияние признаков, относящихся к минимально допустимому количеству рабочих витков в резьбе, на достижение указанного в описании полезной модели по спорному патенту технического результата и, соответственно, подтверждает их существенность.

Таким образом, суть доводов заявителя сводится к утверждению о том, что признак полезной модели по спорному патенту, характеризующий минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, является существенным, поскольку обеспечивает достижение заявленного технического результата.

С учетом данного обстоятельства, проверяя законность решения Роспатента от 16.01.2020, судебная коллегия оценивает возможность квалификации признаков формулы полезной модели по спорному патенту, относящихся к минимально допустимому количеству рабочих витков в резьбе, в качестве влияющих на достижение обеспечиваемого ею технического результата.

Как следует из описания полезной модели по спорному патенту, из уровня техники известно соединение бурильной колонны ГОСТ 27834-95, недостатком которого является низкая надежность, что объясняется низкой сопротивляемостью повышенному крутящему моменту, отсутствием внутреннего упора соединяемых деталей.

Кроме того, из уровня техники известна полезная модель "Соединение бурильной колонны" по патенту Российской Федерации N 88729, недостатком которой является то, что в таком типе соединения не определена необходимая длина ниппеля, обеспечивающая равномерное распределение нагрузки по виткам, что необходимо для повышения долговечности и надежности работы соединения.

Создание полезной модели по спорному патенту направлено на решение технической задачи, которая заключается в "надежности работы соединения в сложных условиях за счет обеспечения требуемых прочностных характеристик и равномерного распределения нагрузки по виткам резьбы" (абзац седьмой страницы 1 и абзац первый страницы 2 описания).

Указанный технический результат достигается за счет усовершенствования двухупорного резьбового соединения, содержащего муфту с резьбой на внутренней поверхности, наружным и внутренним упорными торцами, ниппель с соответствующей резьбой на наружной поверхности, наружным упорным торцом и носиком с внутренним упорным торцом (абзац второй страницы 2 описания).

Это усовершенствование заключается в том, что длина ниппеля определяется соотношением:

, где:

- расстояние от внешнего упорного торца до опасного сечения ниппеля, которое находится в первом полном витке зацепления;

Р - шаг резьбы;

- длина носика ниппеля;

n - минимально допустимое количество рабочих витков в резьбе, определяемое как корень уравнения: , где:

,

где K - конусность резьбы,

t - ширина витка в основании впадины резьбы,

, где:

- наружный диаметр резьбы большего основания конуса ниппеля,

h - рабочая высота профиля резьбы,

- высота профиля резьбы;

, где:

d - внутренний диаметр замка ниппеля.

Как указано в описании полезной модели по спорному патенту, выполнение длины ниппеля , определяемой вышеприведенным соотношением, обеспечивает работоспособность соединения и равномерное распределение нагрузки по виткам резьбы, что необходимо для надежной передачи осевой нагрузки от ниппеля через резьбу муфте и ее уравновешивание реакцией обоих упоров (абзац первый страницы 3 описания).

При количестве рабочих витков в резьбе меньше n увеличивается нагрузка на витки, что снижает надежность соединения (абзац второй страницы 3 описания).

В описании полезной модели также изложен механизм работы соединения бурильной колонны, который заключается в следующем:

"При выполнении операций свинчивания или развинчивания соединения первоначально осуществляется взаимодействие ниппеля 5 и муфты 1 при помощи резьбы. В процессе свинчивания происходит продвижение поверхности муфты 1 вдоль поверхности ниппеля 5 до смыкания поверхностей 3 и 7 наружного упора при достижении момента свинчивания выбирается зазор до смыкания поверхностей 4 и 9 внутреннего упора" (абзац седьмой страницы 4 описания).

"Таким образом, использование заявляемой полезной модели позволяет повысить надежность работы соединения в сложных условиях за счет обеспечения в соединении равномерного распределения нагрузки по виткам резьбы. При этом соединение обеспечивает не только высокие прочностные характеристики на растяжение, изгиб и срез, но и обладает высокой скоростью и меньшей трудоемкостью сборки соединения при производстве" (абзац восьмой страницы 4 описания).

Из изложенного следует, что достижение заявленного технического результата обеспечивается в том числе за счет равномерного распределения нагрузки по виткам резьбы, что становится возможным благодаря количеству витков, определенному на основании приведенного в формуле полезной модели уравнения.

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в части формулы полезной модели по спорному патенту, представленной соотношением, исходя из которого определяется длина ниппеля, и уравнением, на основании которого рассчитывается значение "n", отсутствует указание на такой параметр системы двухупорного резьбового соединения, как нагрузка, распределяемая по виткам резьбы.

При этом описание полезной модели по патенту Российской Федерации N 186585 содержит лишь указание на взаимосвязь между количеством витков в резьбе n, величиной нагрузки и степенью надежности соединения, что выражается в словах: "При количестве рабочих витков в резьбе меньше n увеличивается нагрузка на витки, что снижает надежность соединения.". Однако, из описания к спорному патенту не представляется возможным достоверно установить, что при количестве витков в резьбе, меньшем значения "n", оказываемая на них нагрузка действительно будет увеличена, что приведет к снижению надежности соединения.

Таким образом, причинно-следственная связь между количеством витков в резьбе n и величиной оказываемой на них нагрузки не следует ни из формулы полезной модели по спорному патенту, ни из описания к ней.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам учитывает, что в заявлении о признании недействительным решения Роспатента от 16.01.2020 общество "ПКНМ" привело математические формулы расчета значения прочности на срез и степени равномерности распределения напряжений между витками резьбы, обосновало вывод формулы нахождения оптимального числа витков резьбы для обеспечения более равномерного распределения нагрузки, а также привело экспериментальные данные о взаимозависимости значений напряжения в резьбе и количества витков в резьбе.

Однако соответствующие сведения не были приведены обществом "ПКНМ" при подаче заявки на выдачу патента на полезную модель. При этом, как обоснованно отметило общество "Техномаш" в письменных пояснениях от 16.03.2021, исходя из положений пункта 38 Требований ПМ общество "ПКНМ" не было лишено возможности привести в материалах заявки соответствующие данные, полученные в результате проведения экспериментов.

В судебном заседании, состоявшемся 17.03.2021, Шмидт А.В. также подтвердил факт отсутствия в материалах патента формул и расчетов, на основании которых авторами полезной модели было получено уравнение для вывода значения "n", указав на то, что соответствующим материалам был обеспечен режим правовой охраны секрета производства (ноу-хау).

Между тем судебная коллегия отмечает, что именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на обеспечиваемый заявленным решением технический результат. При отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу N СИП-481/2016 и от 06.03.2020 по делу N СИП-500/2019.

Отсутствие в описании к полезной модели сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получения заявленного технического результата, приводит к невозможности осуществить проверку соответствующих обстоятельств и препятствует признанию таких признаков существенными.

Данная правовая позиция нашла также отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2018 по делу N СИП-416/2017.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что в материалах спорного патента на полезную модель отсутствуют сведения, позволяющие установить причинно-следственную связь между признаками, относящимися к минимально допустимому количеству рабочих витков в резьбе, и обеспечиваемым полезной моделью техническим результатом, в связи с чем названные признаки не могут быть признаны существенными.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам также учитывает, что, как следует из письменных пояснений общества "Техномаш" от 17.03.2021 и подтверждается материалами информационной системы "Картотека арбитражных дел", ранее общество "Техномаш" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о признании незаконными действий общества "ПКНМ" по подаче заявок на регистрацию полезных моделей, об обязании опубликовать решение суда и о взыскании штрафа в размере 5 000 000 рублей. Делу присвоен номер А50-38584/2019.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 20.02.2021 по делу N А50-38584/2019 исковые требования оставлены без удовлетворения.

При этом, как следует из названного судебного акта, в обоснование несогласия с заявленными требованиями общество "ПКНМ" указывало на то, что оно не могло нарушить исключительные права общества "Техномаш" на секрет производства при опубликовании патента Российской Федерации N 186585, поскольку "сведения, содержащиеся в патенте (а значит и в ноу-хау) не являются новыми и известны третьим лицам".

Между тем доводы заявления общества "ПКНМ" в рамках настоящего дела являются прямо противоположными.

Судебная коллегия отмечает, что недопустимым является толкование патентообладателем признака независимого пункта формулы патента различным образом при рассмотрении разных споров.

Это следует из принципа эстоппель и из положений статьи 10 ГК РФ, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу N СИП-191/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2019 N 300-ЭС19-267 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 18.02.2019 по делу N СИП-688/2017, от 05.04.2019 по делу N СИП-260/2018.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если ее поведение свидетельствовало о действительности соответствующих сделок.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Принцип эстоппель может быть применен, в частности для недопущения различного толкования патентообладателем одного признака независимого пункта формулы различным образом при рассмотрении различных споров (двух разных возражений; возражения и дела о нарушении исключительного права). Указанный подход был реализован в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу N СИП-191/2018, от 18.02.2019 по делу N СИП-688/2017 и от 05.04.2019 по делу N СИП-260/2018.

Таким образом, противоположность доводов, изложенных обществом "ПКНМ" в заявлении по настоящему делу, и доводов, приведенных им в обоснование несогласия с исковыми требованиями общества "Техномаш" в рамках дела N А50-38584/2019, свидетельствует об изменении им своей правовой позиции, что противоречит общеправовому принципу эстоппель.

Принимая во внимание изложенное, судебная коллегия Суда приходит к выводу о недоказанности заявителем существенного характера признаков формулы полезной модели по спорному патенту, относящихся к минимально допустимому количеству рабочих витков в резьбе.

С учетом того что в соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники, отсутствие в уровне техники сведений о признаках, не являющихся существенными для достижения заявленного технического результата, не может служить основанием для признания такого решения соответствующим условию патентоспособности "новизна".

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с доводом заявителя о взаимоисключающем характере сделанных Роспатентом выводов, согласно которым техническое решение по спорному патенту отвечает требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, и в то же время не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Судебная коллегия обращает внимание на то, что в соответствии с пунктом 35 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Таким образом, проверка полноты раскрытия сущности полезной модели заключается в проверке возможности осуществления специалистом в данной области техники исключительно существенных признаков заявленного решения, то есть тех признаков, которые влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

В связи с этим, вопреки приведенным доводам общества "ПКНМ", факт соответствия технического решения по спорному патенту требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, не исключает возможности признания такого технического решения не соответствующим условию патентоспособности "новизна" в случае наличия в уровне техники известных до даты приоритета сведений о совокупности существенных признаков названного технического решения и неизвестности из уровня техники лишь его несущественных признаков.

При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что доводы общества "ПКНМ" не опровергают законность решения Роспатента от 16.01.2020 и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

Оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требования общества "ПКНМ" о признании недействительным решения Роспатента от 16.01.2020 удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Также в связи с отказом в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы заявителю следует возвратить с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 80 000 рублей, перечисленных по платежному поручению от 28.01.2021 N 345 для оплаты вознаграждения эксперту.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Пермская компания нефтяного машиностроения" оставить без удовлетворения.

Возвратить с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам обществу с ограниченной ответственностью "Пермская компания нефтяного машиностроения" 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, перечисленных по платежному поручению от 28.01.2021 N 345. Возврат произвести по реквизитам плательщика, указанным в названном платежном поручении.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур