Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2021 г. по делу N СИП-446/2019 Суд признал незаконным решение Роспатента об удовлетворении поступившего возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку заявителями не представлены доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о совершении лицом умышленных недобросовестных действий, направленных на причинение вреда какому-либо лицу в отсутствие иных, добросовестных целей либо целенаправленных действий по обходу установленных правил прекращения действия исключительного права

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2021 г. по делу N СИП-446/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2021 г. N С01-1039/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 29 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кутявиной Н.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Один Дом" (ш. Камышовое, д. 40, пом. III-34, 35, Севастополь, 299014, ОГРН 1149204053030) и общества с ограниченной ответственностью "Дом Дом" (пр. Высоковольтный, д. 1, стр. 24, э/п/ком 1/V/3, Москва, 127566, ОГРН 1097746727198) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 04.03.2019 об удовлетворении поступившего 20.08.2018 возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 566437 недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо общество с ограниченной ответственностью "Гугули" (ул. Агмашенебели, д. 67, г. Болниси, Грузия, идентификационный номер 225357244) и Алиева Марина Георгиевна (Московская область).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Один Дом" - Робинов А.А. (по доверенности от 09.01.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Дом Дом" - Робинов А.А. (по доверенности от 02.04.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-272/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Один Дом" (далее - общество "Один Дом") и общество с ограниченной ответственностью "Дом Дом" (далее - общество "Дом Дом") 04.06.2019 обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 04.03.2019 об удовлетворении поступившего 20.08.2018 возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 566437 недействительным полностью.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо общество с ограниченной ответственностью "Гугули" (далее - общество "Гугули") и Алиева Марина Георгиевна.

Выражая несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом ненормативном правовом акте, заявители указывают на то, что при рассмотрении поданного 20.08.2018 возражения против государственной регистрации товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 566437 административный орган неправильно применил подпункт 1 пункт 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункт 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Заявители считают необоснованным вывод Роспатента о том, что спорный товарный знак является тождественным дизайнам этикеток, представленным в возражении от 20.08.2018.

По мнению заявителей, выводы оспариваемого решения являются противоречивыми, поскольку указывая на то, что сравниваемые спорный товарный знак и этикетки производят одинаковое общее зрительное впечатление, административный орган констатирует, что они не являются совпадающими во всех элементах и это исключает их тождество.

В подтверждение довода о различиях между сравниваемыми объектами заявители ссылаются на искусствоведческое исследование дизайна этикеток для коньяка "Гугули", подготовленное кандидатом искусствоведения, профессором Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова (далее - заключение специалиста-искусствоведа).

Кроме того, заявители утверждают, что Роспатент при принятии оспариваемого решения вышел за пределы рассмотрения возражения третьих лиц, поскольку податели возражения указывали на то, что спорный товарный знак и противопоставленные дизайны этикеток очевидно являются тождественными, а в случае отсутствия тождества просили применить положения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, который на дату приоритета спорного товарного знака не действовал.

Заявители также полагают, что Роспатент необоснованно признал Алиеву М.Г. заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку ввиду того, что у нее отсутствовали авторские права на произведение дизайна (на представленные в возражении этикетки).

Как указывают заявители, доминирующим элементом этикетки третьего лица является иллюстрация в виде черно-белого рисунка, изображающего сцену сборки урожая, которая в 70-80 г.г. ХХ в. использовалась на этикетках вина "Алазанская долина", то есть созданная до даты исполнения договора, на который ссылалась Алиева М.Г.

В обоснование данного довода заявители ссылаются на заключение специалиста-искусствоведа и на общедоступные сведения из сети Интернет в отношении виноградных вин "Алазанская долина" (http://eniw.ru/alazanskaya-dolina.htm, http://travelgeorgia.ru/555Л) и настаивают на том, что при создании дизайнов этикетки заимствована первоначальная иллюстрация, созданная гораздо раньше даты, указанной в акте сдачи-приемки от 25.02.2014, тогда как третьи лица не представили доказательств, подтверждающих наличие права на первоначальную иллюстрацию либо на её переработку от правообладателя первоначального произведения.

Как полагают заявители, при отсутствии доказательств наличия права на переработку первоначального произведения Алиева М.Г. не может признаваться обладателем исключительного прав на производное (переработанное) произведение на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ.

Заявители считают, что действия подателей возражения (Алиевой М.Г. и общества "Гугули") по оспариванию товарного знака являются злоупотреблением правом, поскольку на основании соглашения от 25.07.2014 о совместной деятельности общество "Гугули" производило и поставляло по заказу общества "Дом Дом" алкогольную продукцию и по условиям указанного соглашения иностранное лицо обязалось не препятствовать регистрации спорного товарного знака. В свою очередь, Алиева М.Г. самостоятельную предпринимательскую деятельность не осуществляет, но была осведомлена об обстоятельствах деятельности общества "Гугули", в связи с чем ее единственной целью было аннулирование спорного товарного знака.

Роспатент представил письменный отзыв, в котором не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводам заявителя была дана полная и всесторонняя оценка.

Как указывает Роспатент, между обществом с ограниченной ответственностью "Ай-Эл-Эс Глобалвин" (далее - общество "Ай-Эл-Эс Глобалвин") и Алиевой М.Г. был заключен договор на разработку дизайна этикеток, который был исполнен до даты приоритеты спорного товарного знака.

Административный орган обращает внимание суда на то, что спорный товарный знак и изображения этикеток со словесным элементом "ГУГУЛИ" производят одинаковое общее зрительное впечатление в силу наличия в их составе совпадающих элементов, а именно геометрических фигур прямоугольной формы и прямых линий, графически проработанных растительным и геометрическим орнаментом, и стилизованного изображения людей, собирающих виноград, а также выполненных в одинаковой графической манере тождественных словесных элементов "ГУГУЛИ", имеющих одинаковое положение в пространстве и образующих единую композицию.

Роспатент возражает против доводов заявителей о том, что при рассмотрении возражения Алиевой М.Г. и общества "Гугули" он вышел за пределы доводов, нарушив тем самым положения Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56). Основным доводом возражения было не соответствие регистрации спорного товарного знака подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, в то время как Роспатентом было установлено, что спорный товарный знак полностью воспроизводит изображения этикеток, за исключением отдельных элементов (нескольких словесных и одного изобразительного).

Поскольку спорный товарный знак тождественен отдельным элементам произведений дизайна, исключительные права на которые возникли у Алиевой М.Г. до даты приоритета указанного товарного знака, и отсутствует ее согласие на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, административный орган настаивает на наличии у названного лица заинтересованности на подачу возражения.

В отношении доводов заявителей о том, что действия Алиевой М.Г. и общества "Гугули" по подаче возражения противоречат положениям статьи 10 ГК РФ, Роспатент отметил, что этот вопрос не входит в его компетенцию.

Наряду с этим административный орган дополнительно отметил, что общество "Дом Дом" не указало какие его права и законные интересы нарушены оспариваемым решением, а на основании части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отсутствие нарушения является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований.

Представители заявителей и Роспатента приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Третьи лица в судебное заседание не явились, об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания Алиева М.Г. и общество "Гугули" извещены надлежащим образом в соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку представитель Алиевой М.Г. принимал участие в предварительном судебном заседании, состоявшемся 19.08.2019, а общество "Гугули" 30.07.2019 (т. 5 л.д. 22, 29) и 17.12.2019 (т. 5 л.д. 77, 78) получило судебные извещения, что подтверждается сведениями, опубликованными в сети Интернет на официальном сайте акционерного общества "Почта России" в сервисе "Отслеживание почтовых отправлений" (штриховые почтовые идентификаторы RA307187935RU и RA307190611RU). Письменные отзывы на заявление третьими лица не представлены, что не является препятствием для разрешения спора. Дело рассмотрено в отсутствии третьих лиц на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители общества "Один Дом" и общества "Дом Дом" в судебном заседании поддержали заявленные требования, просили удовлетворить их.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявления.

При рассмотрении дела судом установлены следующие фактические обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, общество "Один Дом" является правообладателем (на основании договора от 22.11.2016 N РД 0210982 об отчуждении обществом "Дом Дом" исключительного права на товарный знак) комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 566437, зарегистрированного 02.03.2016 по заявке N 2014707494 с приоритетом от 12.03.2014 в отношении товаров 33-го класса "алкогольные напитки (за исключением пива)" и услуг 35-го класса "агентства по экспорту-импорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация и проведение рекламных и маркетинговых мероприятий; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет; заключение торговых сделок, для третьих лиц, через интернет-магазины" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Алиева М.Г. и общество "Гугули" 20.08.2018 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированным несоответствием его регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование несоответствия регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ податели возражения ссылались на то, что этот товарный знак воспроизводит фрагмент графических произведений (дизайнов этикеток), исключительное право на которые принадлежит Алиевой М.Г.

Податели возражения указывали, что дизайн этикеток создан по заказу Алиевой М.Г. в январе 2014 г.: автором является штатный работник общества с ограниченной ответственностью "Интернэшнл Лоджистик Системс" (далее - общество "Интернэшл Лоджистик Системс"), который в соответствии с договором от 11.01.2010 на предоставление персонала выполнял работы для общества "Ай-Эл-Эс Глобалвин", которое, в свою очередь, действовало во исполнение договора на разработку дизайна от 20.12.2013 (заказчик - Алиева М.Г., исполнитель - общество "Ай-Эл-Эс Глобалвин").

Податели возражения настаивали на том, что общество "Ай-Эл-Эс Глобалвин" передало заказчику - Алиевой М.Г. исключительные права на разработанные графические произведения.

В обоснование несоответствия регистрации спорного товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ податели возражения ссылались на возникновение у потребителя стойких ассоциативных связей с предшествующим производителем алкогольной продукции - обществом "Гугули", использующим сходные этикетки в течение продолжительного периода времени до даты приоритета спорного товарного знака.

Вместе с возражением, а также на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам в материалы административного дела представлены копии следующих документов:

распечатки сведений об истории спиртового завода общества "Гугули", его учредительные документы и выписка из реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц Грузии со сведениями об обществе "Гугули";

нотариальный протокол осмотра от 22.05.2018 информации в сети Интернет и приложенные к нему распечатки соответствующей информации о переписке по поводу создания этикеток для выпускаемых лицом, подавшим возражение, коньяков "ГУГУЛИ";

распечатки сведений из сети Интернет об отзывах российских потребителей о грузинских коньяках "ГУГУЛИ";

декларации Таможенного союза и сертификаты российских органов по сертификации о соответствии на грузинские коньяки "ГУГУЛИ", выпускаемые лицом, подавшим возражение;

договоры поставки в Российскую Федерацию алкогольной продукции лицом, подавшим возражение, со спецификациями на грузинские коньяки "ГУГУЛИ";

российские таможенные декларации на поставку лицом, подавшим возражение, выпускаемых им грузинских коньяков "ГУГУЛИ" в Российскую Федерацию;

технологические регламенты лица, подавшего возражение, на изготовление коньяков "ГУГУЛИ";

письма общества "Гугули" и покупателей (дистрибьюторов) коньяков "ГУГУЛИ" об отсутствии у них каких-либо экономических отношений с обществом "Один Дом";

выписка из приказа общества "Интернэшнл Лоджистик Системс" от 06.04.2012 о приеме на работу дизайнера Каплан Е.Г.;

договор от 11.01.2010 о предоставлении обществом "Интернэшнл Лоджистик Системс" персонала для общества "Ай-Эл-Эс Глобалвин";

договор от 20.12.2013 на разработку обществом "Ай-Эл-Эс Глобалвин" дизайна для Алиевой М.Г. и спецификация к нему на этикетки для алкогольной продукции "ГУГУЛИ";

акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.02.2014 по договору на разработку дизайна от 20.12.2013.

Общество "Один Дом" при рассмотрении возражения в Роспатенте возражало против требований третьих лиц, указывало на то, что представленные вместе с возражением документы не свидетельствуют о наличии у спорного товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как отсутствуют доказательства использования обществом "Гугули" графического обозначения для индивидуализации соответствующих товаров и услуг на территории Российской Федерации и осведомленности российских потребителей о них на дату приоритета спорного товарного знака.

Кроме того, общество "Один Дом" оспаривало факт принадлежности исключительных прав именно Алиевой М.Г. на соответствующие графические произведения как на объекты авторского права, ссылалось на отсутствие указаний на данный факт в документах, приложенных к возражению. При этом общество "Один Дом" указывало на отсутствие у соответствующих графических произведений тождества со спорным товарным знаком ввиду наличия у них определенных отличий.

При рассмотрении возражения в Роспатенте третьи лица представили дополнение к отзыву с заключением специалиста-искусствоведа, ссылались на некоторые определенные отличия у вышеуказанных графических произведений и спорного товарного знака и на наличие сомнений в авторстве Каплан Е.Г. на графические произведения, поскольку в них усматриваются изобразительные элементы, присутствующие на этикетках виноградных вин "Алазанская долина", применявшихся ранее в СССР.

Кроме того, третьи лица представили в Роспатент копию заверенного нотариусом заявления гражданки Романенко Н.А. (т. 4 л.д. 116), в котором указано, что именно она является единоличным автором соответствующего графического произведения, созданного ею по заказу общества "Дом Дом" в апреле 2014 г.

Роспатент признал общество "Гугули" заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по мотиву его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, однако установил, что представленные в материалы административного дела документы датированы позднее даты приоритета спорного товарного знака, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения возражения в части признания этого товарного знака не соответствующим положениям названной норме.

Изучив представленные в подтверждение довода о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ документы, административный орган констатировал, что по договору на разработку дизайна от 20.12.2013 N 13/01д общество "Ай-Эл-Си Глобалвин" в качестве исполнителя приняло на себя обязанности по выполнению дизайнерских работ, в том числе по разработке дизайна этикеток для алкогольной продукции "ГУГУЛИ" для заказчика - Алиевой М.Г.

При этом административный орган учел, что исполнение вышеуказанного договора подтверждено актом сдачи-приемки выполненных работ от 25.02.2014.

Роспатент отметил, что согласно договору от 11.01.2010 общество "Интернэшнл Лоджистик Системс" оказывало обществу "Ай-Эл-Си Глобалвин" услуги по предоставлению персонала, в том числе дизайнера, для содействия в его производственной деятельности.

Административный орган установил, что ранее даты приоритета этого товарного знака осуществлялась переписка между Алиевой М.Г. и работающим в штате общества "Интернэшнл Лоджистик Системс" в должности дизайнера Каплан Е.Г. о создании этикеток, содержащих слово "ГУГУЛИ" и соответствующие композиции из изобразительных элементов. Так, письмом от 27.01.2014 Каплан Е.Г. направила Алиевой М.Г. готовые эскизы этикеток с соответствующими графическими произведениями.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что факт передачи Алиевой М.Г. исключительных прав на графические произведения "" является подтвержденным.

Проведя сравнительный анализ спорного товарного знака "" и графических произведений "", административный орган установил, что несмотря на некоторые отличия они производят в целом одинаковое общее зрительное впечатление ввиду наличия в их составе одинаковых по своей внешней форме, художественному характеру и смысловому значению изображений совпадающих элементов, имеющих одинаковое положение в пространстве и образующих вместе определенную единую оригинальную композицию из-за геометрических фигур прямоугольной формы и прямых линий, графически проработанных сложными узорами (орнаментом), и сложного стилизованного изображения людей, собирающих виноград, а также выполненных в одинаковой графической манере тождественных словесных элементов "ГУГУЛИ".

Роспатент также указал на отсутствие согласия Алиевой М.Г. (обладателя исключительных прав на графические произведения) на государственную регистрацию спорного товарного знака на имя его правообладателя, а также на отсутствие определенного теми или иными конкретными документами спора, требующего разрешения в судебном порядке, в отношении авторского права на эти произведения, что обуславливает отсутствие сомнений в принадлежности исключительного права именно Алиевой М.Г.

На основании изложенного административный орган пришел к выводу о наличии заинтересованности Алиевой М.Г. в подаче возражения по указанному основанию, а также о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ и как следствие об удовлетворения возражения в указанной части.

Полагая, что решение Роспатента от 04.03.2019 не соответствует требованиям законодательства и нарушает их права и законные интересы, общество "Один Дом" и общество "Дом Дом" обратились в суд с заявлением о признании его недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, заслушав правовые позиции представителей заявителей и административного органа, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом "Один Дом" и обществом "Дом Дом" не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Как разъяснено в пункте 27 Постановления Пленума N 10, по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение правомерно принято компетентным органом, что не оспаривается обществом "Один Дом" и обществом "Дом Дом" в поданном в суд заявлении.

В соответствии со статьями 1248 и 1512 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания), могут быть оспорены в суде.

С учетом даты приоритета (12.03.2014) спорного товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила N 32.

При этом порядок рассмотрения возражения определяется в соответствии с Правилами N 56.

На основании изложенного судебная коллегия считает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака.

В соответствии со статьями 1512 и 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным статьей 1483 ГК РФ.

Общество "Один Дом" и общество "Дом Дом" не оспаривают выводы Роспатента об отсутствии оснований для удовлетворения возражения в части доводов о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем указанные выводы не проверяются Судом по интеллектуальным правам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действующей на дату приоритета спорного товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Редакция пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 ГК РФ введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступила в силу только с 01.10.2014.

Таким образом, на момент подачи заявки пункт 9 статьи 1483 ГК РФ действительно содержал запрет на регистрацию в качестве товарного знака только обозначения тождественного соответствующему произведению искусства или его фрагмента.

Сопоставив спорный товарный знак "" и графические произведения (дизайны этикеток) "", судебная коллегия полагает, что отличия между ними действительно не изменяют существо спорного товарного знака, поскольку имеет место совпадение оригинальных элементов: орнаментов, иллюстраций сбора урожая. Сравниваемые обозначения отличаются тем, что в спорном товарном знаке не имеется описательных словесных элементов "ГРУЗИНСКИЙ КОНЬЯК", "V.S.O.P.", "V.S.", "Х.О." и эмблемы производителя небольшого размера.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам отклоняет утверждение заявителей о том, что Роспатент при рассмотрении возражения третьих лиц о тождестве противопоставленных объектов правовой охраны вышел за пределы его доводов и что это привело к принятию неправильного решения.

Согласно пункту 2 статьи 1513 и подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, обладает только заинтересованное лицо.

По смыслу положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям (их фрагментам), установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра в порядке кассационного производства) и других.

Следовательно, при оценке доводов о наличии или отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в его подаче административный орган должен установить наличие у Алиевой М.Г. исключительного права на графические произведения "", сходные со спорным средством индивидуализации.

Алиева М.Г. в обоснование перехода к ней исключительных прав на произведения дизайна ссылалась на заключенный ею как заказчиком с обществом "Ай-Эл-Эс Глобалвин" договор на разработку дизайна от 20.12.2013 N 13/01д.

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ установлено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (статья 1241 ГК РФ).

Проанализировав условия договора на разработку дизайна от 20.12.2013 N 13/01д, судебная коллегия полагает, что он не подтверждает возникновение у Алиевой М.Г. исключительных прав на графические произведения.

Так, согласно пункту 1.4 договора на разработку дизайна от 20.12.2013 N 13/01д "под исключительными имущественными правами интеллектуальной собственности в настоящем договоре понимаются следующие имущественные права, принадлежащие исключительно их владельцу:

1.4.1. право на использование разработанного объекта, в том числе реализацию объекта в качестве товара и/или любое иное их использование любыми способами;

1.4.2. право на выдачу разрешения или запрета использования дизайнерского объекта другим лицам в пределах срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на объект, установленного законодательством РФ;

1.4.3. право препятствовать неправомерному использованию другими лицами дизайнерского объекта любыми способами, которые не противоречат действующему законодательству РФ, в том числе путем обращения в суд за защитой своих прав.".

По мнению судебной коллегии, в указанном пункте договора установлены понятие и содержание исключительных имущественных прав, применяемые в дальнейшем в тексте этого договора, однако отсутствует какое-либо условие, определяющее переход исключительных прав на подлежащие созданию по заказу произведения дизайна от исполнителя к заказчику.

Кроме того, такое условие отсутствует и в иных положениях договора на разработку дизайна от 20.12.2013 N 13/01д и в акте сдачи-приемки выполненных работ от 25.02.2014.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой названной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" разъяснено, что условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3 и 422 ГК РФ).

Как разъясняется в абзаце пятом пункта 47 Постановления Пленума N 10, к договорам, предмет которых предполагает создание произведения, применяются правила статей 1288, 1296 или 1298 ГК РФ.

Учитывая, что из буквального толкования условий договора судом установлено, что он не предусматривает условия о переходе исключительных прав на созданные по заказу произведения дизайна от исполнителя к заказчику (часть первая статьи 431 ГК РФ), судебная коллегия не усматривает оснований для применения части второго названной статьи.

Наряду с этим Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание, что в размещенном в сети Интернет на официальном сайте Федеральной налоговой службы в Едином государственном реестре юридических лиц опубликованы сведения о внесении 01.07.2019 записи о прекращении деятельности общества "Ай-Эл-Эс Глобалвин" как юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Изложенное само по себе не позволяет выявить волю общества "Ай-Эл-Эс Глобалвин" на передачу Алиевой М.Г. исключительных прав на графические произведения договор на разработку дизайна от 20.12.2013 N 13/01д.

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что договором на разработку дизайна от 20.12.2013 N 13/01д не подтверждается переход исключительных прав на подлежащие разработке графические произведения к заказчику - Алиевой М.Г.

Судебная коллегия также принимает во внимание, что обязательность такого перехода не предусмотрена нормами материального права, поскольку в статье 1288 ГК РФ указано лишь на возможность предусмотреть договором авторского заказа отчуждение заказчику исключительного права на произведение.

Фактическая передача от автора заказчику макетов графических произведений (в спорной ситуации по электронной почте) соответствует требованиям пункта 1 статьи 1288 ГК РФ, но не свидетельствует о переходе к заказчику исключительных прав на такие произведения.

Судебная коллегия критически оценивает ссылку административного органа на то, что стороны договора не оспаривали действительность и заключенность договора на разработку дизайна, а также исполняли его, так как исполнение договора авторского заказа путем передачи заказчику материального носителя произведений само по себе не свидетельствует о том, что заказчику переданы и исключительные права на такие произведения.

С учетом даты заключения договора на разработку дизайна от 20.12.2013 N 13/01д в отношении него не применимы положения статьи 1296 ГК РФ (в редакции, действующей по состоянию на 20.12.2013), поскольку на момент заключения этого договора они регулировали создание программ для ЭВМ или баз данных, а также нормы статьи 1298 ГК РФ, так как работы выполнены не по государственному или муниципальному контракту.

По мнению судебной коллегии, зафиксированная в нотариальном протоколе электронная переписка в силу положений статей 1233 и 1234 ГК РФ и статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сама по себе не может подтверждать факт передачи исключительного права от Каплан Е.Г. к Алиевой М.Г. и как следствие являться доказательством наличия исключительных прав у Алиевой М.Г.

Судебная коллегия учитывает также, что аналогичные обстоятельства при оценке тех же самых письменных доказательств и между этими же лицами были установлены решением Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2020 по делу N СИП-447/2019, в связи с чем они имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела.

Учитывая недоказанность наличия у Алиевой М.Г. исключительных прав на противопоставленные графические произведения, судебная коллегия считает необоснованным и неправомерным вывод Роспатента об отсутствии у нее заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, и исследование спора по существу в данном случае не требуется.

В отношении доводов общества "Один Дом" и общества "Дом Дом" о том, что в действиях Алиевой М.Г. и общества "Гугули" при подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку имеются признаки злоупотребления правом, Роспатент в отзыве указал, что оценка этих фактов не относится к его компетенции.

На основании пункта 2.5 Правил N 56 пределы полномочий Роспатента по проверке обоснованности поданных возражений в рамках административной процедуры обусловлены теми мотивами, на которые ссылается податель возражения в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

По смыслу положений статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных, добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае подлежат выяснению действительные намерения лица.

На основании статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Из вышеприведенных правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Иными словами сама по себе подача возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, даже если она совершена в нарушение договорных обязательств общества "Гугули" не препятствовать регистрации знака, не может однозначно свидетельствовать о том, что Алиева М.Г. действовала недобросовестно.

При этом при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в части несоответствия подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ Роспатент исходил только из заинтересованности Алиевой М.Г. на подачу возражения. Не может однозначно свидетельствовать о том, что Алиева М.Г. действовала недобросовестно и тот факт, что она не представила документов об осуществлении ей предпринимательской деятельности либо о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Исходя из положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания наличия в действиях подателей возражения признаков злоупотребления правом возлагается на заявителей по настоящему делу, а обстоятельства, имеющие значение для дела, устанавливаются арбитражным судом исходя из доводов и возражений участвующих в деле лиц.

Судебная коллегия полагает, что заявителями не представлены доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о совершении Алиевой М.Г. умышленных недобросовестных действий, направленных на причинение вреда какому-либо лицу в отсутствие иных, добросовестных целей либо целенаправленных действий по обходу установленных правил прекращения действия исключительного права.

Между тем изложенное с учетом вышеприведенного вывода о недоказанности у Алиевой М.Г. заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, не препятствует судебной коллегии признать оспариваемое решение недействительным.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления Пленума N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент среди прочего восстановить правовую охрану товарного знака.

Поскольку в рассматриваемом случае установлены все фактические обстоятельства, необходимые для принятия соответствующего решения, судебная коллегия в рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов заявителей считает возможным обязать Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 566437.

На основании статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в Суд по интеллектуальным правам общество "Один Дом" уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 14.05.2019 N 106 (т. 1 л.д. 19).

Поскольку заявление удовлетворено, понесенные обществом "Один Дом" расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению ему за счет Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Один Дом" и общества с ограниченной ответственностью "Дом Дом" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.03.2019, принятое по результатам рассмотрения поступившего 20.08.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 566437, как не соответствующее пункту 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 566437.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Один Дом" (Камышовое ш., д. 40, пом. III-34, 35, Севастополь, 299014, ОГРН 1149204053030) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления 3 000 (три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

В.В. Голофаев

И.В. Лапшина