Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2021 г. по делу N СИП-928/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку степень сходства спорного и противопоставленного товарных знаков по графическому признаку является крайне низкой, близкой к отсутствию сходства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2021 г. по делу N СИП-928/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 апреля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Втор-Ком" (Свердловский тракт, д. 34, г. Челябинск, 454008, ОГРН 1027402539592) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.08.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 744110.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Комитекс Гео" (ул. 2-я Промышленная, д. 10, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167981, ОГРН 1151101004922).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Втор-Ком" - Сайфуллина Л.Л., Солодкова Л.А., (по доверенности от 01.01.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-673/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Комитекс Гео" - Якунина К.А. (по доверенности от 20.11.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Втор-Ком" (далее - общество "Втор-Ком", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.08.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 744110.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Комитекс Гео" (далее - общество "Комитекс Гео", третье лицо).

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 744110 зарегистрирован по заявке N 2019753377 с приоритетом от 22.10.2019 в отношении товаров 17, 19, 22, 24-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества "Комитекс Гео".

Полагая, что государственная регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 744110 противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общество "Втор Ком" обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку. Доводы возражения, по существу, сводились к утверждению заявителя о сходстве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 744110 до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 553311, что, по мнению общества "Втор-Ком", способно ввести потребителей в заблуждение в отношении производителей соответствующих товаров.

На основании решения Роспатента от 28.08.2020 в удовлетворении возражения общества "Втор-Ком" было отказано.

При принятии указанного решения административный орган установил, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров. Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие сходства между спорным и противопоставленным обозначениями по фонетическому и графическому признакам, Роспатент пришел к заключению о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом.

Исходя из вывода об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 744110 и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 553311 административный орган счел необоснованным утверждение заявителя о противоречии государственной регистрации спорного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, общество "Втор-Ком" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В обоснование несогласия с оспариваемым решением заявитель указал на то, что, вопреки выводу Роспатента, словесный элемент противопоставленного товарного знака может быть прочтен не только как "Джитекс", но и как "Гитекс". Вместе с тем независимо от варианта произношения словесного элемента "G-TEX" ввиду сходства звучания начальных частей и тождества звучания конечных частей между сравниваемыми обозначениями имеется сходство по фонетическому признаку.

Как полагает общество "Втор-Ком", различия в графическом исполнении спорного и противопоставленного товарных знаков не оказывают влияние на степень их сходства, поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Таким образом, соглашаясь с выводом Роспатента об однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые средства индивидуализации, заявитель указал на их сходство до степени смешения.

Общество "Втор-Ком" также выразило несогласие с заключением административного органа об отсутствии вероятности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Заявитель отметил, что общество "Втор-Ком" является ведущим российским производителем нетканых материалов и геотекстиля с 1990 года. Число ответов на запрос "Втор-ком" по данным поисковой системы "Google" равно 323 000, тогда как число ответов на запрос "Комитекс ГЕО" равно 77 000, что практически в три раза меньше. По мнению общества "Втор-Ком", данный факт свидетельствует о том, что организация заявителя является более известной на рынке.

Дополнительно заявитель обратил внимание на то, что на его имя зарегистрированы товарные знаки со словесными элементами "Лайтекс", "Волтекс" и "Флотекс", в основу которых положена словесная часть "текс".

Кроме того, общество "Втор-Ком" полагает необоснованным довод административного органа о необходимости представления заявителем документов, свидетельствующих о том, что спорный товарный знак ассоциируется у потребителей с продукцией и деятельностью общества "Втор-Ком". По мнению заявителя, данное требование является ошибочным, поскольку в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения в глазах потребителей соответствующих товаров.

В ходе производства по настоящему делу от заявителя в адрес суда поступили:

- договор поставки от 08.11.2016 N 08/01/11-16, заключенный между обществом "Втор-Ком" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Гекса" (покупатель), по условиям которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель обязуется принимать и оплачивать геотекстиль нетканый иглопробивной G-Tex;

- спецификация от 03.12.2020 N 49 к договору поставки от 06.03.2018 N 024/18, заключенному между обществом "Втор-Ком" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Деревообрабатывающий завод N 1";

- скриншоты страниц в сети Интернет.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором общество "Комитекс Гео" выразило несогласие с доводом заявителя о сходстве сравниваемых товарных знаков по фонетическому признаку и согласилось с мотивами, изложенными административным органом в оспариваемом решении.

Третье лицо также обратило внимание на то, что указанные обществом "Втор-Ком" в заявлении обстоятельства, свидетельствующие о его более широкой, по сравнению с обществом "Комитекс Гео", известности на рынке нетканых материалов и текстиля, не были приведены в тексте поданного в Роспатент возражения, в связи с чем они не исследовались и не оценивались административным органом при проверке охраноспособности спорного обозначения.

Таким образом, по мнению общества "Комитекс Гео", доводы заявителя не опровергают законность оспариваемого ненормативного правового акта.

Общество "Втор-Ком" представило ответ на отзыв общества "Комитекс Гео", в котором поддержало ранее изложенную правовую позицию и выразило несогласие с доводами третьего лица.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв на заявление общества "Втор-Ком", в котором административный орган выразил несогласие с правовой позицией заявителя, поддержав мотивы, изложенные в оспариваемом ненормативном правовом акте.

Кроме того, Роспатент обратил внимание на то, что, вопреки утверждению общества "Втор-Ком", количество поисковых выдач по запросам в сети "Интернет" не может быть принято во внимание, поскольку указанные сведения не подтверждают наличие у потребителя ассоциаций между заявителем и товарами 17, 19, 22, 24-го классов МКТУ, маркированных обозначением "ГИТЕКС".

В Суд по интеллектуальным правам поступил ответ на отзыв Роспатента, в котором, сославшись на обстоятельства государственной регистрации обозначения "" в качестве товарного знака, заявитель обратил внимание на непоследовательность действий административного органа по применению методологии оценки степени сходства двух обозначений, а также поддержал ранее изложенную им в заявлении правовую позицию.

В судебном заседании представитель общества "Втор-Ком" поддержал заявленные требования, просил признать оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным и прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 744110.

В судебном заседании представители Роспатента и общества "Комитекс Гео" возражали против заявленных требований и просили оставить их без удовлетворения по основаниям, изложенным в отзывах на заявление общества "Втор-Ком".

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "Втор-Ком" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку входит в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2019753377 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака (22.10.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 744110 включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

На основании пункта 41 Правил ТЗ обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил ТЗ.

Согласно пункту 42 Правил ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил ТЗ, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься обычными потребителями соответствующих товаров в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, применяются, в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как следует из оспариваемого решения, по результатам сопоставительного анализа перечней товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 744110 и N 553311, административный орган установил наличие идентичных позиций по 19-му классу МКТУ - геотекстиль и материалы для строительства дорог. При этом Роспатент отметил, что присутствующие в 19-м классе МКТУ спорного и противопоставленного товарных знаков иные товары представляют собой различные неметаллические покрытия и материалы для строительства дорог и зданий (геотекстиль), то есть относятся к одному роду изделий, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковым кругом потребителей и способом реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, выполнены из одних материалов - геосинтетиков.

Административный орган установил, что геосинтетики представляют собой класс строительных материалов, выполненных, как правило, из синтетических материалов, а также из другого сырья (минерального, стекло- или базальтовые волокна и др.), поставляемых в сложенном компактном виде (рулоны, блоки, плиты и др.) и предназначенных для создания слоев различного назначения (армирующих, дренирующих, защитных, фильтрующих, гидроизолирующих, теплоизолирующих) в транспортном, гражданском и гидротехническом строительстве. К таким материалам также относят присутствующие в перечне свидетельства Российской Федерации N 744110 на товарный знак товары 17-го класса МКТУ "бентонитовые маты; геомембраны; материалы полимерные изоляционные", которые наравне с перечисленными в 19-м классе МКТУ товарами являются материалами для дорожного строительства, используются для гидроизоляции.

Роспатент указал, что для изготовления геотекстиля используется полипропиленовые волокна, которые обеспечивают материалу высокие показатели прочности. С учетом данного обстоятельства административный орган пришел к заключению об однородности товаров 22-го класса МКТУ "волокно пластмассовое текстильное", в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров 19-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Принимая во внимание то, что "нетканые материалы геотекстильные" также относятся к геотекстилю, Роспатент сделал вывод об однородности названного товара 24-го класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован спорный товарный знак, и товара "геотекстиль" 19-го класса МКТУ, для которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Совокупность данных обстоятельств послужила основанием для вывода административного органа об однородности товаров, индивидуализируемых товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 744110 и N 553311.

Судебная коллегия отмечает, что указанные выводы Роспатента не оспариваются обществом "Втор-Ком", в связи с чем законность решения административного органа в соответствующей части не проверяется судом.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент установил, что спорный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 744110 включает в себя единственный индивидуализирующий элемент "ГИТЕКС", не имеющий смыслового значения и произносимый как [гитекс]. В свою очередь, индивидуализирующий словесный элемент "G-TEX" противопоставленного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 553311 также является фантазийным, произносится как [джитекс], что следует из материалов заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака и подтверждается самим лицом, подавшим возражение. При этом Роспатент указал на отсутствие оснований для вывода о том, что словесное обозначение "G-TEX" произносится иным образом, например, как [гитекс], поскольку в возражении отсутствуют какие-либо фактические доказательства позиционирования этого товарного знака в гражданском обороте подобным образом.

Принимая во внимание отсутствие смыслового значения сопоставляемых словесных обозначений "ГИТЕКС" и "G-TEX", административный орган сделал вывод о невозможности осуществления их сравнительного анализа по семантическому критерию сходства, в связи с чем констатировал, что решающее значение при их восприятии имеют фонетический и графический критерии сходства.

Как отметил Роспатент, несмотря на сходство звучания конечных частей словесных обозначений [текс] спорного и противопоставленного товарных знаков, в сравниваемых обозначениях отчетливо выделяются заостряющие на себе внимание отличающиеся начальные части [ги] и [джи], что обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства между сравниваемыми обозначениями.

Административный орган также указал на то, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление. Так, в спорном товарном знаке индивидуализирующий словесный элемент "ГИТЕКС" выполнен жирным шрифтом буквами русского алфавита, в то время как в противопоставленном товарном знаке словесный элемент "G-TEX" выполнен латинскими буквами. При этом графемы латинского и русского алфавитов характеризуются различным начертанием и типом шрифта, а также имеют различное цветовое исполнение. Кроме того, в противопоставленном товарном знаке часть слова - буква "G", отделена от части "TEX" дефисом, который визуально делит обозначение на две части, в то время как в спорном товарном знаке словесный элемент "ГИТЕКС" воспринимается как единое и неделимое слово.

С учетом совокупности изложенных обстоятельств Роспатент пришел к заключению о том, что в силу приведенных выше визуальных и фонетических отличий товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 744110 и N 553311 не ассоциируются друг с другом в целом, в связи с чем они не могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного источника и тем самым не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Таким образом, административный орган счел недоказанным довод заявителя о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Оценивая законность решения Роспатента в указанной части, судебная коллегия учитывает, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Таким образом, без установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018.

В соответствии с разъяснениями, изложенным в пункте 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Как указано в пункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций N 197, в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера.

При этом согласно пункту 4.2.1.4 Методических рекомендаций N 197 иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов (INDASFORM, INDASPAD, INDASLIP, INDASEC) или неохраняемых обозначений (VIZSPA, VIZPOWER, VIZCARE, VIZCLEAN).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом (например, INDASTEN и VIZSOFT соответственно) может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, под серией товарных знаков понимается группа принадлежащих одному лицу товарных знаков, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Судебная коллегия учитывает, что при обращении с возражением в Роспатент общество "Втор-Ком" не ссылалось на факт принадлежности ему иных товарных знаков, объединенных общим словесным элементом "текс", как на обстоятельство, свидетельствующее о вхождении товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 553311 в серию товарных знаков. Соответствующий довод был изложен им лишь при обращении в Суд по интеллектуальным правам с заявлением и, как следствие, не являлся предметом исследования и оценки административного органа.

С учетом изложенного, вопреки правовой позиции общества "Втор-Ком", при принятии оспариваемого решения Роспатент обоснованно исходил из необходимости проведения сравнительного анализа словесных элементов "ГИТЕКС" и "G-TEX" как воспринимаемых потребителями в первую очередь и, соответственно, являющихся сильными.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом административного органа о том, что сравниваемые словесные элементы имеют различное звучание, обусловленное отличиями в произношении их начальных частей - [гитекс] и [джитекс]. Степень сходства словесных элементов "ГИТЕКС" и "G-TEX" по фонетическому признаку является низкой. При этом судебная коллегия полагает, что позиция заявителя о возможности иного произношения словесного элемента "G-TEX" противоречит утверждению, сделанному им ранее при подаче заявки на государственную регистрацию противопоставленного обозначения в качестве товарного знака, и, таким образом, нарушает общеправовой принцип эстоппель.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что в соответствии с пунктом 4.2.2.2 Методических рекомендаций N 197 графическое сходство может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить его. Например, использование одинакового алфавита усиливает сходство обозначений SCHUMANN и SCHAUMAN, LANCOME и LONCAME.

Оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного (пункт 4.2.2.3 Методических рекомендаций N 197).

Как обоснованно установил Роспатент, словесный элемент "ГИТЕКС" выполнен жирным шрифтом буквами русского алфавита, в то время как в противопоставленном товарном знаке словесный элемент "G-TEX" выполнен буквами латинского алфавита; различными являются шрифт и цветовое исполнение сравниваемых словесных элементов. Кроме того, в противопоставленном товарном знаке часть слова - буква "G", отделена от части "TEX" дефисом, который визуально делит обозначение на две части, в то время как в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "ГИТЕКС" воспринимается как единое и неделимое слово.

Таким образом, как справедливо установил административный орган, степень сходства спорного и противопоставленного товарных знаков по графическому признаку является крайне низкой, близкой к отсутствию сходства.

Судебная коллегия также учитывает, что заявителем не оспариваются выводы административного органа о фантазийном характере сопоставляемых словесных обозначений "ГИТЕКС" и "G-TEX" и о связанной с этим обстоятельством невозможности оценки степени их сходства по семантическому признаку.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при обращении в Роспатент с возражением заявитель не приводил изложенный в ответе на отзыв административного органа довод о том, что проведенный Роспатентом на стадии государственной регистрации анализ степени сходства сравниваемых товарных знаков противоречит ранее сделанным им выводам о сходстве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553311 до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 739946 ("") и с товарными знаками по международной регистрации N 1515553 ("") и N 1467121 ("JOTEX"). Как следствие, соответствующие обстоятельства не являлись предметом исследования и оценки Роспатента.

Вместе с тем судебная коллегия обращает внимание на то, что приведенные обществом "Втор-Ком" в обоснование своего несогласия обозначения имеют существенные отличия от спорного товарного знака. Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств дела. Каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно. Если регистрация иных товарных знаков на имя правообладателя не является предметом спора, то, соответственно, правомерность предоставления правовой охраны иным товарным знакам в рамках конкретного дела судом не проверяется и не может быть положена в основу решения суда.

Таким образом, ввиду того что обстоятельства государственной регистрации противопоставленного товарного знака отличаются от имеющихся в настоящем деле и не являются предметом настоящего спора, довод общества "Втор-Ком" о противоречии оспариваемого решения факту предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553311 не может быть принят судом во внимание как обстоятельство, опровергающее законность и обоснованность принятого административным органом решения.

Принимая во внимание низкую степень сходства сравниваемых обозначений, а также отсутствие доказательств, подтверждающих вероятность их смешения в глазах потребителей, судебная коллегия полагает, что сам по себе факт однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, не может быть расценен в качестве обстоятельства, подтверждающего наличие вероятности смешения сравниваемых обозначений при их использовании в гражданском обороте и, как следствие, в качестве предопределяющего несоответствие государственной регистрации товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 744110 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что изложенные в заявлении и в письменных пояснениях по делу доводы общества "Втор-Ком" не опровергают законность и обоснованность решения Роспатента от 28.08.2020 и соглашается с приведенным в оспариваемом ненормативном правовом акте выводом административного органа о соответствии предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 744110 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам также учитывает, что согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Упомянутая норма материального права закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Следует обратить внимание на то, что из такого понимания ложности обозначения в смысле этой нормы права исходит и сам Роспатент в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций N 39.

В абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций N 39 отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Как указано в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: "описывает ли элемент товары ложно?"; "может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение?". Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1, 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Аналогичный правовой подход изложен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932.

Представленные доказательства являются относимыми, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

На то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, неоднократно обращалось внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам (постановления от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015, от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016, от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017 и др.).

Как следует из оспариваемого решения, при оценке соответствия факта предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 744110 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент учел ранее сделанный им вывод об отсутствии сходства до степени смешения между названным средством индивидуализации и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 553311, в связи с чем пришел к заключению о том, что указанные обозначения не могут ассоциироваться друг с другом при их использовании в гражданском обороте для индивидуализации однородных товаров.

Кроме того, административный орган отметил, что податель возражения не представил документы, свидетельствующие о том, что спорный товарный знак ассоциируется в сознании потребителей с продукцией и деятельностью общества "Втор-Ком".

С учетом данных обстоятельств Роспатент пришел к выводу о недоказанности заявителем способности спорного товарного знака ввести потребителей в заблуждение в отношении производителей товаров 17, 19, 22, 24-го классов МКТУ.

Оценивая законность оспариваемого ненормативного правового акта в указанной части, судебная коллегия отмечает, что при обращении в Роспатент с возражением общество "Втор-Ком" не ссылалось на обстоятельства, свидетельствующие, по его мнению, о наличии у потребителей ассоциативных связей между спорным обозначением и товарами, которые производит и реализует заявитель.

Единственный довод, приведенный заявителем в обоснование своей правовой позиции, сводился к утверждению о том, что общество "Втор-Ком" является ведущим российским производителем нетканых материалов и геотекстиля с 1990 года; предприятие обладает высокой деловой репутацией, а также располагает современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивая высокое качество продукции, соблюдение технологических экологических показателей в соответствии с международными стандартами.

Как справедливо установил Роспатент, к возражению заявителя не были приложены какие-либо доказательства, подтверждающие приведенные им обстоятельства. Между тем, вопреки правовой позиции общества "Втор-Ком", согласно вышеприведенным нормам материального права исследование и оценка таких доказательств имеют существенное значение для вывода о том, что спорное обозначение ассоциируется у потребителей с производимыми им товарами.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что довод о степени известности фирменных наименований "Втор-Ком" и "Комитекс Гео" и подтверждающие его обоснованность доказательства были приведены заявителем лишь на стадии оспаривания решения Роспатента в судебном порядке.

Между тем согласно разъяснениям, изложенным в пункте 137 постановления от 23.04.2019 N 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

С учетом того, что вновь представленные доказательства не являлись предметом исследования и оценки административного органа, соответствующие доводы и материалы не могут быть приняты судом в качестве опровергающих законность вывода Роспатента о соответствии предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 744110 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 28.08.2020 об отказе в удовлетворении возражения общества "Втор-Ком" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 744110.

Доводы заявителя не опровергают приведенные в решении Роспатента от 28.08.2020 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование общества "Втор-Ком" о признании решения Роспатента от 28.08.2020 недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "Втор-Ком" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур