Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2021 г. по делу N СИП-978/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истец предоставил доказательства своей заинтересованности в ее досрочном прекращении, а ответчик не доказал факт использования спорного товарного знака в отношении товаров для которых испрашивается прекращение его правой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2021 г. по делу N СИП-978/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2021 г. N С01-1266/2021 по делу N СИП-978/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 29 апреля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 13 мая 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.

судей Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Исаковской А.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Ведель" (ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, д. 16, кв. 76, г. Тюмень, 625022, ОГРН 1097232032402) к обществу с ограниченной ответственностью "ТРИВИУМ-XXI" (ул. Новоостаповская, д. 6, эт. 2, пом. VI, ком. 1, Москва, 115088, ОГРН 1067746538375) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРТРАДЕКС" по свидетельству Российской Федерации N 476871.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ведель" - Антуфьева М.А. (по доверенности от 19.11.2019, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от общества с ограниченной ответственностью "ТРИВИУМ-XXI" - Шалаева Е.Г. (по доверенности от 27.01.2021 N 9), Федорова Л.Г. (по доверенности от 29.12.2020 N 269).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Ведель" (далее - истец, общество "Ведель") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением от 18.11.2020 к обществу с ограниченной ответственностью "ТРИВИУМ-XXI" (далее - ответчик, общество "ТРИВИУМ-XXI") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРТРАДЕКС" по свидетельству Российской Федерации N 476871.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2021 на основании положений статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказано в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, предыдущего правообладателя спорного товарного знака - общества с ограниченной ответственностью "Инкамфарм".

В обоснование исковых требований общество "Ведель" указывает, что 20.12.2018 обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию обозначения "" по заявке N 2018756462 в качестве товарного знака.

Административным органом принято решение об отказе в государственной регистрации обозначения ввиду его сходства до степени смешения со словесным знаком "АРТРАДЕКС" в отношении однородных товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Вместе с тем истец указывает, что ответчиком спорный товарный знак не используется, какие-либо товары с данным средством индивидуализации отсутствуют.

В дополнительных пояснениях, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 18.01.2021, истец указывает на то, что словесные элементы заявленного комбинированного обозначения "" и спорного товарного знака сходны по фонетическому критерию, обусловленному близким составом гласных и согласных, одинаковым количеством слогов, одной конечной частью слов.

Досудебный порядок, по мнению истца, соблюден. На предложение истца, как указано в дополнительных пояснениях, ответчик указал, что в настоящее время проводятся научно-исследовательские разработки. Данное обстоятельство, как полагает общество "Ведель", также подтверждает факт неиспользования спорного товарного знака ответчиком.

В дополнениях, представленных истцом 11.03.2021, указано на то, что истец ввел в гражданский оборот товар под наименованием "ARTRODEX" значительно раньше начала разработки какого-либо препарата ответчика.

По мнению общества "Ведель", факт начала разработки препарата (согласно представленному договору на проведение научно-исследовательских работ от 17.06.2019 N 9) не подтверждает реального использования спорного товарного знака со стороны ответчика, тогда как истец представил достаточно доказательств ввода товара в гражданский оборот, использования данного наименования и реальную необходимость в регистрации товарного знака, препятствием в которой является наличие товарного знака ответчика.

Согласно дополнительным пояснениям от 15.04.2021 заинтересованность в использовании обозначения, помимо подачи заявки N 2018756462, по которой административный орган противопоставил спорный товарный знак, общество "Ведель" подтверждает скриншотами с сайта о продаже, накладными, демонстрацией суду готовой продукции.

Истец в дополнительных пояснениях от 15.04.2021 также указывает на неиспользование спорного товарного знака ответчиком, представленный в материалы дела договор на проведение научно-исследовательских работ касается исследования лекарственного препарата "Глюкозамин+Хондроитина сульфат", т.е., по мнению общества "Ведель", договор действует не в отношении названия, а в отношении определенного сочетания химических веществ.

Факт начала разработки препарата, по мнению общества "Ведель", в любом случае не свидетельствует об использовании спорного товарного знака и его вводе в гражданский оборот.

Кроме того, истец отмечает, что сравниваемые товары 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты" и товары истца являются однородными с учетом их рода (вида), потребительских свойств и функционального назначения, вида материала, из которого изготовлены, круга потребителей.

В связи с изложенным общество "Ведель" просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476871.

В представленном отзыве на исковое заявление от 20.01.2021 N 11 общество "ТРИВИУМ-XXI" полагает, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о заинтересованности истца в использовании товарного знака в отношении однородных товаров.

Как указывает ответчик, истец не имеет зарегистрированного на территории Российской Федерации лекарственного препарата с торговым наименованием "Artrodex", у него также отсутствуют лицензии на производство лекарственных препаратов и на осуществление фармацевтической деятельности.

По мнению ответчика, истцом не представлено доказательств, подтверждающих коммерческий интерес в последующем использовании товарного знака для фармацевтических препаратов, ввода в гражданский оборот или проведение подготовительных действий для последующего ввода в гражданский оборот лекарственных средств.

Подача обществом "Ведель" заявки в административный орган в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак не является достаточным основанием для досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака.

Ответчик указывает также на использование им спорного товарного знака не запрещенными законом способами.

Так, общество "ТРИВИУМ-XXI" является разработчиком лекарственных препаратов, владельцем регистрационных удостоверений и производит на контрактных площадках такие лекарственные препараты как (регистрационное удостоверение от 23.03.2017 ЛП-004212), (регистрационное удостоверение от 06.04.2017 ЛП-4234), (регистрационное удостоверение от 30.05.2019 ЛП-005556), Транексамовая кислота - (регистрационное удостоверение от 25.01.2017 ЛП-004103) и другие. Данные лекарственные препараты зарегистрированы и допущены к обращению и медицинскому применению. Общество "ТРИВИУМ-XXI" имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности от 28.02.2018 N ФС-99-02-006432.

Ответчик указывает, что приобретение спорного товарного знака "АРТРАДЕКС" было сопряжено с разработкой лекарственного препарата, именно для данного лекарственного препарата велись переговоры и был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 29.07.2019 N 476871.

На протяжении полутора лет общество "ТРИВИУМ-XXI" ведет разработку лекарственного препарата "АРТРАДЕКС", 17.07.2019 ответчик (Заказчик) и публичное акционерное общество "Брынцалов-А" (Исполнитель) (далее - общество "Брынцалов-А") заключили договор на проведение научно-исследовательских работ N 9 (т. 2 л.д. 108-121). В соответствии с условиями договора Исполнитель на своих производственных мощностях отрабатывает технологию производства лекарственного препарата "АРТРАДЕКС" в целях последующего его производства. Проведены работы по созданию технологии производства лекарственного препарата в целях получения стабильного лекарства и последующего его масштабирования для промышленного производства.

Для возможности организации производства на производственной площадке общества "Брынцалов-А" общество "ТРИВИУМ-XXI" в соответствии с условиями дополнительного соглашения от 17.07.2019 N 1 приобрело и передало дорогостоящее оборудование "Таблеточный пресс "Korsch Type ЕК II Excenter Press, 8262/68/77".

Для целей проведения работ общество "ТРИВИУМ-XXI" приобрело и передало для работы обществу "Брынцалов-А" реактивы и стандартные образцы для отработки технологии производства и проведения контроля качества.

Общество "Брынцалов-А" выполнило работы и представило отчет по разработке технологии лекарственного препарата "АРТРАДЕКС", таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг+500 мг"; произвело для целей регистрации препарата 5,8 кг. таблеток-ядер.

К настоящему времени разработан проект нормативной документации лекарственного препарата "АРТРАДЕКС".

Кроме того, обществом "ТРИВИУМ-XXI" ведутся работы по разработке дизайн-макета лекарственного препарата. В рамках договора от 13.06.2019 N 37-19, заключенного с обществом "РА КРИК" (т. 3 л.д. 36-39), приложением от 23.06.2020 N 2 (т. 3 л.д. 41) дано поручение на разработку дизайн-макета упаковки ТМ "АРТРАДЕКС" в двух форматах.

В документации, сопровождающей разработку лекарственного препарата, договорах и иных документах имеется обозначение лекарственного препарата товарным знаком "АРТРАДЕКС", что подтверждает его использование в установленном законом порядке.

Таким образом, общество "ТРИВИУМ-XXI", являясь правообладателем товарного знака "АРТРАДЕКС", фактически (не мнимо) использует его для обозначения лекарственного препарата, то есть в отношении которого он зарегистрирован.

Использование для широкого круга потребителей возможно только после государственной регистрации лекарственного препарата, которая в соответствии нормами действующего законодательства занимает длительное время, так как государственная регистрация лекарственного препарата возможна только после проведения его исследования на безопасность применения для человека и исследования его эффективности для лечения определенных заболеваний, для которых он показан.

В консолидированных пояснениях от 09.04.2021 ответчик обращает внимание на то, что подготовил пакет документов для рассмотрения Министерством здравоохранения Российской Федерации о начале процедуры регистрации лекарственного препарата для медицинского применения "АРТРАДЕКС".

При этом, как указывает ответчик, обращение лекарственного средства начинается с его разработки, процедура строго регламентирована законом. Размещение спорного товарного знака на документации, сопровождающей разработку лекарственного препарата, договорах и иных документах подтверждает его введение в гражданский оборот. Ответчик не может в полной мере использовать спорный товарный знак путем размещения его на товарах, рекламируя данный препарат, поскольку действующим законодательством не допускается до момента регистрации лекарственного препарата его изготовление, продажа, реклама.

Общество "ТРИВИУМ-XXI" в консолидированных пояснениях полагает, что истец не доказал заинтересованность в использовании товарного знака. Заявленный на регистрацию обществом "Ведель" перечень рубрик крайне обширен (составляет все возможные наименования товаров), что может быть расценено как акт недобросовестного поведения в отношении иных производителей товаров.

По мнению ответчика, представленные истцом доказательства, а именно: скриншоты страниц из сети Интернет с описанием товара не подтверждают того, что истец имеет к ним какое-либо отношение. Товарные накладные также не подтверждают заинтересованность истца, так как не соответствуют установленной форме.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте "Травы Алтая", производителем крема и стрип монодозы "ARTRODEX" является общество с ограниченной ответственностью "Сашера-Мед".

Сам товар (крем "ARTRODEX") относится к косметическим препаратам, тогда как спорный товарный знак зарегистрирован для фармацевтических препаратов, в связи с чем сравниваемые товары не являются однородными.

По мнению ответчика, представленные в материалы дела скриншоты с предложением товара "ARTRODEX" (крем, стрип монодоза) с описанием товара и его назначения свидетельствуют о нарушении истцом законодательства о рекламе и введении потребителя в заблуждение в отношении производителя и его потребительских свойств.

В связи с изложенным общество "ТРИВИУМ-XXI" просит оставить исковые требования без удовлетворения.

Роспатент направил отзыв на исковое заявление, поступивший в Суд по интеллектуальным правам 20.12.2020, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции административного органа, просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании 29.04.2021 представитель общества "Ведель" поддержал изложенные в исковом заявлении требования.

Представители общества "ТРИВИУМ-XXI" возражали против удовлетворения исковых требований.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено на основании статьи 123, части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

Как следует из материалов дела, общество "ТРИВИУМ-XXI" на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенного с обществом "Инкамфарм" (государственная регистрация от 23.01.2020), является правообладателем исключительных прав на товарный знак "АРТРАДЕКС" по свидетельству Российской Федерации N 476871 (дата приоритета - 21.12.2011), зарегистрированного в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, неиспользование правообладателем данного товарного знака для индивидуализации товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, общество "Ведель" 09.09.2020 обратилось к ответчику с соответствующим предложением об отказе от права на товарный знак либо о заключении договора об отчуждении права на товарный знак, направленным по юридическому адресу ответчика и по адресу для переписки.

Ответчик 15.10.2020 в ответе на предложение указал, что является правообладателем спорного товарного знака с января 2020 года, что исключает возможность обращения с требованием о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования; кроме того, ответчиком активно ведутся научно-исследовательские работы с целью государственной регистрации и внедрения в производство соответствующего лекарственного средства.

По истечении установленного законом срока общество "Ведель" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзывах на исковое заявление, дополнительных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом "Ведель" соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением правообладателю обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак от 07.09.2020 (т. 1, л.д. 39), квитанциями и описями вложения от 09.09.2020 (т. 1, л.д. 40-42), направленным по соответствующим адресам.

Соблюдение истцом досудебного порядка ответчиком не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Для целей признания лица заинтересованным по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ достаточно того, чтобы лицо имело реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию. При этом, в отличие от правообладателя, лицу, заявляющему о своей заинтересованности, не требуется доказывать фактическое осуществление им соответствующей деятельности.

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2019 по делу N СИП-726/2018, от 04.03.2019 по делу N СИП-627/2018.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество "Ведель" указывает на то, что им в Роспатент была подана заявка N 2018756462 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака.

Между тем в государственной регистрации обозначения истца отказано в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком ответчика в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ.

Проанализировав рубрики, заявленные истцом на регистрацию по заявке N 2018756462 (например, "анальгетики, анестетики, антибиотики"), судебная коллегия приходит к выводу об однородности их 5-му классу МКТУ "фармацевтические препараты" спорного товарного знака.

Доводы ответчика об отсутствии в настоящее время у истца действующих лицензий в рассматриваемой сфере деятельности не свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку для заинтересованности достаточно совершения соответствующих подготовительных действий, разрешительная документация может быть получена позднее.

Заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подтверждается представленными в материалы дела товарной накладной от 27.01.2017 N 292 (т. 3 л.д. 75), счетом на оплату от 03.11.2016 N 4122 (т. 3 л.д. 76), счетом от 25.02.2017 N 0000056 (т. 3 л.д. 77), товарными чеками (т. 3 л.д. 78-79), что свидетельствует об осуществлении истцом деятельности по реализации соответствующей продукции (в частности, "Artrodex" крем, "Artrodex" стрип монодоза), подтверждает наличие законного интереса в прекращении правовой охраны спорного товарного знака и регистрации соответствующего обозначения по заявке N 2018756462.

Доводы ответчика об отсутствии заинтересованности истца ввиду отсутствия в Едином государственном реестре юридических лиц видов деятельности, связанных непосредственно с производством и продажей фармацевтических препаратов, также отклоняются судебной коллегией, поскольку, принимая во внимание общую правоспособность юридического лица, соответствующие изменения могут быть внесены, в том числе касающиеся видов его деятельности.

Относительно доводов ответчика о недобросовестном поведении истца в отношении иных производителей в связи с указанием в рубриках заявленного на регистрацию обозначения широкого перечня товаров судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что действия заявителя по подаче заявки на регистрацию обозначения с обширным, как полагает ответчик, перечнем рубрик, не свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца. Сама по себе подача заявки на регистрацию обозначения с большим количеством разных рубрик не может быть признана злоупотреблением правом.

Доводы ответчика о том, что представленные в материалы дела скриншоты из сети Интернет с описанием товара, маркируемого "ARTRODEX", не подтверждают отношение к данному товару истца, и о том, что производителем крема и стрип монодозы является общество "Сашера-Мед", не свидетельствуют об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, установленной судом на основании исследования вышеуказанных доказательств.

Оценивая степень сходства товарного знака "АРТРАДЕКС" по свидетельству Российской Федерации N 476871 с обозначением "" по заявке N 2018756462, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил N 482 в редакции, действовавшей на момент подачи заявки N 2018756462, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 162 Постановления N 10, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Таким образом, без установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018.

Кроме того, суд принимает во внимание то, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 476871 состоит из словесного элемента "АРТРАДЕКС", все буквы которого являются печатными и выполнены стандартным шрифтом черного цвета.

Обозначение "" по заявке N 2018756462 состоит из словесного элемента "", все буквы которого являются печатными и выполнены латинским шрифтом серебряного цвета. Над указанным словесным элементом располагается словесный элемент "", выполненный оригинальным шрифтом красного цвета. Под словесным элементом "" располагается изобразительный элемент "".

Судебная коллегия полагает, что основными индивидуализирующими элементами спорного товарного знака и обозначения по заявке истца являются словесные элементы "АРТРАДЕКС" и "", именно на них акцентируется в первую очередь внимание потребителей, они выполняют основную индивидуализирующую функцию.

Сопоставив спорный товарный знак "АРТРАДЕКС" по свидетельству Российской Федерации N 476871 и обозначение "" по заявке N 2018756462 в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами N 482, суд приходит к выводу о том, что, несмотря на наличие изобразительного элемента в обозначении истца, стилизованного выполнения буквами латинского алфавита элемента "" над элементом "" и некоторые графические отличия, данные обозначения обладают определенной степенью сходства.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Руководствуясь вышеизложенными правилами и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, судебная коллегия пришла к выводу о том, что товары, как "Artrodex" стрип-монодоза, "Artrodex" крем, реализуемые истцом, и указанные в перечне регистрации товарного знака "АРТРАДЕКС" по свидетельству Российской Федерации N 476871 товары 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты" являются однородными, принимая во внимание сферу воздействия (артрические заболевания), близкий круг потребителей, что обусловливает возможность возникновения у потребителей представления об изготовителе этих товаров одним и тем же лицом.

Довод ответчика о том, что лекарственные препараты реализуются исключительно в аптеках, не исключает возможности возникновения у рядового потребителя представления об изготовителе этих товаров одним и тем же лицом, принимая во внимание их общий спектр действия.

Кроме того, судебной коллегией указано ранее, что в поданной на регистрацию заявке N 2018756462 также имеются рубрики, однородные товарам 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты" ("анальгетики; анестетики; антибиотики").

Судебная коллегия также обращает внимание на то обстоятельство, что административным органом в регистрации обозначения по заявке N 2018756462 отказано ввиду сходства до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика в отношении однородных рубрик 5-го класса МКТУ.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака.

Доводы ответчика об отсутствии у истца заинтересованности судебной коллегией отклоняются, поскольку, как уже было указано, для целей признания лица заинтересованным по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ достаточно того, чтобы лицо имело реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию. При этом, в отличие от правообладателя, лицу, заявляющему о своей заинтересованности, не требуется доказывать фактическое осуществление им соответствующей деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Как отмечено в пункте 167 Постановления N 10, в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Оценив представленные ответчиком в подтверждение использования спорного товарного знака доказательства, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения (09.09.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 09.09.2017 по 08.09.2020 включительно.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчиком представлены, в частности, следующие доказательства: договор на проведение научно-исследовательских работ от 17.07.2019 N 9, техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы по лекарственному препарату, календарный план выполнения работ по лекарственному препарату, протокол соглашения о договорной цене на выполнение научно-исследовательской работы по лекарственному препарату, акт сдачи-приемки этапа НИР, дополнительное соглашение N 1 к договору N 9, платежное поручение от 16.08.2019 N 886, платежное поручение от 02.04.2020 N 418, акт приема-передачи оборудования от 18.07.2019, декларация на товары, платежное поручение от 24.05.2019 N 27, разработка технологии препарата "АРТРАДЕКС", нормативная документация, акт приемки-передачи материалов от 10.02.2020, товарная накладная от 07.02.2020 N 37, платежное поручение от 09.12.2019 N 1326, счет на оплату от 30.07.2019 N 211/2, товарная накладная от 02.09.2019 N 245/2, платежное поручение от 30.07.2019 N 823, договор от 13.06.2019 N 37-19, приложение к договору от 13.06.2019 N 37-19.

Проанализировав представленные в материалы дела документы, судебная коллегия приходит к выводу о недоказанности ответчиком использования спорного товарного знака в спорный период.

Так, предметом договора от 17.07.2019, заключенного между обществом "ТРИВИУМ-XXI" и обществом "Брынцалов-А", было выполнение научно-исследовательской работы на тему: "Проведение научно-исследовательской работы по лекарственному препарату "Глюкозамин + Хондроитина сульфат", таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг + 500 мг".

Судебная коллегия отмечает, что проведение научно-исследовательской работы, приобретение оборудования, реактивов, разработка проекта документации являются лишь подготовительными действиями и не подтверждают использование зарегистрированного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты".

Между тем, по смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ, учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товаров, услуг в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака, так и связанные с введением товаров в гражданский оборот, то есть с доведением их до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Обществом "ТРИВИУМ-XXI" не представлено доказательств использования спорного товарного знака установленными законом способами. Ведение работ по разработке дизайн-макета лекарственного препарата в силу вышеуказанных положений действующего законодательства также не подтверждает использование спорного товарного знака ответчиком в указанный трехлетний период.

При этом судебная коллегия обращает внимание на положения части 1 статьи 13 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", согласно которым в Российской Федерации допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - Федеральный закон N 61-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона N 61-ФЗ государственной регистрации подлежат:

1) все лекарственные препараты, впервые подлежащие вводу в обращение в Российской Федерации;

2) лекарственные препараты, зарегистрированные ранее, но произведенные в других лекарственных формах в соответствии с перечнем наименований лекарственных форм, в новой дозировке при доказательстве ее клинической значимости и эффективности;

3) новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных препаратов.

Так, на вопрос суда, заданный в судебном заседании 29.04.2021, ответчик пояснил, что по состоянию на указанную делу материалы в Министерство здравоохранение на регистрацию лекарственного препарата не переданы.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства и то, что препарат не прошел государственную регистрацию, довод ответчика об использовании исключительного права на спорный товарный знак путем размещения его на документации, связанной с вводом товара в гражданский оборот, является декларативным, не подтвержден материалами дела.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав представленные ответчиком доказательства, суд установил, что ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты".

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что правовая охрана товарного знака "АРТРАДЕКС" по свидетельству Российской Федерации N 476871 подлежит досрочному прекращению вследствие его неиспользования.

Доводы ответчика о нарушении истцом законодательства о рекламе и возможном введении потребителя в заблуждение не имеют юридического значения в рамках рассмотрения судом конкретного дела, предметом которого является досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования.

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Ведель" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "АРТРАДЕКС" по свидетельству Российской Федерации N 476871 в отношении товара 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "фармацевтические препараты" вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТРИВИУМ-XXI" (ул. Новоостаповская, д. 6, эт. 2, пом. VI, ком. 1, Москва, 115088, ОГРН 1067746538375) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ведель" (ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, д. 16, кв. 76, г. Тюмень, 625022, ОГРН 1097232032402) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев