Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2021 г. N С01-1204/2021 по делу N А40-60909/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы и в этой части направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку им не установлен перечень существенных признаков каждого из промышленных образцов, в отношении которых заявлены исковые требования, в то время как их надлежало выявить по каждому патенту и сопоставить с внешним видом реализуемого ответчиками товара; в остальной части решения оставил без изменения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2021 г. N С01-1204/2021 по делу N А40-60909/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 03 августа 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 августа 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Святова Алексея Владимировича (Москва, ОГРНИП 316774600248395) и общества с ограниченной ответственностью "Нью Мобилион" (ул. Василия Петушкова, д. 3, этаж 3, пом. 1, ком. N 2/1Б, Москва, 125476, ОГРН 1167746484069) на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2021 по делу N А40-60909/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2021 по тому же делу

по иску иностранного лица Harman International Industries Incorporated (400 Atlantic Street, Suite 1500, Stamford, Connecticut 06901, USA) к индивидуальному предпринимателю Святову Алексею Владимировичу и обществу с ограниченной ответственностью "Нью Мобилион" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и промышленные образцы.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Святова Алексея Владимировича - Соловьев А.Н. (по доверенности от 10.06.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Нью Мобилион" - Соловьев А.Н. (по доверенности от 10.06.2021);

от иностранного лица Harman International Industries Incorporated - Никитин А.В. (по доверенности от 08.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Harman International Industries Incorporated (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Святову Алексею Владимировичу (далее - предприниматель) и обществу с ограниченной ответственностью "Нью Мобилион" (далее - общество "Нью Мобилион") о солидарном взыскании:

компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266284 "JBL" в двухкратном размере стоимости контрафактного товара, предложенного к продаже по счету от 28.11.2019 N 170, а именно в размере 546 664 рублей;

компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 97967, N 98697, N 110529, N 111581, N 112492, N 113661, N 115677 в размере по 36 190 рублей за каждый промышленный образец;

расходов по фиксации нарушения и оформлению нотариального протокола осмотра в размере 24 700 рублей, почтовых расходов на направление ответчикам претензий и копий иска в размере 255 рублей 68 копеек.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2021, исковые требования удовлетворены частично: с предпринимателя и общества "Нью Мобилион" в пользу компании солидарно взыскана компенсация в размере 634 664 рубля, судебные издержки в размере 19 714 рублей 45 копеек, а так же расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 010 рублей.

Не согласившись с принятым по делу судебными актами, предприниматель и общество "Нью Мобилион" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просят обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт, которым снизить размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак до 10 000 рублей, в остальной части исковых требований отказать.

Ответчики полагают, что судами первой и апелляционной инстанций неправильно применены нормы материального права, в частности положения пункта 3 статьи 1358, пунктов 2 и 3 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), касающиеся обязательного установления объема правовой охраны по каждому из заявленных компанией к защите промышленных образцов, а также доказательного подтверждения использования промышленного образца в контрафактном изделии. Ответчики указывают, что без анализа на предмет наличия в спорном изделии формулы (совокупности признаков) промышленного образца невозможно определить объем его правовой охраны, а также установить факт нарушения прав патентообладателя.

По мнению ответчиков, выводы судов основаны только на исследовании протокола осмотра сайта в сети Интернет по адресу "www.newmobilion.ru", произведенного нотариусом г. Москвы Миллером Н.Н. 04.12.2019, который по своему содержанию не позволяет сделать достоверных выводов о нарушении исключительных прав в отсутствие сравнения с оригинальными товарами истца.

Заявители кассационной жалобы отмечают, что истец не предоставил какого-либо изделия, произведенного (реализуемого) ответчиками с использованием промышленных образцов истца, а в материалах дела отсутствует какое-либо письменное сравнение (пояснение) относительно сопоставления описаний признаков (пунктов) формул промышленных образцов с видом конкретных изделий и их изображениями в сети "Интернет".

Кроме этого ответчики выражают несогласие с определенным судом первой инстанции размером компенсации, полагают, что истец не обосновал размер компенсации, не представил достоверные сведения о вероятных убытках правообладателя при различных способах их правомерного использования, сведения о ценах на оригинальные товары или взаимозаменяемые по потребительским свойствам товары, не подтвердил популярность и широкую известность товарного знака "JBL", а также не представил доказательств того, что после осуществления ответчиками действий по удалению всех изображений и сведений, размещенных на сайте и на указанных истцом интернет-страницах, его имущественное положение, которое существовало до нарушения, не восстановилось. Ответчики считают, что требования истца о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, является злоупотреблением права и способствует извлечению истцом необоснованной выгоды.

Заявители также указывают, что суды первой и апелляционной инстанции неправомерно не применили правовую позицию о возможности снижения размера компенсации, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П), поскольку судами не было учтено, что правонарушение было совершено ответчиком впервые; отсутствовал грубый характер нарушения; использование интеллектуальной собственности истца не являлось и не является существенной частью хозяйственной деятельности ответчиков; не учтено тяжелое материальное положение ответчиков; однократность (единство) допущенного правонарушения прав на товарный знак и отсутствие доказанных фактов нарушения прав истца на промышленные образцы.

Истец представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просил оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании представитель заявителей кассационной жалобы поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты и принять по делу новый судебный акт.

Представитель истца против удовлетворения кассационной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 266284, зарегистрированного 30.03.2004 с приоритетом по дате подачи заявки 21.03.2003. Правовая охрана товарному знаку предоставлена для индивидуализации товаров 9-го класса МКТУ "аудио, видео, кинематографические, сигнальные, геодезические приборы и инструменты, измерительные приборы и инструменты, научные и оптические приборы и инструменты; электрические и электронные приборы и инструменты; аппараты для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации; диски звукозаписи/для записи; оборудование для обработки информации; оборудование, приборы для обучения и учебное оборудование и приборы; компьютеры; компьютерные аппаратные средства; компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение, а именно компьютерные программы для блоков, подсоединенных к музыкальным инструментам и предназначенных для обработки электронных музыкальных сигналов; устройства периферийные компьютеров; аппаратные средства и программное обеспечение для цифровых коммуникаций/цифровой связи; аппаратура и приборы для записи, производства, передачи, монтажа или обработки аудио и/или видеосигналов; аппаратура /приборы для обработки аудио/ звука; аудио и видеооборудование высокой точности звуковоспроизведения/стандарта HiFi; компьютерные аудиосистемы и компьютерные приборы/устройства; акустические системы; громкоговорители; кроссоверные цепи, разделительные фильтры; преобразователи/датчики, радиоприборы, навигационные системы; оборудование, приборы и устройства видеографической связи; аудиоприборы и оборудование для использования в автомобилях; оборудование для обработки сигналов, цифровое оборудование для обработки сигналов, процессоры [центральные блоки обработки информации] для цифровой обработки голоса/голосовых сигналов; звуковые/аудиопроцессоры, усилители звука, усилители; предусилители звука, предусилители; генераторы с посторонним возбуждением/усилители мощности; приемники, ресиверы, радиоприемные устройства, приемники [аудио-видео]; блоки настройки /тюнеры/ устройства настройки; процессоры для домашних кинотеатров; плееры цифровых универсальных дисков/цифровых видеодисков, плееры для компакт-дисков, устройства транспортировки /транспортные механизмы для компакт-дисков [ПЗУ] и цифровых универсальных дисков/ цифровых видеодисков, плееры оптических дисков и устройства транспортировки/транспортные механизмы для оптических дисков, устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; приборы и аппаратура для дистанционного управления, низкочастотные акустические системы /низкочастотные громкоговорители/ сабвуферы, микрофоны, наушники, интегрированные аудиосистемы, телевизоры, видеомониторы, домашние кинотеатры; системы управления звуком; звукорежиссерские пульты, пульты микширования звуковых сигналов; компрессоры/уплотнители и процессоры [центральные блоки обработки информации] звуковых сигналов; эквалайзеры, компенсаторы; телефоны; блоки/источники питания, энергии; кабели; аксессуары, части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров".

Компания является также правообладателем патентов на промышленные образцы:

1) "Громкоговоритель" по патенту Российской Федерации N 97967 (дата приоритета - 06.02.2015). Правовая охрана предоставлена в объеме следующих изображений изделия: "; ; ; ; ; ";

2) "Громкоговоритель" по патенту Российской Федерации N 98697 (дата приоритета - 02.01.2015). Правовая охрана предоставлена в объеме следующих изображений изделия: "; ; ; ; ; ; ; ";

3) "Громкоговоритель" по патенту Российской Федерации N 110529 (дата приоритета - 07.12.2017). Правовая охрана предоставлена в объеме следующих изображений изделия: "; ; ; ; ; ; ";

4) "Громкоговоритель" по патенту Российской Федерации N 111581 (дата приоритета - 31.01.2018). Правовая охрана предоставлена в объеме следующих изображений изделия: "; ; ; ; ; ; ";

5) "Телефон головной" по патенту Российской Федерации N 112492 (дата приоритета - 28.12.2017). Правовая охрана предоставлена в объеме следующих изображений изделия: "; ; ; ; ; ; ";

6) "Громкоговоритель" по патенту Российской Федерации N 113661. Правовая охрана предоставлена в объеме следующих изображений изделия: вариант 1 "; ; ; ; ; ; ";

вариант 2 "; ; ; ; ; ; ";

7) "Телефон головной" по патенту Российской Федерации N 115677 (дата приоритета - 27.08.2018). Правовая охрана предоставлена в объеме следующих изображений изделия "; ; ; ; ; ; ".

Как указала компания в обоснование иска, ей как правообладателю стало известно, что на сайте https://newmobilion.ru/ размещено предложение к продаже контрафактной продукции, содержащей в себе объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат истцу.

Согласно сведениям, предоставленным регистратором доменных имен "Региональный Сетевой Информационный Центр", предприниматель является администратором доменного имени https://newmobilion.ru/.

Представитель истца обратился к владельцу сайта https://newmobilion.ru/. В ходе переписки была подтверждена возможность поставки товара, выставлен счёт от 28.11.2019 N 170, а также направлены прайс-листы и договор купли-продажи от 28.11.2019 N 099.

Получателем денежных средств по счёту от 28.11.2019 N 170 является предприниматель, который также является единственным учредителем и генеральным директором общества "Нью Мобилион".

В предоставленных прайс-листах, в качестве продавца указано общество "Нью Мобилион". Кроме того, на сайте https://newmobilion.ru/ указан логотип и копирайт общества "Нью Мобилион".

В подтверждение нарушения ответчиками исключительных прав истца, компания произвела фиксацию сайта, а также представила выкопировку из протокола осмотра и скриншоты сайта https://newmobilion.ru/, подтверждающие факт размещения на нем предложения к продаже контрафактного товара.

С целью досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчиков были направлены претензии с требованием о прекращении нарушения исключительных прав истца и выплате компенсации. Неурегулирование спора во внесудебном порядке послужило основанием для обращения компании в арбитражный суд с настоящим иском.

На основании вышеизложенного, суды пришли к выводу о том, что материалами дела подтверждается совместная деятельность предпринимателя и общества "Нью Мобилион" по предложению к продаже и реализации спорного товара. Установление факта совместных действий ответчиков при нарушении исключительных прав истца послужило основанием для взыскания с них суммы компенсации в солидарном порядке.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные исковые требования, исходил из того, что материалами дела подтверждается факт незаконного использования ответчиками товарного знака и промышленных образцов истца.

Определяя размер компенсации за нарушение исключительных прав, суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленный истцом размер компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы подлежит снижению до общего размера 88 000 рублей (из расчета 12 571 рубль 43 копейки за каждый промышленный образец). При этом суд первой инстанции признал обоснованной компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 546 664 рубля. Таким образом, общий размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчиков в солидарном порядке, был определен судом в сумме 634 664 рубля.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело по правилам статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе ответчиков и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец (подпункт 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ).

При этом промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (абзац четвертый пункта 3 статьи 1358 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите прав на объекты интеллектуальной собственности (промышленный образец и товарный знак) входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования изделия, содержащегося все существенный признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что сравниваемые изделия имеют сходное назначение (применительно к промышленному образцу), а также путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (применительно к товарному знаку). В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании исключительных прав на промышленный образец и товарный знак, в противном случае он признается нарушителем исключительных прав на данные объекты интеллектуальной собственности и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, поскольку от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность относится к компетенции суда, разрешающего спор по существу.

Лицами, участвующими в деле, не оспариваются выводы судов относительно принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266284 и на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 97967, N 98697, N 110529, N 111581, N 112492, N 113661, N 115677, а также относительно использования ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. С учетом части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы судов первой и апелляционной инстанций в указанной части судом кассационной инстанции не проверяются. Суд по интеллектуальным правам отмечает, что доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию заявителя кассационной жалобы с выводами судов первой и апелляционной инстанций относительно доказанности нарушения исключительных прав истца на промышленные образцы и несогласие с размером компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак.

Судами первой и апелляционной инстанций было установлено сходство товарного знака, принадлежащего истцу, с используемым ответчиками обозначением. Данный вывод был сделан на основании сопоставления наименования товаров, указанных на сайте https://newmobilion.ru/ с товарами, указанными в счете от 28.11.2019 N 170.

При этом как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопрос о нарушении ответчиком исключительного права являются вопросом факта. Данный факт подлежит установлению судом первой инстанции.

Рассмотрев содержащийся в кассационной жалобе довод о неправомерном неприменении к правоотношениям сторон разъяснений, изложенных в Постановлении N 28-П, Суд по интеллектуальным правам указывает на следующее.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компания при обращении с настоящим иском избрала вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Как установлено ранее, факт нарушения ответчиками исключительных прав на спорный товарный знак подтверждается материалами дела.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. С учетом обстоятельств, на которые ссылался истец при обосновании размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, касающихся того, что ответчикам было известно, что они реализуют контрафактную продукцию, неоднократный характер нарушения, осуществление ответчиками оптовых поставок контрафактного товара, предложения к продаже более 90 наименований товаров, в которых использован товарный знак истца, использование популярного и широко известного товарного знака в коммерческих целях, формирование у потребителя мнения о продукции правообладателя как о низкокачественном товаре, наличие упущенной выгоды правообладателя, суды правомерно не установили правовых оснований для уменьшения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по правовым основаниям, содержащимся в Постановлении N 28-П.

Суд по интеллектуальным правам также учитывает, что определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

Таким образом, поскольку определение размера компенсации отнесено к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов судов в части определения размера компенсации, так как суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных судами на основании собранных по делу доказательств.

Суд по интеллектуальным правам также отклоняет довод заявителей кассационной жалобы о том, что требования истца о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, являются злоупотреблением права и способствует извлечению истцом необоснованной выгоды.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Доводов, очевидно свидетельствующих о злоупотреблении правом со стороны истца, ответчиком не приведено.

Само по себе обращение за защитой исключительного права не является злоупотреблением права, тогда как вывод ответчика о недобросовестности истца не является обстоятельством, освобождающим от гражданско-правовой ответственности, в случае доказанности факта нарушения исключительного права на товарный знак.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак подлежит оставлению без изменения, а кассационная жалоба в соответствующей части без удовлетворения.

При этом суд кассационной инстанции соглашается с доводами заявителей кассационной жалобы о том, что судами первой и апелляционной инстанций не были установлены все имеющие значение для дела обстоятельства, необходимые для взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на принадлежащие истцу промышленные образцы, а также существенные признаки каждого из промышленных образцов, в отношении которых заявлялось требование о защите исключительных прав.

В пункте 123 Постановления N 10 разъяснено, что использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, к которым относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (пункт 1 статьи 1352 ГК РФ).

Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия. Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

Вопрос об использовании промышленного образца в конкретном товаре является вопросом факта, в связи с чем может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020 по делу N А28-9060/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.04.2020 N 301-ЭС20-2936 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2020 по делу N А28-12655/2019.

Согласно пункту 72 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 695, признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление.

Как следует из текста решения суда первой инстанции, удовлетворяя исковые требования о защите исключительных прав на спорные промышленные образцы, суд исходил из того, что "сравнение графических изображений промышленных образцов и изображений товаров, указывает на внешнее сходство реализуемых ответчиком изделий с промышленными образцами, принадлежащими истцу. Это свидетельствует о наличии в спорных товарах тождественных внешних признаков, присущих промышленным образцам истца, что в свою очередь создаст ассоциативный ряд между промышленными образцами и спорным товаров".

Суд первой инстанции указал, что потребитель, при обращении внимания на изделия, которыми торгуют ответчики, однозначно может воспринимать их именно как продукт из линейки товаров истца, что подтверждает тождество реализуемых ответчиками изделий с промышленными образцами, принадлежащими истцу. Кроме этого, по мнению суда первой инстанции, сходство реализуемых ответчиками изделий и промышленных образцов усиливается за счет использования ответчиками товарного знака.

В нарушение статьи 1358 ГК РФ, а также разъяснений, содержащихся в пункте 123 Постановления N 10, судом первой инстанции не установлен перечень существенных признаков каждого из промышленных образцов, в отношении которого заявлены исковые требований, в то время как их надлежало выявить по каждому патенту и сопоставить с внешним видом реализуемого ответчиками товара.

Оценка соответствующих обстоятельств в тексте обжалуемых судебных актов отсутствует.

В связи с изложенным обжалуемые судебные акты в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы не могут быть признаны соответствующими требованиям законности и обоснованности, поскольку суды не установили все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, не произвели полную и надлежащую оценку представленных в материалы дела доказательств, не привели мотивы, по которым суды пришли к выводам, содержащимся в решении и постановлении, отклонили доказательства и доводы лиц, участвующих в деле.

Отсутствие должной мотивировки выводов судов в соответствующей части требований, а также неполнота исследования доказательств и допущенные нарушения при их оценке являются существенными нарушениями норм процессуального права, которые могли привести к принятию неправильных судебных актов.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Учитывая, что допущенные судами первой и апелляционной инстанции нарушения норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы по свидетельствам Российской Федерации N 97967, N 98697, N 110529, N 111581, N 112492, N 113661, N 115677 привели к принятию неверного судебного акта, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в соответствующей части не могут быть признаны законным и подлежат отмене в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем суд кассационной инстанции признает несостоятельным доводы ответчиков о том, что истец не представил суду экземпляр изделия, реализованного ответчиками, что, по мнению заявителей кассационной жалобы, свидетельствует о недоказанности нарушения исключительных прав на промышленные образцы.

В соответствии со статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно пункту 55 Постановления N 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания.

Допустимыми доказательствами являются в том числе распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот). Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети "Интернет" по состоянию на определенный момент.

Таким образом, скриншоты и нотариальный протокол осмотра подлежат правовой оценке наряду с остальными доказательствами.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что представленные истцом скриншоты и нотариальный протокол осмотра сайта являются допустимыми доказательствами для установления факта нарушения прав истца.

Как усматривается из материалов дела ответчики при рассмотрении дела в суде первой инстанции о фальсификации данных доказательств в предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации порядке не заявляли.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в части требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы по свидетельствам Российской Федерации N 97967, N 98697, N 110529, N 111581, N 112492, N 113661, N 115677 в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что выводы, изложенные в настоящем постановлении, не предрешают результат рассмотрения спора по существу, а направлены на обеспечение его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права.

Судебный акт в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба в соответствующей части - без удовлетворения.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов в соответствующей части разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2021 по делу N А40-60909/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2021 по тому же делу отменить в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы по свидетельствам Российской Федерации N 97967, N 98697, N 110529, N 111581, N 112492, N 113661, N 115677 в размере 88 000 рублей.

В указанной части направить дело N А40-60909/2020 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2021 по делу N А40-60909/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Святова Алексея Владимировича и общества с ограниченной ответственностью "Нью Мобилион" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Е.С. Четвертакова

Судья

И.В. Лапшина