Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2021 г. N С01-1719/2021 по делу N А53-297/2021 Оставив без изменения вынесенные ранее судебные акты об отказе в удовлетворении требования о прекращении использования товарного знака и взыскании компенсации, суд исходил из отсутствия в действиях ответчика нарушения исключительных прав истца на принадлежащий ему товарный знак в связи с отсутствием сходства между используемым ответчиком обозначением и спорным товарным знаком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2021 г. N С01-1719/2021 по делу N А53-297/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 октября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Борисова Ю.В., Пашкова Е.Ю.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича (ОГРНИП 316774600419052) на решение Арбитражного суда Ростовской области от 07.06.2021 по делу N А53-297/2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2021 по тому же делу,

по иску индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича к обществу с ограниченной ответственностью "ИРМЕК ЮГ" (346720, Ростовская обл., Аксайский р-н, город Аксай, ул. Мира, дом 1-а, пом. Н3, ОГРН 1132310008786) об истребовании прекращения использования товарного знака, в том числе, на интернет-сайте и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича - Кучеров А.В. (по доверенности от 28.06.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "ИРМЕК ЮГ" - Павлов В.В. (по доверенности от 03.02.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Романов Алексей Викторович обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ИРМЕК ЮГ" (далее - ответчик, общество "ИРМЕК ЮГ") о прекращении использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 637654, в том числе, на интернет-сайте; о взыскании 1 000 000 рублей компенсации.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 07.06.2021, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Истец указывает на необоснованные выводу судов о том, что словесный элемент "PESTO" имеет низкую различительную способность, поскольку данное слово не является вымышленным, означает распространенный соус итальянской кухни.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что оба обозначения имеют полное сходство словесного элемента, который очевидно является преобладающим. В подтверждение своих доводов истец ссылается на судебную практику, которая, по его мнению, схожа с настоящим делом.

Ответчик в отзыве указал на несостоятельность доводов жалобы, а также законность и обоснованность принятых по делу судебных актов.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу общества в пределах доводов, изложенных в ней, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, индивидуальный предприниматель Романов Алексей Викторович является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 637654, зарегистрированного для ряда услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе: закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Романов А.В. выявил, что на сайте https://www.pesto.cafe/ опубликованы графические материалы, на которых, по его мнению используется его товарный знак.

Истец, посчитав, что ответчик незаконно использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству Российской Федерации N 637654, направил ответчику претензию.

Не получив удовлетворения Романов А.В. обратился в суд с иском.

При разрешении спора судебные инстанции руководствовались положениями статей 1229, 1233, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также разъяснениями, изложенными в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Суды указали, что для потребителя в данном случае приобретают важное значение визуальные (графические и изобразительные) особенности, благодаря которым потребитель может узнавать и отличать друг от друга многочисленные обозначения, содержащие один и тот же словесный элемент "PESTO", широко распространенный, в том числе среди потребителей продуктов и блюд итальянской кухни, и который, взятый сам по себе, по этой причине имеет низкую различительную способность применительно к услугам общественного питания 43-го класса МКТУ. Дав оценку сходства по визуальным особенностям противопоставленных товарного знака и обозначения, суды пришли к выводу, что сравниваемые товарный знак истца и обозначение ответчика имеют низкую степень сходства, недостаточную для вывода об угрозе (вероятности) их смешения. Поскольку в действиях ответчика по использованию спорного обозначения отсутствует нарушение права на товарный знак истца, в удовлетворении требований о прекращении использования спорного обозначения и взыскании компенсации отказано.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам признает выводы судов первой и апелляционной инстанций о различительной способности и степени сходства обозначений основанными на представленных в материалы дела доказательствах и соответствующими нормам материального и процессуального права.

Оценивая законность обжалуемых судебных актов в указанной части, судебная коллегия обращает внимание на то, что суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств дела, а соблюдение судами первой и апелляционной инстанций методологии установления степени сходства сравниваемых обозначений (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153 по делу N А60-44547/2015).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 N 482, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 42 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил ТЗ, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься обычными потребителями соответствующих товаров в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Таким образом, без установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды установили, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 637654 представляет собой комбинированное словесно-изобразительное обозначение, включающее словесный элемент "PESTO", выполненный в черном цвете одним из стандартных шрифтов с графической особенностью - разрывом в верхней части буквы T, а также изобразительный элемент в виде разноцветных линий (вдоль букв P, E, T - продольных, соответственно оливкового, светло-красного, малинового цвета, поперек буквы S - перечеркивающей, желтого цвета, а также внутри буквы O - в виде овала голубого цвета), а также расположенные выше и ниже словесного элемента две горизонтальные линии черного цвета с примыкающими к ним под углом короткими косыми линиями черного цвета.

Ответчик, в свою очередь, использует на интернет-сайте по веб-адресу www.pesto.cafe комбинированное словесно-изобразительное обозначение "", выполненное в зеленом и коричневом цветах оригинальным шрифтом, стилизованным под письмо толстой кистью, словесные элементы "L'Italia vera", "cafe", выполненные стандартными шрифтами в том же цвете, а также изобразительный элемент в виде зеленой оливковой ветви с оливковым плодом, расположенной под словесным элементом "PESTO" по всей его длине, при этом словесная и изобразительная части соединяются оригинальным способом - путем выполнения буквы О в слове "PESTO" в виде оливкового плода.

Судами первой и апелляционной инстанций произведен подробный сравнительный анализ обозначения, используемого ответчиком, и товарного знака истца, в результате которого они пришли к выводу, что в данном случае оригинальное сочетание и расположение разноцветных линий (как в теплых, так и в холодных цветах), сопровождающих или перечеркивающих буквы товарного знака истца, обращает на себя внимание потребителя и в первую очередь способствует узнаваемости товарного знака, как выполненного в радужных (разноцветных) тонах, вследствие чего данный изобразительный элемент в виде сочетания разноцветных линий является сильным, доминирующим элементом товарного знака, а словесный элемент "PESTO" в данном товарном знаке не превосходит по силе изобразительный элемент и является слабым.

В то же время идентичного или подобного элемента, обеспечивающего характерную радужную (разноцветную) цветовую гамму, в обозначении ответчика нет, а узнаваемость обозначения ответчика определяется прежде всего оригинальным соединением словесной и изобразительной части в виде буквы О, имеющей вид оливкового плода на ветви.

При таких обстоятельствах, суды пришли к выводу, что сравниваемые товарный знак истца и обозначение ответчика имеют низкую степень сходства, недостаточную для вывода об угрозе (вероятности) их смешения.

Указанное, позволило судам прийти к выводу о том, что обозначения истца и ответчика в принципе не ассоциируются между собой в целом, у потребителей продукции при восприятии сравниваемых товарных знаков формируются разные ассоциативные ряды, которые не позволяют потребителю смешать в обороте продукцию с указанными товарными знаками.

Сопоставив спорное обозначение и товарный знак истца на предмет однородности товаров и услуг, в отношении которых они зарегистрированы, суды признали их однородными, что лицами, участвующими в деле не оспаривалось.

Между тем с учетом установленной низкой степени сходства сравниваемых обозначений суды пришли к обоснованному выводу о отсутствии вероятности их смешения в гражданском обороте.

Методология сравнения с учетом пункта 162 Постановления N 10 судами соблюдена и суд кассационной инстанции не находит в указанной части нарушений.

Принимая во внимание отсутствие в тексте кассационной жалобы доводов, свидетельствующих о допущенных судами первой и апелляционной инстанций нарушениях предусмотренной законом методологии установления степени сходства сравниваемых обозначений и степени однородности индивидуализируемых ими товаров, судебная коллегия не усматривает оснований для переоценки выводов судов в указанной части, в связи с чем отклоняет приведенный довод Романова А.В., как заявленный без учета компетенции суда кассационной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание Романова А.В. на правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, согласно которой вопросы факта устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Таким образом, доводы истца о неправильной оценке, данной судами обстоятельствам (наличие/отсутствие) сходства обозначений с его товарным знаком, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное суд кассационной инстанции не может принять во внимание довод кассационной жалобы о наличии факта сходства спорных обозначений.

Судебная коллегия также учитывает, что ссылки заявителя на судебные акты Суда по интеллектуальным правам не содержат преюдициальных выводов для настоящего дела, поскольку в данных делах спорный товарный знак не был предметом исследования, а также в этих делах были иные конкретные, фактические обстоятельства. Более того, в данных делах исследовались другие обозначения, отличающиеся от рассматриваемого в настоящем деле, и другие доказательства, нежели те, которые представлены в материалы настоящего дела.

Таким образом, учитывая, что судами первой и апелляционной инстанции было установлено отсутствие сходства между используемым ответчиком обозначением с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 637654, а, следовательно, установлено отсутствие факта нарушения исключительных прав на товарный знак истца ответчиком, коллегия судей суда кассационной инстанции считает, что суды правомерно отказали в удовлетворении иска.

Возражения Романова А.В. в данной части по существу сводятся к изложению его субъективного мнения о достаточности представленных в материалы доказательств для подтверждения вины общества "ИРМЕК ЮГ" в нарушении его исключительных прав на товарный знак.

Тогда как занятая им правовая позиция не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным в их подтверждение доказательствам, а также не находит своего отражения в исследуемых нормах права.

Несогласие же заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для их отмены, поскольку его доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального или процессуального права, а также о несоответствии их выводов фактическим обстоятельствам дела.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Таким образом, фактически доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции считает, что вопреки доводам кассационной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 07.06.2021 по делу N А53-297/2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова