Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 сентября 2010 г. N Ф05-9767/10 по делу N А40-126843/2009

27 сентября 2010 г.

Дело N А40-126843/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2010 года.

В полном объеме постановление изготовлено 27 сентября 2010 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Петровой Е.А.,

судей Тихоновой В.К. и Чучуновой Н.С.

при участии в заседании:

от истца - Серго А.Г. не допущен (срок дов. от 17.08.2009 г. истек), после перерыва - Серго А.Г. по дов. от 17.08.2010 г.;

от ответчика - Глушенков А.В. по дов. от 18.11.2009 г., после перерыва Александров В.В. по дов. от 18.11.2009 г.;

от третьего лица - не явился, извещен;

рассмотрев 15-20 сентября 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу Бурешкина Сергея Александровича

на решение от 29 марта 2010 года

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьёй Васильевой Т.В.,

и постановление от 21 июня 2010 года N 09АП-11679/2010-ГК

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Поповым В.В., Валиевым В.Р., Лаврецкой Н.В.,

по иску ООО "Интер Электрик"

о защите исключительных прав и взыскании 100 000 рублей компенсации

к Бурешкину Сергею Александровичу

3-е лицо: ООО "Гарант-Парк-Телеком"

УСТАНОВИЛ:

ООО "Интер Электрик" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к Бурешкину С. А. с иском о взыскании с ответчика 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак "Inter Eleсtrik" по свидетельству РФ N 378685 и фирменное наименование при администрировании доменного имени "interelektrik.ru", о запрете ответчику использовать в доменном имени "interelektrik.ru" обозначение, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца и товарным знаком, об обязании ответчика опубликовать решение суда в журнале "Электротехнический рынок", 60 000 рублей расходов на оплату услуг представителя.

Исковые требования заявлены со ссылкой на положения ст. ст. 12, 1484, 1494, 1512, 1514 ГК РФ и мотивированы тем, что ООО "Интер Электрик" является правообладателем товарного знака со словесным элементом "Inter Electric" по свидетельству N 378685 с приоритетом от 29.02.2008 г., ответчик без соответствующего разрешения использует сходное до степени смешения обозначение при администрировании доменного имени "interelektrik.ru".

Кроме того, истец сослался на то, использование ответчиком доменного имени "interelektrik.ru" является нарушением прав истца на фирменное наименование истца - ООО "Интер Электрик".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 марта 2010 г., оставленным без изменения постановлением оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2010 года N 09АП-11679/2010-ГК, исковые требования удовлетворены частично: суд запретил ответчику использовать обозначение "INTERELEKTRIK" в доменном имени "interelektrik.ru" при осуществлении видов деятельности по кодам ОКВЭД 51.15.3, 51.43, 51.65.5, 51.70, 52.48.3, 52.61.2, для товаров 9 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ; суд обязал ответчика опубликовать решение суда в журнале "Электротехнический рынок"; взыскал с ответчика компенсацию в размере 30 000 рублей, 18 000 рублей расходов на оплату услуг представителя, 7 050 рублей расходов по государственной пошлине. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Решение и постановление мотивированы тем, что ответчик использует доменное имя "interelektrik.ru" для продвижения товаров и услуг, аналогичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, что является нарушением исключительных имущественных прав правообладателя.

Кроме того, суды пришли к выводу о том, что администрирование ответчиком доменного имени "interelektrik.ru" нарушает право истца на фирменное наименование, учитывая, что регистрация истца в качестве юридического лица с фирменным наименованием ООО "Интер Электрик" осуществлена 24 июня 2004 г., в то время как доменное имя зарегистрировано истцом 6 февраля 2008 г.

Отклоняя довод ответчика о том, что домен "interelektrik.ru" был зарегистрирован ранее даты приоритета товарного знака истца, суды обеих инстанций исходили из того, что доменное имя не является объектом исключительных прав и поэтому права на него защите не подлежат.

В кассационной жалобе Бурешкин С. А. просит решение и постановление отменить, поскольку считает, что суды нарушили (неправильно применили) нормы материального права: ст. ст. 1474, 1484, 1494, 1512, 1514 ГК РФ, не применили п. "в" ст. 4 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, не учли, что ответчик, являясь физическим лицом, не может быть субъектом правоотношений, связанных с использованием фирменного наименования, в связи с чем заявитель просит принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

По мнению заявителя, суды не приняли во внимание, что доменное имя зарегистрировано раньше, чем у истца возник приоритет на товарный знак, что исключает наличие в действиях ответчика состава правонарушения.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, ссылаясь на то, что ответчик нарушил право истца на фирменное наименование, при этом истец полагает, что физическое лицо, не являясь субъектом права на фирменное наименование, может быть его нарушителем.

В судебном заседании, назначенном на 15 сентября 2010 г. на 12-30, объявлен перерыв до 20 сентября 2010 г на 14-10.

В судебном заседании 20 сентября 2010 г. представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, представитель истца возражал против удовлетворения жалобы, считая, что доводы кассационной жалобы являются несостоятельными, извещенный надлежащим образом представитель третьего лица в судебное заседание не явился, что в силу ч. 3 ст.284 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на неё, выслушав явившихся представителей, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения арбитражным судом норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, установленным по делу, кассационная инстанция пришла к выводу о том, что обжалуемые решение и постановление подлежат изменению в части удовлетворения требования истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству N 378685 с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении указанной части иска.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суды обеих инстанций исходили из того, что использование ответчиком доменного имени interelektrik.ru является нарушением прав истца на фирменное наименование, а также на товарный знак "interelectrik", зарегистрированный по свидетельству N 378685 в отношении товаров 9 класса и услуг 35 класса МКТУ.

Суд кассационной инстанции не может признать выводы судов о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак достаточно обоснованными и сделанными при правильном применении норм материального права.

В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Применяя указанные нормы ГК РФ, суды посчитали, что факт наличия у истца исключительных прав на зарегистрированный товарный знак в любом случае является основанием для вывода о незаконности использования ответчиком в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, при осуществлении однородной деятельности.

Между тем, как следует из материалов дела и установлено судами, товарный знак истца по свидетельству N 378685 имеет дату приоритета 29 февраля 2008 г., в то время как ответчик осуществляет администрирование домена interelektrik.ru с 6 февраля 2008 г.

Таким образом, использование доменного имени interelektrik.ru ответчиком началось до даты приоритета и регистрации одноименного товарного знака истца.

Признавая ответчика нарушителем прав на товарный знак истца, суды указали на разъяснения, содержащиеся в п. 62 совместного постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 53 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части четвертой ГК РФ", согласно которым лицу, на чье имя зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставленной правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст.1512 ГК РФ, или прекращения его правовой охраны в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ.

Однако при применении указанных разъяснений в части обязательности правовой охраны не оспоренного в установленном порядке товарного знака суды не приняли во внимание, что по настоящему спору на момент осуществления ответчиком регистрации доменного имени у истца еще не возникли исключительные права на соответствующий товарный знак, которые могли быть нарушены ответчиком.

В этой связи вывод судов о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак не может быть признан правильным.

Согласно пункту "В" статьи 4 Парижской конвенции, устанавливающего, что права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки (в том числе, заявки на товарный знак), которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны Союза.

Кроме согласно подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Указанная норма права не допускает регистрации товарного знака, тождественного доменному имени, права на который возникли ранее.

Исключение из данного положения возможно в случае злоупотребления правом (ст.10 ГК РФ) со стороны лица, регистрирующего домен, сходный до степени смешения с обозначением, которое уже широко используется другим лицом в коммерческих целях, т.е. в случае регистрации домена с единственной целью его перепродажи заинтересованному правообладателю.

Вместе с тем, из материалов настоящего дела не усматривается, что истец представлял суду доказательства, могущие свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны ответчика при регистрации домена. Напротив, как установили суды, ответчик фактически использовал зарегистрированный домен для осуществления хозяйственной деятельности, а не для дальнейшей перепродажи истцу, имеющему сходное до степени смешения фирменное наименование.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом судов о том, что в силу отсутствия доменных имен в установленном четвертой частью ГК РФ перечне объектов исключительных прав, владельцы доменных имен (их регистраторы) лишены какой-либо правовой защиты при добросовестном использовании домена.

Вывод о возможности отказа в защите прав на товарный знак в связи с ранее произведенной ответчиком регистрацией доменного имени содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 декабря 2009 г. N 9833/09.

Таким образом, у судов не имелось оснований рассматривать использование доменного имени, зарегистрированного до возникновения приоритета на товарный знак, в качестве нарушения прав на товарный знак, в связи с чем отсутствовали также основания для взыскания с ответчика компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Вместе с тем суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов обеих инстанций в части удовлетворения исковых требований о защите прав истца на фирменное наименование и запрете ответчику использовать в доменном имени обозначение - interelectrik.ru, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца.

В соответствии с п. 4 ст.54 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 01.01.2008) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16 Информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" обращал внимание судов на то, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, а также отмечал, что в силу пункта 11 "Положения о фирме", утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, действовавшего в период до 01.01.2008 в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации, неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования.

Вступившей в действие с 01.01.2008 частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации вышеизложенная правовая позиция изменена не была.

Так, согласно п. 1 ст. 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Суды обеих инстанций установили, что истец зарегистрирован в качестве юридического лица 24 июня 2004 г., с этого момента у истца возникло право на фирменное наименование.

Установив, что истец начал использовать обозначение "Интерэлектрик" в качестве своего фирменного наименования задолго до регистрации за ответчиком доменного имени interelectrik.ru, суды пришли к обоснованному выводу об удовлетворении иска в части запрета ответчику использовать обозначение interelectrik в доменном имени, приняв во внимание, что деятельность, которую осуществляет истец и для осуществления которой ответчиком зарегистрирован домен, является однородной.

В соответствии со ст. 10-bis Парижской конвенции о защите промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

Довод кассационной жалобы о том, что ответчик, не являясь юридическим лицом и субъектом права на фирменное наименование, не может выступать ответчиком по настоящему делу, отклоняется, поскольку отсутствие у физического лица права на фирменное наименование не означает невозможности нарушения такого права физическим лицом.

Руководствуясь ст. ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2010 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2010 года N 09АП-11679/2010-ГК по делу N А40-126843/09-51-1016 изменить в части взыскания с Бурешкина Сергея Александровича в пользу ООО "Интер Электрик" 30 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 378685 решение и постановление отменить, в удовлетворении исковых требований в указанной части отказать.

В остальной части решение и постановление оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Е.А. Петрова

Судьи

В.К. Тихонова Н.С. Чучунова