Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2013 г. N 15АП-15412/12

город Ростов-на-Дону

04 февраля 2013 г.

дело N А53-11717/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 февраля 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Галова В.В.,

судей Авдониной О.Г., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яковлевой А.В.,

при участии:

от истцов: от ООО "Елизавета" - представитель Кузнецов Павел Александрович (доверенность от 17.12.2012), представитель Яблонский Григорий Александрович (доверенность от 17.12.2012),

от Малик Елизаветы Петровны - представитель Кузнецов Павел Александрович (доверенность от 19.12.2012),

от ответчика: представители Степанов Игорь Викторович и Баринов Дмитрий Александрович (доверенность от 19.10.2012),

от третьих лиц: от ООО "2Д Плюс" - представитель Ковалева Юлия Николаевна (доверенность от 12.12.2012),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы закрытого акционерного общества "Молодец", общества с ограниченной ответственностью "2Д Плюс"

на решение Арбитражного суда Ростовской области (судья Корх С.Э.)

от 19 октября 2012 года по делу N А53-11717/2011

по иску общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" (ИНН 6731039646, ОГРН 1036758328221), предпринимателя Малик Елизаветы Петровны (ОГРНИП 305672606100041)

к закрытому акционерному обществу "Молодец" (ИНН 6113014968, ОГРН 1026101063570)

при участии третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Снэйк", общества с ограниченной ответственностью "2Д Плюс", общества с ограниченной ответственностью "Уикенд"

о защите исключительного права на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Елизавета" (далее - общество), индивидуальный предприниматель Малик Елизавета Петровна (далее - предприниматель) обратились в Арбитражный суд Ростовской области с иском к закрытому акционерному обществу "Молодец" (далее - акционерное общество) о:

запрете ответчику предлагать к продаже, распространять путем продажи или иного отчуждения, демонстрировать на выставках и ярмарках или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранить или перевозить с этой целью товары "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом ананаса", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек", на этикетках и упаковках которых использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 355059, N 355060, N 355061, N355062;

изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных этикеток, упаковок товаров - "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом ананаса", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек", на которых размещены обозначения схожие до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 355059, N 355060, N 355061, N 355062, правообладателем которых является индивидуальный предприниматель Малик Е.П.;

взыскании в пользу индивидуального предпринимателя Малик Елизаветы Петровны суммы компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца N 355059, N 355060, N 355061, N 355062 в сумме 178 888 990 рублей;

взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке заключения ГОУ ВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности", проведением экспертизы в размере 35 400 рублей (с учетом уточнений первоначально заявленных требований, произведенных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отказа от исковых требований в части взыскания в пользу общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке заключения ООО "Консультационно-исследовательский центр интеллектуального капитала Лабрейт.ру" в размере 346 000 рублей).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Снейк".

Решением от 19.10.2012 Арбитражный суд Ростовской области постановил запретить закрытому акционерному обществу "Молодец" предлагать к продаже, распространять путем продажи или иного отчуждения, демонстрировать на выставках и ярмарках или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранить или перевозить с этой целью товары "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом ананаса", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек", на этикетках и упаковках которых использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 355059, N 355060, N 355061, N 355062; изъять из оборота и уничтожить за счет закрытого акционерного общества "Молодец" контрафактные этикетки, упаковок товаров - "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом ананаса", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек", на которых размещены обозначения схожие до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 355059, N 355060, N 355061, N 355062, правообладателем которых является индивидуальный предприниматель Малик Е.П.; взыскать с закрытого акционерного общества "Молодец" в пользу индивидуального предпринимателя Малик Елизаветы Петровны 172 752 090 рублей компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца N355059, N355060, N355061, N355062.

В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации в оставшейся части суд первой инстанции отказал, взыскал с закрытого акционерного общества "Молодец" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" 35 400 рублей в возмещение расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке заключения ГОУ ВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности" проведение экспертизы.

В части требований общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" о взыскании с закрытого акционерного общества "Молодец" 346 000 рублей расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке заключения ООО "Консультационно-исследовательский центр интеллектуального капитала Лабрейт.ру" производство по делу прекращено в связи с отказом истцов от иска в указанной части.

Суд первой инстанции с учетом заключения общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз", подготовленного по результатам проведенной судебной экспертизы, пришел к выводу о том, что обстоятельства использования ответчиком обозначений, схожих до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 355059, N 355060, N 355061, N 355062 являются доказанными.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил решение отменить, принять новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование жалобы апеллянт указал, что вывод о сходстве до степени смешения не должен с вероятностью следовать из заключения экспертизы, которую суд в рамках рассматриваемого спора, по сути, признал единственным надлежащим доказательством и на ее основании вынес решение. Из отчета по маркетинговому исследованию "Оценка схожести упаковок хлебцев марок "Молодец" и "Елизавета", проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес-групп", от 67% до 82% респондентов однозначно отличили представленные товары, что не позволяет сделать вывод об угрозе смешения. Судебным решением не установлено иных критериев сходства обозначения, кроме как сходства элементов, являющихся описательными для товара "хлебцы", реалистичного изображения товара.

Акционерное общество также указало, что суд первой инстанции принял решение о взыскании с ответчика компенсации в размере двойной стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, не установив количество товаров, на которых спорные знаки были размещены; ответчику не было известно о регистрации товарных знаков истца, спорные обозначения использовались на законных основаниях, а именно на основании заключенных лицензионных договоров с правообладателем товарных знаков; акционерное общество использовало спорные обозначения с целью индивидуализации товаров до даты приоритета товарного знака истцов; судом не привлечены к участию в деле общество с ограниченной ответственностью "Уикенд" и общество с ограниченной ответственностью "2Д Плюс".

С апелляционной жалобой на решение суда в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратилось также общество с ограниченной ответственностью "2Д Плюс".

В обоснование своей жалобы общество с ограниченной ответственностью "2Д Плюс" указало, что обжалуемый судебный акт позволяет акционерному обществу на основании пункта 5.3 договора от 01.10.2007 предъявить к нему требования о взыскании суммы, присужденной индивидуальному предпринимателю Малик Е.П., и, таким образом, принят относительно прав и обязанностей лица, не участвовавшего в рассмотрении дела в суде первой инстанции. Права по использованию результатов договора по разработке дизайн-макета упаковки для торговой марки "Хлебцы-Молодцы" возникли у акционерного общества до даты приоритета товарного знака истцов. Действия общества с ограниченной ответственностью "2Д Плюс" не были связаны с нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" и индивидуального предпринимателя Малик Е.П. и не могли быть с ними связаны, так как результат работ в виде дизайн-проекта, созданный творческим трудом и являющийся объектом исключительных прав, создан ранее товарного знака.

В отзыве на жалобу акционерного общества истцы указали, что обзор практики (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122), на который ссылается апеллянт в обоснование довода о недоказанности сходства товарных знаков истца и обозначений, использованных на упаковках ответчика, носит для суда лишь рекомендательный характер, а ссылки ответчика на отсутствие необходимости в проведении экспертизы являются спекуляцией, так как именно стороной ответчика первоначально было заявлено ходатайство о назначении экспертизы. Расчет подлежащей взысканию компенсации был произведен исходя из данных о выручке от реализации спорной продукции в рассматриваемый период на основании документов, представленных сторонами по собственной инициативе и во исполнение судебных определений. Утверждение ответчика о том, что справка о доле выручки от реализации спорной продукции - хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая, хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек за 2009-2010 годы, представлена истцом - ложно. Данная справка представлена в материалы дела ответчиком и ее подлинность не оспаривалась. Указание ответчика на факт назначения судом по делу повторной экспертизы вместо дополнительной, а также то обстоятельство, что именно заключение общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз" было взято судом за основу вынесенного решения никак не доказывает факт нарушения процессуальных норм, и тем более не говорит о принятии неправильного решения. Суду при рассмотрении дела были представлены аргументированные доводы истца относительно необходимости проведения еще одной экспертизы. В результате суд в пределах своих процессуальных полномочий и с соблюдением установленного порядка назначил дополнительную экспертизу. Так как индивидуальный предприниматель является правообладателем товарных знаков, то вправе прибегнуть к защите своих прав способом, предусмотренным законом. Спорные обозначения были зарегистрированы за третьим лицом позже товарных знаков истцов, а лицензионные договоры между ответчиком и правообладателем спорных товарных знаков были заключены за пределами рассматриваемого периода - в марте 2012 года. При этом в апреле 2012 года спорные обозначения лишены правовой охраны в связи с признанием регистрации недействительной, что автоматически повлекло прекращение лицензионных договоров. Отсутствие у ответчика сведений о регистрации товарных знаков истца не освобождает от ответственности в связи с тем, что данная информация является открытой и находится в свободном доступе, в частности содержится на сайте ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" и может быть предоставлена при обращении.

Определением арбитражного суда апелляционной инстанции от 29.12.2012 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "2Д Плюс" и общество с ограниченной ответственностью "Уикенд".

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители истцов, ответчика и общества с ограниченной ответственностью "2Д Плюс" поддержали соответствующие позиции.

От общества с ограниченной ответственностью "Уикенд" поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Общество с ограниченной ответственностью "Снейк", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, представителя в судебное заседание суда апелляционной инстанции не направило.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба акционерного общества подлежит удовлетворению, а производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "2Д Плюс" - прекращению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Малик Елизавета Петровна является правообладателем комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания) на основании свидетельств Российской Федерации N 355059, N 355060, N 355061, N 355062 с датой приоритета 25.03.2008 в отношении товаров и услуг 30, 35 Международного классификатора товаров и услуг, в том числе в отношении хлебобулочных изделий, а именно хлеба вафельного; рекламы, а именно рекламы вафельного хлеба; продвижения товаров для третьих лиц, а именно вафельного хлеба.

Указанные товарные знаки представляют собой этикетки, являющиеся композициями из изобразительных элементов, центральное место в которых занимает изображение двух хлебцев, сложенных в виде бутерброда, украшенных творогом, ягодами, листьями зелени и ряда словесных элементов. Неохраняемыми элементами товарных знаков являются все цифры, буквы, слова, кроме "Елизавета", R, изображения всех наград.

Правовая охрана знаков предоставлена с 16.07.2008 и действительна по 25.03.2018.

Обществу с ограниченной ответственностью "Елизавета" принадлежат права на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 355059, N 355060, N 355061, N 355062 на основании лицензионного договора от 15.01.2009, заключенного с индивидуальным предпринимателем Малик Е.П. на условиях исключительной лицензии. Договор зарегистрирован 06.08.2009 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Общество с ограниченной ответственностью "Елизавета" является производителем и реализует на рынке кондитерских изделий на территории России вафельные хлебцы с использованием названных товарных знаков.

Закрытым акционерным обществом "Молодец" производится и распространяется продукция (вафельные хлебцы), аналогичная продукции производимой обществом с ограниченной ответственностью "Елиавета", с использованием обозначений сходных до степени смешения, по мнению истца, с товарными знаками N 355059, N 355060, N 355061, N 355062, принадлежащими истцам.

В подтверждение сходства до степени смешения между комбинированными товарными знаками истца, и изображением, расположенным на лицевой стороне упаковки продукции, выпускаемой закрытым акционерным обществом "Молодец", истцами в материалы дела представлено заключение ГОУ ВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности", составленное по поручению общества с ограниченной ответственностью "Елизавета", согласно которому, между представленными на исследование обозначениями продукции закрытого акционерного общества "Молодец" (фронтальная сторона упаковки продукции: "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом ананаса", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек") и товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 355059, N 355060, N 355061, N 355062 имеется сходство до степени смешения, одновременное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 355059, N 355060, N 355061, N 355062 и обозначений продукции закрытого акционерного общества "Молодец" способно вызвать смешение и ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Полагая, что закрытое акционерное общество "Молодец" нарушает права предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" на упомянутые товарные знаки, истцы обратились в Арбитражный суд Ростовской области с вышеуказанными требованиями иском.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается:

в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Материалами дела подтверждается, и ответчиком не оспаривается, что в период с 2009 года по 2010 год обществом осуществлялись действия по производству и введению в гражданский оборот продукции - "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом зеленого чая", "хлебцы вафельные с натуральным экстрактом виноградных косточек".

Возражая против исковых требований закрытое акционерное общество "Молодец" ссылается на то, что 21.10.2011 по заявке общества с ограниченной ответственностью "Снэйк" N 2010722789/50 с приоритетом от 13.07.2010, за ним зарегистрирован комбинированный товарный знак за номером 446188 в отношении товаров 30 и услуг 35 и 43 класса МКТУ, указанных в перечне, сроком действия до 13.07.2020. Названный товарный знак является комбинированным и представляет композицию из словесного элемента "Хлебцы-Молодцы" и изобразительных элементов: в верхнем левом углу - две пересекающиеся линии, скрепленные круглой печатью, в правой части - изображение двух хлебцев, сложенных в виде бутерброда, украшенных творогом, ягодами, листьями зелени. В нижней части поля расположена надпись "вафельные лайт", "с экстрактом виноградных косточек", а также изображение виноградной лозы.

25.10.2011 по заявке общества с ограниченной ответственностью "Снэйк" N 2010722785 с приоритетом от 13.07.2010, за ним зарегистрирован комбинированный товарный знак за номером 446303 в отношении товаров 30 и услуг 35 и 43 класса МКТУ, указанных в перечне. Названный товарный знак является комбинированным и представляет композицию из словесного элемента "Хлебцы-Молодцы" и изобразительных элементов: в верхнем левом углу - две пересекающиеся линии, скрепленные круглой печатью, в правой части - изображение двух хлебцев, сложенных в виде бутерброда, украшенных творогом, ягодами, листьями зелени. В нижней части поля расположена надпись "вафельные лайт", а также изображение трех соприкасающихся кружков, внутри которых проставлены буквы (сокращенное наименование витаминов).

Закрытое акционерное общество "Молодец" является правообладателем указанных товарных знаков на основании лицензионных договоров с обществом с ограниченной ответственностью "Снэйк" от 01.11.2011.

Между тем, в образованную при Роспатенте палату по патентным спорам поступило возражение индивидуального предпринимателя Малик Е.П. и общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" от 06.02.2012 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, в том числе, в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решениями Роспатента от 17.05.2012 были удовлетворены возражения предпринимателя и общества от 06.02.2012 против предоставления правовой охраны указанным товарным знакам, в том числе, в связи с их несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам с номерами 446303 и 446188, признана недействительной полностью.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.09.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2012, обществу с ограниченной ответственностью "Снэйк" отказано в удовлетворении заявления об оспаривании решения Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности от 17.05.2012 об удовлетворении возражений от 06.12.2011 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 446303.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 23.08.2011 по ходатайству ответчика назначена экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью "Специализированная экспертная организация "Ростовский центр судебных экспертиз".

На разрешение экспертам были поставлены следующие вопросы:

- определить имеется ли сходство товарных знаков по свидетельствам с номерами 355059, 355060, 355061, 355062 и представленных обозначений, являющихся упаковками вафельных хлебцев и его степень (в случае наличия)?

- Имеет ли словесное обозначение "Хлебцы-молодцы" в составе обозначений 1-3 отличительную способность для части товаров 30 класса МКТУ: "зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлебцы из цельного зерна"?

- Имеет ли словесное обозначение "Елизавета" в составе товарных знаков с номерами 355059, 355060, 355061, 355062 отличительную способность для части товаров 30 класса МКТУ: "зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлебцы из цельного зерна"?

По результатам проведенного исследования эксперт пришел к следующим выводам (экспертное заключение от 14.11.2011 N 0611/Э). Сходство товарных знаков по свидетельствам с номерами 355059, 355060, 355061, 355062 и представленных обозначений, являющихся упаковками вафельных хлебцев, присутствует, однако это сходство связано со сходством производимого товара. Товарные знаки по свидетельствам с номерами 355059, 355060, 355061, 355062 и представленные обозначения, являющиеся упаковками вафельных хлебцев, не сходны до степени смешения. Словесное обозначение "Хлебцы-молодцы" в составе обозначений 1-3 имеет отличительную способность для части товаров 30 класса МКТУ: "зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлебцы из цельного зерна". Словесное обозначение "Елизавета" в составе обозначений 1-3 имеет отличительную способность для части товаров 30 класса МКТУ: "зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлебцы из цельного зерна".

В связи с возникновением противоречий в части выводов, порядка исследования и востребованности для указанных целей профессиональной принадлежности эксперта Сухоруковой А.Л., а также в связи с тем, что по сообщению общества с ограниченной ответственностью "Специализированная экспертная организация "Ростовский центр судебных экспертиз" эксперт прекратил трудовые отношения с экспертной организацией, и эта организация дважды не смогла обеспечить его явку в последовательно проводимые судебные заседания для ответов на вопросы суда первой инстанции, последним по заявлению истцов была назначена дополнительная судебная экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз".

На разрешение экспертам были поставлены следующие вопросы:

- определить, имеется ли сходство товарных знаков по свидетельствам с номерами 355059, 355060, 355061, 355062 и представленных обозначений, являющихся упаковками вафельных хлебцев и его степень (в случае наличия)?

- Имеет ли словесное обозначение "Хлебцы-молодцы" в составе обозначений 1-3 отличительную способность для части товаров 30 класса МКТУ: "зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; хлебцы из цельного зерна"?

- Имеет ли словесное обозначение "Елизавета" в составе товарных знаков с номерами 355059, 355060, 355061, 355062 отличительную способность для части товаров 30 класса МКТУ: "зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; хлебцы из цельного зерна"?

- Способно ли использование обозначений на упаковках "Хлебцы-молодцы" при одновременном использовании товарных знаков по свидетельствам с номерами 355059, 355060, 355061, 355062 ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара?

По результатам исследования (экспертное заключение от 05.05.2012) эксперт пришел к следующим выводам. Установлено наличие сходства товарных знаков по свидетельствам с номерами 355059, 355060, 355061, 355062 и представленных обозначений, являющихся упаковками вафельных хлебцев. Словесное обозначение "Хлебцы-молодцы" в составе обозначений 1-3 имеет отличительную способность для части товаров 30 класса МКТУ: "зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлебцы из цельного зерна". Словесное обозначение "Елизавета" в составе обозначений 1-3 имеет отличительную способность для части товаров 30 класса МКТУ: "зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлебцы из цельного зерна". Использование обозначений на упаковках "Хлебцы-молодцы" при одновременном использовании товарных знаков по свидетельствам с номерами 355059, 355060, 355061, 355062 способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Анализируя доказательства по делу, суд первой инстанции пришел к выводу о невозможности принятия экспертного заключения, проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная экспертная организация "Ростовский центр судебных экспертиз" в качестве относимого и допустимого доказательства по делу в связи с его недостаточной ясностью и полнотой, а также уклонением, как экспертной организации, так и самого эксперта от пояснения оснований сформулированных им выводов.

Заключение, представленное обществом с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз", суд признал относимым и допустимым доказательством по делу и указал, что ответчиком каких-либо доказательных возражений относительно возможности принятия выводов экспертов по каким-либо процессуальным или сущностным основаниям не представлено.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обстоятельства использования ответчиком обозначений, схожих до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 355059, N 355060, N 355061, N 355062 являются доказанными опираясь на экспертное заключение, подготовленное экспертом общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз".

При этом, указывая на невозможность принятия экспертного заключения, подготовленного экспертом общества с ограниченной ответственностью "Специализированная экспертная организация "Ростовский центр судебных экспертиз", в качестве относимого и допустимого доказательства по делу в связи с его недостаточной ясностью и полнотой, суд первой инстанции не указал, в чем именно заключается его недостаточная ясность и полнота.

Поставив перед экспертом общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз" аналогичные вопросы (как при проведении первоначальной экспертизы), суд, по сути, назначил не дополнительную экспертизу, а повторную.

Учитывая противоположность выводов экспертов относительно вопроса о сходстве товарных знаков до степени смешения, суд первой инстанции, принимая заключение, представленное обществом с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз", как относимое и допустимое доказательство не обосновал порочность заключения, подготовленного экспертом общества с ограниченной ответственностью "Специализированная экспертная организация "Ростовский центр судебных экспертиз".

Учитывая наличие в материалах дела двух противоречащих друг другу экспертных заключения, суд апелляционной инстанции в судебном заседании 28.01.2013 дважды предлагал сторонам рассмотреть вопрос о назначении по делу повторной экспертизы. Стороны отказались от назначения экспертизы, приняв в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации риск соответствующего процессуального поведения.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 13 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Учитывая указанные обстоятельства, а также изложенную позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на этикетках товаров истца и ответчика, может быть разрешен с точки зрения рядового потребителя, не имеющего специальных познаний в сфере сопоставления товарных знаков и иных обозначений (обычного разумного человека).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Из материалов дела следует, что товарные знаки, правообладателем которых является предприниматель, а также обозначения, используемые ответчиком для индивидуализации своих товаров являются комбинированными.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Проанализировав товарные знаки, правообладателем которых является предприниматель, а также обозначения, используемые ответчиком для индивидуализации своих товаров (далее - спорные обозначения), суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что объединяющими элементами спорных обозначений являются изображения хлебцев, а также наименование продукции - "хлеб" и "хлебцы".

Учитывая использование на упаковках производимой сторонами продукции отличающихся дизайнерских составляющих, а именно: шрифтов, геометрических элементов (прямоугольник, изогнутые линии), изображений в виде гербов, апелляционный суд приходит к выводу о том, что в целом обозначения, используемые ответчиком, не ассоциируются с товарными знаками истца и не совпадают с ними.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами эксперта ГОУ ВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности" о том, что неохраняемые словесные элементы "ХЛЕБ" и "ХЛЕБЦЫ", а также "вафельные" и "вафельный" являются достаточно крупными, влияют на восприятие обозначений, а потому данные обстоятельства должны учитываться при оценке степени сходства сравниваемых обозначений в целом.

Вышеуказанные словесные элементы не являются охраняемыми элементами, исполнены различными шрифтами, в различных цветовых гаммах, а потому не создают ощущения идентичности или схожести до степени смешения.

Указание эксперта ГОУ ВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности" на то, что изображение двух хлебцев, наложенных один на другой, во многом определяет выбор товара потребителем, суд признает обоснованным в контексте отличительной функции изображения хлебцев при выборе покупателем определенного товара, а именно хлебцев. Использование изображения бутерброда каждой стороной не является настолько стилистическим, чтобы можно было предположить устойчивую ассоциацию с конкретным правообладателем, как явно ограничивающим его от других, так и общехрестоматийного его изображения.

Выводы указанного эксперта основываются на анализе отдельных элементов спорных обозначений, а учитывая однородность товаров, производимых сторонами, совпадение отдельных элементов обозначений, особенно являющихся реалистичным изображением товара, неизбежно.

В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства учитывается основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

По указанным основаниям судом апелляционной инстанции также не принимаются выводы эксперта общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз".

Суд апелляционной инстанции считает необходимым указать следующее. В своем заключении эксперт общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз" делает вывод о том, что изображение хлебцев в обозначении "Хлебцы-Молодцы" выполнены в оригинальном композиционном исполнении, не характерном для оформления подобной продукции других производителей; изображение хлебцев с гарниром в спорных обозначениях выполнены с большой степенью сходства.

В тоже время в материалы дела представлены изображения упаковок хлебцев иных производителей (т. 5, л.д. 60-65), опровергающих выводы эксперта. Из указанных изображений видно, что большинство производители хлебцев используют на упаковках своей продукции изображения хлебцев с расположенными на них фруктами, овощами, сыром, зеленью, при этом расположение хлебцев идентично расположению последних на спорных обозначениях. Несмотря на указанный факт, зрительный анализ изображений не позволяет сделать вывод о смешении обозначений продукции различных производителей.

Ответчиком в материалы дела представлен отчет по маркетинговому исследованию "Оценка степени схожести упаковок хлебцев марок "Молодец" и "Елизавета", подготовленный компанией "Бизнес-Групп".

Возможность проверки опасности смешения до степени сходства между товарным знаком и обозначениями на основании социологических опросов следует из информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности". На такую возможность также указал Федеральный Арбитражный Суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 12.04.2012 по делу N А15-600/2011.

Согласно вышеуказанному отчету исследование было проведено в июле 2012 года. В качестве метода сбора информации был использован холл-тест с демонстрацией упаковки хлебцев "Елизавета" и упаковки хлебцев "МОЛОДЕЦ". В ходе тестирования было опрошено 100 человек, что является стандартной выборкой при проведении количественно-качественных исследований. Опрашиваемые респонденты соответствовали условиям выбора: потребление хлебцев; самостоятельная покупка хлебцев; не связанность с отраслями производства и продажи хлебцев.

По результатам исследования было установлено, что марка "Молодец" имеет очень высокую спонтанную известность в аудитории - 74%, против 39% у марки "Елизавета", что говорит о прочных эффективных рыночных позициях марки "Молодец". Указанное обстоятельство является весомым аргументом, подтверждающим отсутствие заинтересованности ответчика в подмене своей марки на какую-либо другую в восприятии покупателя.

Оценивая возможность подмены тестируемых марок в восприятии потребителя, было установлено, насколько четко покупатели распознают визуальную идентичность марок по их упаковкам. Согласно полученным результатам половина покупателей совершенно верно соотнесли упаковки и марки, 22% назвали другие марки (не тестируемые), 15% отнесли марки к одному производителю, 13% затруднились ответить.

Исследование по вопросу дифференциации продукции, производимой сторонами, показало, что лишь 4% покупателей не смогли дифференцировать исследуемую продукцию и с наибольшей вероятностью перепутали бы ее. При этом 67% покупателей высказали уверенность в том, что продукты двух тестируемых марок при покупке они не перепутают. 62% респондентов отметили, что логотип марки "Молодец" имеет определяющее значение при покупке.

Согласно выводам проведенного исследования марка "Молодец" не использует элементы визуализации, которые были бы настолько похожи на элементы визуализации марки "Елизавета". Марка "Молодец" имеет очень эффективные и устойчивые рыночные показатели как по известности, так и по формированию покупательского интереса, лояльности покупателей. Именно логотип "Молодец" является для большинства покупателей сигналом для совершения покупки.

Указанные выводы маркетингового исследования "Оценка степени схожести упаковок хлебцев марок "Молодец" и "Елизавета", подготовленного компанией "Бизнес-Групп", совпадают с указанными выводами суда апелляционной инстанции, основанными на визуальном исследовании и анализе письменных доказательств.

Учитывая указанные обстоятельства, наличие в материалах дела взаимоисключающих заключений, подготовленных по результатам проведения судебных экспертиз, не опровергнутых сторонами, отказ сторон от проведения повторной судебной экспертизы, а также тот факт, что в силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства использования ответчиком обозначений, схожих до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 355059, N 355060, N 355061, N 355062 должны доказать истцы со степенью вне разумного сомнения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости удовлетворения апелляционной жалобы ответчика и отмены решения суда первой инстанции в отказом в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Апелляционный суд отмечает, что судебные акты по делу N А40-83796/12 не могут рассматриваться как содержащие преюдициальные обстоятельства для данного дела, поскольку ответчик не являлся лицом, участвующим в указанном деле.

Производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "2Д Плюс" подлежит прекращению.

Обращаясь с апелляционной жалобой в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общество "2Д Плюс" полагало, что решение принято о его правах и обязанностях. Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в пункте 1, судебный акт принят о правах и обязанностях лиц, если данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Исходя из указанного разъяснения, апелляционный суд находит, что судебный акт может быть признан вынесенным о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, в том случае, если им устанавливаются права этого лица относительно предмета спора либо возлагаются обязанности на это лицо. При этом лицо, не участвовавшее в деле, должно обосновать, что оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются его права или обязанности. Наличие у лица, не привлеченного к участию в деле, заинтересованности в исходе дела, само по себе не наделяет его правом на обжалование судебных актов

Поскольку из решения Арбитражного суда Ростовской области не следует, что суд первой инстанции сделал установил какие-либо права общества "2Д Плюс" в отношении предмета спора или возложил на него какие-либо обязанности, производство по апелляционной жалобе на решение суда согласно разъяснению, данному в пункте 2 постановления Пленума от 28.05.2009 N 36, подлежит прекращению применительно к пункту 1 части 1 статьи 150, статье 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Соответственно обществу надлежит возвратить уплаченную при подаче апелляционной жалобы государственную пошлину.

Судебные расходы по апелляционной жалобе подлежат распределению согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст.265, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "2Д Плюс" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 19 октября 2012 года по делу А53-11717/2011 прекратить.

Возвратить из федерального бюджета гражданину Бьерквисту Николаю Сергеевичу 2 000 (две тысячи) рублей излишне уплаченной государственной пошлины (чек-ордер филиала Сбербанка от 25 декабря 2012 года) на указанный им банковский счет.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 19 октября 2012 года по делу А53-11717/2011 отменить и принять новый судебный акт.

В удовлетворении иска индивидуального предпринимателя Малик Елизаветы Петровны и общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" к закрытому акционерному обществу "Молодец" о защите исключительных прав на товарные знаки - отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Малик Елизаветы Петровны в пользу закрытого акционерного общества"Молодец" 1 000 (одну тысячу) рублей судебных расходов по государственной пошлине по апелляционной жалобе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Елизавета" в пользу закрытого акционерного общества "Молодец" 1 000 (одну тысячу) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий

В.В. Галов

Судьи

О.Г. Авдонина Н.Н. Мисник