Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2010 г. N 04АП-361/10

г. Чита

14 апреля 2010 г.

Дело N А10-3982/2007

Резолютивная часть постановления объявлена 07 апреля 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 апреля 2010 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В. Клочковой,

судей Л.В. Капустиной, С.И. Юдина,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Першиной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу истца по делу общества с ограниченной ответственностью "Байкал-Алко" на решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 25 декабря 2009 года по делу N А10-3982/2007 по иску Общества с ограниченной ответственностью "Байкал-Алко" к Открытому акционерному обществу "Байкалфарм" о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей 00 копеек (суд первой инстанции: Салимзянова Л.Ф.);

при участии в судебном заседании:

от истца ООО "Байкал-Алко": Козлов М.А. - представитель (доверенность от 12 июля 2009 года);

от ответчика ОАО "Байкалфарм": Цыренов Б-Ц.Н. - представитель (доверенность N 18/03 от 18 марта 2010 года);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Байкал-Алко" (далее - ООО "Байкал-Алко", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к Открытому акционерному обществу "Байкалфарм" (далее - ОАО "Байкалфарм", ответчик) о возложении на ответчика обязанности по прекращению использования товарного знака "Арадай Архи", удалении за свой счет с контрафактных товаров этикеток, на которых используется товарный знак "Арадай Архи" и взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей. Свои требования истец обосновал нормами статьи 4 и пунктов 3, 4 статьи 46 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 24 декабря 2007 года иск оставлен без удовлетворения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06 марта 2008 года решение суда отменено и дело направлено на новое рассмотрение. Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что вывод суда первой инстанции, что использование ответчиком словосочетания "АРАДАЙ АРХИ" на этикетках товара класса МКТУ 33 - водки, то есть товаров того же класса, для которых товарный знак в виде словосочетания "АРАДАЙ АРХИ" был зарегистрирован истцом, не нарушает права истца, поскольку словосочетание "АРАДАЙ АРХИ" используется ответчиком не в качестве обозначения товара и не вызывает в сознании потребителей смешения относительно производителя продукции является голословным, ничем не обоснованным и не основанным на нормах пунктов 1, 2 статьи 4, пунктов 2, 4 статьи 46 действовавшего в спорный период Закона о товарных знаках, статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и имеющихся в деле доказательствах.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 25 декабря 2009 года в удовлетворении исковых требований отказано. Как следует из судебного акта, основанием для отказа в удовлетворении требований истца послужил вывод суда о том, что действия ответчика не повлекли смешение в отношении производителя однородной продукции, выпускаемой сторонами, доказательства приобретения ответчиком преимуществ в предпринимательской деятельности в результате оспариваемых действий отсутствуют, в связи с чем оснований для признания действий ответчика нарушающими права истца не имеется. Суд руководствовался статьями 4, 46 Закона о товарных знаках, статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статьей 13 АПК РФ.

Истец, не согласившись с решением суда, обжаловал его в суд апелляционной инстанции. В апелляционной жалобе истец ставит вопрос об отмене решения суда в связи с неправильным применением норм материального права (статей 4, 5, 22,46 Закона о товарных знаках, статей 2, 11, 128 ГК РФ), устанавливающих ответственность за незаконное использование чужого товарного знака вне зависимости от того влечет или нет это обстоятельство смешение в сознании потребителя производителя товара и предоставления преимуществ для лица, незаконно использовавшего товарный знак, а также в связи с недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, а именно, что словосочетание "АРАДАЙ АРХИ" на этикетке водки "Амрита" не привлекает к себе внимания, и действия ответчика не повлекли в сознании потребителя смешения в отношении производителя однородной продукции.

Стороны о времени и месте судебного заседания были уведомлены надлежащим образом. Представитель истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал.

Ответчик представил отзыв, представитель ответчика доводы, изложенные в отзыве в судебном заседании поддержал, считает апелляционную жалобу необоснованной, полагает, что для признания факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак необходимо доказать использование ответчиком словосочетания "АРАДАЙ АРХИ" в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации товара, и что действия ответчика могут ввести потребителя в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или его изготовителя. Указывает, что ответчик словосочетание "АРАДАЙ АРХИ" как средство индивидуализации товара (выделение его из ряда однородных товаров) не использовал; в документах, которые используются ответчиком при обороте алкогольной продукции, товар "АРАДАЙ АРХИ" не упоминается и к потребителю товар ответчика поступает под другим наименованием; отсутствуют со стороны налоговых органов притязания к ответчику в части нарушения законодательства об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части использования на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака. Считает, что по смыслу законодателя под использованием товарного знака в гражданском обороте понимается, в том числе, его прямое использование в целях извлечения прибыли, конкурентных преимуществ по сравнению с другим аналогичным немаркированным товаром, в связи с чем полагает, что нарушение исключительного права истца на товарный знак допущено им не было. Считает недопустимым доказательством по делу заключение эксперта ООО "Центр инновационных технологий" N 221 от 05.11.2009 г., как не соответствующее требованиям статьи 11 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности". Считает, что визуальное отличие охраняемого элемента "АРАДАЙ" товарного знака и словесного элемента "арадай" на этикетке водки "Амрита", дополнительные словесные и изобразительные элементы этикеток не свидетельствуют о сходстве продукции истца и ответчика до степени смешения, на момент использования ответчиком словосочетания "арадай архи" на этикетке водки "Амрита" товарный знак "Амрита" имел существенную различительную способность как продукция ответчика, был узнаваем среди потребителей и в 10 раз превышал объем выпуска продукции истца - водки "АРАДАЙ АРХИ".

Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив доводы апелляционной жалобы, материалы дела, выслушав представителей сторон и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что истец ООО "Байкал-Алко"" зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 29.08.2003 года за основным государственным регистрационным номером 10303002983721, имеет лицензию Б 095626 на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки) со сроком действия до 20 июля 2011 года, является правообладателем товарного знака "АРАДАЙ АРХИ" в отношении товаров и услуг по международной классификации товаров и услуг: 33 - водка, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27 июня 2007 года (приоритет товарного знака с 09 марта 2006 года) с истечением срока действия регистрации 09 марта 2016 года, с неохраняемым элементом товарного знака "Архи", что подтверждается свидетельством N 328643.

Обнаружив, что ответчик на этикетку выпускаемой им водки "Амрита Люкс" наносит словесное обозначение "арадай архи", и, полагая, что указанная надпись, являясь тождественной зарегистрированному им товарному знаку, нарушает его исключительное право на товарный знак, истец 07 августа 2007 года направил ответчику уведомление N 247 с требованием прекратить незаконное использование товарного знака "Арадай архи" и изъять из оборота продукцию с указанным товарным знаком, установив срок для выполнения требования один месяц. Уведомление ответчик получил 16.08.2007 года.

17 сентябре 2007 года, 28 сентября 2007 года и 29 сентября 2007 года истец обнаружил в розничной продаже произведенную ответчиком 30.08.2007 г., 11.09.2007 г., 19.09.2007 г. водку "Амрита Luxe", на этикетке которой имелось словесное обозначение "арадай архи". Указанное обстоятельство явилось основанием для обращения ООО "Байкал-Алко" в суд с настоящим иском.

Апелляционный суд находит доводы апелляционной жалобы обоснованными, решение суда подлежащим отмене на основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 270 АПК РФ, а требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со статьей 4 ГК РФ при разрешении настоящего спора подлежат применению нормы Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров", утратившего силу с 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и вступлением в силу Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статьям 1, 5 Закона о товарных знаках товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Свидетельством N 328643, пояснениями сторон подтверждается, что истец зарегистрировал словесное обозначение товарного знака "АРАДАЙ АРХИ", которое означает на бурятском языке "народная водка", где "архи" переводится как "водка", "арадай" - "народная", и охраняемым элементом товарного знака является "АРАДАЙ".

Статьей 2 Закона о товарных знаках установлено, что правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. Право на товарный знак охраняется законом. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Пунктом 1 статьи 4 Закона о товарных знаках установлено, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Как следует из пункта 2 статьи 4 Закона о товарных знаках, нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно статье 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Статьями 25, 26, 27 названного Закона установлены способы передачи исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован - по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака) или по лицензионному договору, которые в обязательном порядке подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 46 Закона о товарных знаках использование товарного знака и наименования места происхождения товара или сходного с товарным знаком или наименованием места происхождения товара обозначения, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 и пункта 2 статьи 40 настоящего Закона, влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется также путем: удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.

Правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Суд первой инстанции в нарушение указанных норм дал оценку не самому факту использования ответчиком на этикетке производимого им товара водки "Амрита" словесного обозначения "Арадай архи" и правомерности такого использования, а месту расположения и способу написания указанного словесного обозначения в сравнении с другими надписями на этикетке и влиянии указанных обстоятельств на смешение сторон, как производителей однородной продукции, неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, сделал выводы, которые не соответствуют обстоятельствам дела и неправильно применил нормы материального права.

Факт использования ответчиком словесного обозначения тождественного товарному знаку "Арадай архи", правообладателем которого является истец, на этикетках того же самого товара, для индивидуализации которого истец применяет указанный товарный знак, истец доказал, представив в материалы дела доказательства приобретения по договору купли-продажи произведенной ответчиком 30.08.2007 г., 11.09.2007 г. и 19.09.2007 г. водки "АМРИТА LUXE" в бутылках объемом 0,5л, на этикетках которых имеется словесное обозначение "арадай архи" (товарные чеки от 17 сентября 2007 года, от 19.09.2007года, кассовые чеки от 17.09.2007, 28.09.2007, 29.09.2007, фотографии, свидетельство N 109245, лицензионный договор от 30 августа 2004 года, технологическая инструкция по производству водки "Амрита люкс"; т.1 л.д.13-15, 17-18, 123-131). Ответчик не доказал, что словесное обозначение "арадай архи", которое является товарным знаком истца, он использовал, нанеся его на этикетки своей продукции водки "АМРИТА LUXE", на основании заключенного с истцом договора о передаче исключительного права на товарный знак или лицензионного договора.

Избранные истцом способы защиты гражданского права от незаконного использования ответчиком товарного знака на момент обращения истца с иском в суд (04 октября 2007 года) были предусмотрены действовавшим на момент возникновения спора законодательством. Действующей на момент вынесения судебного акта статьей 1515 ГК РФ также предусмотрено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Положения статьи 46 Закона о товарных знаках и положения статьи 1515 ГК РФ, не ставят ответственность за незаконное использование товарного знака в зависимость: от приобретения или не приобретения нарушителем преимущества в предпринимательской деятельности от использования товарного знака, является товарный знак на этикетках нарушителя и правообладателя доминирующим или не является, привлекает к себе внимание потребителя или не привлекает, и от наличия притязаний со стороны налоговых органов о нарушении законодательства об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части использования ответчиком на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака.

Вывод суда первой инстанции, что при разрешении настоящего спора нормы закона о товарных знаках подлежат применению с учетом положений статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 г. и ратифицированной СССР 19 сентября 1968 года (далее - Парижская конвенция), в связи с чем защите подлежат права на товарный знак при совершении действий, которые способны вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента прав, является ошибочным.

Согласно статье 1 Парижской конвенции товарные знаки и пресечение недобросовестной конкуренции, являются различными объектами охраны промышленной собственности.

Статья 10.bis называется "Недобросовестная конкуренция" и устанавливает, что страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Отношения по защите использования товарных знаков, регулируются статьей 9 Парижской конвенции, которая называется "Знаки, фирменные наименования: арест при ввозе продуктов, незаконно снабженных товарным знаком или фирменным наименованием" и предусматривает, что на любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану. Равным образом арест налагается в стране, где была осуществлена незаконная маркировка, или в странах, куда был ввезен продукт. Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством каждой страны по требованию прокуратуры, или любого другого компетентного органа, или заинтересованной стороны - физического или юридического лица. Если законодательство страны не допускает наложения ареста при ввозе, арест заменяется запрещением ввоза или арестом внутри страны. Если законодательство страны не допускает ни наложения ареста при ввозе, ни запрещения ввоза, ни наложения ареста внутри страны, то до соответствующего изменения такого законодательства эти меры заменяются такими действиями и средствами, которыми закон данной страны обеспечил бы в подобном случае права граждан этой страны.

Согласно статье 10.ter Парижской конвенции "Товарные знаки, фирменные наименования, ложные указания, недобросовестная конкуренция: средства защиты, право обращаться в суд." страны Союза обязуются обеспечить гражданам других стран Союза законные средства для эффективного пресечения всех действий, указанных в статьях 9, 10 и 10.bis. Кроме того, они обязуются предусмотреть меры, позволяющие союзам и объединениям, существование которых не противоречит законам их стран и которые представляют заинтересованных промышленников, изготовителей или торговцев, действовать через суд или административные органы с целью пресечения действий, предусмотренных в статьях 9, 10 и 10.bis, в той мере, в какой это допускает закон страны, где испрашивается охрана, для союзов и объединений данной страны.

Таким образом, из системного анализа статей 9, 10.bis, 10.ter Парижской конвенции не следует, что международные нормы устанавливают иные, чем предусмотренные национальным Российским законодательством способы, условия и основания защиты нарушенного права на товарный знак.

При таких обстоятельствах, требования истца о возложении на ответчика обязанности по прекращению использования товарного знака "Арадай Архи" и удалении за счет ответчика с контрафактных товаров этикеток, на которых используется товарный знак "Арадай Архи", а также взыскании компенсации основаны на нормах права, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению, при этом требование о взыскании компенсации подлежит удовлетворению частично.

При определении размера компенсации с учетом правового основания иска и разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации" апелляционный суд принимает во внимание, что ответчик незаконного использовал товарный знак только на этикетках одного из производимых им товаров, нарушение ответчиком прав истца впервые, не принимает во внимание выводы, содержащиеся в заключении эксперта (отчете N 221), и определяет размер компенсации в сумме 2 500 000 рублей.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ на ответчика подлежат отнесению судебные расходы истца в виде оплаты госпошлины при подаче кассационной жалобы в сумме 1 000 рублей (платежное поручение N 29 от 21.01.2008) и при подаче апелляционной жалобы в сумме 1 000 рублей (из оплаченных 2000 рублей по квитанции N 667803601 от 25.02.2010 г.), излишне уплаченная госпошлина в сумме 1000 рублей при подаче апелляционной жалобы (жалоба подана 28.01.2010 г.) подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. Доказательства того, что истец произвел оплату экспертизы, проведенной ООО "Центр инновационных технологий", в материалах дела отсутствуют.

Руководствуясь статьей 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 25 декабря 2009 года по делу N А10-3982/2007 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

Требования общества с ограниченной ответственностью "Байкал-Алко" удовлетворить частично. Обязать открытое акционерное общество "Байкалфарм" прекратить незаконное использование товарного знака "Арадай Архи", удалить за свой счет со своих товаров этикетки, на которых используется товарный знак "Арадай Архи". Взыскать с открытого акционерного общества "Байкалфарм" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Байкал-Алко" компенсацию в размере 2500 000 рублей и судебные расходы в сумме 2 000 рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Байкал-Алко" из федерального бюджета излишне уплаченную пошлину в сумме 1 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев с даты принятия.

Председательствующий судья

Н.В. Клочкова

Судьи

Л.В. Капустина С.И. Юдин