Обзор судебной практики "Правовая охрана фирменного наименования" (А.В. Соколова, "Арбитражное правосудие в России", N 3, март 2008 г.)

Обзор судебной практики
"Правовая охрана фирменного наименования"

1 января 2008 г. введена в действие четвертая часть ГК РФ. Основная ее цель - полное и всестороннее регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. Весьма важные изменения коснулись, в частности, фирменных наименований. Эти новшества, несомненно, прибавят работы арбитражным судам и заставят пересмотреть сложившиеся подходы.

Согласно ст. 54 ГК РФ всякое юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются гражданским законодательством. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII части четвертой ГК РФ.

Фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, по своему правовому статусу приравнено к результатам интеллектуальной деятельности и в силу этого охраняется законом (ст. 1225 ГК РФ). Фирменное наименование состоит из двух частей:

1) указания на организационно-правовую форму организации;

2) произвольного наименования.

Подробно содержание права на фирменное наименование раскрывается в § 1 гл. 76 ГК РФ (ст. 1473-1476).

Раньше нормы, регулирующие статус фирменного наименования, помимо ст. 54 ГК РФ были сосредоточены в ст. 149 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (утв. постановлением ВС СССР от 31.05.1991 N 2211-I) и в Положении о фирме (утв. постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927). В части, не противоречащей ГК РФ, Основы и Положение продолжали применяться вплоть до 1 января 2008 г.

Толкование судами понятия "фирменное наименование"

Точного определения фирменного наименования законодательство не содержало, что на практике зачастую вызывало вопросы, связанные с неправильным толкованием понятий "наименование", "фирменное наименование". Например, в постановлении Президиума от 09.02.1999 N 7570/98 ВАС РФ отметил, что "суды апелляционной и кассационной инстанции обоснованно указали на неправильное толкование понятия фирменного наименования, данное судом первой инстанции. Однако при исследовании вопросов о наличии сходства либо различия каждого фирменного наименования, возможности их смешения и введения в заблуждение потребителя также неправомерно анализировали лишь так называемую произвольную часть фирменного наименования".

Еще одно арбитражное дело было рассмотрено Волго-Вятским окружным судом. ЗАО "Энергис" обратилось с иском к ООО "Энергис", требуя признать за ЗАО исключительное право на фирменное наименование и обязать ответчика внести изменения в учредительные документы. Отказывая ЗАО в иске, ФАС ВВО пояснил, что толкование понятия "фирменное наименование" применительно к коммерческой организации как наименования, содержащего лишь произвольную (оригинальную) часть и не включающего обязательную (указание на организационно-правовую форму), является ошибочным (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.10.2001 N А28-2411/01-58/19).

Однако в соответствии с мнением высшей арбитражной инстанции, озвученным в преддверии вступления в силу четвертой части ГК РФ в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", такая позиция не может быть признана верной. Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

ЗАО обратилось в арбитражный суд с требованием к ООО о запрещении использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, и об обязании внести соответствующие изменения в учредительные документы. В силу ст. 4 Федерального закона "Об акционерных обществах", ст. 4 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" фирменное наименование должно содержать наименование общества и указание на его организационно-правовую форму.

Для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц.

Судом отмечено существование вероятности смешения фирменных наименований истца и ответчика при участии в хозяйственном обороте. Учитывая изложенное, а также то, что произвольная часть фирменного наименования истца и ответчика совпадает, суд исковые требования удовлетворил (п. 17 Обзора, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122).

Основные принципы охраны права на фирменное наименование были закреплены в гражданском законодательстве и до 01.01.2008:

- обязательность его государственной регистрации путем включения в Единый государственный реестр юридических лиц;

- исключительность права на его использование; "

- право требования от всех сторонних лиц не использовать зарегистрированное в установленном порядке фирменное наименование;

- право на возмещение убытков.

Однако в отсутствие реального механизма защиты фирменного наименования избежать использования другими лицами аналогичных или похожих фирменных наименований было порой невозможно.

Так, ФАС Московского округа отказал в удовлетворении исковых требований, обнаружив "значительные отличительные признаки" у фирменных наименований ООО ЧОП "Правопорядок" и ООО ЧОП "Право и порядок". Фирменное наименование истца содержит в себе лишь одно слово, а наименование ответчика - два, соединенные союзом "и". Данный признак, по мнению суда, "исключает их смешение в хозяйственном обороте в целях недобросовестной конкуренции". Довод заявителя кассационной жалобы о том, что учредителем ответчика (ООО ЧОП "Право и порядок") является бывший генеральный директор ООО ЧОП "Правопорядок", не был принят судом кассационной инстанции, поскольку он не опровергает ранее сделанных выводов суда (постановление ФАС Московского округа от 09.03.2004 N КГ-А40/67-04).

П. 3 ст. 1474 ГК РФ закрепил норму о том, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Однако представляется, что без разработки четкого правового механизма установления "тождественности" и "схожести до степени смешения" двух наименований проблемы неизбежно будут возникать. К настоящему времени такой механизм не разработан.

Часто суды логично руководствуются позицией, согласно которой смешение наименований происходит в случае, когда организации ведут свою деятельность в одной и той же области бизнеса и на одной территории. В постановлении ФАС МО от 08.02.2006 N КГ-А40/13292-05 было установлено, что поскольку ответчик, имеющий такое же фирменное наименование, что и истец, ведет аналогичную деятельность (проектные и строительно-монтажные работы в области систем связи, управления и безопасности, проектирование и строительство зданий и сооружений) на территории московского региона, имеет место незаконное использование фирменного наименования истца, а также недобросовестная конкуренция*(1).

Указание на направление судебной практики в отношении установления смешения у потребителей различных средств индивидуализации можно найти и в недавнем Определении Президиума ВАС РФ от 12.10.2007 N 13714/07. ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС" обратилось в суд с иском к ООО "Детективное агентство "АРЕС СЫСК", требуя запретить ответчику использование охраняемой части комбинированного товарного знака в виде словесного обозначения "АРЕС" и исключить его из названия "АРЕС-СЫСК". Суд установил факт использования в фирменном наименовании ответчика охраняемой части зарегистрированного ранее на имя истца комбинированного товарного знака, что может вызвать смешение у потребителей в отношении предприятий, оказывающих услуги. Это является нарушением исключительных прав и недопустимо согласно ст. 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (г. Париж, 20 марта 1883 г.)

Однако тождественность элемента оригинальной части фирменного наименования не всегда являлась основанием для признания сходства фирменных наименований в практике федеральных арбитражных судов округов. Так, по иску ООО "Ресо-Гарантия" к ООО "Ресо-Тур" суд не обнаружил доказательств использования ответчиком фирменного наименования истца (постановление ФАС МО от 16.05.2001 N КГ-А40/2229-91).

Защитить свое фирменное наименование от других тождественных средств индивидуализации (в частности коммерческих обозначений) раньше было также весьма сложно. В действовавшем до 1 января 2008 г. законодательстве охрана средств индивидуализации от незаконного использования устанавливалась в отношении каждого объекта по отдельности. Поэтому при столкновении, например, права на товарный знак с правом на фирменное наименование каждый правообладатель ссылался на свое исключительное право использования объекта. Существовала довольно разнородная судебная практика по такого рода делам.

Так, по одному из споров индивидуальный предприниматель размещал обозначения "Нью-Йорк Пицца", "New York Pizza", "NYP" в принадлежащих ему ресторанах быстрого обслуживания, на вывесках, в объявлениях и меню, а также на визитных карточках и форменной одежде работников. Эти обозначения совпадали с произвольной частью фирменного наименования истца - ООО, с его полным и сокращенным наименованием на русском и английском языках.

Требование общества к предпринимателю о защите своего фирменного наименования путем запрещения предпринимателю использовать его в своей деятельности было удовлетворено судом первой инстанции, однако Президиум ВАС РФ отменил решение, направив дело на новое рассмотрение. Основанием для отмены послужила неправильная оценка обстоятельств дела. ВАС РФ указал, что спор был вызван столкновением не двух зарегистрированных тождественных фирменных наименований, а зарегистрированного фирменного наименования и используемого коммерческого обозначения. Следовательно, необходимо было не только определить степень сходства двух обозначений, но и сравнить сферы фактической деятельности сторон спора (деловую и территориальную). Также необходимо было проверить, привели ли действия ответчика к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги (постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2002 N 4193/01).

Широкую известность получило дело, рассмотренное ФАС ДВО, в котором проблема разных средств индивидуализации была решена по-другому.

ЗАО "АКОС" обратилось к ООО "АКОС-2" и ЗАО "Находка-АКОС" с иском о прекращении нарушения права на товарный знак "АКОС". Отказывая в иске, суд указал, что слово "АКОС" входит в фирменное наименование ответчиков и является средством индивидуализации предприятия, не имеющим отношения к товарному знаку истца. Суд кассационной инстанции отменил такое решение. Основными доводами судебного постановления стали следующие. При рассмотрении спора суд не дал оценку действиям ответчиков, зарегистрировавших наименования, содержащие средство индивидуализации истца - наименование "АКОС" - как участника экономического оборота. Не исследовались судом и вопросы о смешении наименований истца и ответчиков и получении последними возможности вследствие указанных действий привлекать к себе для обслуживания клиентов под товарным знаком "АКОС", поскольку услуги истца и ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок. Отсутствие в нормах Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" прямого указания на то, что использование в наименовании фирмы, деловой документации чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий хозяйствующих субъектов правонарушением. Фирмы ответчиков были зарегистрированы позже даты приоритета товарного знака. Их фирменные наименования нарушили исключительное право истца на товарный знак (постановления ФАС ДВО от 30.12.2003 N Ф03-А51/03-1/3375, от 07.10.2002 N Ф03-А51/02-1/2099).

Помочь однозначному разрешению таких ситуаций с 1 января 2008 г. призваны две новеллы ГК РФ. Во-первых, коммерческие обозначения выделены в отдельную от фирменных наименований группу средств индивидуализации. Кроме того, теперь действует общая для всех средств индивидуализации норма п. 6 ст. 1253 ГК РФ: "Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, то преимущество имеет то средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее". Таким образом, законодатель закрепил для средств индивидуализации единый общий принцип "старшинства права", что должно изменить практику по данному вопросу.

При этом не урегулированной новым законодательством об интеллектуальной собственности осталась проблема, также порождающая исковые требования обладателей исключительного права на фирменное наименование: о запрете другим лицам регистрировать и использовать аналогичные доменные имена в сети "Интернет".

Можно обратиться в суд, но арбитражная практика по вопросу использования фирменных наименований в доменных именах сети "Интернет" неоднозначна. Например, ФАС Московского округа отклонил иск компании "Тетра Лаваль Холдингс и Файненс С.А." о нарушении ее прав на фирменное наименование и товарный знак регистрацией доменов tetra pak.ru, tetra-pak.ru, указав, что "сам по себе факт регистрации доменного имени, сходного с фирменным наименованием или товарным знаком истца, не может служить подтверждением нарушения исключительных прав правообладателя" (постановление ФАС МО от 06.04.2005 N КГ-А40/2509-05).

Кто должен проверять регистрируемые фирменные наименования?

Регистрацию юридических лиц осуществляют налоговые органы, но они не обязаны отслеживать тождественность или схожесть регистрируемых фирменных наименований. Здесь показательно постановление ФАС СЗО от 03.09.2007 N А56-43360/2006. Суд отказал в иске ООО "ДиКом" об обязании ИФНС не регистрировать без согласия ООО юридические лица, в фирменном наименовании которых содержится слово "ДиКом". На регистрирующий орган не возложен контроль за соблюдением вновь создаваемыми юридическими лицами исключительных прав ранее зарегистрированных юридических лиц на фирменное наименование (товарный знак). Защита таких прав осуществляется иными предусмотренными законодательством способами, в том числе предъявлением соответствующего иска лицу, нарушающему исключительное право.

В отсутствие установленного порядка четвертая часть ГК РФ, запрещающая использование одинаковых названий компаниями, занимающимися аналогичной деятельностью, автоматически делает соблюдение уникальности фирменного наименования обязанностью самого правообладателя. В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие правилам новой части ГК РФ, подлежат приведению в соответствие с ними при первом после 1 января 2008 г. изменении учредительных документов юридических лиц. Жесткость такой ситуации смягчается тем, что запретить "неправильное" фирменное наименование можно только через суд.

А.В. Соколова,

юрист компании "Гарант"

"Арбитражное правосудие в России", N 3, март 2008 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) См. об этом в настоящем номере журнала: Актуальные вопросы практики ФАС России в сфере рекламной деятельности и защиты конкуренции. С. 77.