Энциклопедия решений. Уступка прав (требований) по лицензионному договору (май 2025)

Уступка прав (требований) по лицензионному договору

Закон допускает уступку требований (цессию) в отношении любых требований при условии, что такая уступка не противоречит закону (п. 1 ст. 388 ГК РФ). Так, не допускается переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (ст. 383 ГК РФ).

Законом не ограничена возможность уступки требований, возникших из лицензионного договора. Чаще всего предметом такой уступки является требование о внесении платежей по лицензионному договору, то есть лицензиар (цедент) передает цессионарию право требовать от лицензиата уплаты вознаграждения за право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, постановление Восемнадцатого ААС от 16.12.2020 N 18АП-13470/20). То же касается и сублицензионного договора (п. 5 ст. 1238 ГК РФ, постановление Девятого ААС от 06.04.2016 N 09АП-9947/16).

В этом контексте необходимо разграничить требование, уступаемое по договору цессии, и предмет лицензионного договора. По договору цессии сторона лицензионного договора (кредитор в обязательстве по этому договору) уступает цессионарию право требовать исполнения договора от другой стороны (должника в обязательстве). Исключительные (имущественные), личные неимущественные и иные права на интеллектуальную собственность не являются обязательственными, в связи с чем они не могут быть переданы по договору уступки требования (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2017 N С01-461/2017). Если стороны договариваются о том, что цедент передает цессионарию права пользования интеллектуальной собственностью (например, право воспроизводить, распространять, публично показывать, публично исполнять и т.д. музыкальное произведение), такая сделка может быть охарактеризована не как договор цессии, а иным образом, в частности, как лицензионный (сублицензионный) договор (см. постановление Одиннадцатого ААС от 26.12.2016 N 11АП-17408/16).

По сделке об уступке требований, возникших из лицензионного договора, цедентом может быть не только лицензиар, но и лицензиат. Однако необходимо учитывать, что в рамках лицензионного договора обязательства лицензиара в принципе сводятся к предоставлению лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 1 ст. 1235 ГК РФ), хотя, разумеется, нельзя исключить вероятности возникновения каких-либо требований к лицензиару, если исполнение договора отклоняется от разумно ожидаемого (например, о возврате переплаты сумм лицензионных платежей). Если лицензиат намерен уступить требование к лицензиару о предоставлении права использования интеллектуальной собственностью, то по сути речь должна идти о замене стороны договора, а не только об уступке права, так как с приобретением такого права неразрывно связано встречное исполнение обязательства лицензиатом как должником (например, по уплате вознаграждения лицензиару, если договор возмездный). На передачу лицензиатом всего комплекса прав и обязанностей по договору необходимо согласие лицензиара (п. 2 ст. 391, ст. 392.3 ГК РФ). На практике такая передача может оформляться в том числе трехсторонним соглашением между лицензиаром, прежним лицензиатом и новым лицензиатом (постановление Шестнадцатого ААС от 02.05.2017 N 16АП-938/17).

В судебной практике высказывалось мнение о том, что, исходя из специфики и характера правоотношений, возникающих при заключении лицензионного договора, обусловленных возможностью использования каких-либо исключительных прав того или иного лица, личность лицензиара по отношению к лицензиату должна иметь существенное значение, что предопределяет необходимость получения согласия лицензиата при заключении лицензиаром договора уступки прав требований применительно к положениям п. 2 ст. 388 ГК РФ (постановление Тринадцатого ААС от 24.06.2013 N 13АП-11409/13). С нашей точки зрения, такая позиция не может рассматриваться как общее правило в отношении уступки прав по лицензионному договору. Так, мы не видим оснований полагать, что требование об уплате договорного вознаграждения неразрывно связано с личностью лицензиара. Рассматривая вопрос о необходимости получить согласие должника на уступку требования в аспекте применения п. 2 ст. 388 ГК РФ, в каждом случае следует исходить из существа обязательства (п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 54, постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 N С01-1164/2017).

Соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 389 ГК РФ). В связи с этим обратим внимание на то, что лицензионный договор как таковой не подлежит государственной регистрации, регистрируется лишь предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору (п. 2 ст. 1235, п. 2 ст. 1369, п. 2 ст. 1490 ГК РФ, постановление Пятнадцатого ААС от 13.09.2019 N 15АП-13946/19). Поэтому регистрировать договор об уступке прав по лицензионному договору не требуется. Сама цессия, не сопровождающая заменой стороны договора, также не требует государственной регистрации (постановления Девятого ААС от 18.05.2018 N 09АП-15294/18, Девятнадцатого ААС от 25.05.2017 N 19АП-2309/17).

Темы

Лицензионный договор

Договор цессии

Формы документов

Договор уступки прав (требований) по лицензионному договору

Акт приема-передачи документов по договору уступки прав (требований) по лицензионному договору

Практические ситуации

Построить список