Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2017 г. N 15АП-20857/16

город Ростов-на-Дону

31 января 2017 г.

дело N А53-15535/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 января 2017 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Ванина В.В.

судей Ковалевой Н.В., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жабской А.Л.

при участии:

от истца: представитель Омельченко Н.А., паспорт, по доверенности от 15.01.2017;

от ответчика: директор Денишенко В.И., паспорт, на основании приказа от 16.06.2015; представитель Ерошкин Ю.С., паспорт, по доверенности от 23.01.2017;

от третьего лица: представитель не явился, извещено;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ "КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАНО ДОППОКРЫТИЙ"

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 09.11.2016 по делу N А53-15535/2016

по иску общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУЛЛЕРЕН"

к обществу с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ "КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАНО ДОППОКРЫТИЙ"

при участии третьего лица общества с ограниченной ответственностью "ПромТех"

о запрете использовать в произвольной части сокращенного фирменного наименования на русском языке словесный элемент, взыскании компенсации,

принятое в составе судьи Рябухи С.Н.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУЛЛЕРЕН" (далее - истец, производственное объединение) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ "КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАНО ДОППОКРЫТИЙ" (далее - ответчик, компания) о запрете компании использовать в произвольной части сокращенного фирменного наименования на русском языке ООО "НИИ "КОРУНД" словесный элемент "КОРУНД", сходный до степени смешения с товарным знаком "КОРУНД" N 382718 в отношении товаров, относящихся к 02-му и 17-му классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; о запрете компании использовать в произвольной части сокращенного фирменного наименования на русском языке ООО "НИИ "КОРУНД" словесный элемент "КОРУНД", сходный до степени смешения с товарным знаком "КОРУНД" N 382718 (правообладатель ООО "НПО Фуллерен"): на этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на документации; в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации, связанных с производством и введением в гражданский оборот жидких теплоизоляционных материалов (теплоизоляции); о признании действий компании по введению в гражданский оборот товара "Сверхтонкой теплоизоляции "Термос", с воспроизведением на этикетке товара словесного элемента "КОРУНД", сходного до степени смешения с товарным знаком "КОРУНД" N 382718 нарушением исключительных прав общества на товарный знак "КОРУНД" N 382718; о взыскании с компании в пользу общества компенсации за неправомерное использование товарного знака "КОРУНД" за период с 28.04.2015 по 03.06.2016 в размере 500 000 руб., а также судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 29 200 руб.; об обязании ответчика опубликовать за свой счет резолютивную часть решения арбитражного суда по настоящему делу в федеральном выпуске газеты "Коммерсант" (печатное издание, выпуск ежедневный с понедельника по субботу, номер свидетельства ПИ N ФС 77-64424, дата регистрации 31.12.2015) в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу (уточненные в соответствии со статьей 49 АПК РФ требования).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 09.11.2016 иск удовлетворен частично: ответчику запрещено использовать в произвольной части сокращенного фирменного наименования на русском языке ООО "НИИ "КОРУНД" словесный элемент "КОРУНД", сходный до степени смешения с товарным знаком "КОРУНД" N 382718 в отношении товаров, относящихся к 02-му и 17-му классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; ответчику запрещено использовать в произвольной части сокращенного фирменного наименования на русском языке ООО "НИИ "КОРУНД" словесный элемент "КОРУНД", сходный до степени смешения с товарным знаком "КОРУНД" N 382718: на этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на документации; в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации - связанные с производством и введением в гражданский оборот жидких теплоизоляционных материалов (теплоизоляции); действия ответчика по введению в гражданский оборот товара "Сверхтонкой теплоизоляции "Термос" с воспроизведением на этикетке товара словесного элемента "КОРУНД", сходного до степени смешения с товарным знаком "КОРУНД" N 382718, признаны нарушением исключительных прав общества на товарный знак "КОРУНД" N 382718; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за неправомерное использование товарного знака "КОРУНД" в размере 200 000 руб. за период с 28.04.2015 по 03.06.2016, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 200 руб.; ответчика присужден к исполнению обязанности по опубликованию за свой счет резолютивной части решения арбитражного суда по настоящему делу в федеральном выпуске газеты "Коммерсант" (печатное издание, выпуск ежедневный с понедельника по субботу, номер свидетельства ПИ N ФС 77-64424, дата регистрации 31.12.2015) в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Ответчик обжаловал решение суда в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), просил решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Образец этикетки теплоизоляционной краски "Термос" в правом верхнем углу действительно содержит словесный элемент "Корунд", являющийся частью сокращенного наименования производителя товара ООО "НИИ Корунд", но утверждение истца относительно сходства указанного элемента до степени смешения с товарным знаком истца "Корунд" является не обоснованным, поскольку не совпадает с ним по графическим и смысловым признакам, не является наиболее сильным тождественным компонентом, наиболее значимым и доминирующим. По мнению ответчика, в сокращенном наименовании ООО "НИИ КОРУНД" у различных его слов (элементов) нет главного или второстепенного положения, поскольку указанное наименование является аббревиатурой. Товарный знак истца представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "КОРУНД", выполненного оригинальным шрифтом - кириллицей, прописными буквами красного цвета, буква "О" выполнена немного большим размером, чем остальные буквы, в виде стилизованного изображения кристалла с гранями красного цвета, переходящими в белый цвет. Указанное в правом верхнем углу этикетки теплоизоляционной краски "Термос" наименование производителя ООО "НИИ КОРУНД" не отвечает данным признакам, поскольку выполнено черным цветом без буквы "О" в виде стилизованного изображения кристалла с гранями красного цвета, переходящими в белый цвет. Контрольная закупка не может была быть принята в качестве судебного доказательства, поскольку может быть совершена соответствующим органом только при наличии признаков преступления на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего, оперативно-розыскную деятельность; возможность проведения проверочных или контрольных закупок товаров одной коммерческой организацией у другой коммерческой организации законодательством РФ и судебной практикой не предусмотрена, что свидетельствует о незаконности данного мероприятия, в силу чего представленные истцом этикетка товара "сверхтонкая теплоизоляция "Термос" с инструкцией по нанесению и фотография этикетки товара сверхтонкой теплоизоляции "Термос" с инструкцией по нанесению, якобы полученные истцом в результате "контрольной закупки" товара третьим лицом у ответчика, согласно ст. 68 АПК РФ не являются достоверными доказательствами. Согласно протоколу осмотра доказательств нотариусом г. Волгограда Ивановым Юрием Александровичем реестр. N 5-2182 от 01.04.2016 был произведен осмотр информационных ресурсов, опубликованных в электронном виде в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" на страницах сайта, расположенного по адресу tiu.ru; данный сайт является порталом по покупке и продаже товаров и услуг производственного и технического назначения, при этом ответчик не является пользователем данного портала, на торговой площадке "Tiu.ru" не зарегистрирован. Судом не учтен характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя; определенная судом компенсация в размере 200 000 руб. явно несоразмерна последствиям нарушения. Судом необоснованно отказано в принятии встречного искового заявления.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представители ответчика в судебном заседании поддержали доводы апелляционной жалобы в полном объеме; представили письменные пояснения к апелляционной жалобе.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Третье лицо, извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечило.

Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и пояснений к ней, отзыва на нее, выслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) "КОРУНД" N 382718 (далее - товарный знак "КОРУНД").

Право на товарный знак истца подтверждено свидетельством на товарный знак "КОРУНД" N 382718, которым установлен приоритет товарного знака с 21.04.2008, исключительное право на товарный знак действует на территории России, срок действия до 21.04.2018 в отношении 02-го и 17-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - MKTУ).

Общество создано 28.10.2007; фактическая производственная деятельность начата 15.07.2008; основной вид деятельности: производство жидкого керамического теплоизоляционного материала "КОРУНД". Производимая истцом продукция маркируется зарегистрированным товарным знаком "КОРУНД".

28.04.2015 в качестве юридического лица была зарегистрирована компания. Полное фирменное наименование компании: общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ "КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАНО ДОППОКРЫТИЙ". Сокращенное фирменное наименование ответчика на русском языке: ООО "НИИ "КОРУНД", что подтверждается выпиской из единого государственного реестра юридических лиц.

Компания осуществляет хозяйственную деятельность по основному виду деятельности (ОКВЭД) 24.30.2 - производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов) и по дополнительным ОКВЭД - 51.53.2, 51.53.22, 151.53.23, 52.46.2, 52.46.3, 51.55, 74.30.3, 24.13, 24.14, 24.66, 51.12.3, 73.10, а именно: производит, предлагает к продаже, хранит, реализует, рекламирует, в том числе в сети Интернет, товар - "Сверхтонкая теплоизоляцию "Термос", с указанием на этикетке товара в составе сокращенного фирменного наименования словесного элемента "КОРУНД", сходного до степени смешения с товарным знаком истца "КОРУНД" в однородной с истцом деятельности, а также получает от данной хозяйственной деятельности коммерческую прибыль.

Дополнительные виды деятельности компании - 51.53.2, 51.53.22, 52.46.2 - тождественны дополнительным видам деятельности общества.

Истец, полагая, что ответчиком нарушены его исключительные права на товарный знак обратился в суд с иском по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Из указанной нормы следует, что конкуренция различных средств индивидуализации имеет место при наличии двух условий: тождество или сходство до степени смешения; возможность введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов в результате такого тождества или сходства.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В соответствии с пунктами 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил; согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в данном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях; согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное): 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях; согласно п. 44. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Товарный знак истца "Корунд" представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "КОРУНД", выполненного оригинальным шрифтом - кириллицей, прописными буквами красного цвета, буква "О" выполнена в виде стилизованного изображения кристалла с гранями фасного цвета, переходящими в белый цвет. Буква "О" выполнена размером немного большим, чем остальные буквы.

Согласно статье 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственное наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь так же полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

Полное фирменное наименование ответчика: общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ "КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАНО ДОППОКРЫТИЙ", сокращенное фирменное наименование ответчика на русском языке: ООО "НИИ "КОРУНД", где: слово "ООО" - обязательная часть фирменного наименования, обозначающая организационно-правовую форму ответчика, как юридического лица; слово "НИИ" - произвольная часть фирменного наименования, сокращенная аббревиатура "Научно Изобретательно Исследовательская" (собственное наименование); слово "КОРУНД" - произвольная часть фирменного наименования (выполнена оригинальным шрифтом кириллицей прописными буквами) (собственное наименование).

В силу изложенного, оценив товарный знак "КОРУНД" и сокращенное фирменное наименование ответчика - ООО "НИИ "КОРУНД" с учетом положений Правил, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что произвольная часть сокращенного фирменного наименования ответчика, а именно словесный элемент "КОРУНД", полностью совпадает со словесным элементом товарного знака истца "КОРУНД" по звуковым, графическим, и смысловым признакам. Слово "КОРУНД" является наиболее сильным тождественным компонентом; словесный элемент "КОРУНД" в произвольной части сокращенного фирменного наименования ответчика на русском языке является наиболее значимым и доминирующим, поскольку занимает главное положение в словосочетании "НИИ" КОРУНД", является его оригинальным элементом; иной элемент сокращенного фирменного наименования ответчика, а именно слово "НИИ" является второстепенным и не оказывает влияние на установление доминирующего значения в произвольной части фирменного наименования "НИИ КОРУНД", так как оно не обладает различительной способностью и не способно вызвать ассоциации у потребителей ни с конкретным субъектом, ни с производимым им товаром.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что словесный элемент "КОРУНД" в произвольной части сокращенного фирменного наименования на русском языке ответчика сходно до степени смешения с товарным знаком истца "КОРУНД", поскольку ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные различия.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения изготовителю.

В соответствии с правовым подходом, выраженным в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судом установлено что товары, производимые истцом, маркируются товарным знаком "КОРУНД". Данный товарный знак истца обладает достаточной различительной способностью и используется для индивидуализации маркируемых услуг и выделения их среди однородной деятельности.

Действие зарегистрированного товарного знака "КОРУНД" распространяется на товары 02-го, 17-го классов МКТУ.

Класс 02 включает: краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати. Данный класс включает, в основном, краски, красящие вещества и защитные средства от коррозии. К классу относятся: краски, лаки, олифы для промышленных целей, ремесел, декоративно-прикладных искусств; красители для одежды; красители для пищевых продуктов или напитков. Аннато [краситель]; бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые [краситель]: красители; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые, темпера; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские шля клиширования; краски эмалевые; краски*; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки*; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] юля гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно - декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки: составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; тонер-картриджи для фотокопировальных аппаратов и принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати: фольга серебряная [листовая]; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак, гуммилак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты].

Класс 17 включает: каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы. Описание: класс включает, в основном, электро-, тепло- и звукоизоляционные материалы и частично обработанные пластмассы в виде листов, плиток, пластин или прутков для промышленных целей. К классу относятся: резиновые материалы для наложения новых протекторов на шины; резиновые или пластмассовые набивочные материалы; плавучие ограждения, препятствующие загрязнению водной поверхности. Амортизаторы резиновые, буферы резиновые; арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; асбест; ацетил целлюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вискозные, за исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы, уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; материалы, задерживающие тепловое излучение; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; накладки сцепления; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных щелей; ограничители резиновые; основания асбестовые; перчатки изоляционные; пластмассы, частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; пленки противоослепляющие для окон [тонированные]; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; растворы каучуковые; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для труб неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы гибкие металлические; трубы из текстильных материалов; шланги из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения винновые для банок; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги для поливки; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные; эбонит [вулканизированная резина].

Под товарным знаком "КОРУНД" истец производит товар - сверхтонкую теплоизоляция "Фасад".

Судом установлено, что с 28.04.2015 по настоящее время ответчик осуществляет деятельность по производству и введению в гражданский оборот товара "Сверхтонкая теплоизоляции "Термос". При этом, на этикетке указанного товара ответчик, указывая изготовителя данного товара, воспроизводит словесное обозначение "КОРУНД", сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Из анализа видов деятельности сторон, информации на этикетках товаров следует, что товар истца (сверхтонкая теплоизоляция "Фасад") и товар ответчика (сверхтонкая теплоизоляция "Термос") относятся к одному роду товаров - "сверхтонкая теплоизоляция"; производятся в виде "жидкого многокомпонентного материала белого цвета на акриловой основе"; имеют сходные характеристики; состоят из схожих компонентов; обладают одними и теми же потребительскими свойствами, функциональным назначением: "для нанесения на поверхности любой конфигурации с целью решения следующих задач: теплоизоляция, снижение теплопотерь зданий и сооружений, устранение причины образования конденсата, эстетичный внешний вид обработанной материалом поверхности"; фасуются в пластиковые банки белого цвета объемом 5, 10, 20 л; реализуются посредством заключения розничных, оптовых, дилерских договоров; предназначены для использования одним и тем же кругом потребителей.

В соответствии со статьей 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а том числе: 1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации; 2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот (хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Под производством (изготовлением) следует понимать оконченный технологический процесс создания в объективной форме товара и физическое представление на этом товаре или его упаковке чужого товарного знака либо создание самого изображения чужого товарного знака.

Предложением к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является введение товара в гражданский оборот. Предложением к продаже следует считать любые действия хозяйствующего субъекта, направленные на реализацию товара с обозначением сходным с товарным знаком до степени смешения.

Хранением продукции с обозначением сходным до степени смешения с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, признается нарушением прав на товарный знак, если хранение осуществляется с целью введения такой продукции в последующем в гражданский оборот.

Продвижением товара на рынок, для покупки и продажи товаров, является размещение товарного знака или сходного с ним обозначения в Интернете, в частности в доменном имени или при других (способах переадресации, в том числе упоминание в тексе сайтов, в служебной части страниц (в полях описания ключевых слов)), считается незаконным.

Под продажей понимается возмездное отчуждение товаров, в отношении которых неправомерно использовался товарный знак.

Под документацией, связанной с введением товара в оборот, понимаются рекламная литература, документация, связанная с заключением договоров на поставку товаров и т.д.

Факт введения компанией в гражданский оборот производимого ею товара "Сверхтонкая теплоизоляции "Термос" с воспроизведением на этикетке товарного знака истца "КОРУНД" подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами в частности договором поставки N 008П от 12.02.2016 и спецификации N 1 на поставку товара к договору N 008П от 12.02.2016, в соответствии с которым компания (поставщик) обязалась поставить товар теплоизоляционную краску "Термос" 20 литров, стоимостью 7 350 руб.; получение ответчиком оплаты подтверждается платежным поручением N 39 от 15.02.2016, поставка товар - товарной накладной N 1 от 15.02.2016. При приобретении товара истцу также были предоставлены рекламная брошюра компании, копия сертификата соответствия N 1896161 на товар "Сверхтонкая теплоизоляция "Термос", заверенная подписью руководителя компании и ее печатью.

Доводы апелляционной жалобы, направленные на обоснование недопустимости данных доказательств по основанию отсутствия у истца как коммерческой организации полномочий по проведению контрольной закупки, подлежат отклонению как основанные на неверном толковании норм права.

Действия по заключению указанного договора с целью приобретения спорного товара, произведены с целью реализации самозащиты права, направлены на получение доказательств того, что ответчик вводит в гражданский оборот контрафактные товары. При этом такой способ защиты нарушенного права как самозащита прямо предусмотрен гражданским законодательством (статьи 12, 14 ГК РФ), не противоречит законодательству, и корреспондирует части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (данная правовая позиция выражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2016 N С01-863/2016 по делу N А60-47032/2015).

При таких обстоятельствах указанные доказательства не могут быть признаны полученными с нарушением закона, а потому основания для вывода об недопустимости отсутствуют.

Как установлено судом первой инстанции, согласно протоколу осмотра доказательств, совершенного нотариально, при введении нотариусом в поисковой строке браузера Google комбинации слов "корунд купить в Ростове-на-дону" отобразился список предложений (сайтов), отвечающих указанному критерию поиска. Так, в первой строчке списка размещено предложение сайта rostov.tiu.ru. Переходя по указанной ссылке, открылся список товаров под наименованием "Теплоизоляция Корунд". В данном списке (фильтр "Россия") помимо 10 предложений товара истца, присутствуют 22 предложения товара ответчика. При этом фотографии банок товаров в списке, свидетельствуют о возможности смешения у потребителей товаров и возможности отнесения к одному и тому же источнику происхождения - обществу как производителю.

Довод апелляционной жалобы о том, что ответчик не зарегистрирован на указанном сайте, не опровергает вывод суда о том, что посредством данного сайта производится предложение товара ответчика к продаже с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Изложенное подтверждает обоснованность вывода суда первой инстанции о том, что ответчик вводит в гражданский оборот (производит, хранит, предлагает к продаже, продвигает (рекламирует), реализует товар "Сверхтонкая теплоизоляция "Термос" с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, и получает коммерческую прибыль от указанных действий.

Доказательства того, что данные действия осуществляются с разрешения истца как обладателя исключительных прав на спорный товарный знак либо охватываются случаями свободного использования товарного знака, ответчиком не представлены.

Таким образом, действия ответчика по введению в гражданский оборот "Сверхтонкой теплоизоляции "Термос", с воспроизведением на этикетке товара словесного элемента "КОРУНД", сходного до степени смешения с товарным знаком истца способны вызвать у потребителя смешение относительно товара истца "Сверхтонкой теплоизоляции" под товарным знаком "КОРУНД".

Указанные действия также направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности путем снижения затрат на продвижение своего товара.

Данные действия способны причинить убытки правообладателю товарного знака "КОРУНД", путем перераспределения спроса на товарном рынке, в результате которого снизятся его доходы. Они способны нанести вред деловой репутация истца и противоречат действующему законодательству, обычаям делового оборота, требованиям порядочности, разумности и справедливости.

Исходя из изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о существовании возможности введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов в результате сходства до степени смешения товарного знака истца и фирменного наименования ответчика.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Из пункта 1 статьи 1491 ГК РФ следует, что исключительное право на товарный знак возникает со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 1 статьи 1494 ГК РФ).

Согласно свидетельству N 382718 датой приоритета спорного товарного знака является 21.04.2008.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица (пункт 2 статьи 1475 ГК РФ).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ датой государственной регистрации ответчика, а, соответственно, днем возникновения исключительного права на фирменное наименование является 28.04.2015.

Таким образом, в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ преимущество имеет исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу изложенного исключительное право на спорный товарный знак подлежит защите способами, предусмотренными ГК РФ.

В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 1252 ГК РФ обладатель исключительного права не товарный знак, обладающего преимуществом перед исключительным правом на фирменное наименование, может требовать полного или частичного запрета использования такого фирменного наименования.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно признал действия ответчика по введению в гражданский оборот товара "Сверхтонкой теплоизоляции "Термос" с воспроизведением на этикетке товара словесного элемента "КОРУНД", сходного до степени смешения с товарным знаком "КОРУНД" по свидетельству N 382718, нарушением исключительных прав истца на товарный знак, и удовлетворил требование истца о запрете ответчику использовать в произвольной части сокращенного фирменного наименования на русском языке ООО "НИИ "КОРУНД" словесный элемент "КОРУНД", сходный до степени смешения с товарным знаком "КОРУНД" N 382718, а также использовать в произвольной части сокращенного фирменного наименования на русском языке ООО "НИИ "КОРУНД" словесный элемент "КОРУНД", сходный до степени смешения с товарным знаком "КОРУНД" N 382718 на этикетках, упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на документации; в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации - связанные с производством и введением в гражданский оборот жидких теплоизоляционных материалов (теплоизоляции) было удовлетворено в полном объеме.

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных ГК РФ, с учетом требований разумности и справедливости.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, а доказательств передачи правообладателем либо истцом исключительных прав на указанный товарный знак ответчиком суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации судом признано правомерным.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

В силу ст. 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Проанализировав обстоятельства дела, оценив представленные доказательства в соответствии со статьями 65, 67, 68, 71 АПК РФ, принимая во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования средства индивидуализации (длительность периода нарушения - с 28.04.2015 по 03.06.2016), объем предложений товара ответчика к продаже, вероятные убытки истца с учетом ставок вознаграждений по существующим договорам коммерческой концессии истца с иными пользователями, возможное причинение вреда его деловой репутации, суд первой инстанции исходя с учетом принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, определил сумму компенсации в размере 200 000 руб.

Доводы апелляционной жалобы указанный вывод суда первой инстанции не опровергают.

Истцом решение суда в части суммы взысканной компенсации не оспаривается.

В части удовлетворения требования об опубликовании за свой счет резолютивной части решения арбитражного суда по настоящему делу в федеральном выпуске газеты "Коммерсант" (печатное издание, выпуск ежедневный с понедельника по субботу, номер свидетельства ПИ N ФС 77-64424, дата регистрации 31.12.2015) в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу, решение суда соответствует подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ.

Доводу апелляционной жалобы о необоснованности возврата встречного иска апелляционным судом дана следующая правовая оценка.

Встречное исковое заявление было возвращено ответчику определением от 02.11.2016 (в полном объеме изготовлено 09.11.2016). Данное определение в силу части 4 статьи 129 АПК РФ является самостоятельным объектом обжалования. Из апелляционной жалобы не следует, что она подана на данное определение, а потому оно не является объектом проверки законности и обоснованности в рамках настоящего апелляционного производства.

Между тем, применительно к вытекающим из смысла пункта 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" основаниям перехода к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, апелляционный суд полагает необходимым дать оценку по существу указанному доводу апелляционной жалобы.

Предметом встречного иска являлось требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Из части 5 статьи 4 АПК РФ следует, что на данные требования не распространяется требование соблюдения претензионного порядка урегулирования спора как условия осуществления права на иск в процессуальном смысле, в силу чего возвращение встречного иска судом первой инстанции по основанию несоблюдения компанией претензионного порядка урегулирования спора не может быть признано обоснованным.

Между тем, данное обстоятельство не привело к неправильному возвращению встречного иска по существу в силу следующего.

Из части 1 статьи 132 АПК РФ следует, что встречный иск - это иск, который принимается и рассматривается судом первой инстанции совместно с первоначальным иском.

В соответствии с абзацем шестым пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ иски о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Таким образом, данный иск, заявленный компанией в качестве встречного, не мог быть рассмотрен совместно с иском общества, поскольку Арбитражный суд Ростовской области не являлся компетентным судом для рассмотрения иска компании.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 129 АПК РФ неподсудность дела арбитражному суду, выявленная при рассмотрении вопроса о принятии заявления, является основанием возвращения искового заявления.

Ответчик не лишен права обратиться в суд с самостоятельным иском с соблюдением определенного АПК РФ порядка предъявления иска.

При таких обстоятельствах основания для отмены или изменения решения суда по доводам апелляционной жалобы отсутствуют. Нарушений процессуального права, определенных частью 4 статьи 270 АПК РФ в качестве безусловных оснований отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат отнесению на заявителя жалобы. Поскольку при подаче апелляционной жалобы госпошлина ответчиком не была уплачена, постольку с ответчика надлежит взыскать в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 09.11.2016 по делу N А53-15535/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ "КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАНО ДОППОКРЫТИЙ" (ОГРН 1156196041858, ИНН 6165193644) в доход федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

Председательствующий

В.В. Ванин

Судьи

Н.В. Ковалева Б.Т. Чотчаев