Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2019 г. N 09АП-4152/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2019 г. N С01-458/2018 по делу N А40-193572/2017 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

19 февраля 2019 г.

Дело N А40-193572/17

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 февраля 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,

судей Н.И. Левченко, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.М. Албаковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ЧК НО "Диаджео Айленд"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 декабря 2018 года

по делу N А40-193572/17, принятое судьей Козлнековой О.В.

по иску ЧК НО "Диаджео Айленд"

к ООО "Интербев"

третье лицо: Центральная акцизная таможня"

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Материков И.Т. (по доверенности от 03.09.2018)

от ответчика: Иванов Д.В. (по доверенности от 19.06.2018)

от третьего лица: представитель не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Частная компания с неограниченной ответственностью "Диаджео Айрленд" (Республика Ирландия) (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Интербев" (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечена Центральная акцизная таможня.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 октября 2017 года по делу N А40-193572/17-51-1778 приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на товар, маркированный товарным знаком N 23486, в количестве 5 760 банок, помещенный обществом с ограниченной ответственностью "Интербев" под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по таможенной декларации N 10009142/061017/0007484, находящийся на складе ЗАО СВХ "Терминал Зеленоград-М" по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д. 3, стр. 1, до момента исполнения решения суда; запрета Центральной акцизной таможне Федеральной таможенной службы Российской Федерации и всем ее таможенным постам осуществлять выпуск товара, маркированного товарным знаком N 23486, помещенного ответчиком под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по таможенной декларации N 10009142/061017/0007484.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечена Центральная акцизная таможня.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2018 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Поскольку определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Интербев" на указанное решение было прекращено и в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы было отказано, не согласившись с принятым по делу решением, в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), общество с ограниченной ответственностью "Интербев" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2018 года решение Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2018 по делу N А40-193572/2017 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В порядке ст. 49 АПК РФ судом принято изменение предмета исковых требований (пункт 1 просительной части иска).

Суд первой инстанции, рассмотрев заявленные требования, решением от 18 декабря 2018 исковые требования удовлетворил частично. Суд решил:

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Интербев" совершать любые действия по использованию товарного знака "GUINESS" с номером в соответствии с международной регистрацией N 23486 на товарах, помещенных обществом с ограниченной ответственностью "Интербев" под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по таможенной декларации N 10009142/061017/0007484 без согласия правообладателя, в том числе, вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанные товары, с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять продажу, иное распространение в Российской Федерации по таможенной декларации N 10009142/061017/0007484, маркированных указанным товарным знаком.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

С решением суда не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой указал, что судом первой инстанции не учтены все обстоятельства, имеющие значение для дела, истец оспаривает правомерность выводов суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требований о запрете ввоза товара и изъятии и уничтожении из оборота товара.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы жалобы поддержал, просил решение суда в части отказа в указанных требованиях отменить, требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения требований истца, представил отзыв

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело повторно в порядке ст.ст.266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации РФ, выслушав пояснения представителей сторон, приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований апелляционной жалобы в части исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец, Частная компания с неограниченной ответственностью "Диаджео Айрленд", является иностранным юридическим лицом (Республика Ирландия), правообладателем словесного товарного знака "GUINNESS" по международной регистрации N 23486, дата регистрации - 04.10.1963, дата истечения срока действия/продления 08.01.2023, в отношении ряда товаров 32 класса МКТУ, в том числе "пиво".

Как стало известно истцу из сообщения Центральной акцизной таможни от 06.10.2017 ОТО и ТК N 2 Пикинского таможенного поста принято решение о приостановлении выпуска товаров, содержащих товарный знак "GUINNESS", в количестве 5 760 банок, а именно следующего товара: пиво солодовое темное пастеризованное GUINNESS DRAUGHT кр. 4,1 % в металлических банках ёмкостью 0,44 л.

Указанный товар был помещён декларантом под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по таможенной декларации 10009142/061017/0007484. Декларантом значится ООО "Интербев", 123007, г. Москва, 2-й Хорошевский пр., д. 7, стр. 1.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из пунктов 1 и 4 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Предъявляя иск, истец указал на то, что ответчик ввез на территорию Российской Федерации продукцию (пиво), маркированную товарным знаком "GUINNESS", в количестве 5 760 банок. Истец согласия ответчику на ввоз на территорию России продукции (пива), маркированной товарным знаком "GUINNESS", не давал.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2018 по делу N А40-193572/2017 в постановлении от 26 июля 2018 года Суд по интеллектуальным правам указал, что: "с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П, для того, чтобы признать исковые требования, заявленные на основании пункта 4 статьи 1252 ГК РФ, в настоящем споре необходимо было установить, являлись ли товары, представленные к таможенному оформлению по таможенной декларации N 10009142/061017/0007484, товарами ненадлежащего качества. Тогда как такие обстоятельства судом первой инстанции не устанавливались".

Суд первой инстанции, при новом рассмотрении дела указал, что решение Арбитражным судом города Москвы было принято 09 января 2018 года, тогда как постановление N 8-П было принято Конституционным Судом Российской Федерации 13 февраля 2018 года, в связи с чем не могло быть учтено Арбитражным судом города Москвы при первоначальном рассмотрении дела.

При новом рассмотрении дела истец заявил, что товары, представленные к таможенному оформлению по таможенной декларации N 10009142/061017/0007484, являются товарами ненадлежащего качества, поскольку в настоящее время срок годности пива истек, что подтверждается фотографиями спорного товара (выделенный том, л.д. 10-11, 13-14) - "best before date 06.04.2018".

Указанный довод истца судом не принят, поскольку, по мнению суда первой инстанции, проверке подлежит качество товара на момент его представления к таможенному оформлению по таможенной декларации, то есть 06 октября 2017 года.

В этой связи суд указал, что доказательств того, что по состоянию на указанную дату, спорный товар являлся товаром ненадлежащего качества, истец в материалы дела не представил.

В постановлении от 13.02.2018 N 8-П указано, что при применении положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ отсутствуют конституционно-правовые основания для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт), - в отличие от последствий ввоза поддельных товаров, изъятие и уничтожение которых может не производиться лишь в порядке исключения (если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью защиты общественно значимых интересов). Это означает, что товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, что, однако, не исключает применение иных последствий нарушения исключительного права на товарный знак с учетом содержащегося в настоящем Постановлении конституционно-правового истолкования положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Легально приобретенные на территории другого государства товары, ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Поскольку в данном случае судом не установлено, что спорные товары являлись на момент их представления к таможенному оформлению товарами ненадлежащего качества, оснований для удовлетворения требования истца об их изъятии из оборота и уничтожении для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей у суда не имеется.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2018 по делу N А40-193572/2017 в постановлении от 26 июля 2018 года Суд по интеллектуальным правам указал, что: "суд первой инстанции в своем решении не мотивировал на основании каких норм права и доказательств, представленных в материалы дела он пришел к своим выводам о том, что исковые требования истца в части запрета на рекламу товаров с товарным знаком по международной регистрацией N 23486; в части запрета на хранение товаров со спорным товарным знаком истца; в части запрета на ввоз спорного товара, как мер ответственности, указанных в статье 1252 ГК РФ, подлежат удовлетворению, поскольку выводы суда в указанной части в нарушение установленных частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебного акта, отсутствуют.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что запрет на использование товарного знака установлен пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ, где определено, что исключительное право принадлежит лишь правообладателю. В пункте же 3 этой статьи указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Таким образом, с учетом того, что судом первой инстанции не исследовался вопрос о том, осуществлял ли ответчик рекламу с использованием спорного товарного знака; есть ли в собственности или во владении у общества складские помещения для хранения товара, и хранит или хранило когда-либо общество товар, маркированный товарным знаком компании, принимая во внимание, что ввоз спорного товара по таможенной декларации N 10009142/061017/0007484 уже состоялся, коллегия судей считает правомерным довод общества о необоснованном удовлетворении требований в указанной части, а также установлении абстрактного запрета на использование обозначения "GUINNESS", поскольку абстрактные требования компании (совершать любые действия по использованию товарного знака без разрешения правообладателя), характеризуются указанием запрета на будущее время, что в силу закона, является безосновательным".

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав средства индивидуализации является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Таким образом, удовлетворяя требования истца частично, суд первой инстанции, учел указания суда кассационной инстанции.

При этом довод истца в части необходимости удовлетворения требования в части запрета ввоза, суд апелляционной инстанции отклоняет, как противоречащий выводам Суда по интеллектуальным правам, изложенным в постановлении от 26.07.2018, - "принимая во внимание, что ввоз спорного товара по таможенной декларации N 1009142/061017/0007484 уже состоялся, коллегия судей считает правомерным довод общества о необоснованном удовлетворении требований в указанной части" ( стр. 14 постановления)

В отношении требования истца в части запрета ответчику осуществлять рекламу, хранение товара, суд указал, что требования не подлежат удовлетворению, поскольку доказательств того, что ответчик осуществлял рекламу с использованием спорного товарного знака, в собственности или во владении у ответчика имеются складские помещения для хранения товара, ответчик хранит или хранил когда-либо товар, маркированный товарным знаком истца, в материалы настоящего дела истцом не представлено.

В остальной части суд также признал требования истца подлежащими удовлетворению, не считая данные требования абстрактным запретом, с учетом постановления Суда по интеллектуальным правам по делу N А40-45121/17 от 11 сентября 2018 года, принятым по аналогичному делу по иску Heineken Ceska republika, a.s. к обществу с ограниченной ответственностью "ИнтерБев" о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 278869, с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Центральной акцизной таможни, иностранного лица - SIA "TRADE IG".

Довод апелляционной жалобы о необоснованном отказе в требовании об изъятии и уничтожении спорного товара суд признает обоснованным, поскольку, как истец, так и ответчик указывают, что на момент разрешения спора срок годности спорного товара истек, следовательно, исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.02.2018 N 8-П товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Очевидно, товар, срок годности которого истек, не может быть признан качественным, и подлежит изъятию в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей. При этом суд исходит из необходимости оценки судом доказательств и фактических обстоятельств дела на момент вынесения решения суда.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции подлежит отмене в части.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 3 000 руб. относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 декабря 2018 года по делу N А40-193572/17 отменить в части отказа в удовлетворении требования об изъятии и уничтожении товара, удовлетворить указанное требование.

Возложить на ООО "Интербев" обязанность по изъятию и уничтожению 5 760 банок, содержащих товарный знак "GUINESS" N 23486, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по таможенной декларации N 10009142/061017/0007484

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 декабря 2018 года по делу N А40-193572/17 в остальной части оставить без изменения, а апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Интербев" в пользу частной компании с неограниченной ответственностью "Диаджео Айрленд" (Республика Ирландия) расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.Н. Садикова

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев