Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2019 г. N 12АП-15291/19

г. Саратов

23 декабря 2019 г.

Дело N А12-16570/2019

Резолютивная часть постановления объявлена "16" декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен "23" декабря 2019 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи С. А. Жаткиной,

судей О. И. Антоновой, Т. В. Волковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания З.А. Шавеевой,

при участии в судебном заседании:

- от индивидуального предпринимателя Колотева Сергея Ивановича представителя Зубрилина Николая Викторовича по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Колотева Сергея Ивановича на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 21 октября 2019 года по делу N А12-16570/2019,

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (ИНН 5243001622 ОГРН 1025201335279 адрес регистрации: 607232 Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, дом 9)

к индивидуальному предпринимателю Колотеву Сергею Ивановичу (ИНН 343102423276 ОГРНИП 315345700002289)

о взыскании 180 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на

товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Колотеву Сергею Ивановичу (далее - ответчик) о взыскании 180 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 289416, 2 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 200 рублей расходов по оплате выписки из ЕГРИП, 100 рублей расходов по приобретению вещественных доказательств, 138 рублей почтовых расходов (исковые требования изложены с учетом уточнений).

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 21 октября 2019 года по делу N А12-16570/2019 в удовлетворении ходатайств ответчика об отложении судебного разбирательства, об истребовании доказательств и привлечении к участию в деле третьего лица - отказано. С ответчика в пользу истца взысканы 180 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 289416, 2 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 100 рублей расходов по приобретению вещественных доказательств, 96 рублей почтовых расходов. В части требований о взыскании 42 рублей почтовых расходов и 200 рублей расходов по оплате выписки из ЕГРИП отказано. С ответчика в доход федерального бюджета взыскано 4 400 рублей государственной пошлины по иску.

Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 28 400 рублей и судебные расходы.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что заявленный размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак нельзя признать соразмерным допущенному нарушению.

В обоснование доводов жалобы ответчик указывает на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора, необоснованное отклонение судом ходатайств о привлечении третьего лица и истребовании доказательств.

Заявитель апелляционной жалобы полагает, что суд первой инстанции безосновательно не принял контррасчет ответчика, ходатайствует о приобщении к материалам дела отчета об оценке рыночной стоимости права использования неисключительного права на объект интеллектуальной собственности - товарного знака N 289416, а также о назначении судебной экспертизы.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе и заявленные ходатайства.

От истца поступили возражения против удовлетворения ходатайства о назначении экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" определено, что поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе, приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам. К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы и др.

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая, что ИП Колотев С.И. не обосновал невозможность обращения с заявлениями о приобщении доказательств и о назначении экспертизы при рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения ходатайств ответчика.

В связи с отказом в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы денежные средства, перечисленные на депозит суда, подлежат возврату.

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в суд апелляционной инстанции не обеспечили, о времени и месте судебного рассмотрения извещены надлежащим образом в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассматривается в отсутствие сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, общество "Рикор Электроникс" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 23.05.2005 с приоритетом от 22.07.2004 в отношении товаров 7, 9, 12, 20-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Срок регистрации до 22.07.2024.

Внесение записи о товарном знаке в реестр подтверждается соответствующим свидетельством о регистрации.

Информация об указанном товарном знаке располагается на официальном сайте ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/

08 ноября 2018 года ответчик реализовал контрафактный товар - датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗД), на котором имеется изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 289416.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым и товарным чеками от 08 ноября 2018 года, спорным товаром, а также видеосъёмкой, совершённой в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со статьями 12-14 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак. Нарушение выразилось в использовании товарного знака, зарегистрированного под N 289416, путем предложения к продаже и реализации товара с нанесенными на него изображениями, сходными до степени смешения с указанным товарным знаком.

Разрешение на такое использование товарного знака правообладателя путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, использование ответчиком в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно - с нарушением исключительных прав правообладателя.

В связи с выявленным фактом нарушения исключительных прав истцом, в порядке досудебного урегулирования спора, была направлена ответчику претензия, оставленная последним без урегулирования.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком товарного знака, истец обратился в суд с настоящими требованиями.

При этом с учетом уточнений размер компенсации был исчислен истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным договором от 01.10.2016, заключенным между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Техносфера", в соответствии с которым вознаграждение истцу за использование принадлежащего ему товарного знака составляет 90 000 рублей.

Принимая законное и обоснованное решение, суд первой инстанции исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьёй 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительных прав на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.06. по делу N 3691/06). Понятия тождественности и сходства определяются в п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.03. N 32. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 статьи 1515 Гражданским кодексом Российской Федерации).

Применительно к положениям пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконное использование товарного знака (сходного обозначения) может выражаться, в частности, в безосновательном (т.е. без согласия правообладателя) размещении такого товарного знака (обозначения) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в размещении товарного знака (обозначения) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", а также положениями статьи 494 Гражданским кодексом Российской Федерации использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Факт реализации спорного товара, содержащего изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе, видеозаписью самого процесса реализации товара.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ, ответчик доказательств правомерности своих действий по использованию товарных знаков, принадлежащих истцу, не представил.

Представленная видеозапись фиксирует дату и время приобретения спорного товара, обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи спорного товара и позволяет установить идентичность запечатленных на видеозаписи товарного чека и спорного товара товарному чеку и спорному товару, представленным в материалы дела.

Из содержания пункта 6 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 следует, что товарный чек и видеоматериал являются надлежащими доказательствами факта нарушения исключительных прав.

Доказательств передачи ответчику прав на спорные товарные знаки суду не представлено, между тем сам факт приобретения в торговой точке ответчика товара нашел свое объективное и полное подтверждение представленными в дело доказательствами, включая чеки, содержащие сведения о наименовании приобретенных товаров, цене и дате продажи товаров, идентификационный номер налогоплательщика - продавца, видеозаписями покупки спорного товара.

Суд первой инстанции с учетом представленных в материалы дела доказательств пришел к правомерному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак. Нарушение выразилось в использовании товарного знака, зарегистрированного под N 289416, путем предложения к продаже и реализации товара с нанесенными на него изображениями, сходными до степени смешения с указанным товарным знаком.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Ответчиком в отзыве на иск заявлено ходатайство об уменьшении суммы компенсации до 10 000 рублей, представлен контррасчет, согласно которому цена за правомерное использование товарного знака при сравнимых обстоятельствах составила 77,12 рублей.

Однако контррасчет составлен без учета стоимости приобретения самого права использования товарного знака.

На основании пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Суд первой инстанции справедливо отметил, что ответчик в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в установленном законом порядке сумму вознаграждения, предусмотренную, представленным в материалы дела лицензионным договором от 01.10.2016, не оспорил, каких-либо документов, опровергающих определенную договором сумму вознаграждения, в материалы дела в ходе рассмотрения дела не представлялось

Основания для снижения размера взыскиваемой компенсации у суда первой инстанции отсутствовали.

Непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированного со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 марта 2012 года N 12505/11).

При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств суд первой инстанции правомерно отказал в снижении компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика 2 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 200 рублей расходов по оплате выписки из ЕГРИП, 100 рублей расходов по приобретению вещественных доказательств, 138 рублей почтовых расходов.

В соответствии с положениями статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Расходы на оплату государственной пошлины, приобретение спорного товара, почтовые расходы в размере 96 рублей подтверждены, в связи с чем требование о взыскании судебных расходов в данной части удовлетворено судом первой инстанции правомерно.

В части требований о взыскании 42 рублей почтовых расходов и 200 рублей расходов по получению выписки из ЕГРИП, отказано обоснованно по причине неподтверждения факта их несения.

Самостоятельных доводов в части взыскания и распределения судебных расходов апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм процессуального права, допущенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, в том числе в ходе разрешения заявленных ходатайств, судебная коллегия не усматривает.

Доводы апелляционной жалобы, приведенные в их обоснование, не соответствуют нормам действующего законодательства и фактическим обстоятельствам дела, они не опровергают выводы суда первой инстанции, а выражают лишь несогласие с ними, дают иную правовую оценку установленным обстоятельствам и по существу сводятся к переоценке доказательств, положенных в обоснование содержащихся в обжалуемом судебном акте выводов, являются несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого законного и обоснованного решения суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного решение суда следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 21 октября 2019 года по делу N А12-16570/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Финансово-экономическому отделу Двенадцатого арбитражного апелляционного суда с лицевого счета Двенадцатого арбитражного апелляционного суда возвратить индивидуальному предпринимателю Колотеву Сергею Ивановичу (ИНН 343102423276 ОГРНИП 315345700002289) денежные средства в размере 10 000 рублей, перечисленные по платежному поручению от 12.12.2019 N 99.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

С. А. Жаткина

Судьи

О. И. Антонова Т. В. Волкова