Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2020 г. N 08АП-13998/19 по делу N А70-16286/2017

город Омск

07 июля 2020 г.

Дело N А70-16286/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 июля 2020 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лотова А.Н.,

судей Рыжикова О.Ю., Шиндлер Н.А.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Плехановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-13998/2019) открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 02.10.2019 по делу N А70-16286/2017 (судья Маркова Н.Л.), принятое по иску открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (ОГРН 1025201335279, ИНН 5243001622, место нахождения: 607232, Нижегородская область, город Арзамас, улица Победы, дом 9) к индивидуальному предпринимателю Столяр Николаю Васильевичу (ОГРНИП 304721403500042, ИНН 721400062728), индивидуальному предпринимателю Козлову Евгению Валерьевичу (ОГРНИП 315745100005195, ИНН 745304748659),

при участии в деле в качестве третьего лица, - общества с ограниченной ответственностью "Техносфера",

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - ОАО "Рикор Электроникс", общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Столяру Николаю Васильевичу (далее - ИП Столяр Н.В., ответчик), индивидуальному предпринимателю Козлову Евгению Валерьевичу (далее - ИП Козлов Е.В., ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 15.02.2018 исковые требования удовлетворены частично. В пользу ОАО "Рикор Электроникс" с ИП Столяра Н.В. взыскано 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, 3 200 руб. расходы по оплате государственной пошлины за подачу иска, 84 руб. почтовых расходов, с ИП Козлова Е.В. - 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, 3 200 руб. расходы по оплате госпошлины за подачу иска, 41 руб. почтовых расходов.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2018 решение Арбитражного суда Тюменской области от 15.02.2018 оставлено без изменения. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2019 решение Арбитражного суда Тюменской области от 15.02.2018 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2018 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

Отменяя состоявшиеся судебные акты, суд кассационной инстанции учел, что при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. Судам первой и апелляционной инстанции указано на необходимость установить, в чем заключается позиция ответчиков по требованию о снижении размера компенсации - в их несогласии со способом определения, размером цены права использования товарного знака при сравнимых обстоятельствах и, как следствие, с ее двукратным размером в качестве компенсации, либо в их мнении относительно необходимости снижения компенсации ниже установленного законом предела (установленной судом двукратной стоимости права использования товарного знака при сравнимых обстоятельствах) при наличии оснований, предусмотренных постановлением Конституционного Суда Российской Федерации N 28-П. При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, определить размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле.

При новом рассмотрении дела, к его участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом первой инстанции привлечено общество с ограниченной ответственностью "Техносфера" (далее - ООО "Техносфера", третье лицо). Требования уточнены истцом в соответствии с правилами статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в связи с чем истец просил взыскать с каждого из ответчиков по 180 000 руб. компенсации.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 02.10.2019 по делу N А70-16286/2017 исковые требования удовлетворены частично. С ИП Столяра Н.В. в пользу общества взыскано 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, 3 200 руб. расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска, 84 руб. почтовых расходов. С ИП Козлова Е.В. в пользу истца взысканы 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, 3 200 руб. расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска, 41 руб. почтовых расходов. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ОАО "Рикор Электроникс" обжаловало его в апелляционном порядке.

В обоснование жалобы ее податель указывает, что в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, а именно - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак. При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика. На основании имеющихся в материалах дела доказательств, цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере (180 000 руб.), составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Из толкования указанных норм права следует, что отсутствие государственной регистрации лицензионного договора на право использования товарного знака может служить основанием для признания его недействительным. Между тем договор от 01.10.2016 зарегистрирован в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом). В материалах дела отсутствуют доказательства признания в установленном законом порядке договора от 01.10.2016 недействительным либо незаключенным. По мнению общества, приведенные положения являются основанием для отмены решения по делу.

В письменных отзывах на жалобу ответчики просят оставить решение по делу без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2019 по делу N А70-16286/2017 апелляционная жалоба принята назначена к рассмотрению на 03.12.2019.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2019 по делу N А70-16286/2017 рассмотрение апелляционной жалобы ОАО "Рикор Электроникс" в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложено на 26.12.2019.

09.12.2019 от ИП Козлова Е.В. в суд апелляционной инстанции поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, 17.12.2019 от ИП Столяра Н.В. поступил отзыв на исковое заявление, 26.12.2019 от ИП Козлова Е.В. поступил отзыв на апелляционную жалобу, от ИП Столяра Н.В. - дополнительные документы.

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, не явились. В порядке статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в их отсутствие.

Определением от 26.12.2019 рассмотрение апелляционной жалобы ОАО "Рикор Электроникс" в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложено на 21.01.2020. Принявшим участие в судебном заседании 21.01.2020 представителем ОАО "Рикор Электроникс" поддержана позиция по делу.

Определением от 21.01.2020 рассмотрение апелляционной жалобы ОАО "Рикор Электроникс" в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложено на 13.02.2020.

При подготовке к судебному заседанию судом апелляционной инстанции установлено, что ОАО "Рикор Электроникс" подана кассационная жалоба на решение Арбитражного суда Тюменской области от 04.09.2019 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2019 по делу N А70-700/2018, в котором рассмотрены аналогичные требования. Согласно данным общедоступной автоматизированной системы "Картотека арбитражных дел" в сети Интернет, определением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу N А70-700/2018 данная кассационная жалоба принята к производству и назначена к рассмотрению на 11.03.2020.

Определением от 18.02.2020 производство по апелляционной жалобе истца в рамках настоящего дела приостановлено до вступления в законную силу судебного акта Суда по интеллектуальным правам, вынесенного по делу N А70-700/2018. Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2020 назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о наличии оснований для возобновления производства по апелляционной жалобе на 30.06.2020.

Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для возобновления производства по настоящему делу в силу следующего.

В соответствии со статьей 146 АПК РФ арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.

Судом апелляционной инстанции установлено, что Судом по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Тюменской области от 04.09.2019 по делу N А70-700/2018 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2019 по тому же делу вынесено постановление, дело N А70-700/2018 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области. Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, устранены.

В связи с изложенным, суд апелляционной инстанции возобновил производство по настоящему делу.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 АПК РФ о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в заседание суда апелляционной инстанции 30.06.2020 не обеспечили. На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Рассмотрев апелляционную жалобу, письменные отзывы на нее, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Из материалов дела следует, что ОАО "Рикор Электроникс" является правообладателем товарного знака в виде изобразительного обозначения с номером регистрации N 289416, зарегистрированного 23.05.2005 сроком приоритета до 22.07.2014 в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов МКТУ. В Приложении к свидетельству на товарный знак N 289416 указана дата, до которой продлен срок действия исключительного права - 22.07.2024. Товарный знак по свидетельству N 289416 включают буквенное обозначение РР, выполненное стандартными заглавными буквами латинского алфавита "А" и "Р". Наименование и адрес правообладателя товарного знака, согласно приложению к указанному свидетельству от 20.02.2007 изменено на ОАО "Рикор Электроникс" (прежнее наименование правообладателя - ОАО "Арзамасский завод радиодеталей").

14.09.2017 в торговых точках, принадлежащих ИП Столяру Н.В., расположенных по адресу: Тюменская обл., р.п.Голышманово, ул.Ленина, д.1, магазин "Радуга", и Тюменская обл., с.Омутинское, ул.Шоссейная, д.57, магазин "Автозапчасти", осуществлена реализация товара - датчика положения дроссельной заслонки, имеющего признаки контрафактности, в количестве двух штук.

Факт продажи указанного товара подтверждается товарными и кассовыми чеками, видеозаписью приобретения товара.

ИП Столяр Н.В. приобрел указанный товар у ИП Козлов Е.В. на основании агентского договора от 07.11.2016 N 84, что подтверждается отчетом агента от 22.08.2017 N 17082234. Указанное обстоятельство ИП Козловым Е.В. не оспаривается.

Установив факт реализации датчика положения дроссельной заслонки с использованием товарного знака, принадлежащего истцу, и посчитав нарушенными свои исключительные права на указанный товарный знак, поскольку приобретенный товар имеет технические признаки контрафактности, ОАО "Рикор Электроникс" обратилось в суд с настоящим иском.

Требования истца удовлетворены судом первой инстанции частично, с чем общество не согласилось, реализовав право апелляционного обжалования вынесенного по делу судебного акта.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его отмены или изменения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416, с приоритетом от 22.07.2004, зарегистрированного в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов МКТУ.

Обстоятельства реализации перечисленного выше товара, на котором размещено сходное с товарным знаком обозначение, подтверждаются материалами дела и не опровергаются ответчиками.

В соответствии с Постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Согласно пунктам 40, 41, 42, 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Сравнив товарный знак истца и приобретенный товар, апелляционный суд, руководствуясь вышеуказанными нормами закона, поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что приобретенные истцом товары выполнены с подражанием изображению зарегистрированного в качестве товарного знака N 289 416, ввиду использования характерных изобразительных особенностей расположения букв: пропорции и характерное положение их черт эти товары схожи до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным под N 289 416.

Размер компенсации исчислен истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным договором от 01.10.2016 между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Техносфера", в соответствии с которым вознаграждение истцу за использование принадлежащего ему товарного знака составляет 90 000 руб.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что в лицензионном договоре, на который ссылается истец в обоснование размера компенсации, правоотношения с лицензиатом носят длящийся характер и распространяются на внушительный перечень товаров, на которые в соответствии с классами МКТУ (классы МКТУ: 07, 09, 12 и 20) товарный знак может быть нанесен, и данные выплаты по 90 000 руб. не могут быть приняты за основу взыскания компенсации за однократное нанесение товарного знака на один товар; лицензионный договор от 01.10.2016 не может быть признан достаточным доказательством, обосновывающим разумный размер компенсации за нарушение исключительных прав истца ввиду их однократного нарушения ответчиком путем нанесения товарного знака на один товар; заявленная истцом компенсация в размере 180 000 руб., рассчитанная как двукратный размер стоимости права пользования товарным знаком, многократно превышает двукратный размер стоимости самого реализованного и приобретенного товара, что также сочтено обстоятельством, свидетельствующим о несоразмерности суммы компенсации допущенному нарушению.

Суд апелляционной инстанции полагает, что при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации N 28-П) и исключительно при мотивированном заявлении со стороны ответчика.

При этом в настоящем случае отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и Постановления N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Применение нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснения, содержащегося в постановлении N 28-П, в настоящем деле невозможно ввиду отсутствия установленного судами факта одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

Как разъяснено Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пункте 64 постановления от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению только в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (при множественности нарушений). Аналогичная правовая позиция содержится также в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2018 N 304-ЭС18-21773 по делу N А70-16361/2017, от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787 по делу N А36-16236/2017.

Определяя надлежащий размер компенсации за нарушение исключительного права, суд апелляционной инстанции исходит из следующего. Как разъяснено в пункте 59 поименованного выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Согласно пункту 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Судебная коллегия суда апелляционной инстанции отмечает, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации.

Таким образом, в предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 АПК РФ.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Истцом к взысканию с каждого из ответчиков предъявлена компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 289 416 в размере 180 000 руб., рассчитанная исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В качестве обоснования обычно взимаемой за правомерное использование спорного товарного знака цены истцом в материалы дела представлен соотносимый со временем нарушений ответчиками исключительного права лицензионный договор от 01.10.2016, заключенный ОАО "Рикор Электроникс" с ООО "Техносфера" (лицензиатом), на предоставление права на использование на неисключительной основе (неисключительная лицензия) принадлежащего ему товарного знака по свидетельству N 289416 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы по Международной классификации товаров (МКУ).

Согласно пункту 5.1 лицензионного договора от 01.10.2016 этот договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 22.07.2024.

За получение неисключительного права использования объекта интеллектуальной собственности на условиях настоящего договора лицензиат обязуется выплатить лицензиару фиксированное вознаграждение в размере 90 000 руб. независимо от срока и количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности. Также лицензиат уплачивает лицензиару 7% от полной фактурной стоимости продажи продукции и/или оказания услуг, содержащих объект интеллектуальной собственности (пункты 4.1, 4.2 лицензионного договора от 01.10.2016).

В материалах дела имеется платежное поручение, подтверждающее выплату ООО "Техносфера" предусмотренного лицензионным договором от 01.10.2016 вознаграждения в размере 90 000 руб.

Данный договор зарегистрирован Роспатентом 09.10.2017 за N РД0233648 и недействительным не признан.

Достаточных оснований для того, чтобы считать действия истца и ООО "Техносфера" злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ), материалы дела не содержат.

Вместе с тем, определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству N 289416 в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, приняв во внимание следующее.

Проанализировав условия лицензионного договора от 01.10.2016, суд апелляционной инстанции установил, что по этому договору ОАО "Рикор Электроникс" предоставило ООО "Техносфера" право на использование товарного знака N 289416 пятью способами, а именно (пункт 2.1):

- использовать товарный знак на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- использовать товарный знак при выполнении работ, оказании услуг;

- использовать товарный знак на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- использовать товарный знак в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- использовать товарный знак в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Кроме того, по лицензионному договору от 01.10.2016 предоставлено право на использование товарного знака по свидетельству N 289 416 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, включенных в четыре класса МКТУ (07, 09, 12 и 20).

Материалы дела свидетельствуют о том, что фактически каждым из ответчиков товарный знак истца использован только одним способом из способов, указанных в лицензионном договоре от 01.10.2016. Товарный знак имелся на проданных в розницу товарах, относящихся к классу МКТУ - 09.

Принимая во внимание, что в лицензионном договоре от 01.10.2016 вознаграждение в размере 90 000 руб. по способам использования товарного знака истца и по классам МКТУ отдельно не выделяется, и данные о том, как формируется такой размер вознаграждения, в лицензионном договоре от 01.10.2016 отсутствуют, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в обычных условиях данные обстоятельства должны оказывать влияние на размер уплачиваемого лицензиатом лицензиару вознаграждения.

С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции установил на основании названного договора цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком истца тем способом, которым его использовал каждый из ответчиков, в размере 9 000 руб. (90 000 руб. / 5 / 4* 2), а размер компенсации, подлежащей взысканию, - в размере 18 000 руб. (9 000 руб. * 2).

Обстоятельства, установленные по настоящему делу, позволяют прийти к выводу о том, что цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком истца тем способом, которым его использовал каждый из ответчиков, составляет 9 000 руб.

Таким образом, надлежаще исчисленный размер компенсации за нарушение права ответчиком ИП Столяром Н.В. составляет 18 000 руб. из расчета (90 000 руб. / 5 / 4) * 2* 2; ответчиком ИП Козловым Е.В. - 18 000 руб. из расчета (90 000 руб. / 5 / 4) *2* 2.

При этом, суд апелляционной инстанции учитывая, что решение суда о взыскании вынесено на большую сумму (20 000 руб.), но возражений в данной части ответчиками не заявляется, а также с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной им в Определении от 22.01.2020 N 309-ЭС19-21975 о невозможности нарушения фундаментальных правил о запрете поворота к худшему, суть которого заключается в недопустимости ухудшения положения стороны, подавшей жалобу на судебный акт, в результате его обжалования, оставляет оспариваемое решение Арбитражного суда Тюменской области от 02.10.2019 по делу N А70-16286/2017 без изменения.

Доводы относительно решения суда первой инстанции в части возмещения расходов на приобретение контрафактного товара и получение сведений в отношении ответчиков в апелляционной жалобе обществом не приводятся. Решение по делу в соответствующей части проверке не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил. Оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Тюменской области от 02.10.2019 по делу N А70-16286/2017 - без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

А.Н. Лотов

Судьи

О.Ю. Рыжиков Н.А. Шиндлер