Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2020 г. N 15АП-14949/20 по делу N А32-4560/2020

город Ростов-на-Дону

22 октября 2020 г.

дело N А32-4560/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 октября 2020 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Величко М.Г.

судей Барановой Ю.И., Новик В.Л.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сурженко Т.М.

при участии:

от истца: представитель не явился, извещен;

от ответчика: представитель не явился, извещен,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТД БДМ-Агро"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.08.2020 по делу N А32-4560/2020

по иску общества с ограниченной ответственностью "БДМ-Агро"

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "ТД БДМ-Агро"

о запрете использования товарного знака, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БДМ-Агро" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ТД БДМ-АГРО" (далее - ответчик) о запрете использования товарного знака "БДМ-Агро"; удаления информации с мест, на которых он размещен, обязании изменить фирменное наименование на наименование, не сходное до степени смешения с наименование "БДМАГРО", путем внесения изменений в устав и регистрации их в установленном законом порядке, а также о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права и судебных расходов (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением от 12.08.2020 иск удовлетворен. Суд обязал ответчика прекратить незаконное использование обозначения "БДМ-Агро" сходного до степени смешения с товарным знаком N 360160 в отношении производства товаров и услуг 511 класса МКТУ с материалов, которыми сопровождается изготовление и реализация товара, выполнение работ или оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы и информационно - телекоммуникационной сети Интернет, доменном имени bdmagro.pro, на сайте https://bdm-agro.pro, оформления сайтов и интернет ресурсов, вывесок, продукции, печатных и информационных материалов, каталогах, брошюрах, прайс-листах. Суд обязал ответчика прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя ООО "БДМ-Агро" (ИНН 2309074315), в отношении вида деятельности, аналогичного виду деятельности, осуществляемому правообладателем по производству машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы или изменить свое фирменное наименование. С ответчика в пользу ООО "БДМ-Агро" истца взыскано 5 млн. руб. компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак N 360160, 30 000 руб. судебных расходов на проведение исследования, 8 704 руб. расходов на оплату услуг нотариуса, а также 54 000 руб. госпошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение от 12.08.2020. В обоснование жалобы заявитель указывает, что наименование юридического лица наносится ООО "ТД БДМ-АГРО" большими буквами, на сайте истца написание БДМ-АГРО производится большими белыми буквами жирным шрифтом, исполнение букв иное, наименование не содержит таких цветов в написании на своем сайте, буква Г выполнена в печатном варианте. На сайте ответчика на главной странице написано, что ТД "БДМ-АГРО" самостоятельное предприятие и не связано с ООО "БДМ-Агро". У ответчика не было намерений использования торговой марки истца для введения в заблуждение потенциальных покупателей орудий. Объектом коммерческой деятельности истца является производство и реализация дискаторов и иной сельскохозяйственной техники. Ответчик также не согласен с размером взысканной компенсации в размере 5 млн. руб.

В судебное заседание истец и ответчик явку представителей не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом согласно части 6 статьи 121. части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 5 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", пунктов 16, 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов". В связи с изложенным, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу и ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя. Ходатайство рассмотрено судом и удовлетворено.

В материалы дела от ответчика поступило ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы.

Ходатайство об отложении судебного разбирательства рассмотрено судом апелляционной инстанции и отклонено, поскольку суд учел пределы рассмотрения жалобы в суде апелляционной инстанции, раскрытие участвующими в деле лицами в суде первой инстанции доказательств по делу, а также предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации обязательные условия, необходимые для отложения дела.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, производственное предприятие ООО "БДМ-Агро" было организовано в 2000 году. Основным видом деятельности является производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы (ОКВЭД 28.30.3). Первыми в мире разработало и популяризировало новый тип эффективных дисковых борон - "ДИСКАТОР" (товарный знак RU 258908, заявка на регистрацию N 2002729355 от 02.12.02, действует до 02.12.2022 года).

Как указывает истец, за время существования предприятием спроектировано более 50 моделей техники, произведены и реализованы тысячи орудий, приобретено честное имя и высокая репутация на аграрном рынке России и стран СНГ.

Товарный знак "БДМ-Агро" используется правообладателем более 13 лет во всех рекламных продуктах, при маркировке товара, на официальном сайте компании - https://bdm-agro.ru/ (которому более 14 лет), на всех мероприятиях по продвижению своего товара (выставки, конференции и т.п.).

Впоследствии торговое наименование ООО "БДМ-Агро" в виде "изображения товарного знака, знака обслуживания цветового сочетания: голубой, красный, белый" было также зарегистрировано в качестве товарного знака N RU 360160, заявка на регистрацию N 2006726022 от 11.09.2006, действует до 11.09.2026.

По мнению истца, за длительное время использования товарного знака правообладателем, товарный знак "БДМ-Агро" получил широкую известность на рынке сельскохозяйственных машин и оборудования, как в России, так и за рубежом.

Средняя выручка истца от реализации товаров под товарным знаком "БДМ-Агро" составляет более 300 000 000 рублей в год.

07.06.2019 было создано ООО "ТД БДМ-Агро" (ИНН 2373016536, КПП 237301001), зарегистрированное по адресу Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Красная, д. 138, эт.2, оф. 3, имеет те же ОКВЭД что и у ООО "БДМ-Агро". Основной вид деятельности также производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы (ОКВЭД 28.30.3). Первоначально предприятие было зарегистрировано согласно сведениям, размещенным на сайте https://www.rusprofile.ru/, по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Пурыхина, дом 1д, то есть фактически по тому же адресу, что и истец.

Истец указал, что фактически ООО "ТД БДМ-Агро" было создано работниками и бывшими работниками ООО "БДМ-Агро". Все руководящие должности также занимают работники и бывшие работники ООО "БДМ-Агро".

По мнению истца, ответчик без согласования с правообладателем и в нарушение его законных прав использует в целях рекламы для привлечения покупателей товарный знак "БДМ-Агро" - сходное с ним до степени смешения обозначение, а именно на сайте ответчика https://bdm-agro.pro/ используется товарный знак "БДМ-Агро" в том же цветовом сочетании. В разделе сайта "галерея" размещены фотографии техники, произведенной истцом. При этом название сайта (доменное имя) https://bdm-agro.pro/ также содержит наименование товарного знака и имеет схожесть до степени смешения с доменным именем истца https://bdm-agro.ru/.

Как указал истец, действия ответчика в их совокупности направлены на замещение на рынке сельскохозяйственных машин и оборудования товаров истца на свои товары и при этом ответчиком намеренно создаются условия, при которых потребитель рынка вводится в заблуждение относительно производителя и продавца товаров: бывшие работники истца в целях рекламы и продвижения товаров ответчика используют номера телефонов и адреса электронной почты, которые ранее использовались при заключении сделок и продвижении товаров истца; в рекламной продукции ответчика используется товарный знак и рекламные слоганы истца; на сайте ответчика размещены фотографии с продукцией истца а также продукция ответчика с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца; фотографии бывших работников истца, которые стали известны в определенных кругах как представители ООО "БДМ-Агро", размещены на сайге ответчика, в том числе на фоне товаров истца, и создают у потенциальных покупателей иллюзию, что это сайт истца, что подтверждается протоколом осмотра доказательств, выполненного нотариусом 05.11.2019 г.

Также истец указал, что в социальной сети instagram ответчиком используется профиль https://www.instagram.com.bdmagro/, на котором также размещены материалы, нарушающие исключительные права истца: указанный профиль создавался для ООО "БДМ-Агро" в 2017 году, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в профиле. На момент первых публикаций ООО "ТД БДМ-Агро" еще не существовало. На многих публикациях присутствуют работники истца, в том числе генеральный директор истца; после регистрации ответчика в качестве юридического лица в данном профиле была заменена ссылка вместо сайта истца bdm-agro.ru на сайт ответчика bdm-agro.pro; в оформлении профиля и практически во всех публикациях (фотографиях и видео) также используется товарный знак "БДМ-Агро", что также подтверждается протоколом осмотра доказательств, выполненного нотариусом 05.11.2019.

Согласно прайс-листу, размещенном на официальном сайте ответчика, реализуемый товар практически полностью совпадает с товаром истца. При этом на прайс-листе использование, товарного знака "БДМ-Агро" создает впечатление у потенциального покупателя, что он приобретает товар ООО "БДМ-Агро", так как ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Стоимость товаров ответчика практически идентична стоимости тех же товаров истца. При этом средняя цена одной единицы от 245 000 до 2 800 000 рублей, в связи с чем размер убытков в виде упущенной выгоды при условии реализации всего нескольких единиц товаров составит более 10 миллионов рублей.

Как указывает истец, продукция ООО "БДМ-Агро" широко известна в Российской Федерации и за рубежом, пользуется спросом, следовательно, продажа продукции под товарным знаком "БДМ-Агро" является заведомо прибыльным. При этом поступление товара, имеющего маркировку защищаемым товарным знаком, минуя разрешение правообладателя, влечет риск недобросовестной манипуляции ценой (демпинг), что снизит востребованность товара, произведенного правообладателем.

12.11.2019 истец в адрес ответчика направил претензию с требованием прекратить незаконное использование исключительных прав истца, которую ответчик оставил без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Принимая решение по делу, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика, в свою очередь, входит доказывание законности использования спорного обозначения.

Как следует из материалов дела, торговое наименование ООО "БДМ-Агро" и товарный знак в виде "изображение товарного знака, знака обслуживания цветового сочетания: голубой, красный, белый" защищено товарным знаком RU 360160, заявка на регистрацию N 2006726022 от 11.09.2006, действует до 11.09.2026.

Данный факт лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) и пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о вероятности и степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки, и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права. Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила от 20.07.2019 N 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство от 24.07.2018 N 128).

Ответчик, возражая против иска, указал, что истцом зарегистрирован товарный знак БДМ-Агро, наименование которого заключено в овал голубого цвета, фон белый, БДМ большими буквами красного цвета, через дефис - Агро красного цвета, на белом фоне, буква Г прописная. Тогда как наименование юридического лица ответчика пишется ООО "ТД БДМ-АГРО" большими буквами, на своем сайте написание БДМ-АГРО исполнено большими белыми буквами жирным шрифтом, исполнение букв совсем иное, наименование не содержит таких цветов в написании на своем сайте, буква Г выполнена в печатном варианте.

Также ответчик указал, что на его сайте на главной странице написано, что ТД "БДМ-АГРО" самостоятельное предприятие и не связано с ООО "БДМ-Агро", и ответчика нет и не было намерений использования торговой марки истца для введения в заблуждение потенциальных покупателей орудий. Борона дисковая БДМ - это сельскохозяйственный инструмент, которым обрабатывается поверхностный слой почвы. Принцип боронования направлен на предохранение почвы от высыхания, защиту от сорняков, дефрагментацию надпочвенной корки и частичной планировке поверхности. БДМ - расшифровывается как, борона дисковая модернизированная и может иметь несколько рядов с установленными рабочими органами. Так как ООО ТД БДМ-АГРО является производителем дисковых борон, при образовании общества, было взято такое название в свое наименование.

Однако в соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Судом учтено, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения также зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначений, используемых ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительного права на товарный знак, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

Степень сходства может быть высокой (близкой к тождеству), средней или низкой.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. Равно, вывод о сходстве (высокой степени) обозначений по какому-либо из приведенных выше критериев также исключает вывод о несходстве обозначений в целом, а может свидетельствовать в отсутствие сходства или низкой степени сходства по оставшимся критериям о средней или низкой степени сходства обозначений в целом.

Более того, отсутствие семантического значения у сравниваемых обозначений не исключает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом, а усиливает два других критерия (фонетический и графический).

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

Для этого судам надлежит принять меры к установлению идентичности либо однородности спорных товаров с товарами (услугами), для которых товарному знаку истца предоставлена правовая охрана.

Степень однородности также может быть высокой (близкой к идентичности), средней или низкой.

В связи с чем суду следует осуществить анализ однородности фирменного наименования сайта ответчика с фирменным наименованием предприятия истца, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

В случае вывода об однородности сравниваемых товаров и рубрик регистрации проводится анализ на возможность смешения, в рамках которого учитывается не только степени сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака и иные факторы упомянутые выше.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

В соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания) являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, имеющими целью индивидуализировать в первом случае участника гражданского оборота, во втором - товары и/или услуги, производимые им.

Каждому из этих объектов предоставляется самостоятельная правовая охрана. В частности, абзацем вторым пункта 2 статьи 1476 ГК РФ предусмотрено, что фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Таким образом, фирменное наименование юридического лица может быть включено в товарный знак (знак обслуживания) для индивидуализации производимых непосредственно им товаров и / или оказываемых им услуг.

Передача правообладателем исключительного права на фирменное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования, иному лицу, в том числе для индивидуализации товаров и услуг, законодательством не предусмотрена (пункт 2 статьи 1474 ГК РФ).

То обстоятельство, что в соответствии с пунктом 1 указанной статьи юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", не означает, что такое обозначение может использоваться в качестве средства индивидуализации товаров (товарного знака) без государственной регистрации в таком качестве (аналогичная позиция изложена в постановлении СИП от 07.10.2019 N А43-8220/2018).

Ответчик ссылался на то, что на его официальном сайте написано ООО "ТД БДМ- АГРО" самостоятельное предприятие и не связано с ООО "БДМ-Агро", однако такая оговорка о самостоятельности предприятия появилась на его официальном сайте после подачи настоящего искового заявления и на момент нотариального осмотра доказательств отсутствовала.

Также ответчик указал на различие в написании слова "Агро", так как в его варианте наименование в слове "АГРО" все буквы заглавные.

Однако судом правомерно отмечено, что слово "Агро" в названии ООО "ТД БДМ-Агро" выполнено строчными буквами с заглавной "А", что противоречит доводу ответчика в отзыве о написании слова "Агро" прописными буквами.

Кроме того, истцом в материалы дела представлено заключение N 04/20-31 Союза Торгово-промышленной палаты Краснодарского края от 11.06.2020, по результатам сравнительного исследования на установление тождества или сходства до степени смешения объектов интеллектуальной собственности и приравненных к ним средств индивидуализации, используемых ООО "ТД БДМ-АГРО", с товарным знаком по свидетельству N 360160, принадлежащим ООО "БДМ-Агро", согласно которому патентным поверенным РФ Шхановой М.В. рег. N 2127 проводилось исследование по вопросам:

1. Являются ли обозначения (логотипы), используемые ООО "ТД БДМ-АГРО" на официальном сайте https://bdm-agro.pro, в рекламной продукции и сети instagram и товарный знак по свидетельству N 360160, зарегистрированный на имя ООО "БДМ-Агро" тождественными или сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг?

2. Является ли обозначение https://bdm-agro.pro, используемое при администрировании сайта ООО "ТД БДМ-АГРО" и товарный знак по свидетельству N 360160, зарегистрированный на имя ООО "БДМ-Агро" тождественными или сходными до степени смешения?

3. Является ли наименование юридического лица ООО "ТД БДМ-АГРО" и товарный знак по свидетельству N 360160, зарегистрированный на имя ООО "БДМ-Агро" тождественными или сходными до степени смешения?

В указанном заключении сделаны следующие выводы:

1. На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что обозначения (логотипы), используемые ООО "ТД БДМ-АГРО" на официальном сайте https://bdm-agro.pro, в рекламной продукции и сети instagram и товарный знак по свидетельству N 360160, зарегистрированный на имя ООО "БДМ-Агро" можно признать сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

2. На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что при использовании обозначения bdm-agro при администрировании доменного имени https://bdm-agro.ru в сети Интернет, как средства продвижение товаров и услуг, а так же привлечения потенциальных потребителей в отношении товаров и услуг, являющихся однородными по отношении к товарам и услугам, в зарегистрированном товарном знаке по свидетельству N 360160, вероятность смешения присутствует, а следовательно, их можно признать сходными до степени смешения.

3. Проведенное исследование наименования юридического лица ООО "ТД БДМ-АГРО", как средства индивидуализирующего участника гражданского оборота, и товарного знака "БДМ - Агро" по свидетельству N 360160, как средства, индивидуализирующего товары и услуги, позволяет сделать вывод о потенциальной возможности введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента на основании сходства до степени смешения в отношении однородной деятельности, товаров и услуг, а следовательно, их можно признать сходными до степени смешения.

Суд оценил представленное в материалы дела заключение и установил, что оно не содержит каких-либо противоречий и сомнений в его достоверности не имеется.

Ответчиком выводы, изложенные в заключении, не опровергнуты, доказательств обратного не представлено.

Документально обоснованных возражений ответчик не заявил, достоверность сведений, содержащихся в заключении специалиста, не оспорил, правом на проведение судебной экспертизы не воспользовался.

Из материалов дела следует, что в ходе производства по делу в суде первой инстанции ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы ответчик не заявлял.

Проанализировав вышеуказанное заключение, суд первой инстанции счел возможным согласиться с выводами патентного поверенного РФ рег. N 2127 о том, что объекты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации, используемые ООО "ТД БДМ-АГРО", при администрировании доменного имени на официальном сайте https://bdm-asro.pro, в рекламной продукции и сети instagram, а также фирменное наименование юридического лица являются сходными до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству N 360160, зарегистрированный на имя ООО "БДМ-Агро".

С учетом изложенного, суд правомерно пришел к выводу о схожести обозначения (логотипа), используемого ООО "ТД БДМ-АГРО" и товарного знака по свидетельству N 360160, принадлежащего ООО "БДМ-Агро".

Вместе с тем, согласно представленным истцом доказательствам, на сайте ответчика размещена следующая информация: "ООО ТД БДМ-Агро - это эволюционный этап развития и трансформации, направленный на создание и выпуск как новых, так и перепроектирование ставших популярными с 2005 года борон с отдельным расположением рабочего органа. Накопленный клиентский опыт, технологические и конструкторские инновации, профессиональный коллектив, дилерская сеть, дает уверенность в продолжении развития эксперта в почвообрабатывающей технике и технологиях обработки почвы. ТД БДМ-Агро - это команда, обладающая знаниями и опытом, работавшая на предприятии с 2007 года и считающая, что бренд обязан жить и развиваться. Путь самостоятельного развития бренда. Наши покупатели самые замечательные, образованные и профессиональные люди, оказывающие доверие бренду уже несколько десятков лет, и они обязаны получать максимально лучшее, а не посредственный продукт с отсутствием сервиса и хромающей гарантией".

А также, как следует из выписки из ЕГРЮЛ и не опровергнуто ответчиком, предприятие ответчика создано лишь в 2019 году, а значит вышеуказанная информация на сайте противоречит реальному положению дел и направлена на введение потребителей в заблуждение путем подражания предприятию истца.

Ответчиком также не опровергнут довод истца о том, что в настоящее время на предприятии ответчика работают несколько работников, ранее имевших трудовые отношения с предприятием истца.

На основании представленных в дело доказательств, а также протокола осмотра доказательств N 23АА9535571 от 05.11.2019, суд установил, что ответчик использует логотип, сходный до степени смешения с товарным знаком истца в самом наименовании ответчика; в доменном имени официального сайта; в предложениях о продаже, в том числе в прайс-листе; размещен непосредственно на товаре; в рекламной и выставочной продукции по продвижению товара на рынке; в сети "интернет" и в социальных сетях.

При этом как видно из представленных прайс-листов ассортимент и цены реализуемого товара истцом и ответчиком практически идентичны, что создает условия для смешения и отождествления товаров ответчика с товарами истца.

Кроме того, в подтверждение смешения компаний в глазах рядового потребителя истцом представлено письмо от ООО "Бизон-Трейд" (ИНН: 6166055485) с просьбой в назначении платежа ПП N 4992 от 05.09.2019 на сумму 618 000 рублей считать "Оплата за борону дисковую по счету N 77 от 04.09.2019 и по договору N 77 от 04.09.2019".

При этом в письме указано наименование истца, а ИНН и юридический адрес - ответчика. Из чего следует, что ООО "Бизон-Трейд" приобрело по данному договору товар у ответчика, считая, что приобретает его у истца и уточнение по оплате прислал истцу.

Вместе с тем, согласно сведениям из ЕГРЮЛ и сайта rusprofile.ru, изначально предприятие ответчика было зарегистрировано по тому же адресу, что и юридический адрес истца: г. Кореновск, ул. Пурыхина дом 1Д (юридический адрес истца), а после 12.07.2019 адрес был изменен на г. Кореновск, ул. Красная 138, этаж 2, офис 3, что дополнительно свидетельствует о возможности смешения указанных предприятий.

С учетом изложенного, суд согласился с доводом истца о том, что ответчик использует товарный знак истца и создает иллюзию у потенциальных и реальных покупателей, что он является ООО "БДМ-Агро" - истцом.

Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. В предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности. Требования к фирменному наименованию устанавливаются Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII Кодекса.

С учетом положений статьи 1473 Кодекса каждое юридическое лицо, действующее в организационно-правовой форме коммерческой организации, должно иметь одно полное фирменное наименование и может иметь одно сокращенное фирменное наименование.

При этом согласно пункту 1 статьи 1473 и пункту 2 статьи 1475 Кодекса фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица. Какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, законодательство не предполагает.

В силу статьей 54, 1473 Кодекса право на фирменное наименование возникает у коммерческой организации, которая выступает в гражданском обороте под наименованием, определяемым в его учредительных документах и включаемым в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

В соответствии со статьей 8 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1983 (далее - Конвенция) фирменное наименование охраняется во всех странах Союза по охране промышленной собственности без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктами 1, 3, 4 статьи 1474 Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Из приведенных правовых норм следует, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом. Из буквального толкования данной нормы также следует, что приведенный в ней перечень не является исчерпывающим.

Как следствие, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет и запрещать иным владельцам доменов использовать тождественное или сходное до степени смешения с фирменным наименованием обозначение в доменных именах.

Юридическое лицо, нарушившее указанное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения (статья 1474 Кодекса).

Фирменное наименование состоит из обязательной части (указания на организационно-правовую форму) и произвольной части (собственно наименование юридического лица). Согласно пункту 2 статьи 1473 Кодекса собственно наименование юридического лица не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1475 Кодекса исключительное право на фирменное наименование возникает с момента включения его в ЕГРЮЛ, что происходит либо при государственной регистрации юридического лица, либо при изменении фирменного наименования. С момента исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ исключительное право прекращается.

В случае спора, вызванного столкновением зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения, для признания использования незаконным в арбитражном суде подлежит определению степень их сходства, сравнению сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной), проверке - привели ли действия ответчика к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги, а также допущены ли ответчиком иные акты недобросовестной конкуренции.

Схожесть до степени смешения определяется на основе формального сопоставления фирменных наименований спорящих сторон. Совпадение территориальных сфер деятельности как условие запрещения использования фирменного наименования в законе не оговорено.

Действие исключительного права на фирменное наименование на территории России обусловлено фактом его включения в ЕГРЮЛ. Пункт 1 статьи 51 Кодекса предусматривает обязательную государственную регистрацию юридических лиц, которая состоит во внесении сведений о возникших юридических лицах в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления, который ведется Федеральной налоговой службой (ФНС) и ее территориальными органами. Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и предназначенные для публикации, размещаются в сети Интернет на сайте ФНС России. К таким сведениям относятся полное наименование юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет; основной государственный регистрационный номер записи и дата внесения ее в реестр; наименование и адрес органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица; адрес юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В силу пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В силу пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В пункте 59 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при применении данной нормы судам необходимо учитывать, что фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица, а также защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

В силу пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации запрет на использование тождественного фирменного наименования возможен в случае осуществления лицом аналогичных видов деятельности. Данная правовая позиция подтверждена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2010 N 4819/2010.

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 59 и 60 Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), согласно пункту 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Судам следует иметь в виду, что в силу пункта 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации требование прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки может заявить только правообладатель.

Таким образом, правообладатель фирменного наименования вправе предъявить к нарушителю требование прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности, осуществляемыми правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Для удовлетворения иска о защите права на фирменное наименование необходимо реальное осуществление ответчиком совпадающих с истцом видов деятельности, на что прямо указывает пункт 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской.

Фирменное наименование ответчика согласно данным единого государственного реестра юридических лиц было зарегистрировано 07.06.2019, что гораздо позже регистрации наименования истца - 23.01.2003.

Таким образом, очевидно более позднее включение в ЕГРЮЛ фирменного наименования ответчика.

В Определении Верховного Суда РФ от 20.04.2016 N 305-ЭС16-2691 суд обратил внимание на то, что для удовлетворения иска истцу необходимо подтвердить факт осуществления ответчиком аналогичных видов деятельности.

В дополнении к отзыву на иск ответчик указал, что истец производит и реализует дискаторы и иную сельскохозяйственную технику для обработки почвы, а ответчиком не производится и не реализуется такой товар, как дискаторы, в связи с чем его коммерческая деятельность не может нанести истцу финансовый ущерб.

Однако судом установлено, что согласно прайс-листу ответчика, размещенному на официальном сайте компании, им также предложена к продаже сельскохозяйственная техника для обработки почвы.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, у ответчика точно такой же основной вид деятельности, как и у истца - код ОКВЭД и наименование вида деятельности "28.30.3 производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы".

У сторон частично совпадают и дополнительные виды деятельности - 28.30.5, 28.30.6, 28.30.7, 46.76.

Также факт предложения к продаже аналогичных товаров и услуг подтверждается данными с официальных сайтов сторон, где указано на предложения по продаже техники для обработки почвы в целях сельскохозяйственной деятельности.

Таким образом, признаки деятельности истца и ответчика совпадают, истец и ответчик осуществляют аналогичную деятельность в области предоставления услуг по продаже сельскохозяйственной техники для обработки почвы.

Более того, по смыслу приведенной выше статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, назначением фирменного наименования является идентификация юридического лица в гражданском обороте, последний подразумевает под собой активные действия его участников по установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей.

Как следует из содержания пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, основанием применения предусмотренного данной частью способа защиты является тождественность или сходство до степени смешения фирменных наименований двух юридических лиц, когда в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.

Таким образом, предусмотренная законом защита права на фирменное наименование представляет собой защиту от активных действий иного участника гражданского оборота и препятствует получению последним преимуществ в предпринимательской деятельности в случае производства лицами однородных товаров, выполнении однородных услуг при совпадении идентифицирующих признаков лиц.

Судом установлена идентичность до степени смешения наименований истца ООО "БДМ-Агро" и ответчика ООО "ТД БДМ-Агро", а также осуществление ими аналогичной деятельности в одном регионе, в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.

Ответчик доказательства обратного не представил, более того, суд установил намеренное использование ответчиком наименования и товарного знака истца с целью введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, оснований для отклонения заявленных истцом требований о запрете использования ответчиком фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя ООО "БДМ-Агро", у суда не имеется.

Истцом заявлено требование о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 того же Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 61 статьи Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истец просил взыскать компенсацию в размере 5 000 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обосновывая расчет компенсации, истец представил прайс с официального сайта ответчика с указанием цены товаров, предлагаемых ответчиком к продаже, а также по его запросу суд истребовал налоговую декларацию ответчика за спорный период, в которой отражена прибыль ответчика.

Согласно пункту 154 Постановления N 10 в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Истец указал, что из прайс-листа, размещенного на сайте ответчика следует, что каждое наименование товара предлагается к продаже как минимум в одном экземпляре и стоимость произведенного и реализуемого ответчиком товара с использованием товарного знака истца составляет 61 572 030 рублей.

В то же время, согласно представленным ФНС налоговым декларациям ответчика выручка ответчика от реализации своих товаров только за 2019 год составила 45 206 115 рублей.

В соответствии с видами деятельности и информацией, размещенной самим ответчиком, ответчиком осуществляется реализация товаров исключительно представленных в прайс-листе (сельскохозяйственная техника).

Таким образом, вся выручка, получаемая ответчиком - от реализации товаров с использованием товарного знака истца.

Следовательно, при исчислении компенсации по правилам, предусмотренным п. п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ сумма компенсации составляет 45 206 115x2 = 90 412 230 рублей и подтверждается данными, представленными ФНС.

В связи с чем, по мнению истца, требуемая сумма компенсации в размере 5 000 000 допущенному нарушению соразмерна, а также значительно меньше возможного.

Дополнительно истец указал, что ООО "БДМ-Агро" создано в 2000 году. Широкая известность как в России, так и за рубежом (более 70 официальных дилеров в 50-ти субъектах Российской Федерации и за рубежом). Средний годовой оборот от продажи продукции - более 300 миллионов рублей. ООО "БДМ-Агро" неоднократно признано победителем и номинантом в региональных конкурсах, на основании решений региональных и местных законодательных органов являлся и является участником различных экономических и социальных программ. Так, в соответствии с Приказом Минпромторга России от 22.12.2011 N 1810, "Об утверждении стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года" истец является участником реализации данной стратегии; Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.08.2015 N 339-р Истец включен в Состав Совета по развитию промышленности при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края" и др.

Решениями Экономического совета СНГ "О Сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями государств-участников СНГ" продукция истца дважды была включена в данный перечень, действующий на сегодняшний день.

Ответчиком самостоятельно изготовлен товар с нанесением на него товарного знака, и осуществляется продвижение на рынок товара с использованием товарного знака в рекламе, коммерческих вывесках, на специализированных выставках, и в реализации товара с использованием товарного знака и фирменного наименования истца. При этом товарный знак размещается самим ответчиком в своем наименовании, на сайте, в рекламе, на самой продукции, в документообороте. Случайность использования именно этого товарного знака истца исключена. Прямое намерение смешения своих товаров с товарами истца и введение в заблуждение потребителя и (или) контрагента на основании сходства до степени смешения в отношении однородной деятельности, товаров и услуг подтверждается следующими фактами: в рекламной продукции и документообороте ответчика используется товарный знак истца; рекламный слоган "ООО "БДМ-Агро"- эксперт в почвообработке" скопирован ответчиком у истца (подтверждается скриншотами с сайтов истца и ответчика); единственный участник и руководитель ответчика Шпилевая Эльвира Вячеславовна - бывший работник истца; коммерческий директор ответчика Шпилевой Сергей Вячеславович, заместитель генерального директора ответчика Перепелица Наталья Александровна, руководитель договорного отдела ответчика Данилина Юлия Владимировна, региональный директор ответчика СФО и ДФО Жилин Вячеслав Васильевич, региональный директор ответчика ПФО и УФО Сочилин Александр Владимирович, региональный директор ответчика ЦФО и СЗФО Орешин Александр Сергеевич ранее занимали руководящие должности в ООО "БДМ-Агро", в том числе по представлению интересов истца в других регионах.

С момента создания юридического лица 07.06.2019 ответчик, зная о незаконности использования товарного знака, продолжает его использовать до настоящего времени во всех возможных формах. После подачи рассматриваемого иска ответчиком были добавлены на своем официальном сайте дополнительные материалы с выставки "Югагро-2019" с использованием товарного знака истца в вывесках, на упаковке и на продукции.

С учетом изложенного, нарушение товарного знака с широкой известностью на своем рынке носит грубый характер, допускается ответчиком неоднократно, комплексно и в различных формах на протяжении длительного периода времени с прямым умыслом, Каких-либо обстоятельств, смягчающих вину ответчика в материалы дела не представлено. Каких-либо действий по прекращению нарушения права истца ответчиком не предпринимается.

Подтверждения изготовления и реализации товаров с использованием товарного знака истца в меньшем, чем указано истцом, объеме ответчиком не представлено.

Ответчик контррасчет размера компенсации не представил.

Бремя доказывания довода о необоснованности размера компенсации лежит на ответчике.

В соответствии с частью 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Поскольку истец представил в обоснование расчета информацию из налоговых деклараций ответчика о размере прибыли, а ответчик подтвержденный надлежащими доказательствами контррасчет не представил, суд произвел расчет компенсации на основании имеющихся в материалах дела документах.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

С учетом характера допущенного нарушения суд счел необходимым применить при расчете информацию налоговой декларации о прибыли ответчика за 2019 год, как более полно отражающей стоимость права на товарный знак истца.

При взыскании компенсации по подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не связан какой-либо конкретной методикой исчисления компенсации, а лишь должен определить ее исходя из характера нарушения с разумной степенью соразмерности.

Факт нарушения прав на товарный знак истца в период исковой давности материалами дела подтвержден.

При таких обстоятельствах суд счел возможным взыскать с ответчика в пользу истца 5 млн. рублей компенсации за незаконное использование товарного знака RU 360160.

Оснований для снижения компенсации не установлено и судом апелляционной инстанции.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебных издержек, из которых 30 000 руб. - расходы на оплату исследования и заключения патентного поверенного, 8 704 руб. - оплата услуг нотариуса.

Согласно положениям названного АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (статья 101); к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106).

Соответственно, в системе норм арбитражного процессуального законодательства правила абзаца второго части 1 статьи 110 АПК РФ применяются ко всем видам судебных издержек.

Истцом представлены доказательства несения судебных расходов в виде справки нотариальной палаты Краснодарского края нотариуса Ароевой Р.И. от 05.11.2019 о внесении суммы 8794 руб. за протокол осмотра доказательств, а также платежное поручение N 1029 от 09.06.2020 на сумму 30 000 руб. по оплате исследования патентного поверенного.

На основании изложенного, учитывая, что размер издержек подтвержден истцом документально, суд первой инстанции признал требование об их взыскании подлежащим удовлетворению.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, по существу дублируют доводы, приведенные ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и фактически направлены на переоценку установленных судом обстоятельств, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого судебного акта.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Расходы по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.08.2020 по делу N А32-4560/2020 оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТД БДМ-Агро" (ОГРН 1192375042232) в доход федерального бюджета 3000 рублей госпошлины по апелляционной жалобе.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Г. Величко

Судьи

Ю.И. Баранова В.Л. Новик