Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2020 г. N 20АП-6539/20 по делу N А62-11789/2019

г. Тула

7 декабря 2020 г.

Дело N А62-11789/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 02.12.2020.

Постановление изготовлено в полном объеме 07.12.2020.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Тучковой О.Г., судей Волошиной Н.А., Мосиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Прониной О.М., при участии от общества с ограниченной ответственностью "Хендель" - представителей Шевченко А.А. (доверенность от 02.07.2020, диплом), Шаяхметовой И.О. (доверенность от 02.07.2020, диплом), в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Реалопт" на решение Арбитражного суда Смоленской области от 21.08.2020 по делу N А62-11789/2019 (судья Савчук Л.А.),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Хендэль" (ОГРН5147746029327; ИНН 7724935308) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Реалопт" (ОГРН 1176733001895; ИНН 6732139724) о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 500 000 руб. компенсации судебных расходов.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2019 иск принят к производству, возбуждено производство по делу.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2019 дело передано по подсудности в Арбитражный суд Смоленской области для рассмотрения по существу.

Определением суда от 05.12.2019 исковое заявление принято к производству Арбитражным судом Смоленской области.

В обоснование исковых требований истец указал, что является правообладателем исключительных прав на товарные знаки, в том числе: "Titan gel" свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 657436 (л.д. 15, т.1), дата приоритета товарного знака 25.10.2016 (далее - товарный знак 1), "Chocolate slim" свидетельство на товарный знак N 650575 (л.д.19, т.1), дата приоритета товарного знака 07.03.2017 г. (далее - товарный знак 2), в отношении товаров 05 класса и 32 класса МКТУ.

Первоначально в исковом заявлении истец просил обязать ответчика прекратить незаконное использование любым способом обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками "TitanGel" и "Chocolate slim" на территории Российской Федерации, в том числе на страницах сайта ответчика http://www.realoptco.ru в сети Интернет. А также посредством любого введения в гражданский оборот товаров: крема "TitanGel" и напитка "Chocolate slim" для похудения, на которых использованы товарные знаки истца; изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака 1 и 2, а также оборудования или иные средства, используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарные знаки 1 и 2; взыскать с ответчика компенсацию в размере 250 000 руб. за незаконное использование товарного знака "TitanGel"; взыскать с ответчика компенсацию в размере 250 000 рублей за незаконное использование товарного знака "Chocolate slim"; взыскать расходы по осмотру доказательств в размере 17 800 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 000 руб.

В порядке статьи 49 АПК РФ истец в процессе производства по делу уточнил исковые требования, исключив из просительной части заявления требование об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей изображение товарного знака 1 и 2, а также оборудования или иные средства, используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарные знаки 1 и 2. Отказ от части исковых требований принят судом.

Определением суда от 14.07.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ИП Корсаков В.В.

Решением суда от 21.08.2020 исковое заявление удовлетворено.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит указанное решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав пояснения представителей истца, Двадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО "Хендель" является правообладателем исключительных прав на товарные знаки, в частности:

"Titan gel" свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 657436 (л.д. 15, т.1), дата приоритета товарного знака 25.10.2016 (далее - товарный знак 1), в отношении товаров 03 класса МКТУ:

03 - гели косметические; косметика для лица и косметика для личного пользования в виде гелей; косметика и средства для гигиены в виде гелей; косметика для ухода за телом в виде гелей; гели увлажняющие; препараты для интимной гигиены в виде гелей; средства для ухода за кожей косметические на основе геля; средства для ухода за телом на основе геля; средства немедицинские для ухода за ногами в виде гелей; средства очищающие для кожи гелеобразные; средства очищающие для личного пользования в виде гелей; средства по уходу за кожей немедицинские на основе гелей; средства увлажняющие гелеобразные для кожи; средства увлажняющие гелеобразные для лица; средства увлажняющие гелеобразные против старения и т.п.;

35- розничные услуги онлайн, относящиеся к косметике, включенные в 35 класс;

"Chocolate slim" свидетельство на товарный знак N 650575 (л.д.19, т.1), дата приоритета товарного знака 07.03.2017 (далее - товарный знак 2), в отношении товаров 05 класса и 32 класса МКТУ:

05 - вещества диетические для медицинских целей; витамины; витаминные комплексы; добавки биологически активные; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые протеиновые для изготовления напитков; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые ферментные; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства для похудания медицинские; средства тонизирующие (лекарственные препараты); средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; стероиды; сыворотки; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания;

32 - напитки безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные.

Правообладателю 07.03.2019 из информационно-телекоммуникационной сети Интернет стало известно, что ООО "Реалопт", согласно контактной информации по адресу в сети интернет, занимается продажей товаров, на которых изображены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками 1 и 2, права на которые принадлежат правообладателю.

На официальном сайте ответчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: http://www.realoptco.ru/cataIog/chocolate-slim-optom; http://www.realoptco.ru/catalog/krem-titan-gel-optom, размещена информация о продукции, реализуемой ответчиком, на которой незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками 1 и 2.

Ответчик осуществляет продажу продукции (крем "TitanGel" и напиток "Chocolate slim" для похудения), используя при этом обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками правообладателя, данное обстоятельство подтверждается протоколом осмотра доказательств (сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет") от 07.03.2019, удостоверенного нотариусом г. Москвы Невмяновой К.З. за реестровым N 77/1968-н/77-2019-2-654.

Таким образом, истцом установлено и нотариально засвидетельствовано, что ответчик предлагает к продаже и осуществляет продажу крема "TitanGel" и напитка "Chocolate slim" для похудения, при этом незаконно используя товарные знаки правообладателя в сети Интернет, для индивидуализации продукции, однородной той, в отношении которой зарегистрированы товарные знаки 1 и 2.

Кроме того, истцом для проверки вышеуказанной информации был привлечен ИП Корсаков В.В. для осуществления комплекса мероприятий по выявлению факта продажи контрафактной продукции.

Между ответчиком и ИП Корсаковым В.В. заключен договор поставки от 12.02.2019 N 1, согласно которому ответчик осуществил поставку продукции, что подтверждается товарной накладной от 01.03.2019 N1 и справкой от ИП Корсакова В.В. по факту получения продукции по договору поставки от 12.02.2019 N1, с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком 1, права на которые принадлежат истцу (фотографические изображения продукции представлены в материалы дела). Факт оплаты ИП Корсаковым В.В. приобретенной продукции подтверждается платежным поручением от 27.02.2019 N216.

Поскольку истец не предоставлял ответчику прав на использование товарного знака 1, ответчик своими действиями также нарушил исключительные права истца.

В связи с выявленными фактами нарушений исключительных прав, истец направил ответчику претензию от 15.03.2019 N 01-43/19 о прекращении незаконного использования товарных знаков 1 и 2, и взыскании компенсации за их использование в размере 1 000 000 руб. Данную претензию ответчик добровольно не удовлетворил, оставив её без ответа.

Указанные обстоятельства послужили основаниям для обращения истца в суд с заявленными требованиями.

Удовлетворяя исковые требования, суд области правомерно руководствовался следующим.

Материалами дела подтверждается, ООО "Хендэль" является правообладателем исключительных прав на товарные знаки, в том числе:

"Titan gel" свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 657436 (л.д. 15, т.1), дата приоритета товарного знака 25.10.2016 г., в отношении товаров 03 класса МКТУ:

35- розничные услуги онлайн, относящиеся к косметике, включенные в 35 класс;

"Chocolate slim" свидетельство на товарный знак N 650575 (л.д.19, т.1), дата приоритета товарного знака 07.03.2017 г. в отношении товаров 05 класса и 32 класса МКТУ:

32 - напитки безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные.

Факт размещения в сети Интернет на сайте http://www.realoptco.ru предложения к продаже продукции, обозначенной в протоколе осмотра доказательств от 07.03.2019 ответчиком не оспаривался, оспаривался факт идентичности изобразительного и словесного обозначения товарного знака "Chocolate slim" и изображения, имеющегося на сайте ответчика, на момент составления протокола осмотра, а также об их сходстве до степени смешения.

Соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора подтверждается материалами дела.

В соответствии со статьями 1225, 1226, 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) объектами авторских прав являются результаты интеллектуальной деятельности: произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и произведения изобразительного искусства, которым предоставляется правовая охрана.

На основании пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Согласно статье 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе путем распространение результата интеллектуальной деятельности путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров (ст. 1270 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

ООО "Хендэль" является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации, согласно данным из ЕГРЮЛ основным видом деятельности является торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу статьи 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака согласно части 4 статьи 1515 ГК РФ осуществляется, в том числе путем предъявления требования о взыскании денежной компенсации в установленном размере (от десяти тысяч до пяти миллионов рублей).

Таким образом, для привлечения лица к ответственности необходимо установление факта использования данным лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров, при условии возникновения вероятности их смешения с однородными товарами, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10) вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 названного постановления.

Согласно абзацу второму пункта 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг.

Как указано в абзаце третьем пункта 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Применительно к товарному знаку "Titan gel" свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 657436 (зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 23.05.2018) ответчиком не оспаривал сходство до степени смешения с наименованием товара, предлагаемого к продаже в открытом доступе в сети Интернет и реализованного партией товара ИП Корсакову В.В. При этом, по мнению ответчика, согласно сведениям Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ о товарном знаке за N 657436, зарегистрированном 23.05.2018 (Titan Gel), данный товарный знак зарегистрирован в отношении перечня товаров, к которому реализованный третьему лицу спорный товар не относится, а именно: реализованный спорный товар с обозначением Titan Gel согласно Международной классификации товаров и услуг МКТУ (10 редакция 2016 г.) отнесен к классу 05 "Лубриканты для интимных целей". При этом принадлежащий истцу товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, отнесенных к классу 03 МКТУ, в который включены продукты косметические, а охрана товарного знака истца в отношении 05 класса начала действовать лишь 11.02.2019, т.е. с момента государственной регистрации товарного знака в отношении данной группы товаров, ответчик не мог знать о нарушении прав на товарный знак и действовал добросовестно.

Суд области верно признал применимым в данном случае Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011, утвержденный решением Комиссии таможенного союза от 23.09.2011 г. N 799, который распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств - членов ТС парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской таре.

В соответствии со статьей 2 Регламента ТР ТС 009/2011 в целях применения настоящего ТР ТС идентификация проводится по признакам, характеризующим парфюмерно-косметическую продукцию, и установленным в названном ТР ТС.

Признаками, характеризующими парфюмерно-косметическую продукцию, являются: способ применения продукции - парфюмерно-косметическая продукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определенные части человеческого тела; место нанесения продукции - парфюмерно-косметическая продукция наносится на кожу, волосы, ногти, губы, зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные половые органы; цели применения продукции (по отдельности или в любой комбинации) - очищение и/или изменение внешнего вида кожи, волос, ногтей, губ, зубов, слизистой оболочки полости рта и наружных половых органов без нарушения их целостности, придание им приятного запаха и/или коррекция запаха, поддержание их в нормальном функциональном состоянии.

Согласно пункту 3 статьи 2 Регламента ТР ТС 009/2011 идентификация парфюмерно-косметической продукции в целях применения названного технического регламента ТС проводится по документации. В качестве документации могут быть использованы технические документы, и/или договоры поставки, и/или спецификации, и/или этикетки, и/или аннотации и другие документы, характеризующие продукцию.

Согласно ГОСТу 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия" продукция истца относится к косметической гигиенической продукции. Указанное также подтверждается свидетельством Таможенного союза о государственной регистрации от 10.03.2015 N Яи.77.99.29.001.Е.004543.03.15 интимного гель-лубриканта для мужчин "Titan Gel" серии TANTRA в качестве косметического средства интимной гигиены, который соответствует техническому регламенту "Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и разрешен в качестве косметического средства для интимной гигиены, в связи с этим спорный гель-лубрикант "Titan Gel" относится к косметической продукции, а понятие парфюмерно-косметическая продукция, по отношению к гелю-лубриканту является более относимым понятием и относится к одной родовой категории.

Истцом представлены сведения, изложенные на официальной странице компании в сети "Интернет", в социальной сети vk.com, по следующему адресу: vk.com/realoptco о том, что ответчик впервые опубликовал предложение к продаже товаров, с нанесенными товарными знаками "Titan Gel" и "Chocolate slim" 13.01.2017 и 03.02.2017 соответственно, которые ответчиком не опровергнуты.

Факт предложения к продаже товара-геля Titan Gel и факт реализации партии товара подтвержден протоколом осмотра доказательств и документами о реализации товара ИП Корсакову В.В.

Таким образом, суд области пришел к обоснованному выводу о нарушении права истца на указанный товарный знак.

Истцом также заявлено о нарушении исключительного права на товарный знак "Chocolate slim", свидетельство на товарный знак N 650575 (л.д.19, т.1), зарегистрирован в реестре 03.04.2018 в отношении товаров 05 класса и 32 класса МКТУ.

Суд области пришел к обоснованному выводу о нарушении прав истца на товарный знак "Chocolate slim" посредством предложения ответчиком к продаже товара, содержащего изображение, сходного до степени смешения с товарным знаком по следующим основаниям.

Определение сходства до степени смешения обозначений и/или товарных знаков осуществляется на основе критериев, установленных Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (пункт 44) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Принимая во внимание тот факт, что товарный знак и информация на товаре, предложенного к реализации ответчиком являются комбинированными обозначениями, их сравнение с целью установления степени сходства является методологически обоснованным.

В соответствии с абзацем вторым пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом Правилами предусмотрен также ряд признаков, позволяющих установить наличие или отсутствие сходства до степени смешения.

Формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Учитывая указанную в пункте 44 Правил отсылку к пунктам 42 и 43, при определении сходства комбинированных обозначений необходимо провести трехчастный анализ: анализ словесных элементов, анализ графических элементов, анализ общего впечатления обозначений.

Сравнительный анализ словесного элемента Товарного знака "Chocolate slim" и словесного элемента "Chocolate slim для похудения" на упаковке товара, предложенного ответчиком к реализации, проведенный с учетом указанных выше положений Правил и Руководства, позволяет сделать вывод об их идентичности по внешней форме, симметрии, смысловому значению, характеру изображения, сочетанию цветов.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в совокупности с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

По смыслу приведенных правовых норм основной функцией товарного знака является различительная способность, которая позволяет потребителю отождествлять маркированную услугу с конкретным исполнителем, вызывает определенное представление о качестве услуги.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их основные потребительские свойства.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

В рассматриваемом случае товары, производимые и реализуемые как истцом, так и ответчиком являются однородными.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Истец определил размер компенсации за нарушение прав на товарные знаки в размере 250 000 рублей за каждое нарушение, исходя из периода предложения к продаже товаров, на которых использованы обозначения сходные до степени смешения с товарными знаками истца (согласно данным социальной сети vk.com, по следующему адресу: vk.com/realoptco с 13.01.2017 и с 03.02.2017), предполагаемого размера реализации товаров (что косвенно подтверждается минимально возможно партией к реализации - 1000 штук (исходя из закупки ИП Корсакова В.В. и переписки), цены единицы товара.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12 указывал, что выработанные им в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как следует из материалов дела и не опровергнуто ответчиком, им предлагался к реализации товар, содержащий изображения, сходные с товарными знаками истца длительный период времени.

Ответчиком не доказано отсутствие продаж товара, за исключением партии товара, реализованной ИП Корсакову В.В.

Кроме того, ответчиком не раскрыта в полном объеме информации относительно оплат по ряду операций, совершенных согласно выписке по расчетному счету ООО "РеалОпт" за период с 16.02.2017 (дата открытия счета) применительно к предмету спора.

Исходя из изложенного, суд области пришел к верному выводу о том, что заявленный размер компенсации соразмерен допущенным нарушениям.

Ответчик вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимой совокупности доказательств, на основании которых возможно снижение компенсации, не представил.

Кроме того, ответчик не доказал то обстоятельство, что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу.

С учетом изложенного оснований для уменьшения размера компенсации у суда не имелось.

При таких обстоятельствах суд области правомерно удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В апелляционной жалобе заявитель ссылается на недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права. Считает, что ответчик не нарушал права истца на товарный знак N 657436. Полагает, что с учетом сформулированных требований истца суд первой инстанции должен был оставить иск без удовлетворения в отношении Товарного знака 1. Ссылается на злоупотребление правом со стороны истца. По мнению апеллянта, истец, будучи осведомленным о том, что товарный знак Titan Gel должен быть зарегистрирован в отношении группы товаров 05 класса МКТУ, за несколько дней до даты регистрации товарного знака обращается к ИП Корсакову В.В. для совершения сделки по приобретению товара у ответчика сразу же после регистрации товарного знака Titan Gel за истцом. Считает, что истец изначально при подаче искового заявления скрыл тот факт, что у него имеется отдельное свидетельство N 697550 в отношении 05 класса товаров МКТУ. Считает неприменимым при разрешении данного спора положений Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011. Полагает, что правовая охрана товарного знака Titan Gel, с помощью которого был обособлен реализованный ответчиком товар, возникла лишь с 11.02.2019. Возражает против вывода суда о длительности использования товарного знака Titan Gel. Полагает недоказанным факт использования ответчиком товарного знака Chocolate slim. Размер взысканной судом компенсации считает завышенным, несоразмерным степени вины ответчика в предполагаемом нарушении.

Доводы жалобы апелляционной коллегией рассмотрены и отклонены, поскольку они основаны на ошибочной оценке фактических обстоятельств дела и неверном толковании норм действующего законодательства, регулирующего спорные вопросы применительно к установленным судом обстоятельствам.

Обстоятельства в части продажи товаров с нанесенным товарным знаком Titan Gel, ответчиком не оспариваются.

Каждый из товарных знаков истца (как товарный знак "Titan Gel" по свидетельству N 657436 в отношении товаров 03 класса МКТУ, так и товарный знак "Titan Gel" по свидетельству N 697550 в отношении товаров 05 класса МКТУ) является самостоятельным объектом исключительных прав и подлежит защите. В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ истец мог предъявить требования о взыскании компенсации за каждый факт незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, поскольку за каждый отдельный объект интеллектуальных прав должна взыскиваться самостоятельная компенсация (пункт 60 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10).

В связи с этим факт наличия у истца государственной регистрации на товарный знак N 697550 в отношении товаров 05 класса МКТУ не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 был правомерно использован судом в качестве дополнительного источника определения признаков парфюмерно-косметической продукции.

Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что использование или неиспользование таких регламентов, которые по своему характеру для целей рассмотрения настоящего спора служат лишь источником определенной информации, не является применением или неприменением закона (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2016 N С01-789/2016 по делу N СИП-680/2015).

Довод жалобы о недоказанности нарушения исключительных прав на Товарный знак 2 отклоняются в связи со следующим.

В целях обеспечения достоверности информации, размещенной Ответчиком в сети Интернет, данная интернет-страница была осмотрена и зафиксирована нотариусом.

Действия нотариуса не были оспорены ответчиком в суде первой инстанции, что свидетельствует о том, что обстоятельства, установленные нотариальным протоколом осмотра, не требуют дополнительного доказывания.

Доводы ответчика о недоказанности факта использования им обозначения Chocolate slim, направлены на переоценку установленных судом первой инстанции фактических обстоятельств дела и принятых доказательств.

Довод жалобы относительно размера компенсации не принимается по следующим основаниям.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Само по себе заявление ответчика о снижении размера компенсации без представления соответствующих доказательств, подтверждающих возможность снижения размера компенсации, не является основанием для снижения ее размера.

При рассмотрении дела судом первой инстанции ответчиком не представлено в суд доказательств, свидетельствующих о получении истцом необоснованной выгоды в случае взыскания компенсации в заявленном размере.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233).

Таким образом, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, его характер, стоимость контрафактного товара и иные имеющие значение обстоятельства, взысканный размер компенсации является обоснованным и соразмерным допущенному нарушению прав и законных интересов истца.

Довод жалобы о злоупотреблении правом истцом отклоняется по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 1 постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу, предусмотренному пунктом 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Презумпция добросовестности и разумности действий субъектов гражданских правоотношений предполагает, что бремя доказывания обратного лежит на той стороне, которая заявляет о недобросовестности и неразумности этих действий (определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.09.2015 N 5-КГ15-92).

Вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявителем апелляционной жалобы не представлены в материалы дела надлежащие и бесспорные доказательств в обоснование своей позиции.

Ссылка заявителя жалобы на судебную практику не может быть принята во внимание апелляционной коллегией, поскольку судебные акты, на которые ссылается апеллянт, вынесены по иным фактическим обстоятельствам дела.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к иной, чем у суда, трактовке обстоятельств и норм права, основаны на неверном толковании норм права и не опровергают правомерности и обоснованности выводов арбитражного суда первой инстанции.

Доводы жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, не подтверждают неправильное применение судом норм материального и процессуального права, в связи с этим не могут служить основанием для отмены судебного акта.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Смоленской области от 21.08.2020 по делу N А62-11789/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О.Г. Тучкова

Судьи

Н.А. Волошина
Е.В. Мосина

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.