Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2021 г. N 11АП-11243/20 по делу N А49-8715/2019

г. Самара

30 апреля 2021 г.

Дело N А49-8715/2019

Резолютивная часть постановления оглашена 27 апреля 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 30 апреля 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Дегтярева Д.А., Митиной Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шишкиной К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Невский Кондитер" на решение Арбитражного суда Пензенской области от 15.07.2020 по делу N А49-8715/2019 (судья Каденкова Е.Г.),

принятое по иску акционерного общества "Эссен продакшн АГ"

к ООО "Невский Кондитер Мокшан"

к ООО "Невский Кондитер"

к ОАО "Виктория"

о запрете изготовления, хранения, предложения к продаже изделий и об изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя оборудования,

при участии представителей:

от истца - представитель Галеев Р.Р. по доверенности от 03.06.2019, представитель Шорин В.С. по доверенности от 01.08.2020,

от ООО "Невский кондитер" - не явились, извещены надлежащем образом,

от ООО "Невский кондитер Мокшан" - не явились, извещены надлежащем образом,

от ОАО "Виктория" - не явились, извещены надлежащем образом, эксперт - Станковский В.М.

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Эссен Продакшн АГ" (далее также - истец) обратилось в арбитражный суд с иском:

о запрете ООО "Невский кондитер Мокшан" (далее также - ответчик-1) и ООО "Невский кондитер" (далее также - ответчик-2) изготавливать и хранить изделия, содержащие совокупность признаков, производящие на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту N 92029;

о запрете ООО "Невский кондитер" и ООО "Невский кондитер Мокшан" предложения к продаже, продаже кондитерских изделий, содержащих совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту N 92029;

об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО "Невский кондитер Мокшан" и ОАО "Виктория" (далее также - ответчик-3) оборудования (пресс формы) главным образом используемого или предназначенного для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в виде придания выпускаемой кондитерской продукции формы, содержащей совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту N 92029.

До принятия решения истец заявил об уточнении идентифицирующих признаков спорного имущества - пресс-форм, подлежащего изъятию из оборота и уничтожению.

Протокольным определением от 08.07.2020 на основании ст. 49 АПК РФ суд удовлетворил ходатайство истца и определил считать иск заявленным в этой части в следующей редакции: обязать общество с ограниченной ответственностью "Невский кондитер Мокшан" и открытое акционерное общество "Виктория" изъять из оборота и уничтожить за свой счет оборудование (пресс формы - вафельницы KHG 29 в количестве 40 пар), главным образом используемое или предназначенное для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в виде придания выпускаемой кондитерской продукции формы, содержащей совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту N 92029.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз" (123100, г.Москва, Шмитовский проезд, д.2, стр. 2 (2А)) в лице эксперта Ермаковой Елены Анатольевны. Производство по делу N А49-8715/2019 приостановлено до завершения экспертизы.

Арбитражного суд Пензенской области решением от 15.07.2020 иск удовлетворил:

Запретил обществу с ограниченной ответственностью "Невский кондитер Мокшан" и обществу с ограниченной ответственностью "Невский кондитер" (изготовление, хранение, предложение к продаже, продажу изделий, содержащих совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту N 92029.

Обязал общество с ограниченной ответственностью "Невский кондитер Мокшан" и открытое акционерное общество "Виктория" изъять из оборота и уничтожить за свой счет оборудование (пресс формы - вафельницы KHG 29 в количестве 40 пар), главным образом используемое или предназначенное для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в виде придания выпускаемой кондитерской продукции формы, содержащей совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту N 92029.

Взыскал с общества с ограниченной ответственностью ООО "Невский кондитер Мокшан" в пользу акционерного общества "Эссен Продакшн АГ" расходы по уплате государственной пошлины в сумме 7000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате экспертизы в сумме 37500 руб. 00 коп.

Взыскал с общества с ограниченной ответственностью "Невский кондитер" в пользу акционерного общества "Эссен Продакшн АГ" расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате экспертизы в сумме 18750 руб. 00 коп.

Взыскал с открытого акционерного общества "Виктория" в пользу акционерного общества "Эссен Продакшн АГ" расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате экспертизы в сумме 18750 руб. 00 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, заявитель обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об отказе в иске, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, а также на необъективное и противоречивое экспертное заключение.

В судебном заседании 13.10.2020 обществом с ограниченной ответственностью "Невский Кондитер" заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы.

Представитель истца возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

В судебном заседании 24.10.2020 представитель ответчика поддержал ранее заявленное ходатайство о проведении повторной экспертизы, представил запрос о возможности проведения судебной экспертизы в ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России, ответ ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России на запрос.

Представитель истца возражал против заявленной ответчиком экспертной организации, заявил о проведении по делу повторной судебной экспертизы с поручением ее проведения экспертному учреждению - ООО "Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности" или ООО "Независимое патентное агентство"

Представитель ответчика возражал против представленных истцом экспертных учреждений.

В судебном заседании 19.11.2020 представитель ответчика ходатайствовал о поручении проведения экспертизы экспертам общества с ограниченной ответственностью "Экспертное агентство "Витта".

Представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления и подготовки позиции по проведению экспертизы экспертным учреждением ООО "Экспертное агентство "ВИТТА".

Принимая во внимание, что сведения об экспертах ООО "Экспертное агентство "ВИТТА" были представлены в материалы дела при рассмотрении спора судом первой инстанции, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отложения судебного заседания.

Частью 1 статьи 82 АПК РФ предусмотрено, что для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.104.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" ходатайство о проведении экспертизы может быть заявлено в суде первой или апелляционной инстанции до объявления председательствующим в судебном заседании исследования доказательств законченным (часть 1 статьи 164 АПК РФ), а при возобновлении их исследования - до объявления законченным дополнительного исследования доказательств (статья 165 Кодекса).

Согласно ст. 87 АПК РФ при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Принимая во внимание, что для разрешения вопросов, возникающих при рассмотрении приведенных в апелляционной жалобе доводов, требуются специальные познания, а также учитывая, что судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении повторной экспертизы было отказано, суд апелляционной инстанции считал необходимым ходатайство ответчика удовлетворить.

Перед экспертом поставлен следующий вопрос: "Содержат ли изделия, в том числе форма конфет, "25 кадр", "Фенька", "Локки" все существенные признаки промышленного образца по патенту N 92029 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по патенту N 92029 (5 вариантов) 5 вариант?"

Заключение экспертов представлено в дело.

До начала рассмотрения апелляционной жалобы по существу представитель истца заявил отвод эксперту Станковскому В.М.

Отвод эксперта Станковского В.М. истец мотивировал тем, что одним из ответчиков по рассматриваемому делу N А49-8715/2019 является ООО "Невский кондитер". Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, приложенной к настоящему заявлению, в состав учредителей ООО "Невский кондитер" входят: Суворов Сергей Николаевич, Алексеев Сергей Геннадьевич, Агнивин Владимир Александрович, Маликов Сергей Васильевич.

Тем же составом учредителей образованы открытое акционерное общество "Виктория" и акционерное общество "Кристина". Агнивин В.А. является генеральным директором АО "Кристина". Другой соучредитель ООО "Невский кондитер" - Маликов Сергей Васильевич - является генеральным директором ОАО "Виктория".

Эксперт Станковский Виктор Михайлович является директором и совладельцем (доля 62%) филиала компании ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры" в г. Санкт-Петербург, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Поиск по открытым реестрам Роспатента выявил 168 товарных знаков, зарегистрированных на компании, связанные с группой компаний "Невский кондитер": АО "КРИСТИНА", ОАО "ВИКТОРИЯ" и ООО "Невский кондитер СПб", в настоящее время ООО "Невский Кондитер". При этом подавляющее большинство заявок на регистрацию подано в отношении АО "КРИСТИНА", директор которого владеет половиной компании основной компании холдинга - ООО "Невский кондитер".

Регистрацию всех 168 товарных знаков осуществлял филиал компании ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры" в г. Санкт-Петербург, руководителем которого является эксперт Станковский В.М. Более того, Станковский В.М. лично фигурирует в материалах заявок на регистрацию товарных знаков, поданных в отношении:

1) АО "КРИСТИНА", которое, как отмечено выше, юридически связано с группой компаний "Невский кондитер",

2) в аналогичных заявках, поданных в отношении ООО "Невский кондитер СПб".

По мнению истца, изложенное выше свидетельствует о том, что Станковский В.М. длительное время находится в партнерских отношениях с Группой компаний "Невский кондитер". Его заинтересованность в исходе настоящего дела может быть обусловлена сохранением давно сложившихся партнерских отношений с крупным клиентом, в частности с группой Компаний "Невский кондитер", как одного из источников своего постоянного дохода.

Эксперт Станковский В.М. возражал против заявленного отвода, пояснил, что личная заинтересованность в исходе данного дела у него отсутствует. Давая заключение, представленное в материалы дела, он действовал как эксперт и дал расписку, предупреждающую об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Эксперт указал, что конкретное дело не связано с деятельностью филиала ООО "Юридическая фирма "Городисский и Партнеры", в котором он является директором по регистрации товарных знаков. Кроме того, в делах о регистрации товарных знаков им выполнялась сугубо административная функция и это не свидетельствует о том, что им дано заведомо ложное экспертное заключение. Информация о патентном поверенном, который вел дела указанных истцом организаций, является открытой и общедоступной. В данном случае - это Назарова В.В. Количество экспертов, имеющих определенную квалификацию и являющихся патентными поверенными, ограниченно, экспертные организации не имеют в штате своих патентных поверенных и приглашают экспертов из другой организации. Доводы истца не свидетельствуют о наличии заинтересованности эксперта.

Суд апелляционной инстанции в удовлетворении ходатайства представителя истца об отводе эксперта Станковского В.М. отказал.

При этом суд апелляционной инстанции принял во внимание отсутствие доказательств того, что косвенное участие эксперта Станковского В.М. в регистрации товарных знаков, зарегистрированных на юридические лица, аффилированные ответчикам, имело существенное значение для компании ООО "Юридическая фирма Городиский и Партнеры" и может свидетельствовать о сложившихся партнерских отношениях между экспертом и ответчиками либо аффилированными ими лицами.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что указанные истцом обстоятельства не свидетельствуют ни о наличии заинтересованности эксперта, ни о наличии обоснованных сомнений в его беспристрастности при подготовке представленного заключения.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что сведения о Станковском В.М. как об эксперте ООО "Экспертное агентство "ВИТТА" были представлены ответчиком в материалы дела при рассмотрении спора судом первой инстанции 16.12.2019 (том 4, л.д. 66-67), а заявление об отводе эксперта представлено истцом только 29.04.2021, после назначения повторной экспертизы судом апелляционной инстанции и после ознакомления представителей истца с заключением экспертов.

Пунктом 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" предусмотрено, что заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, риск несовершения процессуальных действий в обоснование исковых требований лежит на истце.

Представитель истца заявил об отводе эксперту Бондаренко С.А.

Заявление об отводе эксперта Бодаренко С.А. мотивировано тем, что в рамках рассмотрения дела N А49-8715/19 представителем ООО "Невский Кондитер" в суде первой инстанции в обоснование своей правовой позиции было представлено Заключение патентного поверенного Мордвиновой В.В. от 14 августа 2019 года. Указанным заключением патентный поверенный Мордвинова В.В. фактически высказала свое отношение относительно настоящего спора.

Данное заключение составлено на основании договора N 371/2019 и дополнительного соглашения N 1 от 30.07.2018, заключенных между ООО "Невский кондитер" и ЗАО "Джи энд Ка".

Согласно данным из ЕГРЮЛ генеральным директором ЗАО "Джи энд Ка" является Петров Кирилл Леонидович.

Он же является учредителем, совместно со своей супругой Петровой Анастасией Валерьевной ЗАО "КОМБи", зарегистрированного по адресу г. Сант-Петербург, ул. Верейская, 40.

По этому же адресу зарегистрированы другие три организации, в том числе ООО "КОМБи-МК", директором которого является Бондаренко С.А., а учредителем - Петрова А.В.

Истец заявил, что Бондаренко С.А. находится в служебной зависимости от учредителей Петровых, поскольку является директором аффилированного с ЗАО "Джи энд Ка" ООО "Комби-МК"

Истец отметил также участие эксперта Бондаренко С.А. и патентного поверенного Мордвиновой В.В. в качестве экспертов, проводивших экспертизу по делу А56-97756/2018 и по делу А56-8716/2017 и поручение по делу N А56-56001/2020 о проведении экспертизы эксперту ООО "Бюро технической экспертизы" Бондаренко С.А.

Суд апелляционной инстанции в удовлетворении заявления об отводе эксперта Бондаренко С.А. отказал, придя к выводу об отсутствии оснований для сомнении в беспристрастности эксперта.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что сведения об эксперте Бондаренко С.А. также были представлены ответчиком в материалы дела при рассмотрении спора судом первой инстанции 16.12.2019 (том 4, л.д. 66-67), а заявление об отводе эксперта представлено истцом только 29.04.2021, после ознакомления с заключением назначенной судом апелляционной инстанции повторной экспертизы.

Истец заявил ходатайство о назначении судом апелляционной инстанции повторной экспертизы. При этом доводы, лежащие в основе ходатайства истца о назначении повторной экспертизы, по сути повторяют доводы, изложенные в заявлениях истца об отводе экспертов.

Суд, совещаясь на месте, определил: рассмотреть ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы после заслушивания представителей истца и эксперта Станковского В.М.

Представителем истца были заданы вопросу эксперту Станковскому В.М.

Экспертом были даны ответы на вопросы представителя истца.

Суд перешел к рассмотрению ходатайства о назначении повторной экспертизы.

Суд, совещаясь на месте, определил: в удовлетворении ходатайства представителя истца о назначении повторной экспертизы отказать.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный пришел к вывoду о наличии оснований для отмены судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, АО "Эссен продакшн АГ" принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак по свидетельству N 517190 зарегистрированный 07.07.2014 с приоритетом 25.04.2013 со сроком действия до 25.04.2023 в отношении товаров классов МКТУ: 30 - кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса (т.1 л.д.39-40).

Товарный знак включает изобразительный элемент в виде эллипса, в который вписан эллипс меньшего размера, в котором изображены цифры 35.

АО "Эссен продакшн АГ" принадлежит исключительное право на объемный товарный знак по свидетельству N 626220 зарегистрированный 11.08.2017 с приоритетом 16.08.2016 со сроком действия до 16.08.2026 в отношении товаров классов МКТУ: 29 - варенья, джемы, 30 - кондитерские изделия, конфеты, мучные кондитерские изделия, 35 - продвижение товаров для третьих лиц, а именно: оптовая и розничная продажа кондитерских изделий, конфет, мучных кондитерских изделий, варенья, джемов (т.1 л.д.38).

Товарный знак является объемным, выполнен в цвете и технологии компьютерной графики и представляет собой обозначение в виде изображения улыбающегося фантазийного персонажа в виде кондитерского изделия.

АО "Эссен продакшн АГ" кондитерская продукция с использованием промышленного образца по патенту N 92099 изготавливается и предлагается к продаже в совокупности с использованием товарных знаков N 626220 и N 517190, визуализирующих персонаж "35".

Обосновывая заявленные требования, истец указал, что ответчик-1 и ответчик-2 изготавливают и реализуют сходную кондитерскую продукцию в упаковке с использованием наименований "25 кадр", "Фенька", "Локки", которые являются зарегистрированными товарными знаками N N 642723, 681296, 703400 ООО "Невский кондитер", в соответствии с договором N 1/2013-ДС от 20.12.2012 на изготовление продукции из давальческого сырья, заключенного между ООО "Невский кондитер Мокшан" и ООО "Невский кондитер" (т.3 л.д.61-66).

ООО "Невский кондитер" (ОГРН 1197847082102, ИНН 5834123619) создано 05.04.2019 путем реорганизации в форме слияния ООО "Невский кондитер СПБ" и ООО "Зенит" (т.1 л.д.77-78). В силу ст. 58 ГК РФ при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

ООО "Невский кондитер" (ОГРН 1025800897044, ИНН 5823007459) произвело смену наименования на ООО "Невский кондитер Мокшан", о чем в Едином государственном реестре юридических лиц 27.02.2019 внесена соответствующая запись (т.1 л.д.79).

Факт ввода ответчиком-1 в гражданский оборот спорной кондитерской продукции в упаковке с использованием знаков "25 кадр", "Фенька" подтверждается непосредственно упаковкой кондитерских изделий, на которых указан юридический адрес изготовителя: ООО "Невский кондитер Мокшан", Пензенская область, р.п. Мокшан, ул.Садовая, 32.

Факт ввода ответчиком-2 в гражданский оборот спорной кондитерской продукции в упаковке с использованием знаков "25 кадр", "Фенька" и "Локки" подтверждается протоколом осмотра доказательств от 19.07.2019 интернет-сайта ООО "Невский кондитер" нотариусом Елабужского нотариального округа Республики Татарстан Мингазовой Р.Р. (т.1 л.д.54-72). Кроме того, на упаковке кондитерской продукции с использованием знака "Локки" в качестве изготовителя указан ООО "Невский кондитер".

Факт реализации спорной кондитерской продукции на территории Российской Федерации подтверждается товарными и кассовыми чеками (т.1 л.д.41-44). Доказательств того, что реализовывалась продукция иного производителя с использованием товарного знака ответчика-2, ответчики в нарушение ст. 65 АПК РФ суду не представили.

Спорная продукция производится на автоматической газовой линии по производству вафель KНG с использованием оборудования (пресс-формы) - вафельницы к автоматической газовой линии для производства вафель KНG 29, собственником которых является ответчик-3.

Так, на основании контракта N 26 купли-продажи оборудования от 01.10.2018 Компания UNIWAY LOGISTICS LIMITED передала в собственность ОАО "Виктория" оборудование для производства кондитерских изделий - вафельницы автоматической газовой линии для производства вафель KНG 29. Как следует из приложения N 1 к контракту N 26 купли-продажи оборудования от 01.10.2018, вафельницы имеют следующие характеристики: размер вафельниц 470х325, размер рисунка вафельного листа - пирамидальный корпус ячейки, количество ячеек - 17 по ширине - 12 по длине - 204, нарезка батончика 87,8х26,8 мм (3 ячейки) 21 гр. - 68 батончиков, форма согласно рис. N 1, материал вафельниц - литейный чугун со сфероидальным (глобулярным) графитом, 40 пар вафельниц (т.3 л.д. 67-69).

По договору аренды нежилого помещения и оборудования N 1 от 31.12.2017 ОАО "Виктория" передало в арендное пользование ООО "Невский кондитер Мокшан", помимо прочего, оборудование для производства вафельных конфет. По актам приема - передачи основных средств от 01.02.2018 и от 31.01.2019 ответчику-1 ответчиком-3 переданы автоматическая газовая линия по производству вафель KНG, а также вафельницы к автоматической газовой линии для производства вафель KНG 29 в количестве 40 пар (т.3 л.д.70-77).

Доказательств возврата арендатором арендодателю спорного имущества - вафельниц к автоматической газовой линии для производства вафель KНG 29 в количестве 40 пар ответчиками в материалы дела не представлено, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что на момент рассмотрения спора фактическим владельцем вафельниц является ООО "Невский кондитер Мокшан".

Указав, что ответчиками без согласия АО "Эссен продакшн АГ" при изготовлении с использованием оборудования (пресс-формы) - вафельницы к автоматической газовой линии для производства вафель KНG 29, хранении, предложении к продаже и продаже кондитерских изделий в упаковке с нанесением товарных знаков "25 кадр", "Фенька" и "Локки", был использован принадлежащий истцу промышленный образец "Кондитерское изделие (5 вариантов)" по патенту N 92029, истец в рамках защиты своих исключительных прав на промышленный образец по патенту N 92029 обратился с настоящим иском в суд.

В обоснование заявленных требований истцом было представлено заключение N 193-2019 от 05.07.2019, подготовленное ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук по результатам социологического опроса, проведенного с 24 июня 2019 г. по 3 июля 2019 г. среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - информированных потребителей кондитерских изделий (01-01 класс МКПО) и потребителей кондитерских изделий (т.2 л.д.1-239). Согласно данному заключению, полученные данные позволяют сделать вывод, что кондитерское изделие производителя ООО "Невский кондитер" по совокупности признаков внешнего вида производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и промышленный образец N 92029 "Кондитерское изделие (5 вариантов) 5 вариант" производителя АО "Эссен продакшн АГ" (т.2 л.д.4).

Возражая против заявленных требований и оспаривая представленное истцом заключение N 193-2019 от 05.07.2019, ООО "Невский кондитер" представил в материалы дела заключение патентного поверенного Мордвиновой В.В. от 14.08.2019, согласно которому представленный образец продукции "Конфеты с кремовой начинкой с глазированным донышком "25 кадр" не производят на информированного потребителя такое же общее зрительное впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец N 92029 (ответ на вопрос N 3 - т.3 л.д.37-48).

В связи с представлением сторонами в материалы дела доказательств, содержащих различные выводы по обстоятельствам, подлежащим установлению в рамках настоящего спора, определением Арбитражного суда Пензенской области от 23.12.2019 по настоящему делу была назначена судебная экспертиза, производство которой поручено ООО "Центр патентных судебных экспертиз" в лице эксперта Ермаковой Е.А.

Перед экспертом был поставлен вопрос: содержат ли изделия, в том числе форма конфет, "25 кадр", "Фенька", "Локки" все существенные признаки промышленного образца по патенту N 92029 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту N 92029 (5 вариантов) 5 вариант?

В распоряжение эксперта с учетом определения суда от 27.01.2020 были представлены образцы продукции (кондитерские изделия) истца (АО "Эссен продакшн АГ") в упаковке с товарным знаком "35" и образцы продукции (кондитерские изделия) в упаковке с товарным знаком "25 кадр", "Фенька", "Локки".

Согласно заключению эксперта Ермаковой Е.А. форма кондитерских изделий "25 кадр", "Локки", "Фенька" содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту N 92029 (5 вариантов) 5 вариант (т.5 л.д.42-162).

Оспаривая заключение судебной экспертизы, ответчик-2 заявил ходатайство о назначении по делу повторной судебной экспертизы и в обоснование своих доводов о допущенных экспертом Ермаковой Е.А. нарушениях действующего законодательства представил в материалы дела акт экспертного исследования N 17/2020/Р от 01.06.2020, составленный экспертами ООО "Юридический Консультационный Центр" (т.6 л.д.57-132).

Отказывая в назначении повторной экспертизы, суд первой инстанции указал, что акт экспертного исследования N 17/2020/Р от 01.06.2020 не может быть принят судом как надлежащее средство доказывания недостоверности заключения судебной экспертизы, поскольку подобный акт не предусмотрен процессуальным законодательством как форма доказывания и содержит субъективную оценку действий специалиста, в то время как доказательства по делу подлежат судебной оценке.

На том основании, что лица, составлявшие акт, не предупреждались об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, исследование произведено вне рамок судебного разбирательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что акт экспертного исследования N 17/2020/Р от 01.06.2020 не соответствует требованиям, установленным ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (далее также - Закон N73-ФЗ).

Доводы ООО "Невский кондитер" о несостоятельности выводов эксперта отклонены судом первой инстанции на том основании, что они сводятся к изложению субъективного мнения, основанного на представленном им экспертом исследовании N 17/2020/Р от 01.06.2020.

Между тем, согласно части 1 и 2 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Письменными доказательствами в соответствии с частью 1 статьи 75 АПК РФ являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.

Заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не может признаваться экспертным заключением по рассматриваемому делу. Вместе с тем, как следует из пункта 13 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 89 АПК РФ документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Акт экспертного исследования N 17/2020/Р от 01.06.2020 является документом, подтверждающим и обосновывающим правовую позицию ответчика и не может квалифицироваться, как документ, который должен соответствовать Закону N 73-ФЗ, он подлежит оценке наряду с иными доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, судом не была дана должная оценка доводов ответчика, с учетом всех материалов дела.

Как видно из материалов дела, эксперту были предоставлены для исследования конфеты "35", производства АО "Эссен Продакшн АГ".

Перед экспертом был поставлен вопрос - "содержат ли изделия, в том числе форма конфет, "25 кадр", "Фенька", "Локки" все существенные признаки промышленного образца по патенту N 92029 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образен по патенту N 92029 (5 вариантов) 5 вариант?".

Эксперт Ермакова Е.А. вышла за пределы поставленного вопроса и произвела исследование изделий истца - серии конфет "35", в отношении которых вопросы не ставились и характеристики которых правового значения в данном деле не имеют.

Так на странице 6 экспертного исследование указано, что - "вопрос касается формы изделий конфеты "35"...", т.е. эксперт первоначально установила неверный объект для исследования, т.к. исследование должно проводится, в соответствии с поставленным вопросом, от изделия ответчика к патенту.

Согласно информации приведенной на стр. 2 заключения б/н, б/д эксперт Ермакова Е.А. использовала в качестве нормативно-методического документа "Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы (утв. приказом Роспатента от 31.03.2009 N 48)".

Согласно информации, приведенной на стр. 5 заключения б/н, б/д эксперт Ермакова Е.А. использовала данный документ как основу методики исследования при определении общего зрительного впечатления.

Между тем, приказ Роспатента от 31.03.2009 N 48 был признан утратившим силу пунктом 2 приказа Роспатента от 24.07.2018 N 127 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата".

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что статья 1358 ГК РФ в применимой редакции введена в действие с 01.10.2014.

В данной редакции ГК РФ впервые введено понятие "информированный потребитель" и понятие "совокупность признаков". До этого момента использовалось понятие "сходство до степени смешения" которое отличается по своему смыслу и способу идентификации.

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ в прежней редакции промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Согласно абзацу 4 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ в новой редакции промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Из представленных в заключении Ермаковой Е.А. таблиц, а также из вывода, содержащегося на стр. 52 заключения следует, что эксперт Ермакова Е.А. выявляла признаки изделия, а согласно поставленному вопросу надлежало выявить признаки патента либо отсутствие в изделии признаков по Патенту. Дополнительные признаки изделия, не отраженные в Патенте (в том числе на фотографиях и рисунках), правового значения не имеют, при анализе не учитываются. Как видно из рисунков, приведенных в Патенте, данные признаки: "с волнообразно изогнутыми боковыми ребрами" и "и волнообразно вогнутыми сторонами" являются явно выраженными, определяющими внешний вид (дизайн) изделия т.е. доминантными. В изделиях же, как правильно установила Ермакова Е.А., они и вовсе отсутствуют.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ промышленные образцы являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно статье 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В настоящем случае исключительное право истца на промышленный образец "Кондитерские изделия (5 вариантов)" подтверждается зарегистрированным 17 февраля 2015 в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации патентом N 92029.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием промышленного образца или полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Содержание статьи 1352, п. 3 ст. 1354, п. 3 ст. 1358 ГК РФ в их системном единстве позволяют сделать вывод, что при анализе совокупности признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, под "совокупностью признаков" понимается "совокупность существенных признаков промышленного образца", т.к. при ином толковании происходит изменение объема правовой охраны.

Данная позиция нашла свое отражение в п. 123 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которому "Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца."

Таким образом, при выявлении совокупности признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, необходимо ориентироваться на совокупность существенных (доминантных) признаков, ни добавлять признаки, ни исключать таковые из исследования недопустимо.

При этом эксперт Ермакова Е.А. неоднократно, например это указано на стр.84 экспертного заключения, исключила существенные признаки патента N 92029 5 вариант, как доминантные и дала им характеристику нюансных - не влияющих на общее зрительное впечатление, что в свою очередь является нарушением ст. 1353 ГК РФ.

Кроме того, эксперт Ермакова Е.А. исключила часть существенных признаков, посчитав их "нюансными", и включила новый признак, не заявленный правообладателем как существенный и не отраженный на рисунках - соотношение сторон изделия (стр.52).

Суд первой инстанции указал, что выводы эксперта согласуются с выводами, содержащимися в представленном истцом заключении N 193-2019 от 05.07.2019, подготовленном ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук по результатам социологического опроса, проведенного с 24 июня 2019 г. по 3 июля 2019 г. среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - информированных потребителей кондитерских изделий (01-01 класс МКПО) и потребителей кондитерских изделий (т.2 л.д. 1-239).

Между тем, понятие "информированного потребителя" судебной практикой толкуется буквально: это потребитель, которому хорошо знакомы изделия данного назначения, которые образуют так называемый аналоговый ряд.

Иными словами, информированный потребитель - это гипотетический опытный специалист в данной области знаний, опытный эксперт, рассматривающий заявки на промышленные образцы в конкретной области, определяемой рубриками классификатора промышленных образцов, опытный продавец в отношении таких изделий, продажей которых он занимается, и т.п.

При проверке оригинальности промышленного образца информированный потребитель должен сравнить общие впечатления, оставляемые проверяемым промышленным образцом и промышленным образцом - ближайшим аналогом, найденным в результате информационного поиска. При этом информированный потребитель должен оценить степень свободы дизайнера (автора) промышленного образца, то есть установить факторы, ограничивавшие возможности дизайнера при создании внешнего вида изделия (такие как техническая функция изделия или его элемента, требования стандартов и др.), и выявить различия между сравниваемыми образцами, обусловленные творческим вкладом автора.

Таким образом, понятие "информированный потребитель", применяемое в законодательстве о промышленных образцах, отличается по своему содержанию от аналогичного понятия "потребитель", применяемого в нормах о товарных знаках (статья 1483 ГК РФ).

Вопреки этому, из заключения, составленного по результатам социологического опроса, не следует, что респонденты, принявшие участие в опросе, являются информированными потребителями, знакомыми с аналоговым рядом изделий данного назначения, как то: специалистами в области промышленного дизайна упаковок, продавцами таких товаров и т.п. Из названного заключения также не следует, что респондентам в ходе опроса демонстрировался аналоговый ряд конструкторско-художественных решений изделий данного назначения: при опросе в течение короткого времени демонстрировались лишь изображения спорного промышленного образца и ближайшего аналога.

Установив указанные обстоятельства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости назначения повторной судебной экспертизы.

Согласно представленному заключению повторной экспертизы изделия "25 кадр", "Фенька", "Локки" не содержат все существенные признаки варианта N 5 промышленного образца по патенту N 92029. Изделия "25 кадр", "Фенька", "Локки" не содержат совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит вариант N 5 промышленного образца по патенту N 92029.

В исследовательской части заключения комиссией экспертов отмечено, что поставленный вопрос не содержит указание на то, подлежит ли исследованию представленные образцы кондитерских изделий в упаковке либо без нее, в связи с чем исследование проведено с учетом и без учета упаковки.

При проведении исследования представленных образцов кондитерских изделий в упаковке учитывалось, что упаковка, как изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации продукции, скрывает за собой внешний вид представленных образцов кондитерских изделий. При этом форма и размеры упаковки изменяются при наполнении или удалении содержимого (т.н. мягкая упаковка). Данная упаковка при ее наполнении представленным образцами не повторяет форму изделия, и представляет собой единый объект, форма которого не похожа ни на одну из геометрических фигур (т.н. бесформенный объект или объект неопределенной формы), что видно из приведенных далее фотографий.

Все существенные признаки варианта N 5 исследуемого промышленного образца содержат требования к форме, конфигурации, фактуре и контурам изделия, при этом и описание формы, и изображение изделия в исследуемом патенте указывают на наличие среди составляющих внешнего вида изделия отдельных фигур, сходных по своему внешнему виду с геометрическими фигурами, поименованными в перечне признаков патента как усеченные пирамиды, что указывает на существенное различие в форме и конфигурации сопоставляемых изделий, и, как следствие, в их внешнем виде.

При данных обстоятельствах представленные образцы кондитерских изделий в упаковке не могут создавать такое же общее впечатление, как и исследуемый промышленный образец, ввиду различия существенных признаков данных объектов сравнения, определяющих эстетические особенности внешнего вида изделия.

Комиссией экспертов также проведен сравнительный анализ представленных образцов кондитерских изделий без упаковки с вариантом N 5 исследуемого промышленного образца.

При проведении исследования установлено, что верхнее основание фигур, расположенных на единой площадке, в представленных образцах изделий не является повернутым относительно нижнего основания, данные фигуры не имеют волнообразно изогнутых боковых ребер, в отличие от варианта N 5 исследуемого промышленного образца.

Также фигуры, расположенные на площадке (т.н. пирамиды), в представленных образцах изделий не имеют волнообразно вогнутых сторон, в отличие от варианта N 5 исследуемого промышленного образца, поскольку данные стороны у исследуемого образца являются дугообразно выпуклыми (т.е. обращенными наружу, а не внутрь).

Результаты сравнительного анализа каждого из существенных признаков внешнего вида представленных образцов кондитерских изделий с изображениями, приведенными в отношении варианта N 5 промышленного образца, представлены в табличной форме (том 10, л.д. 107).

При проведении исследования в представленных образцах кондитерских изделий установлено различие в еще нескольких отличительных признаках, формирующих зрительный образ варианта N 5 промышленного образца, не указанных в перечне существенных признаков в патенте, но наблюдающихся на приведенных в нем изображениях изделия.

В результате исследования комиссия экспертов установила, что в исследуемых изделиях отсутствует ряд существенных признаков промышленного образца. Данные признаки являются доминантными по степени их влияния на формирование общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделий и промышленного образца, определяют общее впечатление производимое изделиями после их распаковывания.

Эксперты отметили, что данный вывод подтверждается содержанием представленного на исследование Приложения к Решению Роспатента от 23.01.2019 г. к заявке N 2013503844/49, принятого на заседании Коллегии Палаты по патентным спорам 20.11.2018 г. по результатам рассмотрения возражения от 13.07.2018, поданного ООО "Невский Кондитер" против выдачи патента N 92029 на промышленный образец "Кондитерское изделие" (5 вариантов).

В заключении эксперты указали, что исследуемый образец изделия и вариант N 5 промышленного образца существенно отличаются в визуальном изображении фигур, расположенных на единой площадке, в т.ч. их формой и их декорированием, в связи с чем они не могут создавать общее впечатление у информированного потребителя, т.к. совокупность выявленных различий в эстетических признаках, определяющих внешний вид изделий, указывают на то, что они не могут создавать общее впечатление у информированного потребителя.

Как указано выше, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции истец заявлял о назначении еще одной повторной экспертизы.

Эксперт Станковский В.М. на вопрос истца о причинах, по котором его выводы в корне отличаются от выводов, сделанных экспертом Ермаковой Е.А. заявил, что не может ответить на этот вопрос, так как не принимал участия в проведении экспертизы, назначенной судом первой инстанции.

Кроме того, эксперт Станковский В.М. отметил, что на данный момент отсутствует официальная утвержденная единая методика проведения судебной патентоведческой либо патентно-технической экспертизы, поэтому эксперты руководствовались нормами Гражданского кодекса и подзаконными актами, которые использовались при проведении государственной патентной экспертизы в Роспотенте. Вся методика сводилась к выявлению признаков содержащихся в промышленном образце и сравнению их - исследуемое изделие с запантентованым промышленным образцом.

Поскольку данный промышленный образец был выдан до 2015 года, до внесения изменений в ГК РФ, согласно которым из сведений о публикации промышленного образца в государственном реестре была исключена совокупность существенных признаков, то есть в данном патенте совокупность существенных признаков в словесной части была приведена в соответствии с ранее действующим законодательством, поэтому эксперту не потребовалось самостоятельно выявлять эти признаки.

Экспертами исследовались те признаки, которые содержит патент в отношении того изделия, которое экспертам было предоставлено.

Исследуя продукцию, как информированные потребители, эксперты не только не выявили признаков тех признаков, которые имеются в промышленном образце, но и считают, что внимательный потребитель в состоянии выявить отличия которые фигурируют в запатентованном промышленном образце.

Согласно части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторная экспертиза может быть назначена в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов.

Установив отсутствие оснований для возникновения сомнений в обоснованности экспертного заключения и отсутствие противоречий в выводах комиссии экспертов, суд апелляционной инстанции в удовлетворении ходатайства истца о назначении еще одной экспертизы отказал.

Принимая постановление по рассматриваемому спору, суд апелляционной инстанции также считает необходимым отметить, что исследуемый патент N 92029 был зарегистрирован вместе с перечнем существенных признаков промышленного образца. Данный перечень установлен правообладателем и все включенные в него признаки признаны существенным регистрирующим органом.

Следовательно, регистрирующий орган признал, что все эти признаки являются существенными, т.е. отсутствие хотя бы одного из них (а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потреби теля такое же общее впечатление) в изделии исключает возможность нарушения прав правообладателя (п.3 ст. 1354 ГК РФ).

Истец, обращаясь в Роспатент с заявкой на выдачу патента, указывал на то, что в промышленном образце используются новые, ранее не известные и не используемые существенные признаки, что и определяет новизну и оригинальность промышленного образца. Роспатент, как следует из использованных экспертом Ермаковой Е.А. Рекомендаций от 01.03.2008 N 48, проверял оригинальность и новизну промышленного образца и весь перечень признаков, приведенный заявителем, признал существенными признаками.

Наличие оригинальности дизайнерского решения по патенту N 92029 подтверждено Решением Роспатента от 23.01.2019 по заявке N 2013503844/49, принятым по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 20.11.2018 возражения от 13.07.2018, поданного ООО "Невский кондитер" против выдачи патента N 92029 на промышленный образец "Кондитерское изделие (5 вариантов)", которым отказано в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны промышленного образца по патенту N 92029 по критерию "оригинальность".

Возражения были мотивированы несоответствием группы промышленных образцов по патенту N 92029 условию патентоспособности "оригинальность". В отношении признаков перечня по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение боковых ребер волнообразно изогнутыми, а также выполнение сторон волнообразно вогнутыми, в возражении было указано, что данные признаки однозначно не идентифицируются и, таким образом, не являются существенными.

Роспатент при рассмотрении возражений установил, что "Группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на приведенных выше изображениях и указанных в приведенном выше перечне. При этом необходимо обратить внимание, что данные отличительные признаки являются существенными по следующим основаниям: они являются зрительно активными, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, т.е. индивидуализируют изделие, участвуют в создании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия. Следовательно, можно констатировать, что указанные в перечне по оспариваемому патенту признаки, а именно "волнообразно изогнутыми боковыми ребрами" и "волнообразно вогнутыми сторонами", однозначно могут быть идентифицированы на изображениях изделий данного патента (см. например, вариант 1 промышленного образца по оспариваемому патенту). Ввиду того, что изделия по вариантам 2-5 оспариваемого патента также характеризуются отличительными признаками, проанализированными выше, а именно выполнение боковых ребер волнообразно изогнутыми, а также выполнение сторон волнообразно вогнутыми, которые отображены на изображениях данных изделий и приведены в перечне, то в отношении данных вариантов внешних видов изделий по оспариваемому патенту можно сделать аналогичный вывод, сделанный в отношении варианта 1 данного патента."

На основании вышеизложенного Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент. Это означает, что все без исключения признаки, перечисленные в перечне существенных признаков, являются доминирующими, могут быть однозначно идентифицированы на изображениях, определяют внешний вид изделия.

При таких обстоятельствах и при установлении экспертом Ермаковой Е.А. того, что в изделии использованы не все существенные признаки по патенту, вывод о совпадении общего впечатления, основанный на исключении части признаков, противоречит решению Роспатента о регистрации промышленного образца, Решению Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности.

Суд апелляционной инстанции считает недопустимой (нарушающей принцип правовой определенности) ситуацию, при которой Роспатент, регистрируя заявку истца на выдачу патента, и отказывая в удовлетворении возражений ответчика, исходит из того, что конкретный признак идентифицируем и определяет внешний вид, а эксперт при рассмотрении спора между теми же лицами основывает свои выводы на том, что данный признак является нюансным и внешний вид не определяет.

Толкование одного признака промышленного образцы различным образом при рассмотрении разных споров является недопустимым.

Это следует из принципа эстоппель и из положений статьи 10 ГК РФ, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

Аналогичная позиция содержится в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу N СИП-191/2018 и от 18.02.2019 по делу N СИП-688/2017.

Из вышеприведенных правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом. Исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Кроме того, судом первой инстанции были отклонены доводы ответчиков о том, что совокупность существенных признаков спорной продукции является сходной до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида промышленного образца N 59439 "Вафельное кондитерское изделие", срок действия патента на который прекращен 17.08.2014, в связи с чем, на основании п.2 ст. 1364 ГК РФ он может свободно использоваться любым лицом без чьего либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что при анализе и сопоставлении изделий ответчика с патентом N 59439 "Вафельное кондитерское изделие" можно сделать однозначный вывод о том, что в изделиях ответчика использованы все признаки, присущие вышеуказанному патенту.

Совокупность существенных признаков исследуемого продукта "Конфеты с кремовой начинкой с глазированным донышком "25 кадр"" является сходной до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида промышленного образца N 59439 "Вафельное кондитерское изделие".

Пункт 2 ст. 1364 ГК РФ дает право свободно использовать вышеуказанный патент в коммерческой деятельности, при производстве и реализации товаров.

Действующее законодательство дает возможность любому лицу использовать результат интеллектуальной деятельности (в данном случае патент N 59439) перешедший в общественное достояние.

Делая вывод о том, что данный результат интеллектуальной деятельности по патенту N 59439 содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по принадлежащему истцу патенту, в нарушение п. 2 ст. 1364 необоснованно расширил правовую охрану принадлежащего истцу патента.

Поскольку выводы суда первой инстанции о нарушении ответчиками прав истца не соответствуют обстоятельствам дела, решение суда первой инстанции на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ подлежит отмене с принятием нового судебного акта.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине, а также расходы на проведение судебных экспертиз в связи с рассмотрением иска и апелляционной жалобы подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 15.07.2020 по делу N А49-8715/2019 отменить.

Принять новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить акционерному обществу "Эссен Продакшн АГ" из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по иску в размере 6000 руб.

Перечислить с депозитного счета Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда экспертной организации - обществу с ограниченной ответственностью "Экспертное агентство "Витта" за проведение судебной экспертизы денежные средства в размере 270 000 рублей (в том числе 100 000 руб., перечисленные АО "Эссен продакшн АГ" платежным поручением N 24336 от 19.10.2020 и 170 000 руб., перечисленные ООО "Невский Кондитер" платежным поручением N 12994 от 19.10.2020).

Взыскать с АО "Эссен продакшн АГ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Невский Кондитер" расходы по судебной экспертизе в размере 170 000 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Невский Кондитер" с депозитного счета Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда излишне уплаченные денежные средства за производство экспертизы в размере 109 822 руб., перечисленные платежным поручением N 12994 от 19.10.2020.

Взыскать с акционерного общества "Эссен продакшн АГ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Невский Кондитер" расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л.Л. Ястремский

Судьи

Д.А. Дегтярев Е.А. Митина