Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2022 г. N 08АП-11718/22 по делу N А46-9613/2022

город Омск

09 ноября 2022 г.

Дело N А46-9613/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 01 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 ноября 2022 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рыжикова О.Ю.

судей Лотова А.Н., Шиндлер Н.А.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Усовой Ю.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-11718/2022) индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича на решение Арбитражного суда Омской области от 15.09.2022 по делу N А46-9613/2022 (судья Пантелеева С.С.), принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736, ОГРНИП 311028012400084) к индивидуальному предпринимателю Кахорову Ахрориддину Шарифовичу (ИНН 550728563389, ОГРНИП 321554300006152) о взыскании компенсации 600 000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации NN 299509, 647502,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - истец, ИП Ибатуллин А.В.) обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю Кахорову Ахрориддину Шарифовичу (далее - ответчик, ИП Кахоров А.Ш.) о взыскании компенсации в размере 600 000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации N N 299509, 647502.

Решением Арбитражного суда Омской области от 15.09.2022 в удовлетворении исковых требований ИП Ибатуллина А.В. отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Ибатуллин А.В. обратился в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование жалобы ее податель указал, что используемые ответчиком в спорном обозначении слова "одежда" и "обувь", указывающие на ассортимент реализуемых товаров, являются неохраняемыми и не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения обозначений; непосредственно над входом в магазин ответчика размещено обозначение со словесным элементом "Планета" без слов "одежда" и "обувь"; истец настаивает на высокой степени сходства использованного ИП Кахоровым А.Ш. обозначения по графическому признаку с защищаемым товарным знаком, а также однородности деятельности ответчика услугам 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); ссылается на судебную практику.

В материалы дела истцом представлены дополнительные пояснения к апелляционной жалобе, в которых ИП Ибатуллин А.В. указал на правовые позиции Суда по интеллектуальным правам по делам со схожими фактическими обстоятельствами в защиту тех же товарных знаков.

Отзыв на апелляционную жалобу не поступил.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, ходатайства об отложении слушания по делу не заявили, в связи с чем суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей указанных лиц по имеющимся в деле доказательствам.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу, дополнения к ней, установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем следующих средств индивидуализации:

знака обслуживания "*" по свидетельству Российской Федерации N 299509, зарегистрированного 14.12.2015 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке N 2004704708 в отношении услуг 35-го классов МКТУ;

знака обслуживания "*" по свидетельству Российской Федерации N 647502, зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 по заявке N 2015714242 в отношении услуг 35, 36, 41, 43-го классов МКТУ.

ИП Ибатуллину А.В. стало известно, что ИП Кахоров А.Ш. использует сходное до степени смешения с принадлежащими ему знаками обслуживания обозначение для индивидуализации магазина, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Мира, д. 100, при продаже товаров народного потребления (одежды и обуви), что подтверждается скриншотами видеозаписи процесса приобретения товара в названном магазине и выдачей товарного чека со сведениями об ответчике.

Ссылаясь на отсутствие у ИП Кахорова А.Ш. разрешения на использование упомянутых знаков обслуживания, а также на то, что его действия по использованию сходного с данными знаками обозначения для индивидуализации магазина нарушают исключительные права на эти знаки, ИП Ибатуллин А.В. обратился в Арбитражный суд Омской области с соответствующим исковым заявлением.

15.09.2022 Арбитражным судом Омской области принято решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Установив принадлежность истцу исключительных прав на поименованные выше знаки обслуживания, суд первой инстанции вместе с тем отказал в удовлетворении исковых требований, исходя из недоказанности нарушения ответчиком исключительных прав на эти знаки по причине отсутствия угрозы смешения используемого ответчиком обозначения "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ" со знаками обслуживания истца.

Суд первой инстанции в частности установил, что сравниваемые обозначения обладают низкой степенью сходства из-за наличия в обозначении "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ" других слов, которые придают этому обозначению иное звучание, другое значение, а также иначе воспринимаются потребителем.

Проанализировав осуществляемую ответчиком деятельность по реализации одежды и обуви в магазине, суд первой инстанции признал эту деятельность однородной услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки обслуживания истца, установив при этом низкую степень однородности.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание, что ответчик и лицензиаты истца осуществляют деятельность в разных регионах, что в данном случае, по мнению суда первой инстанции, свидетельствует об отсутствии вероятности или угрозы смешения деятельности истца и ответчика.

Проверив в порядке статей 266, 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим отмене, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как следует из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции установил факт принадлежности ИП Ибатуллину А.В. исключительных прав на знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 299509 и N 647502, в защиту которых он обратился с иском.

Изложенные в апелляционной жалобе истца доводы сводятся к оспариванию выводов суда первой инстанции об отсутствии вероятности смешения обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности для индивидуализации оказываемых им услуг, со знаками обслуживания истца.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил N 482 комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно.

С учетом приведенных правовых норм в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом суд апелляционной инстанции исходит из того, что вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Суд первой инстанции, проведя анализ сравниваемых обозначений на предмет сходства на основании вышеназванных критериев, установил, что знаки обслуживания истца, включающие словесный элемент "ПЛАНЕТА", и использованное ответчиком словосочетание "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ" не являются сходными ни по фонетическому, ни по семантическому, ни по визуальному критериям, указав также, что сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод о различном ассоциировании обозначений друг с другом.

Вместе с тем суд первой инстанции пришел к противоречащему вышеизложенным выводам и немотивированному выводу о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

Суд апелляционной инстанции приходит к заключению о том, что вывод об определенной степени сходства обозначений в целом не может быть сделан при наличии предшествующих выводов о полном отсутствии сходства по всем критериям сходства, равно как и не может быть сделан вывод о полном отсутствии сходства сравниваемых обозначений при наличии вывода о сходстве этих обозначений хотя бы по одному критерию сходства.

Вопреки методологии установления сходства обозначений, приведенной в пункте 162 Постановления N 10, суд первой инстанции не устанавливал, какие из словесных элементов, входящих в используемое ответчиком обозначение "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ", являются сильными, а какие слабыми.

При этом судом первой инстанции также не принято во внимание, что словесный элемент "ПЛАНЕТА" в знаках обслуживания истца является либо единственным (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 647502), либо доминирующим (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 299509).

Анализируя услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых в том числе зарегистрированы знаки обслуживания истца, и услуги, оказываемые ответчиком, суд первой инстанции пришел к выводу о низкой степени их однородности.

Вместе с тем судом первой инстанции установлено, что ответчиком оказывается услуга магазина непродовольственных товаров, поскольку обозначение "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ", будучи размещено на вывеске, индивидуализирует магазин, в котором осуществляется розничная торговля одеждой и обувью.

При этом товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации Российской Федерации N 647502 зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ "розничная продажа непродовольственных товаров, услуги магазинов; розничная продажа", то есть в отношении услуг, которые непосредственно оказываются ответчиком.

Кроме того, суд апелляционной инстанции обращает внимание на то, что установление однородности товаров и услуг не осуществляется путем сопоставления фактической деятельности, оказываемой правообладателем товарного знака либо его лицензиатами, с фактической деятельностью лица, использующего спорное обозначение, сравнение фактической деятельности ответчика под спорным обозначением должно производиться с товарами и услугами, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, в защиту исключительного права на который предъявлен иск.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что отсутствие регистрации знаков обслуживания истца в отношении реализуемых ответчиком товаров (одежды и обуви) не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав на эти знаки обслуживания, поскольку по смыслу статей 1484 и 1515 ГК РФ незаконным использованием знаков обслуживания признается использование спорного обозначения при выполнении работ и оказании услуг.

В связи с этим суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при исследовании на предмет однородности осуществляемой ответчиком деятельности по продаже товаров (одежды и обуви) в магазине с услугами 35-го класса МКТУ суд первой инстанции неправильно применил Правила N 482 и разъяснения, сформулированные высшей судебной инстанцией.

При этом, как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вместе с тем, несмотря на данное обстоятельство, суд первой инстанции проигнорировал доводы о наличии угрозы смешения используемого ответчиком обозначения со знаками обслуживания истца.

Таким образом, выводы суда первой инстанции об отсутствии вероятности смешения таких обозначений представляются недостаточно мотивированными.

В товарном знаке истца словесный элемент "ПЛАНЕТА" занимает центральное (доминирующее) положение в обозначении истца, восприятие обозначения как товарного знака в целом усиливается графическим элементом - линией, пересекающей слово "ПЛАНЕТА".

В обозначении ответчика словесный элемент "ПЛАНЕТА" расположен над словесными элементами "Одежда обувь", между ними расположена линия, она пересекает слово "Обувь", но не слово "ПЛАНЕТА" (т. 1 л.д. 103).

При сопоставлении спорного обозначения ответчика с товарным знаком истца с точки зрения их графического и визуального сходства суд апелляционной инстанции учитывает правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что слова "одежда" и "обувь" являются простым указанием на ассортимент реализуемых товаров и являются неохраняемыми в силу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а как указано в определении судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.12.2014 N 301-ЭС14-1129, неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака и обусловливать угрозу их смешения потребителями.

При этом, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Таким образом, добавление к обозначению "ПЛАНЕТА", являющемуся тождественным с защищаемым товарным знаком по свидетельству N 647502 и имеющему высокую степень сходства с защищаемым товарным знаком по свидетельству N 299509, слов "одежда" и "обувь" не может повлиять на вывод о сходстве этого обозначения с этими товарными знаками.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что обозначение ""ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ" и спорный товарный знак "ПЛАНЕТА" являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического признаков сходства.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности, следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения фактов, на наличие которых аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2016 по делу N 302-ЭС14-1472, определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2018 N 305- ЭС15-12239(5)).

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При наличии у какой-либо из сторон возражений против представленных другой стороной фактов либо доказательств, оппонент должен обосновать сущность своих возражений и привести доказательства и/или факты их опровергающие.

В материалы дела истцом представлены доказательства, что ответчик своими действиями нарушил исключительные права на товарные знаки, принадлежащие истцу, следовательно, совокупность необходимых условий для установления факта нарушения ответчиком исключительных имущественных прав истца на спорные товарные знаки по делу установлена.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите исключительных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации не учитываются сведения о том, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (статья 1250 ГК РФ).

По смыслу пункта 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 14 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. При этом истец не лишен права заявлять сумму компенсации ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 61 Постановления N 10 заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ. По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован (пункт 62 Постановления N 10).

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении нарушения исключительного права на товарные знаки.

Размер компенсации определен истцом исходя из двукратного размера выручки от реализации товаров в торговых точках ответчика за предшествующие три года, при этом указанный истцом размер выручки составил 5 000 000 руб.

Как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2019 по делу N СИП-23/2019 по смыслу определения понятия "торговая деятельность", данного в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", под сбытом или реализацией товаров следует понимать услугу в торговой деятельности, которая включает в себя доведение (продажу) товара до покупателей за определенную плату.

Указанная определенная плата является стоимостью услуг лица, осуществляющего торговую деятельность, то есть деятельность по реализации товаров.

Расчет компенсации произведен истцом на основании общего размера выручки ответчика от реализации товаров (т.е. стоимости услуг по реализации товаров) в магазине по адресу: г. Омск, ул. Мира, д. 100.

С учетом положений статьи 1477 ГК РФ подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания).

Ответчик вправе оспорить стоимости оказанных услуг, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации, исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом - на оспаривание доказываемой истцом стоимости товаров (услуг), либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Ответчик же вправе оспорить рассчитанный на основании открытых сведений о результатах его хозяйственной (финансовой) деятельности размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения либо иных доказательств, в том числе данных его бухгалтерского баланса.

При этом из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись какие-либо документы, в том числе контррасчет.

Истец, избрав вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и представив свой расчет компенсации, не лишен при этом возможности добровольно снизить заявленный размер компенсации.

Как следует из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, компенсация по своей природе является штрафной санкцией за незаконное использование исключительных прав другого лица, в связи с чем может превышать размер нанесенного ущерба.

Норма подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, будучи избранной истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможности изменения суммы компенсации по усмотрению суда произвольно.

Согласно разъяснениям высших судебных инстанций размер компенсации, даже заявленный на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, действительно может быть снижен судом, однако такое снижение возможно только при соответствующем обосновании. При этом требование двукратности должно быть соблюдено, поскольку этот коэффициент на законодательном уровне признан соразмерным последствиям нарушения исключительных прав.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной статьей 1301 ГК РФ величины. При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем товарных знаков, в защиту прав на которые предъявлен иск по настоящему делу. Заявляя требование о взыскании компенсации в сумме 600 000 руб., истец исходил из того, что выручка ответчика от реализации товаров с использованием спорного обозначения за последние три года до дня направления досудебной претензии составила 5 000 000 руб., следовательно, на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере стоимости оказанных услуг, то есть в сумме 10 000 000 руб.

Ответчик документальных доказательств того, что заявленный истцом размер компенсации является чрезмерным, а также документальных доказательств наличия иных оснований для снижения предъявленного истцом ко взысканию размера компенсации, не представил.

Исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд апелляционной инстанции соглашается о разумности, предъявленной истцом к взысканию, в данном случае суммы компенсации в размере 600 000 руб.

Суд апелляционной инстанции учитывает, что компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенции совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного снижения компенсации со стороны суда.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в сумме 600 000 руб.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судом первой инстанции не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

Кроме того, судом первой инстанции в нарушение принципа правовой определенности не были учтены выводы в отношении спорных обозначений, сделанные в других делах, не имеющих преюдициального значения для настоящего спора.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. Иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", пункт 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", пункт 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав").

На основании пункта 4 части 1 статьи 270 АПК РФ неправильное применение норм материального права является основанием для отмены судебного акта.

В связи с изложенным, решение Арбитражного суда Омской области от 15.09.2022 по делу N А46-9613/2022 подлежит отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

С учетом удовлетворения исковых требований судебные расходы в порядке статьи 110 АПК РФ по уплате государственной пошлины за рассмотрение первоначального иска (15 000 руб.), а также апелляционной жалобы (3000 руб.) подлежат отнесению на ответчика в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Омской области от 15.09.2022 по делу N А46-9613/2022 отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Принять новый судебный акт.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кахорова Ахрориддина Шарифовича (ИНН 550728563389, ОГРН 321554300006152) в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные под N 647502, N 299509 в размере 600 000 рублей 00 копеек, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 9000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кахорова Ахрориддина Шарифовича в доход федерального бюджета государственную пошлину 9 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями судей, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председательствующий

О.Ю. Рыжиков

Судьи

А.Н. Лотов Н.А. Шиндлер