Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2023 г. N 10АП-4943/23 по делу N А41-47199/2022

г. Москва

07 апреля 2023 г.

Дело N А41-47199/22

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 апреля 2023 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Погонцева М.И.,

судей Виткаловой Е.Н., Немчиновой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания Рожковой Л.Д.,

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Леруа Мерлен Восток" и ООО "ИОЛАМ" на решение Арбитражного суда Московской области от 02.02.2023 по делу N А41- 47199/22, принятое судьей Степаненко А.В., по иску ИП Великодного В.В. (ОГРНИП 308770000156261, ИНН 770701078513) к ООО "Леруа Мерлен Восток" (ОГРН 1035005516105, ИНН 5029069967) третьи лица - ООО "Седьмой Дом", ООО "ИОЛАМ", ООО "НТК" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки,

УСТАНОВИЛ:

ИП Великодный В.В. (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО ООО "Леруа Мерлен Восток" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 492473 и N 776316 в размере 15 880 896,22 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 102 404 руб. (с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Московской области от 02.02.2023 по дел3у N А41-47199/22 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением суда, ООО "Леруа Мерлен Восток" и ООО "ИОЛАМ" обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, полагая, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильным применением норм материального и нарушением норм процессуального права.

31.03.2023 в материалы дела от истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность обжалуемого судебного акта.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Апелляционная жалоба рассматривается в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 АПК РФ, в отсутствие представителей ООО "Седьмой Дом", надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru и не заявивших о его отложении, в соответствии с частью 1 статьи 266 и частью 3 статьи 156 АПК РФ.

Представитель ООО "Леруа Мерлен Восток" поддержал доводы своей жалобы, просил обжалуемый судебный акт отменить.

Представитель ООО "НТК" поддержал доводы апелляционных жалоб, просил обжалуемый судебный акт отменить.

Представитель ООО "ИОЛАМ" поддержал доводы своей жалобы, просил обжалуемый судебный акт отменить.

Представитель ИП Великодного В.В. возражал против удовлетворения апелляционных жалоб, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как следует из материалов дела, ИП Великодный В.В. является правообладателем товарных знаков:

- OSCAR ОСКАР по свидетельству Российской Федерации N 492473, зарегистрированного 24.07.2013 с приоритетом от 28.10.2011.

Охрана товарного знака OSCAR ОСКАР распространяется на товары нижеследующих классов Международной классификации торов и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

02 - глазури [покрытия]; грунтовки; карбонил для предохранения древесины; красители; краски; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; наполнители для красок; пигменты; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; препараты антикоррозионные; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки];

- PUFAS по свидетельству Российской Федерации N 776316, зарегистрирован 23.09.2020 с приоритетом от 08.04.2019.

Охрана товарного знака "PUFAS" распространяется на товары нижеследующих классов Международной классификации торов и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

24 - материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные.

27 - покрытия настенные текстильные.

ИП Великодному В.В. стало известно о том, что на сайте https://leroymerlin.ru/, принадлежащем ООО "Леруа Мерлен Восток", предлагаются к продаже сверхтонкая шпатлевка "SEMIN OSCAR", шпатлевка финишная влагостойкая "SEMIN OSCAR", малярный стеклохолст "PUFAS", маркированные обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

При этом истец не предоставлял ответчику разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков, в связи с чем, направил в его адрес соответствующие претензии.

Истец, ссылаясь на то, что ответчик оставил претензии истца без удовлетворения, полагая, что своими действиями он нарушает исключительные права истца на названные товарные знаки, обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался следующими обстоятельствами.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Наличие у истца исключительных прав на указанные товарные знаки подтверждается свидетельством о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака.

В подтверждение факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на указанные товарные знаки в материалы дела представлены комиссионный акт осмотра информационного ресурса N 4 от 03.09.2021, комиссионный акт о проведении контрольной закупки с помощью информационного ресурса https://leroymerlin.ru/ N 5 от 09.09.2021, кассовые чеки N 66 от 07.09.2021, N 163 от 09.09.2021, нотариальный протокол осмотра сайта ответчика от 14.01.2022.

Так, на сайте https://leroymerlin.ru/ размещены предложения о продаже ответчиком сверхтонкой шпатлевки "SEMIN OSCAR", шпатлевки финишной влагостойкой "SEMIN OSCAR", приобретенных у ООО "ИОЛА-М" на основании договора N 04038 от 14.01.2004 и малярного стеклохолста "PUFAS", размещенного на сайте ответчика на основании агентского договора N 00/5655-1004НЯ от 10.04.2019, заключенного между ООО "Леруа Мерлен Восток" и ООО "НТК". При этом для индивидуализации названных товаров использовано обозначение "SEMIN OSCAR" и "PUFAS".

Названный сайт фактически используется ответчиком.

Таким образом, названными доказательствами подтверждается факт размещения на сайте https://leroym erlin.ru/, принадлежащем ООО "Леруа Мерлен Восток", предложений о продаже сверхтонкой шпатлевки "SEMIN OSCAR", шпатлевки финишной влагостойкой "SEMIN OSCAR", малярного стеклохолста "PUFAS" под обозначением "SEMIN OSCAR" и "PUFAS", что ООО "Леруа Мерлен Восток", надлежащим образом, не оспорено.

Сравнив товарные знаки истца с обозначениями, используемыми ответчиком, суд первой инстанции руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом, суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного.

В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (см. п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений.

Товарный знак OSCAR ОСКАР по свидетельству Российской Федерации N 492473, зарегистрированный 24.07.2013 с приоритетом от 28.10.2011. является словесным, выполнен прописными буквами латинского алфавита и буквами кириллицы черного цвета.

Ответчиком на сайте https ://leroymerlin.ru/ использовано обозначение, состоящее из двух словесных элементов "SEMIN OSCAR", которое также выполнено прописными буквами латинского алфавита, а именно: SEMIN синего цвета вверху, а OSCAR ниже надписи SEMIN выполнено в желтом (на фоне черного прямоугольника) и в белом цветах на синем фоне.

Таким образом, сравниваемые обозначения включают тождественный словесный элемент "OSCAR" состоящий из одних и тех же букв, слогов, звуков, что обуславливает фонетическое тождество сравниваемых обозначений.

Кроме того, наличие указанного тождественного словесного элемента приводит и к семантическому тождеству обозначений ввиду того, что в них заложена одна и та же идея.

Сравниваемые обозначения имеют высокую степень графического сходства, поскольку выполнены прописными буквами одного алфавита (латинского) стандартного шрифта.

Данные обстоятельства свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Незначительные графические различия (такие, как цвет, фон, наличие черного прямоугольника) не влияют на формирование иного восприятия этих обозначений, поскольку доминирующим, имеющим ясное значение и легко запоминаемым рядовым потребителем элементов во всех сравниваемых обозначениях является именно словесный элемент "OSCAR", а не "SEMIN".

Представитель третьего лица - ООО "ИОЛА-М" указывает на то, что на предлагаемой к продаже ответчиком продукции (сверхтонкая шпатлевка "SEMIN OSCAR", шпатлевка финишная влагостойкая "SEMIN OSCAR") указан только словесный элемент "OSCAR", выполненный прописными буквами латинского алфавита, а словесный элемент "ОСКАР", выполненный прописными буквами кириллицы, не указан. Представитель ООО "ИОЛА-М" полагает, что поскольку на предлагаемом к продаже указано не полное наименование товарного знака (отсутствует словесный элемент "ОСКАР", выполненный прописными буквами кириллицы), то истец не доказал факт нарушения.

Судом первой инстанции указанный довод был правомерно отклонен, поскольку спорный товарный знак OSKCAR ОСКАР является словесным, выполнен прописными буквами латинского алфавита и буквами кириллицы черного цвета, состоит из одних и тех слогов, звуков, что обуславливает фонетическое тождество сравниваемых обозначений. Наличие указанного тождественного словесного элемента приводит и к семантическому тождеству обозначений ввиду того, что в них заложена одна и та же идея.

Сравниваемые обозначения, выполненные прописными буквами черного цвета, имеют высокую степень графического сходства, а также имеют смысловое сходство на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках).

При таких обстоятельствах, учитывая фонетическое и семантическое тождество, а также высокую степень графического сходства, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Товарный знак PUFAS по свидетельству Российской Федерации N 776316, зарегистрированный 23.09.2020 с приоритетом от 08.04.2019, является словесным, выполнен прописными буквами латинского алфавита черного цвета.

Ответчиком на сайте https://leroymerlin.ru/ использовано обозначение, состоящее из словесного элемента "PUFAS", выполненное прописными буквами латинского алфавита, а именно: PUFAS выполнено в белом цвете на красном фоне.

При этом сравниваемые обозначения фонетически тождественны, что обусловлено полным вхождением одного обозначения в другое ввиду одинакового набора букв, звуков, слогов.

Также сравниваемые обозначения имеют семантическое тождество.

Графическое сходство обозначений товарных знаков следует из использования одних и тех же букв латинского алфавита. При этом, наличие графических отличий не влияют на различия в использованном шрифте, не влияют на формирование иного восприятия сравниваемых обозначений, ввиду сематического и фонетического тождества.

При таких обстоятельствах, учитывая фонетическое и семантическое тождество, а также высокую степень графического сходства, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Как указано в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 7.2.1 Руководства отмечено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Как указано выше, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 492473 зарегистрирован для товаров 2-го класса МКТУ, в том числе "составы для внутренней отделки".

На сайте ответчика к продаже предлагались сверхтонкая шпатлевка "SEMIN OSCAR", шпатлевка финишная влагостойкая "SEMIN OSCAR". Шпатлевка - это пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений. Шпатлевками называют составы, применяемые для выравнивания поверхностей, которые подлежат окраске. Шпатлевки бывают разных видов.

Судом первой инстанции правомерно принято во внимание, что в рассматриваемой ситуации в результате применения обозначений с высоким уровнем сходства разными лицами для перечисленных выше товаров (сверхтонкая шпатлевка "SEMIN OSCAR", шпатлевка финишная влагостойкая "SEMIN OSCAR") у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Следовательно, эти товары могут рассматриваться как однородные.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 776316 зарегистрирован для товаров 24-го класса МКТУ, в том числе "материалы нетканые текстильные, ткани из стекловолокна текстильные", а также для товаров 27-го класса МКТУ, в том числе "покрытия настенные текстильные".

На сайте ответчика к продаже предлагался малярный стеклохолст "PUFAS".

В материалы дела представлены образцы "малярных стеклохолстов": малярный стеклохолст истца под товарным знаком "PUFAS" (далее - "Товар 1") и малярный стеклохолст третьего лица ООО "НТК" под обозначением "PUFAS" (далее - "Товар" 2).

Товар 1 представляет собой рулон полотна стеклохолста белого цвета шириной 1 метр и длинной 50 метров. На этикетке указано: "Малярный стеклохолст для стен и потолков". Указана область применения: "в качестве вспомогательного или финишного покрытия для стен и потолков". Также на этикетке приведена инструкция по наклеиванию материала на стену.

Товар 2 представляет собой рулон полотна стеклохолста белого цвета шириной 1 метр и длинной 50 метров. На этикетке указано: "Стеклохолст малярный". Дано определение: "Малярный стеклохолст - это декоративный армирующий материал для отделки помещений". Указана область применения: "Может использоваться как самостоятельное декоративное покрытие под окраску или как армирующая основа для штукатурки".

Таким образом, оба товара "малярный стеклохолст" представляют собой рулонный материал для отделки помещений, применяемый как вспомогательное или как финишное (декоративное) покрытие для стен и потолков.

Малярный стеклохолст - это ремонтно-отделочный материал, предназначенный для подготовки поверхности стен и потолков к окраске и другой декоративной отделке. С его помощью можно избежать шпатлевания мелких трещин, долгого выравнивания поверхности.

Соответственно, по способу применения "малярный стеклохолст" является рулонным стеновым покрытием, наряду с обоями, стеклообоями и другими подобными материалами.

При этом "стеклохолст" является нетканым текстильным материалом.

Товарный знак истца N 776316 "PUFAS" зарегистрирован в отношении товаров:

- 24 класса МКТУ: материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные;

- 27 класс МКТУ: покрытия настенные текстильные.

Таким образом, истец на законных основаниях использует товарный знак N 776316 "PUFAS" для маркировки (обозначения) товара "Малярный стеклохолст".

Как обосновано указано судом первой инстанции, в рассматриваемой ситуации в результате применения обозначений с высоким уровнем сходства разными лицами для перечисленных выше товаров (малярный стеклохолст "PUFAS") у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этого товара одному изготовителю. Следовательно, эти товары также могут рассматриваться как однородные.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что представленными в материалы дела доказательствами в их совокупности и взаимной связи подтверждается факт использования ответчиком на сайте https ://leroymerlin.ru/ обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца OSCAR ОСКАР и PUFAS при предложении товаров однородных тем, для которого эти знаки были зарегистрированы.

Однородность указанных товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца и в отношении которых они были использованы на сайте ответчика, обусловлена принадлежностью их к общей родовой группе "отделочные строительные материалы", ввиду того, что данные товары имеют одно функциональное назначение (применяются как отделочные строительные материалы для внутренних работ), один круг потребителей, одни условия и места реализации, являются взаимодополняемыми, в связи с чем, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что действия ответчика по реализации спорных товаров с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, являются нарушением исключительных прав истца на эти товарные знаки.

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о наличии у него разрешения от истца на использование названных товарных знаков.

В материалы дела третьим лицом ООО "НТК" представлено лицензионное соглашение от 11.07.2016 г., согласно которому, компания PUFAS Werk KG разрешает ООО "НТК" использовать обозначение "PUFAS" на товарах, произведенных третьими лицами.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ предметом лицензионного договора (соглашения) должен выступать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (п. 1 ст. 1235 ГК РФ), в данном случае товарный знак. Товарный знак подлежит обязательной государственной регистрации (ст. 1480 ГК РФ), вследствие которой товарному знаку присваивается номер и выдается свидетельство, удостоверяющее исключительное право на него (п. 1 ст. 1477 ГК РФ).

Судом первой инстанции правомерно отмечено, что в представленном лицензионном соглашении отсутствует какое-либо указание на номер товарного знака, соответственно лицензионное соглашение не имеет своего предмета. Из чего следует, что по представленному соглашению не могла быть осуществлена передача какого-либо исключительного права.

Кроме того, не представляется возможным идентифицировать стороны соглашения, так как в лицензионном соглашении отсутствуют необходимые реквизиты, позволяющие их идентифицировать (ОГРН и ИНН (РФ), номер идентификатор (Германия)), а также отсутствует указания на лица и их полномочия, подписавших данное соглашение.

Таким образом, представленные третьим лицом в материалы дела лицензионное соглашение, контракты и сертификат не являются доказательством того, что у ООО "НТК" имеются законные права на использование товарного знака "PUFAS".

Истцом, в материалы дела представлены комиссионный акт осмотра информационного ресурса N 4 от 03.09.2021, комиссионный акт о проведении контрольной закупки с помощью информационного ресурса https://leroymerlin.ru/ N 5 от 09.09.2021, нотариальный протокол осмотра сайта ответчика от 14.01.2022, подтверждающие, что на сайте https ://leroym erlin.ru/ были размещены предложения о продаже ответчиком сверхтонкой шпатлевки "SEMIN OSCAR", шпатлевки финишной влагостойкой "SEMIN OSCAR", малярного стеклохолста "PUFAS". При этом для индивидуализации названных товаров использовано обозначение "SEMIN OSCAR" и "PUFAS".

Как следует из материалов дела, претензии были направлены ответчику 23.09.2021 и 28.01.2022, что подтверждается описями вложения в ценное письмо и почтовыми квитанциями.

Согласно отчету об отслеживании отправления с указанным почтовым идентификатором с официального сайта акционерного общества "Почта России" данные отправления были вручены адресату 28.09.2021 и 01.02.2022 соответственно.

Спорная информация была удалена ответчиком в отношении товарного знака OSCAR, что также подтверждается истцом, до подачи иска в суд.

Истцом представлена распечатка из интернета по состоянию на 09.01.2023 (т. N 7 л.д. 56-64), из которой следует, что "Стеклохолст PUFAS 1x30 м 50 г/м2, стеклохолст PUFAS 1x50 м 25 г/м2 в Москве - купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен".

Ответчиком представлена распечатка с интернет-страницы Леруа Мерлен в Москве от 25.01.2023, из которой следует, что малярный стеклохолст "PUFAS" не предлагается к продаже.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что действия ответчика по размещению на сайте https://leroymerlin.ru/ сверхтонкой шпатлевки "SEMIN OSCAR", шпатлевки финишной влагостойкой "SEMIN OSCAR", малярного стеклохолста "PUFAS", являются нарушением исключительного права истца на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 492473 и N 776316, в связи с чем, суд считает требования истца о взыскании компенсации обоснованными и документально подтвержденными.

Как усматривается из уточненных исковых требований, размер компенсации за нарушение исключительного права на названные товарные знаки рассчитан в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как отмечено в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 62 постановления от 23.04.2019 N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем, в постановлении от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После принятия иска к производству истец изменил выбранный им способ расчета суммы компенсации. Вместо двукратного размера стоимости права использования товарного знака, просит суд взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно был размещен товарный знак. Уточнения истца в части изменения выбранного им способа расчета суммы компенсации, в порядке ст. 49 АПК РФ, судом были приняты.

Согласно представленному истцом расчету размер компенсации в двукратном размере стоимости товаров за допущенное ответчиком нарушение составляет 15 880 896,22 руб., из них 15 875 252,22 руб. - за нарушение исключительных прав на товарный знак OSCAR ОСКАР и 5 644,00 руб. - за нарушение исключительных прав на товарный знак PUFAS.

Расчет произведен истцом, исходя из стоимости реализованной ответчиком контрафактной продукции:

- сверхтонкая шпатлевка "SEMIN OSCAR", шпатлевка финишная влагостойкая "SEMIN OSCAR" за период с 12.04.2019 г. по 12.04.2022 г.;

- малярный стеклохолст "PUFAS" за период с 23.09.2020 г. по 12.04.2022 г.

Стоимость реализованной ответчиком контрафактной продукции на общую сумму 7 940 448,11 руб. подтверждается представленной ответчиком справкой N 00/22/156 от 22.08.2022, подписанной юридическим директором ООО "Леруа Мерлен Восток" Киселенко В.А. (т. N 4, стр. 2), а также указана в таблице, приложенной к пояснениям ответчика от 28.12.2022.

При таких обстоятельствах, размер компенсации, подлежащей взысканию за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца, составляет 15 880 896,22 руб., исходя из следующего расчета (7 937 626,11 + 2 822,00 руб.) х 2 = 15 880 896,22 руб.

Истец правомерно признал расчет истца верным и документально подтвержденным.

Ответчик, не соглашаясь с заявленным истцом размером компенсации за допущенное нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 492473, представил контррасчет данного размера компенсации, однако доказательств, подтверждающих иную стоимость, иной объем спорного товара (сверхтонкая шпатлевка "SEMIN OSCAR", шпатлевка финишная влагостойкая "SEMIN OSCAR") реализованного за период 12.04.2019 г. по 12.04.2022 г., в материалы дела не представил ни в суд первой инстанции, ни в суд апелляционной инстанции.

Довод ответчика о том, что истец своим заявлением об изменении размера исковых требований от 23 ноября 2022 года нарушает требование разумности и справедливости, так как требуемая сумма более чем в 8 раз превышает его первоначальные требования и более чем в 15 раз превышает его потенциальный ущерб согласно первоначальным требованиям, а также о том, что последние заявленные требования истца явным образом направлены на его обогащение, а не на возмещение ущерба, связанного с восстановлением нарушенного права также правомерно отклонен судом первой инстанции, поскольку в пункте 59 Постановления N 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, 12 подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии с п. 31 "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021), суд в исключительных случаях при мотивированном заявлении ответчика вправе снизить компенсацию за нарушение исключительного права, определенную по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года N 28-П и от 24 июля 2020 года N 40-П).

При этом суд первой инстанции обоснованно не усмотрел оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 492473 и N 776316 на основании положений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - постановление от 24.07.2020 N 40-П).

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 постановления от 24.07.2020 N 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено ответчиком впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Вместе с тем, вопреки положениям статьи 65 АПК РФ, ответчик при рассмотрении дела не представил доказательств многократного превышения компенсацией размера причиненных истцу убытков, при том, что такое превышение должно быть доказано ответчиком, равно как не представил и доказательств того, что правонарушение совершено им впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

В апелляционной жалобе ООО "Леруа Мерлен Восток" указывает, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности относит товары "Малярный стеклохолст" к 17 или 19 классам МКТУ, в указанных классах товарный знак PUFAS зарегистрирован на имя немецкой компании Пуфас Верк ГК (т. 3 л.д. 19-25), чьи дистрибьютором в России является третье лицо ООО "НТК". Ответчик полагает, что фактическое сосуществование тождественных товарных знаков PUFAS в разных классах свидетельствует о том, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности не считает товара однородными только потому что они относятся к "отделочным строительным материалам".

Суд апелляционной инстанции отклоняет указанный довод по следующим основаниям.

На территории Российской Федерации действуют следующие товарные знаки под обозначением "PUFAS":

- N 587728 "PUFAS" (DE), классы МКТУ 1, 2, 3,17, правообладатель Pufas Werk KG, действие распространено с 15.09.1992;

- N 768210 "PUFAS" (DE), классы МКТУ 1, 2, 3, 5, 17, 19, правообладатель Pufas Werk KG, действие распространено с 29.05.2003;

- N 776316 "PUFAS" (RU), классы МКТУ 24, 27, правообладатель ИП Великодный В.В., действие с 08.04.2019;

- N 1602604 "PUFAS" (DE), классы МКТУ 1, 2, 3, 5, 8, 16, 17, 19, правообладатель Pufas Werk KG; действие распространено с 15.07.2021 г. (Перечень товаров РОСПАТЕНТ ограничен - 27 класс МКТУ не ратифицирован в РФ (отказ)).

Указанная информация содержится в международной базе товарных знаков (wipo) https://www.wipo.int/reference/en/branddb/ и базе данных товарных знаков РОСПАТЕНТ https://wwwl.fips.ru/registers-web/.

В соответствии с данными правообладателей:

- компания Pufas Werk KG осуществляет производство и реализацию: клев для обоев и ковров; шпатлевок и затирок; монтажных клев и герметиков; жидких гидроизоляций; грунтовок; фасадных пропиток; мастик; средств для удаления плесени; красок; растворителей; чистящих средств; защитных растворов от ржавчины (товары 1,2,17 МКТУ).

- предприниматель ИП Великодный В.В. осуществляет производство и реализацию: стеклообоев, малярных стеклохолстов, малярного флизелина, термоакустического флизелина, готовых клев для стеклотканевых обоев, грунтовку, армирующую фибру из стекловолокна для сухих строительных смесей (товары 24,27 классов МКТУ).

Таким образом, правообладатель Pufas Werk KG под товарными знаками "PUFAS" реализует клеи, грунтовки, шпатлевки, мастики и другие составы для обработки поверхностей, правообладатель ИП Великодный В.В. под обозначением "PUFAS" реализует рулонный отделочный материал "малярный стекпохолст".

Реализуемые правообладателями товары относятся к разным классам МКТУ, не являются ни однородными, ни тождественными, имеют разные сферы применения и использования.

Стеклохолст - это нетканый материал из стекловолокна, в зависимости от компонентов и характеристик, которые закладываются при его производстве, стеклохолст делится на виды, используемые в разных отраслях хозяйства: "битумный" - при производстве кровельных и гидроизоляционных покрытий, "электроизоляционный" - как составная часть диалектических материалов, "напольный" - при производстве линолеумов в качестве подложки под ламинированный слой, "армирующий" - при производстве стеклопластиков, "малярный" - используемый для отделки помещений и так далее.

Каждый отдельный вид стеклохолста обладает своей уникальной структурой и физическими характеристиками, поэтому по способу его использования он относится к разным классам МКТУ, что учитывает РОСПАТЕНТ в своей регистрационной практике товарных знаков.

Малярный стеклохолст реализовывался ответчиком как настенное рулонное покрытие, предназначенное для отделки помещений стен и потолков, (такое же как, обои, флизелин, стеклообои, линкруст и другие). Рулонные отделочные покрытия включены в 27 класс МКТУ, в котором Истец обладает регистрацией товарного знака N 776316 "PUFAS".

Ни ответчик, ни третьи лица исключительными правами на товарные знаки "PUFAS" не обладают, при этом реализуя товары, полностью идентичные товарам истца.

Вопреки доводам жалобы ООО "ИОЛАМ", суд апелляционной инстанции отмечает, что материалами дела подтверждается, что ответчик под обозначением "OSCAR" осуществлял реализацию шпатлевок, в тоже время истец под товарным знаком "OSCAR" на рынке Российской Федерации осуществляет реализацию шпатлевок.

Шпатлевки являются составами для внутренней отделки и входят во 2 класс МКТУ. В этом отношении сравниваемые товары абсолютно тождественны, имеют один род, вид, предназначение, использование, круг потребителей и рынки сбыта.

Таким образом, помимо схожести до степени смешения обозначений, имеется полная тождественность и в товарах, на которых размешались товарный знак "OSCAR" и обозначение "OSCAR".

Иные доводы заявителей апелляционных жалоб направлены на переоценку обжалуемого судебного акта, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения суда.

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные истцом требования. Оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для отмены принятого судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

Апелляционные жалобы заявителей удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 02.02.2023 по делу N А41-47199/22 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд первой инстанции в двухмесячный срок со дня его изготовления в полном объеме.

Председательствующий

М.И. Погонцев

Судьи

М.А. Немчинова Е.Н. Виткалова