Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2013 г. N С01-111/2013 по делу N А76-14885/2011 Суд оставил без изменения ранее принятые по делу судебные решения, которыми отказано в иске об обязании прекратить незаконное использование товарного знака, поскольку сходство до степени смешения сравниваемых словесных обозначений отсутствует

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2013 г. N С01-111/2013 по делу N А76-14885/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 7 октября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 7 октября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А., судей Химичева В.А., Силаева Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края (судья Сазонцев С.В.) и Арбитражного суда Челябинской области (судья Лукьянова С.В.) кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ларионова Евгения Александровича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 11.03.2013 (судья Гусев А.Г.) по делу N А76-14885/2011 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Суспицина Л.А., Карпачева М.И., Соколова И.Ю.) от 27.05.2013 по тому же делу,

по иску индивидуального предпринимателя Ларионова Евгения Александровича (г. Красноярск, ОГРНИП 306246517900031)

к закрытому акционерному обществу "Обувная фирма "Юничел" (ул. Чайковского, д. 20, г. Челябинск, 454008, ОГРН 1027402548271)

об обязании прекратить незаконное использование товарного знака "Любимая обувь" по свидетельству N 424734; удалении данного товарного знака с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; обязании изъять из оборота и уничтожить за счет собственных средств оборудование, прочие устройства и материалы, на которых размещен товарный знак; обязании опубликовать в местном источнике средств массовой информации решение суда о допущенном нарушении исключительных прав истца на товарный знак с указанием действительного правообладателя товарного знака; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 4 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Гаврилович Ю.Ю., доверенность от 19.04.2011;

от ответчика - Гаврюшкина С.Н., доверенность N 01-24/74 от 20.10.2011, установил:

Индивидуальный предприниматель Ларионов Евгений Александрович (далее - ИП Ларионов Е.А., истец) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском к закрытому акционерному обществу "Обувная фирма "Юничел" (далее - ЗАО "Обувная фирма "Юничел", ответчик) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака "Любимая обувь" по свидетельству N 424734; удалении данного товарного знака с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; обязании изъять из оборота и уничтожить за счет собственных средств оборудование, прочие устройства и материалы, на которых размещен товарный знак; обязании опубликовать в местном источнике средств массовой информации решение суда о допущенном нарушении исключительных прав истца на товарный знак с указанием действительного правообладателя товарного знака; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 4 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 11.03.2013 в удовлетворении исковых требований было отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013 решение Арбитражного суда Челябинской области от 11.03.2013 было оставлено без изменения, апелляционная жалоба ИП Ларионова Е.А. - без удовлетворения.

Не согласившись с указанными судебными актами, ИП Ларионов Е.А. обратился в Федеральный арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой.

Определением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25.07.2013 дело было передано в порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе ИП Ларионов Е.А. ссылается на нарушение и неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем просит указанные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание, что ответчик использует обозначение "Любимая обувь" в отношении товаров и услуг, являющихся однородными по отношению к товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

По мнению истца, подтверждением того, что использование ответчиком словесного обозначения "Любимая обувь" вызывает смешение в глазах потребителей деятельности двух субъектов предпринимательской деятельности, являются социологический опрос-анкетирование, заключение патентного поверенного Дойна Я.В. от 16.02.2012, решение управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 24.12.2012 о нарушении ЗАО "Обувная фирма "Юничел" законодательства о защите конкуренции путем использования словесного обозначения "Любимая обувь".

Полагает, что частичное исключение из правовой охраны товарного знака словесного элемента "обувь" не изменяет объем защиты данного товарного знака в целом в виде словосочетания "Любимая обувь".

ИП Ларионов Е.А. считает, что обжалуемые судебные акты содержат оценку сходства обозначений не с позиции рядового потребителя, а на основании нормативного правового акта Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Не согласен с выводом суда первой инстанции о том, что в рассматриваемом случае нарушение отсутствует ввиду одновременного использования ответчиком словосочетания "Любимая обувь" с товарным знаком "ЮНИЧЕЛ".

Заявитель кассационной жалобы также отмечает, что рекламная компания ответчика с использованием словосочетания "Любимая обувь" осуществлялась только на территории г. Красноярска и Красноярского края.

Ответчиком представлен письменный отзыв на кассационную жалобу, в котором он возражает против доводов истца, просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В данном письменном отзыве ответчик также ссылается на то, что решением Арбитражного суда Красноярского края от 15.08.2013 по делу N А33-2796/2013 решение и предписание управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 24.12.2012 признаны незаконными. Кроме того, ответчик обращает внимание, что 16.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за ним было зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение "ЮНИЧЕЛ-любимая обувь" (свидетельство N 494276 по 25, 35 классам МКТУ, приоритет товарного знака - 27.06.2012), что, по мнению ответчика, свидетельствует об отсутствии оснований считать противопоставляемые в настоящем деле обозначения сходными до степени смешения.

В судебном заседании представитель истца на доводах, изложенных в кассационной жалобе, настаивал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 424734 ИП Ларионову Е.А. принадлежит исключительное право на товарный знак "Любимая обувь", зарегистрированный 06.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет товарного знака - 13.11.2009) в отношении 35 класса (продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе розничная продажа женской, мужской и детской обуви) Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), со сроком действия регистрации до 13.11.2019.

Данный товарный знак содержит комбинированное обозначение со словесными элементами "Любимая" и "ОБУВЬ", выполненными в две строки. При этом в словесном элементе "Любимая" синего цвета буква "Л" исполнена в виде стилизованной туфельки, а словесный элемент "ОБУВЬ" белого цвета расположен на фоне красного прямоугольника.

Также истцу принадлежит исключительное право на использование словесных и комбинированных товарных знаков, содержащих слова "Любимая", "Любимый" в различном графическом исполнении, по 35 классу МКТУ по свидетельствам N 472656, N 472657, N 472658.

При этом ЗАО "Обувная фирма "Юничел" является правообладателем товарных знаков "ЮНИЧЕЛ", "unichel", "UNICHEL" в отношении 25, 35 и 42 классов МКТУ.

Согласно представленному ответчиком договору от 10.06.1996, заключенному между ЗАО "Обувная фирма "Юничел" (Заказчик) и индивидуальным предпринимателем Портнягиной Л.Ф. (Исполнитель), акту приемки оказанных услуг от 08.07.1996, подписанному между теми же лицами, Исполнителем разработаны и переданы Заказчику макеты рекламной продукции, в том числе с использованием товарного знака "Юничел" совместно с выражением "Любимая обувь".

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что использование ответчиком рекламного слогана "Юничел - любимая обувь" началось еще до подачи истцом заявки на регистрацию товарного знака "Любимая обувь" (до даты приоритета товарного знака).

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, проведение ответчиком рекламной кампании с использованием слогана "Юничел - любимая обувь" продолжалось и после регистрации товарного знака по свидетельству N 424734, о чем свидетельствуют фотографии, копии газетных и журнальных публикаций, распечатки Интернет-страниц, аудиозаписи рекламных роликов.

Учитывая вышеназванные обстоятельства и считая свое исключительное право на использование товарного знака по свидетельству N N 424734 нарушенным, ИП Ларионов Е.А. обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

После обращения ИП Ларионова Е.А. с указанным иском ЗАО "Обувная фирма "Юничел" направило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "Любимая обувь" по свидетельству N 424734, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным частями 1, 3, 6, 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Роспатента от 30.01.2012 года предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку признано недействительным частично, из правовой охраны оспариваемого товарного знака исключен словесный элемент "ОБУВЬ".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.08.2012 по делу N А40-44786/2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2012, в удовлетворении заявления о признании решения Роспатента от 30.01.2012 года незаконным было отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых требований по настоящему делу, суд первой инстанции исходил из того, что сходство до степени смешения сравниваемых словесных обозначений отсутствует, поскольку на всех изображениях и в рекламных роликах обозначение "Любимая обувь" используется совместно с товарным знаком "ЮНИЧЕЛ"; охраняемое как товарный знак слово "Любимая" не является доминирующим, так как содержит указание на субъективное отношение потребителя к изделию, производимому ответчиком; при общей оценке словесного обозначения "Юничел - любимая обувь" именно словосочетание "обувь Юничел" отражает оригинальное и запоминающееся потребителям название изделия, ввиду чего является доминирующим; отсутствует смысловое и графическое сходство сравниваемых обозначений; вывод об отсутствии вероятности введения потребителей в заблуждение, содержащийся в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2012 по делу N А40-44786/2012, носит преюдициальный характер применительно к настоящему делу.

Суд апелляционной инстанции, оставляя без изменения обжалуемый судебный акт, согласился в полном объеме с выводами суда первой инстанции, отклонив довод ИП Ларионова Е.А. о том, что суд первой инстанции не оценил сходство спорных обозначений с позиции рядового потребителя.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и письменного отзыва на нее, заслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 той же статьи).

В соответствии с частью 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Статьей 1515 названного кодекса определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (часть 2 данной статьи).

В силу части 3 той же статьи лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком надлежит исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, официально опубликованы в Российской газете N 63 от 03.04.2003, N 82 от 29.04.2003 (Приложение), Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти N 23 от 09.06.2003, зарегистрирован в Минюсте 25.03.2003 N 4322).

Из положений пункта 14.4.2. указанных Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Судами верно установлено, что противопоставляемые обозначения не являются тождественными, поскольку не совпадают во всех вышеперечисленных признаках, между ними имеются графические (визуальные) и смысловые (семантические) отличия.

В связи с этим подлежит исследованию вопрос о наличии между сравниваемыми обозначениями сходства для определения возможности их смешения.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - информационное письмо от 13.12.2007 N 122), вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями, закрепленными в пункте 14.4.2.2. названных Правил, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), провел сравнение товарного знака истца, в котором слово "ОБУВЬ" является неохраняемым элементом, и использованного ответчиком при проведении рекламной компании словесного обозначения "Юничел - любимая обувь", и пришел к обоснованному выводу об отсутствии между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения, в связи с чем правомерно отказал в удовлетворении исковых требований.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что обжалуемые судебные акты не содержат оценку сходства противопоставляемых обозначений с позиции рядового потребителя не может быть признана обоснованной, поскольку из решения суда первой инстанции непосредственно усматривается, что при оценке сходства суд исходил из рекомендаций, содержащихся в 5.2.1. Методических рекомендаций, согласно которым при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении; именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар, поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. При этом из постановления суда апелляционной инстанции также следует, что при разрешении вопроса о наличии (отсутствии) сходства до степени смешения судебной оценке подвергались сведения, содержащиеся в социологических опросах, представленных со стороны истца и ответчика, в которых как раз и содержится мнение рядовых потребителей о возможности введения в заблуждение относительно принадлежности товаров либо оказываемых услуг.

Кроме того, судами правильно применена норма части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Действительно, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2012 по делу N А40-44786/2012, в котором участвовали в том числе и стороны по настоящему делу, судом установлено, что элементы обозначения, используемого ответчиком, и элементы товарного знака истца имеют совершенно разное исполнение, в связи с чем совершенно по разному воспринимаются, а значит отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение. Исходя из разъяснений, данных в информационном письме от 13.12.2007 N 122, вопрос сходства до степени смешения является вопросом факта, а, следовательно, и определение вероятности введения потребителей в заблуждение также относится к фактическим обстоятельствам, подлежащим установлению по делам такой категории.

Ссылка истца на решение управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 24.12.2012, которым установлено нарушение ЗАО "Обувная фирма "Юничел" законодательства о защите конкуренции путем использования словесного обозначения "Любимая обувь", судом кассационной инстанции не принимается в связи с тем, что данное решение не вступило в силу и является в настоящее время предметом оспаривания.

Указание ИП Ларионова Е.А. на отсутствие в материалах дела доказательств проведения ответчиком рекламных кампаний с использованием слогана "Юничел - любимая обувь" в других регионах Российской Федерации, помимо Красноярского края, не является юридически значимым, поскольку установление данного обстоятельства не входило в предмет доказывания по настоящему делу.

С учетом изложенного, доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в основном направлены на переоценку доказательств и обстоятельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие истца с произведенной судами оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебных актов.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций являются законными и отмене (изменению) не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 11.03.2013 по делу N А76-14885/2011 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.А. Химичев

Судья

Р.В. Силаев