Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 ноября 2013 г. N С01-149/2013 по делу N А76-2523/2013 Суд отменил оспариваемые судебные акты, принятые по делу о защите исключительных прав на товарный знак и о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку при разрешении данного дела судом были допущены существенные нарушения норм материального права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 ноября 2013 г. N С01-149/2013 по делу N А76-2523/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 28 октября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 ноября 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Погадаев Н.Н., Кручинина Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

закрытого акционерного общества "Янус" (ул. Российская, д. 167а, г. Челябинск, 454091, ОГРН 1037402537303) от 25.07.2013 N 44

на решение Арбитражного суда Челябинской области от 08.05.2013 по делу N А76-2523/2013 (судья Шумакова С.М.) и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 (судьи Суспицина Л.А., Богдановская Г.Н., Пивоварова Л.В.) по тому же делу

по иску закрытого акционерного общества "Янус" к обществу с ограниченной ответственностью "Снег" (ул. Кузнецова, д. 45б, г. Челябинск, 454087, ОГРН 1117451001590) и обществу с ограниченной ответственностью "Агросервис" (ул. Владимира Высоцкого, д. 40/75, г. Екатеринбург, 620072, ОГРН 1076670020294)

о защите исключительных прав на товарный знак "Уральские" (свидетельство N 258328), взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Сакулин А.В. по доверенности от 22.01.2013

от ответчиков: извещены, представителей в судебное заседание не направили, установил:

закрытое акционерное общество "Янус" (далее - общество "Янус") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Снег" (далее - общество "Снег") и обществу с ограниченной ответственностью "Агросервис" (далее - общество "Агросервис") об обязании общества "Снег" прекратить реализацию пельменей (галушек), произведенных обществом "Агросервис", маркированных обозначением "Уральские"; обязании общества "Агросервис" прекратить производство, рекламу и ввод в гражданский оборот пельменей (галушек), маркированных обозначением "Уральские"; взыскании с общества "Агросервис" 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 08.05.2013 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество "Янус" обратилось в Федеральный арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой.

Определением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13.08.2013 дело в порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, передано по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе общество "Янус" просит отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами необоснованно сделан вывод о различных смысловых значениях противопоставляемых обозначений. При этом суды не оценили в совокупности информацию, размещенную на упаковке продукции ответчиков, и обозначение, которым данная продукция маркирована.

Заявитель полагает, что суды вышли за рамки заявленных требований, сделав вывод о слабой различительной способности товарного знака истца, поскольку регистрация данного товарного знака не оспорена в установленном законом порядке и не признана недействительной.

От общества "Агросервис" в суд кассационной инстанции поступило ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие представителя, а также отзыв на кассационную жалобу, в котором оно просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу общества "Янус" - без удовлетворения.

Общество "Снег", надлежащим образом извещенное о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http//ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http//arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела его отсутствие.

Изучив доводы кассационной жалобы, выслушав явившегося в судебное заседание представителя истца, проверив правильность применения норм материального права и соблюдение норм процессуального права судами нижестоящих инстанций, Суд по интеллектуальным правам считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "Янус" является правообладателем словесного товарного знака "УРАЛЬСКИЕ" на основании свидетельства N 258328, с датой приоритета от 23.10.2002, зарегистрированного для ряда товаров 29-го и 30-го классов МКТУ.

Судом также установлено и не оспаривается ответчиками, что обществом "Агросервис" производится продукция (пельмени, галушки), на индивидуальной упаковке которой размещено словесное обозначение "Уральские пельмени", а также фотографические образы трех участников команды КВН "Уральские пельмени". Общество "Снег" осуществляет реализацию указанной продукции.

Фотографические образы участников команды КВН "Уральские пельмени" использованы на основании письменных согласий об использовании образа от 03.09.2010, предоставленных каждым участником.

Общество "Янус", полагая, что общества "Снег" и "Агросервис" незаконно используют в своей хозяйственной деятельности товарный знак истца, обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с настоящим иском. В обоснование исковых требований общество "Янус" представило в материалы дела распечатки Интернет-страниц, рекламные материалы, расходную накладную от 09.06.2012, а также заключение патентного поверенного и судебного эксперта Березиной В.Г. от 17.09.2012, согласно которому словесное обозначение "Уральские пельмени", используемое ответчиками, является сходным до степени смешения с товарным знаком общества "Янус".

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Смысловое сходство обозначений в отличие от фонетического сходства может выступать в качестве самостоятельного критерия. Наличие у спорного обозначения самостоятельного смыслового значения может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными несмотря на их звуковое сходство.

Суды пришли к выводу, что совместное размещение на спорных упаковках фотографических образов участников команды КВН "Уральские пельмени" и словесного обозначения "Уральские пельмени" создает у потребителей устойчивую ассоциативную связь оформления упаковки с наименованием известной команды КВН и одноименного шоу. То есть при оформлении спорной упаковки обществом "Агросервис" использована альтернативная семантика обозначения "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ", что свидетельствует об отсутствии семантического сходства спорного обозначения и товарного знака "УРАЛЬСКИЕ".

Суды также признали, что товарный знак "УРАЛЬСКИЕ" с позиции рядового потребителя имеет слабую различительную способность.

Не установив угрозы смешения производимой ответчиком продукции с товарным знаком истца, суды указали, что действиями ответчиков по введению в оборот названной продукции права истца на зарегистрированный товарный знак "УРАЛЬСКИЕ" не нарушены, в связи с чем признали исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Вместе тем судами не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Однако сравнивая товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиками, суды не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.04.2012 N 16577/11.

Согласно пункту 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Судами не учтено, что на упаковке товара, используемой ответчиками, в центре размещен словесный элемент "Уральские пельмени", в котором слово "пельмени" обозначает непосредственно продукт, маркируемый данным обозначением, о чем также свидетельствует дополнительная информация о данном продукте, размещенная на упаковке (вес, состав, дата изготовления, изготовитель).

Согласно пункту 4.2.4.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. Совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений.

Следовательно, противопоставлению подлежали товарный знак "УРАЛЬСКИЕ" (зарегистрированный также в отношении пельменей) и обозначение "Уральские", размещенное на упаковке пельменей, производимых обществом "Агросервис".

Учитывая, что указанные элементы очевидно являются тождественными (имеются некоторые отличия в шрифтовом исполнении) суды необоснованно подвергли оценке с точки зрения семантического сходства наличие на упаковке фотографических изображений участников команды КВН "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ", поскольку данное обстоятельство не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака.

Аналогичный вывод содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11.

Таким образом, суды неправильно применили пункт 3 статьи 1484 ГК РФ к правоотношениям сторон и устанавливали наличие вероятности смешения используемого ответчиками обозначения, тождественного товарному знаку истца.

Кроме того, отказ в иске о защите исключительного права на товарный знак по основанию отсутствия его различительной способности, противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениям, данным в пунктах 22 и 62 постановления Пленума ВАС РФ и ВС РФ N 5/29.

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Кодекса) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 постановления Пленума ВАС РФ и ВС РФ N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 названного постановления также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

При рассмотрении данного дела суды не установили, что истец при государственной регистрации своего товарного знака злоупотребил правом, поэтому не вправе были отказать ему в защите исключительного права на товарный знак по мотиву неправомерности регистрации товарного знака, в том числе в связи с отсутствием различительной способности товарного знака.

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела суды неправильно применили нормы материального права, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание разъяснения, изложенные в постановлении Пленума ВАС РФ и ВС РФ N 5/29, а также правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в вышеназванных постановлениях.

Согласно части 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела, суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить факт нарушения исключительного права истца на товарный знак, определить размер компенсации, после чего, исходя из установленных обстоятельств, принять законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 08.05.2013 по делу N А76-2523/2013 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев