Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. по делу N СИП-161/2013 Суд отменил решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит название географического объекта, находящегося в другой стране, и может ввести потребителей в заблуждение относительно страны производства товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. по делу N СИП-161/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2013 года

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2013 года

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2014 г. N С01-68/2014 по делу N СИП-161/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

(произведена замена судьи Рогожина С.П. на судью Силаева Р.В. на основании распоряжения председателя 2-го судебного состава от 18.12.2013 N С2-21/43),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Солодченко Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 11-18 декабря 2013 года (с учетом перерыва) заявление общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (ул. Садовая, д. 3, офис 208, г. Одинцово, Московская обл., 143000, ОГРН 10477300115200)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (Ленинградское шоссе, д. 71-г, Москва, 125445, ОГРН 1027700272148)

об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 11.09.2013 N 2006701701 (321953) об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953 полностью,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя (общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп") - Киндеева А.М. по доверенности от 19.09.2013, Минеев В.В. по доверенности от 19.09.2013;

от органа, принявшего оспариваемый акт (Роспатент), - Кольцова Т.В. по доверенности от 12.09.2013 N 01/25-544/41, Сычев А.Е. по доверенности от 18.02.2013 N 01/25-86/41;

от третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри") - Маркин Д.Н., Суворов К.А. по доверенности от 25.03.2013 N 265/13/д, установил

общество с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (далее - общество "ЕвроИмп"; заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее - орган, принявший оспариваемый акт; Роспатент) о признании недействительным решения Роспатента от 11.09.2013 N 2006701701 (321953) об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953 полностью.

Определением от 17.09.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (далее - общество "МЕТРО Кэш энд Керри"; третье лицо).

В судебное заседание, назначенное на 11.12.2013, явились представители заявителя, органа, принявшего оспариваемый акт, и третьего лица.

До рассмотрения спора по существу третьим лицом (обществом "МЕТРО Кэш энд Керри") заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, компании Арма Ледер БиВи (Нидерланды). Ходатайство мотивировано тем обстоятельством, что по иску общества "ЕвроИмп" с компании Арма Ледер БиВи взыскана компенсация за незаконное использование спорного товарного знака (дело N А40-107159/2011 Арбитражного суда города Москвы).

Заявитель по делу против ходатайства возражал, орган, принявший оспариваемый акт, оставил разрешение этого вопроса на усмотрение суда.

Названное ходатайство судом отклонено по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Настоящий спор подлежит рассмотрению судом по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предметом рассмотрения является проверка законности решение Роспатента от 11.09.2013 N 2006701701 (321953) об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953 (правообладатель - общество "ЕвроИмп").

Компания Арма Ледер БиВи не была участником административного разбирательства, результатом которого было вынесение оспариваемого решения Роспатента, возражений относительно предоставления правовой охраны товарного знака "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953 не подавало.

Обстоятельства, на которые ссылается общество "МЕТРО Кэш энд Керри" в обоснование необходимости привлечения к участию в деле компании Арма Ледер БиВи, не имеют отношения к настоящему спору и не могут повлиять на результат его рассмотрения.

Сам по себе факт возбуждения арбитражным судом иного дела, касающегося незаконного использования товарного знака компанией Арма Ледер БиВи, не свидетельствует о наличии оснований для привлечения этой компании к участию в настоящем деле.

Если же у названной компании имеются самостоятельные основания, которые могут свидетельствовать о недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953, она не лишена права обратиться с возражениями относительно предоставления правовой охраны этому товарному знаку в установленном законом порядке.

В судебном заседании было установлено, что от заявителя поступили письменные пояснения с приложением дополнительных доказательств, которые были направлены остальным лицам, участвующим в деле, по почте, но ко дню судебного заседания не получены ими.

Представители Роспатента и общества "МЕТРО Кэш энд Керри" указали на необходимость ознакомления с письменными пояснениями заявителя и вновь представленными документами для формирования своей правовой позиции с учетом изложенных в письменных пояснениях доводов и представленных документов.

Согласно части 1 статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может объявить перерыв в судебном заседании.

С учетом необходимости ознакомления органа, принявшего оспариваемый акт, и третьего лица, с письменными пояснениями заявителя и представленными дополнительными доказательствами, а также для формирования правовой позиции названных лиц с учетом вновь представленных документов, в судебном заседании объявлялся перерыв с 11.12.2013 по 18.12.2013.

После перерыва в судебное заседание явились те же представители лиц, участвующих в деле.

Поскольку распоряжением председателя судебного состава от 18.12.2013 N С2-21/43 была произведена замена судьи Рогожина С.П. (участвующего при рассмотрении дела до перерыва) на судью Силаева Р.В., на основании части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство начато с начала, о чем проинформированы присутствующие в судебном заседании представители лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представители заявителя требования поддержали. В обоснование заявленных требований указали, что оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя в предпринимательской деятельности. По мнению заявителя, Роспатент в оспариваемом решении ошибочно установил, что регистрация товарного знака "BERGLAND" была произведена в нарушение пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара" (далее - Закон о товарных знаках). Заявитель указывает, что "bergland" в немецком языке не является именем собственным, а означает гористую местность, в то время как Роспатент указал на совпадение товарного знака по звучанию и написанию с географическим пунктом, созданным в виде коммуны в Австрии. Заявитель ссылается на то, что названная коммуна не является географическим названием, а представляет собой административную единицу (орган самоуправления), объединяющую несколько населенных пунктов с иными наименованиями, в то время как населенного пункта с наименованием Bergland в Австрии не существует. Заявитель считает неправомерным указание Роспатентом на известность горнолыжных курортов Австрии среди россиян, полагает, что известность для российского потребителя горнолыжных курортов этой страны не свидетельствует об известности для россиян коммуны Bergland, поскольку эти горнолыжные курорты не связаны территориально с одноименным административным образованием, перечисленные в оспариваемом решении Роспатента отели с названием Bergland также не расположены на территории коммуны, находятся в иной части Австрии. Наличие же в Австрии отелей с названием Bergland не могло быть препятствием для регистрации товарного знака "BERGLAND" в связи с отсутствием указания в законе на наличия такого основания для отказа в регистрации товарного знака.

Кроме того, заявитель указывает на то, что потребители не могли быть введены в заблуждение относительно производителя товара спорным товарным знаком, поскольку это словесное обозначение является достаточно распространенным в мире, такое название имеет город в Соединенных Штатах Америки, фермерское хозяйство в Швейцарии, аэропорт в Намибии; Bergland является достаточно распространенной фамилией; в мировой практике данное словесное обозначение используется различными компаниями для индивидуализации своих товаров и услуг: архитектурно-дизайнерская компания в США, звукозаписывающая компания в Норвегии, компания по продаже садовой техники в Чехии, компания по производству автомобильных прицепов в Украине, косметическая компания в Германии, компания по производству продукции из дерева в Италии и другие.

При таких обстоятельствах, по мнению заявителя, потребители одежды, маркированной комбинированным товарным знаком со словесным обозначением "BERGLAND", не могут быть введены в заблуждение относительно производителя товара или места его производства, у потребителя отсутствуют основания предполагать, что такая одежда производится в коммуне Bergland Австрийской компанией, как в силу неизвестности названной коммуны преобладающему большинству российских потребителей, так и по причине наличия разных производителей неоднородных товаров и услуг, имеющим в своем наименовании такое словесное обозначение или работающих под одноименным логотипом.

Заявитель указывает, что оспариваемое решение Роспатента не содержит ссылок на энциклопедии, географические указатели, справочники, атласы, толковые словари и базы данных. В оспариваемом решении в подтверждение известности географического наименования Bergland имеются ссылки на три Интернет-сайта. Вместе с тем, сайт http://www.tury.ru/resort/id/66188 не содержит информации об экскурсиях в коммуну Bergland, отзывов туристов, имеющихся в этой местности отелях, в связи с чем в основу решения была положена ложная, не соответствующая действительности информация.

Сайт Gismeteo.ru с информацией о погоде в Bergland не мог быть положен в основу оспариваемого решения Роспатента, поскольку источник информации Роспатентом не анализировался, достоверность информации не проверялась, сайт не содержит информации о том, что Bergland является населенным пунктом. При этом заявитель ссылается на существование единственного в нашей стране официального сайта прогноза погоды - сайта Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, который Роспатентом не анализировался.

Заявитель указывает, что преимущественная часть документов, приложенных к возражениям общества "МЕТРО Кэш энд Керри", была представлена в Роспатент на иностранных языках без переводов, однако Роспатентом эта информация использовалась при вынесении оспариваемого решения.

Заявитель ссылается на представленные им в материалы дела социологические опросы, свидетельствующие об отсутствии ассоциативной связи у потребителей между словесным обозначением "BERGLAND" и коммуной Bergland, также с Австрией в целом.

Заявитель считает неправомерным довод Роспатента, сделанный в оспариваемом решении, о том, что общество "ЕвроИмп" само не производит товары, для которых зарегистрирован товарный знак. По мнению заявителя, обстоятельства, связанные с последующим использованием товарного знака, никак не могут свидетельствовать о законности/незаконности его регистрации.

Кроме того, заявитель обратил внимание суда на то обстоятельство, что между самим заявителем и обществом "МЕТРО Кэш энд Керри" были хозяйственные отношения, и названное общество осуществляло реализацию товаров заявителя, маркированных спорным товарным знаком. Впоследствии общество "МЕТРО кэш энд Керри" начало незаконно, вне договоренностей с правообладателем, реализовывать товары, маркированные спорным товарным знаком, в связи с чем в Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело о взыскании в пользу общества "ЕвроИмп" с общества "МЕТРО Кэш энд Керри" компенсации за незаконное использование товарного знака. По мнению заявителя, действия общества "МЕТРО Кэш энд Керри" по подаче в Роспатент возражений относительно регистрации товарного знака "BERGLAND" в ситуации, когда названное общество знало о существовании спорного товарного знака более 7 лет, этот товарный знак использовался обществом сначала на законных основаниях, а в последствии незаконно, являются актом недобросовестной конкуренции, направлены исключительно на избежание ответственности за незаконное использование товарного знака. В силу изложенного заявитель указывает, что интересы общества "МЕТРО Кэш энд Керри" нарушены не регистрацией этого товарного знака, а последующими собственными неправомерными действиями по использованию чужого товарного знака.

Представители Роспатента возражали против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве на заявление, а также в письменных пояснениях. Считают, что оспариваемое решение является законным и обоснованным, соответствует положениям пунктам 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, основано на представленных третьим лицом документах, свидетельствующих о том, что Bergland является коммуной в Австрии, предоставление правовой охраны такому словесному обозначению может ввести потребителей в заблуждение и воспринято ими как указание на место происхождения товара или на производителя такого товара.

Представители Роспатента указали, что приобщенные к материалам дела по инициативе заявителя социологические опросы не были представлены в Палату по патентным спорам при рассмотрении возражений, эти опросы были проведены по заказу самого заявителя и не могут оцениваться судом в качестве судебной экспертизы, не могут быть признаны абсолютно объективными доказательствами, и, кроме того, данные этих опросов не опровергают выводы, сделанные в оспариваемом решении.

Представители третьего лица просили суд заявителю в удовлетворении его требований отказать по доводам, изложенным в отзыве и письменной позиции, указывают на соответствие выводов Роспатента, сделанных в оспариваемом решении, требованиям Закона о товарных знаках и Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденным приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), полагают доводы заявителя необоснованными, а представленные доказательства, вопреки заявленным доводам, подтверждающими позицию именно Роспатента, а не самого заявителя.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными доказательствами, в том числе копией материалов административного дела, приобщенной к материалам настоящего судебного дела, 30.01.2006 обществом "ЕвроИмп" была подана заявка N 2006701701 на регистрацию комбинированного обозначения, представляющего собой прямоугольник с маленьким круглым вырезом у левого края, на фоне которого расположен словесный элемент "BERGLAND", выполненный заглавными буквами латинского алфавита (транслитерация - "БЕРГЛАНД"). Комбинированное обозначение заявлено для регистрации в качестве товарного знака для товаров 25 класса (одежда, обувь, головные уборы) и услуг 35 класса (изучение рынка, исследование в области маркетинга, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями, демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака. Товарный знак по заявке N 2006701701 с приоритетом от 30.01.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2007 за N 321953 на имя общества "ЕвроИмп" в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

15 апреля 2013 года обществом "МЕТРО Кэш энд Керри" в Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321953.

В обоснование возражений общество "МЕТРО Кэш энд Керри" указало на то, что слово BERGLAND, занимающее доминирующее положение в товарном знаке, полностью совпадает с названием географического объекта, а именно: населенного пункта в Австрии, округ Мельк, который образовался в 1968 году в результате объединения нескольких поселений, два из которых имели названия Ratzenberg и Landfriedstetten, от которых и образовано название нового населенного пункта Bergland. Кроме того, податель возражений сослался на известность горнолыжных курортов Австрии, находящейся в Австрии сети отелей Bergland, а также на одноименное название винодельческого региона в Австрии.

При таких обстоятельствах, по мнению подателя возражений, регистрация спорного товарного знака осуществлена с нарушением пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, так как спорное обозначение может воспринято российским потребителем как указание на место нахождения производителя товара. Поскольку правообладатель зарегистрирован в Московской области, то такая информация является ложной и может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара или его производителя. В подтверждение своих доводов общество "МЕТРО Кэш энд Керри" предоставило в Роспатент распечатку страниц официального сайта территориального образования Bergland: http://www.bergland.gv.at/sistem/web/default.aspx, сведения с интерактивной карты GoogleMap, информацию о территориальном образовании Бергланд в Австрии из Интернет-справочника Викепедия, результаты поискового запроса по слову "Бергланд" в поисковике www.yandex.ru, сведения из переводчика-словаря, информацию о винодельческих регионах Австрии, информацию об отелях Австрии с наименованием Bergland, иную информацию из сети "Интернет" о территориальном образовании Bergland в Австрии.

Решением Роспатента от 11.09.2013 N 2006701701 (321953) возражения удовлетворены, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 321953 признано недействительным полностью.

В названном решении Роспатент признал, что слово Bergland является лексической единицей немецкого языка и переводится как "горная страна, горный край". Кроме того, Bergland - это коммуна в Австрии, которая известна российскому потребителю. В обоснование этого вывода Роспатент сослался на информацию из сети "Интернет", представленную подателем возражений, а также на сайты о погоде в Бергланде и о турах в Бергланд. Роспатент отметил известность Австрии для российских туристов как одного из популярных горнолыжных курортов и на наличие в Австрии сети одноименных отелей.

Роспатент пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит название географического объекта в Австрии, о наличии таких сведений в общедоступных источниках информации, в связи с чем в сознании российского потребителя может возникнуть устойчивая ассоциативная связь между обозначением "BERGLAND" и производителем товаров/услуг из Австрии, в то время как правообладателем является российское юридическое лицо.

При таких обстоятельствах Роспатент признал, что регистрация спорного товарного знака произведена с нарушением пунктом 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Не согласившись с решением Роспатента от 11.09.2013 N 2006701701 (321953), общество "ЕвроИмп" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного решения недействительным.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя, представителей органа, принявшего оспариваемый акт, и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражений общества "МЕТРО Кэш энд Керри" в отношении предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321953 и принятие решения по результатам рассмотрения таких возражений находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно правовым актам судом установлено следующее.

Роспатент в оспариваемом решении правильно указал, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его правоспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила N 32.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Как указано в пункте 2.3.2.1 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров.

Таким образом, географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если такие названия способны восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров.

Потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Очевидно, что не известное географическое название, в том числе населенный пункт, о котором отсутствует информация в доступных источниках, ассоциативных связей вызывать не может и воспринимается потребителем как фантазийное словесное обозначение.

Указанные выводы подтверждаются и рекомендациями, выработанными самим Роспатентом.

Так, согласно разделу 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), географические названия следует отличать от понятий, относящихся к области географии (континент, экватор, меридиан, параллель, горы, море, океан, и т.д.). Особенность обозначений-понятий, относящихся к области географии, состоит в том, что они не указывают на конкретное географическое место, а следовательно они не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающую на место производства товара и нахождения изготовителя. Они воспринимаются как фантазийные и не подпадают под действие указанного пункта Закона о товарных знаках и Правил N 32.

Названия городов, как указано в названных рекомендациях, составляют географические названия, которые часто воспринимаются как место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Вместе с тем, и в этой группе необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься.

В пункте 2.2 Рекомендаций установлены особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением (применительно к настоящему спору оспариваемый товарный знак зарегистрирован как раз для товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением). Географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением, в зависимости от объема сведений, содержащихся в источниках информации, могут быть условно разделены на две группы:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункте 2.2 Рекомендаций" имеется в виду "пункте 2.4.2 Рекомендаций"

- являющиеся известными географическими названиями, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя;

- являющиеся малоизвестными названиями, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

Если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя (пункт 2.2.1 Рекомендаций).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункт 2.2.1 Рекомендаций" имеется в виду "пункт 2.4.2.1 Рекомендаций"

Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана (пункт 2.2.2 Рекомендаций).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункт 2.2.2 Рекомендаций" имеется в виду "пункт 2.4.2.2 Рекомендаций"

Таким образом, основным вопросом для признания или не признания охраноспособности словесного обозначения BERGLAND является известность этого обозначения как географического названия.

При наличии информации, которая может быть получена рядовым потребителем, о BERGLANDe как географическом наименовании (населенном пункте), такому словесному обозначению правовая охрана предоставлена быть не может.

При отсутствии такой информации или недоступности ее для рядового потребителя (наличие информации в специализированных изданиях), такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя. Более того, (самим Роспатентом в оспариваемом решении указано, что слово Bergland переводится как "горная страна, горный край") в таком случае спорное обозначение будет являться обозначением-понятием, относящимся к области географии и воспринимающимся потребителем как фантазийное.

В силу пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с вышесказанным, если спорное обозначение относится к обозначениям-понятиям и воспринимается как фантазийное, оно не способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

В настоящем случае от определения степени известности/неизвестности спорного обозначения как географического наименования (населенного пункта) зависит наличие/отсутствие оснований для отказа в регистрации товарного знака как установленных пунктом 1, так и пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В соответствии с пунктом 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

При этом подпункт 3 пункта 1 и подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат условия, препятствующие регистрации товарного знака, аналогичные перечисленным в пунктах 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, которые применены Роспатентом в качестве оснований для аннулирования регистрации спорного товарного знака.

В соответствии с требованиями вышеназванных правовых норм при рассмотрении возражений должна осуществляться проверка правомерности регистрации товарного знака, а не проводиться анализ обстоятельств, которые препятствовали бы регистрации в случае, если бы регистрация осуществлялась в момент рассмотрения возражений. При этом следует учитывать, что в настоящем споре регистрация товарного знака осуществлена 02.03.2007 (приоритет от 30.01.2006), а возражения поданы 15.04.2013 (более чем через 7 лет после регистрации товарного знака), оспариваемое решение принято 11.09.2013.

Таким образом, при рассмотрении возражений против правовой охраны товарного знака подлежала проверке правомерность регистрации этого товарного знака, то есть должны были исследоваться только те обстоятельства, которые существовали на момент регистрации, использоваться та информация, которая могла быть получена на момент регистрации товарного знака.

Согласно пунктам 1.8, 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и рассмотрения их в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Из указанных норм следует, что при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарного знака могут предоставляться дополнительные сведения, однако это такие сведения, которые существовали, но не были учтены на момент проведения экспертизы заявки на регистрацию товарного знака, а не сведения, которые отсутствовали на момент экспертизы заявки и появились позднее, были выявлены на момент подачи возражений.

Исследование при рассмотрении возражений информации и сведений, отсутствующих в доступных источниках на момент регистрации товарного знака (сведений, которые не просто не были учтены, но и не могли быть учтены при производстве экспертизы), и которые имеются в доступных источниках на момент подачи возражений и представляются подателем возражений в их обоснование, не соответствует вышеприведенным нормам права и нарушает стабильность гражданского оборота, в том числе связанного с объектами интеллектуальных прав.

Иное толкование вышеприведенных норм означало бы, что использующийся в гражданском обороте в течение длительного периода времени товарный знак может быть аннулирован в связи с появлением в доступных источниках информации сведений о ранее не известном населенном пункте.

Согласно материалам административного дела, вся информация, представленная подателем возражений в их обоснование, и подтверждающая, по его мнению, известность коммуны Bergland как географического объекта, представляет собой распечатки из сети "Интернет", сделанные в период, предшествующий подаче возражений, а именно: с 25.03.2013 по 08.04.2013. Указанные материалы не содержат информации о дате создания этих Интернет-страниц, о дате размещения на сайтах соответствующей информации. В приложении к возражениям не указан ни один источник информации, свидетельствующий о наличии информации о коммуне Bergland на период времени подачи заявки на регистрацию товарного знака и экспертизы этой заявки при регистрации товарного знака.

В судебном заседании представитель общества "МЕТРО Кэш энд Керри" на вопрос суда также ответил, что такая информация в Роспатент в обоснование возражений не представлялась, указал, что, по его мнению, достаточно информации о том, что коммуна существует с 1968 года, а наличие информации о ней в Интернете на момент подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака предполагается.

В свою очередь, принимая оспариваемое решение, Роспатент также не провел анализ представленной подателем возражений информации на предмет ее наличия в сети "Интернет" на момент проведения экспертизы охраноспособности товарного знака при его регистрации. Из оспариваемого решения не следует, что Роспатентом устанавливались даты создания сайтов и размещения на них информации, однако эта информация, представленная по состоянию на начало 2013 года, положена в основу оспариваемого решения.

В судебном заседании представитель Роспатента подтвердил, что во время рассмотрения возражений момент размещения информации, положенной в основу оспариваемого решения, не проверялся, наличие такой информации в сети "Интернет" в период, когда выполнялись действия по регистрации товарного знака, предполагалось.

При рассмотрении настоящего спора в суде представителями Роспатента также не было представлено информации о времени размещения в сети "Интернет" сведений, положенных в основу оспариваемого решения, в то время как в силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия закону и иным правовым актам оспариваемого решения лежит именно на органе, принявшем такое решение. На соответствующий вопрос суда представители Роспатента ответа не дали.

Между тем, как следует из материалов административного дела, при экспертизе заявки на регистрацию товарного знака экспертом проводился поиск информации о словесном обозначении, входящем в поданный на регистрацию товарный знак, в сети "Интернет", однако информации о коммуне Bergland обнаружено не было, в поисковике yandex.ru имелась информация об отелях Bergland в Австрии.

При рассмотрении настоящего спора Роспатент не подтвердил, что такая информация находилась в доступных источниках, однако по каким-либо причинам не была обнаружена экспертом.

При этом оспариваемое решение Роспатента не содержит ссылок на иные, нежели сеть "Интернет", источники информации, из которых следовали бы сведения о коммуне Bergland или ином географическом наименовании с одноименным названием, которые должны были учитываться, но не были учтены экспертом при проведении экспертизы заявки на регистрацию товарного знака, и которые являлись бы препятствием для такой регистрации.

Ссылки представителей Роспатента на наличие информации как таковой о топониме Bergland в сети "Интернет", в том числе на электронных картах, применительно к пункту 2.3.2.1 Правил N 32, как на достаточное основание для отказа в регистрации товарного знака без учета иных количественных критериев (например, количество ссылок поисковых систем на соответствующий запрос), оценивается судом критически. Так, ввиду известных особенностей сети "Интернет" как информационного источника, являющегося наиболее полным информационным ресурсом, в этой сети, гипотетически, может быть обнаружена информация о любом топониме. При этом сеть "Интернет" не является малоизвестным источником информации. Как следствие, сам факт обнаружения информации в сети "Интернет" без учета иных критериев, например, количественных, как-то: количество ссылок поисковых систем, ревалентность соответствующих результатов поиска, информационная наполненность соответствующих результатов поиска и пр., не может быть достаточным основанием для прекращения правовой охраны объекта интеллектуальных прав, существующего и активно использующегося в течение длительного времени, лишь в связи с обнаружением в сети "Интернет" какой-либо информации, в том числе и не достоверной или не соответствующей дате приоритета.

Ссылка Роспатента в оспариваемом решении на наличие в Австрии сети отелей с одноименным названием, как и известность Австрии как горнолыжного курорта, не свидетельствует о наличии оснований для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака. Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств, в Австрии действительно находятся несколько одноименных отелей, однако ни один из них не расположен ни в коммуне Bergland, ни даже в округе Мельк. Сведения о названных отелях были установлены и экспертом при проведении экспертизы, однако не были признаны препятствием для регистрации товарного знака.

Представленные в материалы настоящего дела как самим заявителем, так и третьим лицом доказательства также не содержат информации о наличии или отсутствии в период времени, связанный с регистрацией товарного знака, в доступных источниках информации сведений о географическом объекте, одноименном оспариваемому товарному знаку, то есть сведений, обладая которыми потребители могли быть введены в заблуждение о месте производства товара или его изготовителе, которые могли бы вызвать у потребителя ассоциации между оспариваемым товарным знаком и географическим наименованием, не являющимся обозначением-понятием. Между тем в оспариваемом решении Роспатент указывает на перевод спорного обозначения как "горная страна, горный край", эксперт при экспертизе заявки переводит обозначение как "земля айсберга". То есть при отсутствии иной информации на момент проведения экспертизы заявленного на регистрацию обозначения, это обозначение могло восприниматься как фантазийное, что не препятствовало его регистрации.

При таких обстоятельствах при вынесении оспариваемого решения Роспатентом нарушены нормы статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а также требования Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56.

Оспариваемым решением неправомерно прекращена правовая охрана товарного знака, правообладателем которого является заявитель, в связи с чем это решение нарушает права и законные интересы заявителя в предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Поскольку оспариваемое в настоящем деле решение не соответствует закону и иному нормативно-правовому акту и нарушает права заявителя в предпринимательской и иной экономической деятельности, в силу названной нормы права суд приходит к выводу о наличии оснований для признания его недействительным.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет органа, принявшего ненормативный акт, признанный недействительным.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 11.09.2013 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953. Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" 2 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Н.Н. Тарасов

Особое мнение
Судьи Суда по интеллектуальным правам Н.Н. Тарасова

С уважением относясь к принятому большинством членов судебной коллегии решению, но принимая во внимание, что оно не соответствует букве закона и противоречит сложившейся судебной практике, включая правовые подходы, отраженные в таких судебных актах, как Определение ВАС РФ от 14.06.2013 N ВАС-7856/13, Постановление ФАС МО от 09.07.2007, 13.07.2007 N КА-А40/6415-07, вынужден выразить свое особое мнение.

Учитывая приоритет оспариваемого по настоящему делу товарного знака (30 января 2006 года), правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., зарегистрированные в Минюсте РФ 8 декабря 1995 г., регистрационный N 89 (далее - Правила).

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, в том числе в случае, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 указанного Закона.

Означенная правовая норма является одним из важнейших инструментов, с помощью которого Роспатент может исправить ошибки, допущенные им при регистрации товарных знаков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из тех элементов, которые характеризуют товары, в том числе указывают на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Такие элементы, если они не занимают в товарном знаке доминирующего положения, могут быть включены в него как неохраняемые элементы.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначением, в частности, относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара;

Основания, указанные в статье 6 Закона о товарных знаках, являются абсолютными для отказа в регистрации товарного знака, поэтому при рассмотрении возражений правообладателя против решения Роспатента о прекращении правовой охраны спорного товарного знака, суду первой инстанции в первую очередь следовало проверить, имеются ли они в наличии.

Такая правовая позиция была доведена до сведения арбитражных судов Российской Федерации Постановлением ВАС РФ от 11.04.2006 N 15736/05 по делу N А40-67505/2004.

В ходе принятия спорного ненормативного акта Роспатентом было установлено, что оспариваемый товарный знак, зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации N 321953 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, включает словесный элемент "BERGLAND", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Одновременно Роспатентом установлено, что словесное обозначение Бергланд, представляющее собой название административно-территориальной единицы Австрии, присутствует на картах, имеет географические координаты, т.е. является географическим названием и может быть воспринято как место производства товаров, т.е. как местонахождение правообладателя товарного знака.

Эта информация, содержащаяся в Интернет-ресурсах, является доступной любому пользователю и получила широкое распространение, что также установлено Роспатентом.

В судебном заседании эти выводы Роспатента, отраженные в спорном по делу его решении, были подтверждены представленными в дело доказательствами и суд с означенными выводами согласился.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил, к таким обозначениям, в частности, относятся обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Роспатентом было установлено, что словесный элемент "BERGLAND" является словом, входящим в состав официального языка Австрии, присутствующей в информационных ресурсах в качестве мирового горнолыжного курорта, а также производителя сноубордического оборудования, одежды и обуви, равно как и обычной одежды и обуви, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

С учетом этих обстоятельств, Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент спорного товарного знака может быть воспринят как указание на место производства товаров 25 класса МКТУ и местонахождение их изготовителя, а также как место оказания связанных с продвижением и реализацией этих товаров услуг 35 класса МКТУ, что, в свою очередь, может привести к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между означенным словесным элементом и производителем товаров и услуг, не имеющим какого-либо отношения к Австрии.

В то же время, указанная информация для российского потребителя послужит стимулом для приобретения однородных товаров заявителя, маркированных тождественным товарным знаком, и последующего разочарования в результате заблуждения. Возможность введения в заблуждение заявителем не опровергнута.

Согласно сформировавшейся судебной практике, для разрешения вопроса о возможности введения конечного потребителя товаров либо услуг в заблуждение относительно производителя товаров, места их производства либо оказания услуг, достаточно уже самой опасности, а не реального введения в заблуждение потребителя.

Кроме того, в соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для разрешения вопроса о возможности оставления в силе спорной регистрации, правообладатель был обязан подтвердить факт приобретения спорным словесным элементом означенной различительной способности.

Различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению либо приобретена им в результате его использования.

Кроме того, следует учитывать, что требование о наличии у заявленного к регистрации обозначения различительной способности неразрывно связано с функцией товарного знака: обозначение должно способствовать различению объектов, к которым оно применяется.

Поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных объектов, сгруппированных по классам МКТУ, то наличие различительной способности знака оценивается по отношению к конкретным объектам. Оценка должна производиться на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Следовательно, различительная способность обозначения может иметь два источника: с одной стороны, обозначение может быть различительным само по себе, с другой стороны, может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки объекта, для которого оно используется.

Если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со статьей 6quinquies (c) Парижской конвенции по охране промышленной собственности может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы, отражающих многолетнюю практику экспертизы заявленных обозначений, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

а также иные сведения.

Наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Вышеозначенные доказательства при вынесении спорного ненормативного акта предметом исследования не были, а в материалы судебного дела они не представлены.

Таким образом, оспариваемое обозначение не приобрело различительную способность в результате его использования, в связи с чем отсутствуют основания для применения в отношении указанного обозначения абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В силу изложенных доводов, допущенная Роспатентом при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321953 ошибка подлежала исправлению путем удовлетворения им возражений против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Фактически же, все решение суда мотивировано отсутствием в материалах дела указания на даты непосредственного размещения в сети Интернет информации, на которую ссылались лица, участвующие в деле, в том числе и Роспатент, а также гипотетической возможностью размещения означенных сведений в сети Интернет после даты приоритета заявки.

Доводы Роспатента о том, что он ориентировался на сведения по состоянию на дату, предшествовавшую дате приоритета спорной заявки, судом отвергнуты без какой-либо их проверки.

В то же время, вопрос о дате размещения конкретной информации в сети Интернет носит технический характер и требует специальных познаний.

Доводы же суда о том, что с даты регистрации спорного товарного знака до даты подачи возражений прошло значительное время, носят не правовой, а субъективный характер, поскольку в силу статьи 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 настоящего Закона.

Кроме того, согласно статье 14 Гражданского кодекса Российской Федерации ненормативный акт государственного органа, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в заявлении о признании действий государственного органа незаконными должны быть указаны права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым действием.

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Постановления ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 г. основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо одновременно два основания.

Убедительных доказательств о нарушении конституционных прав заявителя на свободу предпринимательской деятельности при принятии оспариваемого решения заявитель суду не представил.

Доказательства, касающиеся использования каким-либо образом правообладателем именно спорного товарного знака, в дело вообще не представлены.

В силу изложенного, полагаю, что по настоящему судебному делу оснований для отмены решения Роспатента у суда не было.

Ссылка же членов суда на положения пункта 2.2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, согласно которым если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать заявленное географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана, абсолютно ошибочна, поскольку в данном случае речь идет о лице, которое непосредственно находится в означенном географическом пункте, либо осуществляет там производство или сбыт товаров, что к ситуации по настоящему судебному делу отношения не имеет, а также касается тех географических названий, которые малоизвестны, что также не имеет отношения к рассматриваемому спору, поскольку Роспатентом в обоснование своих выводов представлены ссылки как минимум на 10 информационных ресурсов, в том числе www.google.ru, 5, www.maps.yandex.ru, www.gismeteo.ru, www.eurometeo.ru, из которых с очевидностью следует известность означенного географического названия Бернгланд.

Кроме того, указание в судебном акте на несоответствие ненормативного правового акта Рекомендациям по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве обоснования по неприменения положений самого Гражданского кодекса Российской Федерации, не может быть принято во внимание не только в силу иерархии законодательных и подзаконных актов, но и в силу того, что названные Рекомендации носят именно рекомендательный для экспертов самого Роспатента внутренний характер, не являются нормой права, подлежащей обязательному применению.

Такая правовая позиция была отражена, в частности, в Постановлении ФАС Московского округа от 19.01.2012 по делу N А40-42354/2011.