Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2014 г. N С01-484/2013 по делу N А14-2186/2013 Суд отменил ранее принятые судебные акты по делу о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, которыми в удовлетворении заявленных требований отказано, поскольку при разрешении данного дела судами были допущены существенные нарушения норм материального права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2014 г. N С01-484/2013 по делу N А14-2186/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 12 февраля 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 21 февраля 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Химичев В.А., Рогожин С.П.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества "Тульская Кондитерская фабрика "Ясная поляна" (Одоевское ш., д. 83, г. Тула, 300036, ОГРН 1027100593530)

на решение Арбитражного суда Воронежской области от 30.05.2013 (судья Щербатых И.А.) по делу N А14-2186/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2013 (судьи Андреещева Н.Л., Колянчикова Л.А., Маховая Е.В.), по тому же делу

по иску открытого акционерного общества "Тульская Кондитерская фабрика "Ясная поляна"

к индивидуальному предпринимателю Сажиной Любови Павловне (г. Воронеж, ОГРНИП 304366526800019)

о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Евдокимов И.А., по доверенности от 16.01.2014;

от ответчика: Калгин В.С., по доверенности от 26.03.2013 реестр. N 1Д-299; Скляднев О.М. по доверенности от 26.03.2013 реестр. N 1Д-300,

установил:

открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (далее - кондитерская фабрика) и открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ" обратились в Арбитражный суд Воронежской области с иском к индивидуальному предпринимателю Сажиной Любови Павловне (далее - предприниматель) о взыскании: в пользу открытого акционерного общества "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "КУРАЖ" (свидетельство N 175633); в пользу открытого акционерного общества "Кондитерская фирма "ТАКФ" 20 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "ЛАДУШКИ" (свидетельство N 174202).

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 18.03.2013 исковое заявление кондитерской фабрики о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "КУРАЖ" (свидетельство N 175633) принято судом к производству, требование открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "ТАКФ" о взыскании 20 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "ЛАДУШКИ" (свидетельство N 174202), выделено в отдельное производство, делу присвоен N А14-2609/2013.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 30.05.2013, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2013, в удовлетворении заявленного требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "КУРАЖ" (свидетельство N 175633) отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, кондитерская фабрика подала кассационную жалобу, в которой просит их отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

По мнению заявителя, оценивая сходство до степени смешения используемого ответчиком обозначения и товарного знака истца, судами не были учтены положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), а также не приняты во внимание правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делам со схожими фактическими обстоятельствами.

Заявитель полагает, что суды необоснованно сослались на практику регистрации товарных знаков Роспатентом, поскольку каждый знак необходимо рассматривать самостоятельно, что также следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8215/06 от 08.11.2006.

Предприниматель представил отзыв на кассационную жалобу, согласно которому каких-либо новых или не исследованных судами первой и апелляционной инстанции доводов заявитель кассационной жалобы не приводит; доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают выводы судов, а выражают лишь несогласие с ними и по существу сводятся к переоценке доказательств, положенных в обоснование содержащихся в обжалуемых судебных актах выводов.

Ответчик полагает, что судами полно и всесторонне исследованы представленные сторонами доказательства, проведен сравнительный анализ противопоставляемых обозначений и в соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" с позиции рядового потребителя сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения между названными обозначениями.

По мнению предпринимателя, истец, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил суду доказательств, подтверждающих, что действия ответчика привели к смешению или введению в заблуждение потребителей относительно производителя продукции.

Обозначение "КУРАЖ ДОНСКОЙ", используемое ответчиком" и товарный знак "КУРАЖ", принадлежащий истцу, имеют разное семантическое значение, различия в графических и фонетических характеристиках.

Маркируя выпускаемую продукцию спорным обозначением, предприниматель не преследовал цели получения коммерческой выгоды от использования товарного знака истца, поскольку на этикетке также размещалась информация о производителе товара.

Кроме того, предприниматель полагает, что продукция, в отношении которой зарегистрирован товарный знак истца (кондитерские изделия; крекер), и продукция, выпускаемая ответчиком (сдобное печенье), не является однородной.

В судебном заседании представитель кондитерской фабрики поддержал доводы кассационной жалобы. Просил отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

В судебном заседании представители предпринимателя с доводами кассационной жалобы не согласились, считают принятые по делу судебные акты законными и обоснованными.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, кондитерская фабрика является правообладателем словесного товарного знака "КУРАЖ" (свидетельство N 175633) с приоритетом от 28.11.1997, зарегистрированного в отношении товаров 29-го и 30-го класса МКТУ: мармелад, кондитерские изделия; крекер; карамель; конфеты; шоколад; пралине; пряники; печенье; булки; галеты; вафли; зефир; восточные сладости.

Судами также установлено, что предприниматель является изготовителем следующей кондитерской продукции - печенье сдобное "КУРАЖ ДОНСКОЙ".

Ссылаясь на незаконное использование товарного знака при реализации ответчиком кондитерских изделий, кондитерская фабрика обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

По результатам рассмотрения спора суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии основания для удовлетворения исковых требований, поскольку признали, что используемое ответчиком для маркировки продукции обозначение не тождественно товарному знаку истца по фонетическим, графическим и смысловым характеристикам.

Суды исходили из того, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующего слова - донской, которое в данном случае, придает дополнительную смысловую окраску.

Кроме того, по мнения суда первой инстанции, дополнительной различительной характеристикой, с точки зрения покупателя, является форма реализации товара. В частности, ответчик не маркирует каждую единиц товара спорным обозначением, реализуемый товар не имеет индивидуальной упаковки.

Таким образом, не установив угрозы смешения производимой ответчиком продукции - печенье сдобное "КУРАЖ ДОНСКОЙ" с товарным знаком истца, суды указали, что действиями ответчика по введению в оборот названной продукции права истца на зарегистрированный товарный знак "КУРАЖ" не нарушены, в связи с чем признали исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

Товарный знак "КУРАЖ" по свидетельству N 175633 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предпринимателем при реализации производимого им кондитерского изделия используется обозначение "КУРАЖ ДОНСКОЙ", которое выполнено прямыми утолщенными заглавными буквами русского алфавита обычного шрифта.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суды первой и апелляционной инстанций, придя к выводу об однородности производимых ответчиком товаров с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак "КУРАЖ", в то же время не установили визуального, фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений.

При сопоставлении спорного обозначения с товарным знаком с точки зрения их графического и визуального сходства суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 (далее - постановление N 2979/06), от 17.04.2012 N 16577/11 (далее - постановление N 16577/11), согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 (далее - постановление N 2050/13), добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Суд апелляционной инстанции не применил в данном деле указанную правовую позицию, обосновывая это тем, что фактические обстоятельства рассматриваемого дела отличны от обстоятельств дела N А40-9614/2012, поскольку в рамках этого дела рассматривался спор о сходстве до степени смешения комбинированных обозначений со словесными элементами "ЛАСТОЧКА", "ЛАСТОЧКИ" и "Ласточка-певунья". Оба указанных обозначения представляют собой стилизованные изображения птиц (ласточек) на фонах изогнутых и волнистых линий с расположенными словесными элементами "Ласточка" и "Ласточка-певунья". Обозначение "КУРАЖ" и "КУРАЖ ДОНСКОЙ" являются не комбинированными, а словесными. Следовательно, отсутствует такой существенный элемент комбинированного знака, как графический. При восприятии в целом словесного обозначения "КУРАЖ ДОНСКОЙ" у потребителя не создается общее впечатление о его сходстве с товарным знаком "КУРАЖ" не только за счет различий в способе реализации товара, но и за счет отчетливого визуального, фонетического и семантического различий обозначений товара. Сведения о мнении общественности, результаты социологических опросов по вопросу возможности смешения товарного знака истца с обозначением продукции ответчика суду представлены не были.

Приведенные судом апелляционной инстанции доводы нельзя признать обоснованными.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Как следует из пункта 6.3.1 указанных Методических рекомендаций, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный.

Согласно приведенным положениям Правил и Рекомендаций, оценка словесных элементов в сравниваемых обозначениях не зависит от того, что обозначения являются не комбинированными, а словесными.

Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации направлены на их широкое применение в делах со схожими фактическими обстоятельствами.

Фактические обстоятельства рассматриваемого дела не имеют тех существенных отличий от обстоятельств дела N А40-9614/2012, которые бы исключали применение указанной правовой позиции. Отсутствие в материалах настоящего дела результатов социологических опросов по вопросу возможности смешения товарного знака истца с обозначением продукции ответчика не изменяет сущность фактических обстоятельств.

Таким образом, довод кассационной жалобы о том, что судами не применена правовая позиция, содержащаяся в постановлении N 2050/13, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Судом апелляционной инстанции необоснованно сделан вывод о том, что товары ответчика и истца не являются "абсолютно однородными".

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Таким образом, суды не дали правовой оценки однородности товаров по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись формальным указанием на то обстоятельство, что различительной характеристикой с точки зрения покупателя - физического лица является форма реализации. В частности, ответчик не маркирует каждую единицу товара спорным обозначением, товар, реализуемый ответчиком конечному потребителю, не имеет индивидуальной упаковки со спорным обозначением.

Кроме того, суды в качестве обоснования отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком "КУРАЖ" и обозначением "КУРАЖ ДОНСКОЙ" сослались на практику Роспатента по регистрации в качестве товарных знаков обозначений, содержащих словесный элемент "КУРАЖ".

Однако, ссылки на установление в данной сфере определенной практики регистрации аналогичных товарных знаков, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8215/06 от 08.11.2006 по делу N А40-21077/05, не могут быть приняты во внимание, поскольку каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно.

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела суды неправильно применили нормы материального права, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание разъяснения, изложенные в постановлении Пленума ВАС РФ и ВС РФ N 5/29, а также правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в вышеназванных постановлениях.

Согласно части 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела, суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие или отсутствие факта нарушения исключительного права истца на товарный знак, исходя из установленных обстоятельств определить размер компенсации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 30.05.2013 по делу N А14-2186/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2013 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин

Судья

В.А. Химичев