Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2014 г. N СИП-281/2014 Суд удовлетворил заявленные по делу требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчик не представил доказательств, подтверждающих факт использования им товарного знака, а также доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии обстоятельств или уважительных причин, препятствовавших правообладателю использовать товарный знак в исследуемый трехлетний период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2014 г. N СИП-281/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Голофаева В.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества "Фармленд" (ул. Черниковская, д. 43, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450038, ОГРН 1020202392121) к обществу с ограниченной ответственностью "Мир Офиса" (ул. Окружная, д. 6 А, г. Пенза, Пензенская обл., 440031, ОГРН 1095837000731) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Федоряка А.А. по доверенности от 27.01.2014,

от ответчика: не явился, извещен,

от третьего лица: не явился, извещен, установил:

закрытое акционерное общество "Фармленд" (далее - ЗАО "Фармленд") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мир Офиса" (ООО "Мир Офиса") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении услуг 35 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) в связи с его неиспользованием.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

ООО "Мир Офиса" в судебное заседание не явилось, направило отзыв, в котором возражало против заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление. По мнению ответчика из представленных им доказательств можно установить, что он принимает все необходимые меры для введения и использования в гражданском обороте товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ. Заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал на то, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не относится к вопросам, входящим в его компетенцию, и в случае удовлетворения требования заявителя на основании судебного акта внесет соответствующие изменения в Госреестр. Одновременно заявил о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

ООО "Мир Офиса" и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 23.09.2014 представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме, просил их удовлетворить. В обоснование иска сослался на то, что является заинтересованным лицом, в то время как правообладателем ООО "Мир Офиса" спорный товарный знак не используется.

Как следует из материалов дела, ООО "Мир Офиса" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "ФАРМЛЕНД" по свидетельству Российской Федерации N 433522, зарегистрированного в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ с датой приоритета 29.12.2009, дата государственной регистрации - 24.03.2011, срок действия - до 29.12.2019.

Истец, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что названный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 433522 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанных услуг.

Заявление мотивировано тем, что спорный товарный знак является фонетически тождественным фирменному наименованию ЗАО "Фармленд" и комбинированному товарному знаку "ФАРМЛЕНД" по свидетельству Российской Федерации N 299889, зарегистрированному на имя истца, правовая охрана которому предоставлена 23.12.2005 в отношении товаров 9, 10 и 25 классов МКТУ на территории Российской Федерации.

Приоритетным направлением деятельности ЗАО "Фармленд" является производство и продажа товаров, указанных в 9, 10 и 25 классах МКТУ, продажа медицинских приборов.

Также ЗАО "Фармленд" является администратором домена www.farmlend.ru, который используется для продвижения товарных знаков со словесным обозначением "ФАРМЛЕНД".

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В качестве правового обоснования своей заинтересованности, истцом в материалы дела представлены: договор поставки N ОП-ADUF11-00014 от 01.01.2012, заключенный между ООО "ЭЙ энд ДИ РУС" (поставщик) и ЗАО "Фармленд" (покупатель), согласно условиям которого поставщик обязуется передать покупателю медицинскую технику, изделия медицинского назначения, измерительную технику, товары для здоровья и другие товары; прайс-лист; товарная накладная от 17.12.2013; счет-фактура от 17.12.2013; копии страниц каталога "ФАРМЛЕНД"; свидетельство о государственной регистрации ЗАО "Фармленд" от 23.10.1997, дата внесения записи от 22.11.2002; (том 1, л.д. 20-31); договор поставки от 24.02.2005; договор поставки N 19 от 04.01.2012, заключенный между ЗАО "Башмедсервис" (поставщик) и ЗАО "Фармленд" (покупатель), договор поставки 64/0-10 от 11.01.2010, договор купли-продажи N 40218 от 10.01.2008, договор поставки N 05/45/06 от 24.02.2009, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения (том 3 л.д. 69-152); договор на возмездное оказание услуг от 01.01.2012, заключенный между ЗАО "ЛОРЕАЛЬ" (заказчик) и ЗАО "Фармленд" (исполнитель), согласно подпункту 1.2 которого исполнитель обязуется оказать рекламные, маркетинговые, консультационные и иные услуги; товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, платежное поручение, публикации (том 4 л.д. 1-26).

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, истец ссылается на факт принадлежности ему фирменного наименования, включающего словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, а именно "ФАРМЛЕНД".

В силу пункта 4 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ одним из результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, является фирменное наименование.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

ЗАО "Фармленд" зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1997 N 2504, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 02 N 004364792 и соответствующей записью в Едином государственном реестре юридических лиц за N 1020202392121.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Российским агентством по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Словесное обозначение в силу Правил сравнивается по фонетическому, графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) признакам.

Проведя сравнение словесного обозначения фирменного наименования ЗАО "Фармленд" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 433522, суд пришел к выводу о том, что названное обозначение схоже до степени смешения по фонетическому, семантическому, визуальному признакам.

Согласно пункту 3.4 Устава ЗАО "Фармленд", предметом деятельности общества является в том числе: оптовая и розничная торговля, в том числе торговля фармацевтическими товарами; здравоохранение и предоставление социальных услуг; научные исследования и разработки; предоставление прочих видов услуг и т.д. (том 1, л.д. 32-33).

Кроме того, в подтверждение заинтересованности заявителем представлена заявка N 2014704084 на регистрацию словесного товарного знака "ФАРМЛЕНД" в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 16, 21, 25, 29, 32 и услуг 35, 43, 44 классов МКТУ.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что истцом используется фирменное наименование и осуществляется деятельность по оказанию услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Учитывая изложенное суд полагает, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении названных услуг.

При этом суд учел, что законодатель не ограничивает правообладателя товарного знака на способы его использования лишь нормами статьи 1484 ГК РФ.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (25.04.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака "ФАРМЛЕНД" по свидетельству Российской Федерации N 433522 исчисляется с 25.04.2011 по 25.04.2014 включительно.

ООО "Мир Офиса" представлены документы, подтверждающие, по его мнению, факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ.

В подтверждение использования спорного обозначения в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ ответчик представил: договор поставки N 54 от 01.04.2014, заключенный между ООО "ПАРУС" (поставщик) и ООО "Мир Офиса" (покупатель), предметом которого является поставка лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и т.д.; платежные поручения, товарные накладные; лицензия на фармацевтическую деятельность N ЛО-58-02-000946 от 01.04.2014 (том 1 л.д. 84-98); договор поставки N 17 от 01.04.2014, заключенный между ООО "Мир Офиса" (поставщик) и ООО "ПАРУС" (покупатель), предметом которого является поставка офисной бумаги; соглашение о зачете взаимных требований, прайс-лист, товарные накладные (том 1 л.д. 101-111); договор поставки N 23 от 01.04.2014, заключенный между ООО "МЕДФАРМ ПАРУС" (поставщик) и ООО "Мир Офиса" (покупатель), предметом которого является поставка лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и т.д.; товарные накладные; (том 1 л.д. 116-150, том 2 л.д. 1-17); договор на оказание услуг N 010 от 03.02.2014, заключенный между ООО "Мир Офиса" (заказчик) и ООО "ИДЕЯ" (исполнитель), согласно условиям которого заказчик поручает исполнителю осуществить комплекс работ по изготовлению и установке световых коробов на фасаде здания; Приложение N 1 к договору; копии товарных чеков, вкладные листы кассовой книги; договор N 01.18.2014 от 18.03.2014, заключенный между ООО "Типография ТМТ" (исполнитель) и ООО "Мир Офиса" (заказчик), согласно условиям которого заказчик поручает исполнителю изготовление полиграфической продукции; Приложение к договору N 1 к договору; заявление; уведомление; копия рекламных проспектов; акт на выполнение работ -услуг N 147/2 от 31.03.2014; платежное поручение N 12 от 19.03.2014; фотография аптеки ФАРМЛЕНД (том 2 л.д. 19-51); договор на оказание услуг N 4 от 01.01.2014, заключенный между ООО "Мир Офиса" (исполнитель) и ООО "Парафарм" (заказчик), согласно условиям которого заказчик поручает исполнителю осуществить работу по комплексу маркетинга продукции ООО "Парафарм"; акты выполненных работ; копии фотографий; платежное поручение, отчет о продажах продукции ООО "Парафарм" (том 2 л.д. 54-105); договор на размещение рекламы в печатном издании N Р2/2013 от 02.12.2013, заключенный между ООО "Мир Офиса" (агент) и ООО "Парафарм" (рекламодатель); платежные поручения; счет, акт; публикации в газете (том 2 л.д. 108-136); договор на оказание услуг N 3 от 01.01.2014, заключенный между ООО "Парафарм" (заказчик) и ООО "Мир Офиса" (исполнитель), согласно условиям которого заказчик поручает исполнителю осуществить комплекс маркетинговых услуг; платежное поручение; приказ; копии фотографий (том 3 л.д. 2-17); договоры на оказание платных услуг в пользу третьего лица (том 3 л.д. 20-23).

Оценив с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком доказательства, суд приходит к выводу об использовании ООО "Мир Офиса" комбинированного товарного знака "ФАРМЛЕНД" по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении части услуг 35 класса МКТУ (демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), публикация рекламных текстов, реклама) и части услуг 44 класса МКТУ (консультации по вопросам фармацевтики).

Из материалов дела следует, что правообладатель комбинированного товарного знака со словесным элементом "ФАРМЛЕНД" по свидетельству Российской Федерации N 433522 доказательств надлежащего использования указанного товарного знака в том виде как он зарегистрирован, в отношении услуг 35 класса МКТУ (изучение рынка, исследования в области бизнеса, информация и советы коммерческим потребителям, исследования в области маркетинга, макетирование рекламы, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, распространение образцов, распространение рекламных материалов, сбор и предоставление статистических данных, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) и услуг 44 класса МКТУ (клиники, лечебницы, лечение гомеопатическими эссенциями, массаж, помощь медицинская, прокат санитарно-технического оборудования, салоны красоты, физиотерапия, хиропрактика (мануальная терапия), хирургия пластическая) не представил.

Между тем согласно части 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из распределения бремени доказывания, предусмотренного пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ и статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчику надлежало представить доказательства использования в спорный период спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ для которых он зарегистрирован.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признаются такие действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность, либо оказание услуг в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В связи с этим суд признает доказанным факт использования комбинированного товарного знака со словесным элементом "ФАРМЛЕНД" по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении части услуг 35 и 44 классов МКТУ, в связи с чем не усматривает правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявленные требования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 433522 в отношении услуг 35 класса МКТУ - изучение рынка, исследования в области бизнеса, информация и советы коммерческим потребителям, исследования в области маркетинга, макетирование рекламы, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, распространение образцов, распространение рекламных материалов, сбор и предоставление статистических данных, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

44 класса МКТУ - клиники, лечебницы, лечение гомеопатическими эссенциями, массаж, помощь медицинская, прокат санитарно-технического оборудования, салоны красоты, физиотерапия, хиропрактика (мануальная терапия), хирургия пластическая.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мир Офиса" (ОГРН 1095837000731) в пользу закрытого акционерного общества "Фармленд" (ОГРН 1020202392121) 4 000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.А. Кручинина